Patentgesetz: unter Berücksichtigung des Europäischen Patentübereinkommens und des Patentzusammenarbeitsvertrags... Kommentar [6. vollst. überarb. und erw. Aufl. 2003. Reprint 2012] 9783110906936, 9783899490527

Table of contents :
Hinweise auf Hilfsmittel und Materialien
Allgemeine und abgekürzt zitierte Literatur, Lehrbücher, Kommentare und Einführungen
Einleitung
Erster Abschnitt. Das Patent
Vor § 1
§ 1 (Patentfähige Erfindungen)
§ 1a RegE (Menschlicher Körper)
§ 2 (Vom Patentschutz ausgeschlossene Erfindungen)
§ 2a RegE (Pflanzensorten und Tierrassen; Züchtungsverfahren) (K)
§ 3 (Neuheit)
Anhang zu § 3. Technischer Fortschritt
§ 4 (Erfinderische Tätigkeit)
§ 5 (Gewerbliche Anwendbarkeit)
Vor § 6
§ 6 (Recht auf das Patent)
§ 7 (Formelle Patentberechtigung; Nachanmelderecht)
§ 8 (Abtretungs- und Übertragungsanspruch; Klage)
Vor § 9
§ 9 (Wirkung des Patents)
§ 9a RegE (Wirkungen bei biologischem Material)
§ 9b RegE (Erschöpfung bei biologischem Material)
§ 9c RegE (Landwirteprivileg)
§ 10 (Mittelbare Patentverletzung)
§ 11 (Beschränkung der Wirkung des Patents)
§ 12 (Vorbenutzung)
§ 13 (Staatliche Benutzungsanordnung)
§ 14 (Schutzbereich)
§ 15 (Übertragung und Lizenz)
§ 16 (Patentdauer, Zusatzpatent)
§ 16a (Ergänzendes Schutzzertifikat)
Anhang zu § 16a
§ 17 (Jahresgebühren)
§ 18 (Stundung und Erlass von Gebühren, aufgehoben)
§ 19 (Vorauszahlung und Rückzahlung von Jahresgebühren, aufgehoben)
§ 20 (Erlöschen des Patents)
§ 21 (Widerruf des Patents)
§ 22 (Nichtigkeit des Patents)
§ 23 (Lizenzbereitschaft)
§ 24 (Zwangslizenz)
Anhang zu § 24. Patentrechtliche Regelungen im Euratom-Vertrag, insb Zwangslizenz
§ 25 (Inlandsvertreter)
Zweiter Abschnitt. Patentamt
Vor § 26. Das Europäische Patentamt
§ 26 (Präsident; Mitglieder; Hilfsmitglieder)
§ 27 (Prüfungsstellen; Patentabteilungen)
Anhang zu § 27. Patentklassifikation
§ 28 (Organisation; Geschäftsgang des Patentamts; Verordnungsermächtigungen)
§ 29 (Gutachten des Patentamts; Auskünfte zum Stand der Technik)
§ 30 (Register)
§ 31 (Akteneinsicht)
§ 32 (Veröffentlichungen des Patentamts)
§ 33 (Entschädigungsanspruch nach Offenlegung)
Dritter Abschnitt. Verfahren vor dem Patentamt
Vor § 34
§ 34 (Einreichung der Patentanmeldung)
§ 34a RegE (Herkunftsangabe bei biologischem Material)
§ 35 (Fremdsprachige Unterlagen; Nachreichung von Unterlagen; Anmeldetag)
§ 36 (Zusammenfassung)
§ 37 (Erfinderbenennung)
§ 38 (Änderungen der Anmeldung)
§ 39 (Teilung der Anmeldung)
Vor § 40
§ 40 (Innere Priorität)
§ 41 (Ausländische Priorität; Prioritätserklärung)
Vor § 42 Nationales und europäisches Prüfungs- und Erteilungsverfahren; internationale Recherche und Prüfung
§ 42 (Offensichtlichkeitsprüfung)
§ 43 (Recherche)
§ 44 (Prüfungsantrag)
§ 45 (Prüfungsbescheide)
§ 46 (Sachaufklärung; Anhörung; Niederschrift)
§ 47 (Begründung, Ausfertigung, Zustellung, Verkündung der Beschlüsse; Rechtsmittelbelehrung)
§ 48 (Zurückweisung der Anmeldung)
§ 49 (Erteilungsbeschluss, Aussetzung der Erteilung)
§ 49a (Prüfung der Anmeldung eines ergänzenden Schutzzertifikats)
Vor § 50
§ 50 (Geheimhaltungsanordnung)
§ 51 (Akteneinsicht für die oberste Bundesbehörde)
§ 52 (Anmeldung im Ausland; Strafvorschrift)
§ 53 (Ausbleiben der Geheimhaltungsanordnung)
§ 54 (Besonderes Register)
§ 55 (Entschädigungsanspruch)
§ 56 (Zuständige Behörde)
§ 57 (Erteilungsgebühr, aufgehoben)
§ 58 (Veröffentlichung der Patenterteilung und der Patentschrift, Eintritt der Patentwirkungen, Rücknahmefiktion)
§ 59 (Einspruch; Beitritt als Einsprechender)
§ 60 (Teilung des Patents im Einspruchsverfahren)
§ 61 (Entscheidung im Einspruchsverfahren; Veröffentlichung)
§ 62 (Kostenentscheidung; Kostenfestsetzung; Verfahren)
§ 63 (Erfindernennung)
§ 64 (Patentbeschränkung)
Vierter Abschnitt. Patentgericht
Vor § 65
§ 65 (Bundespatentgericht)
Anhang zu § 65. Die Beschwerdekammern des EPA; das Gerichtssystem des Gemeinschaftspatentrechts
§ 66 (Senate des Bundespatentgerichts)
§ 67 (Besetzung der Senate)
§ 68 (Präsidium; Geschäftsverteilung)
§ 69 (Öffentlichkeit; Sitzungspolizei)
§ 70 (Beratung und Abstimmung)
§ 71 (Richter kraft Auftrags; abgeordnete Richter)
§ 72 (Geschäftsstelle)
Fünfter Abschnitt. Verfahren vor dem Patentgericht
1. Beschwerdeverfahren
Vor § 73 (K)
§ 73 (Beschwerde) (K)
§ 74 (Beschwerderecht) (K)
§ 75 (Aufschiebende Wirkung) (K)
§ 76 (Äußerungsrecht des Präsidenten des Patentamts) (K)
§ 77 (Beitritt des Präsidenten des Patentamts) (K)
§ 78 (Mündliche Verhandlung) (K)
§ 79 (Entscheidung) (K)
§ 80 (Kosten des Beschwerdeverfahrens) (K)
2. Nichtigkeits- und Zwangslizenzverfahren:
Vor § 81 (K)
§ 81 (Klage) (K)
§ 82 (Zustellung der Klage; Nichterklärung) (K)
§ 83 (Widerspruch; mündliche Verhandlung) (K)
§ 84 (Urteil; Kostenentscheidung) (K)
§ 85 (Zwangslizenz: einstweilige Verfügung; vorläufige Vollstreckbarkeit) (K)
3. Gemeinsame Verfahrensvorschriften:
Vor § 86 (St/K)
§ 86 (Ausschließung und Ablehnung) (St/K)
§ 87 (Erforschung des Sachverhalts; vorbereitende Anordnungen) (St/K)
§ 88 (Beweiserhebung) (St/K)
§ 89 (Termin; Ladung) (St/K)
§ 90 (Mündliche Verhandlung) (St/K)
§ 91 (Erörterung der Sache) (St/K)
§ 92 (Niederschrift) (St/K)
§ 93 (Beweiswürdigung; rechtliches Gehör; Richterwechsel) (St/K)
§ 94 (Verkündung der Entscheidungen; Begründung) (St/K)
§ 95 (Berichtigung offenbarer Unrichtigkeiten) (St/K)
§ 96 (Tatbestandsberichtigung) (St/K)
§ 97 (Vertretung; Vollmacht) (St/K)
§ 98 (Auslagen; aufgehoben) (St)
§ 99 (Anwendbarkeit von GVG und ZPO; Anfechtbarkeit; Akteneinsicht) (St/K)
Sechster Abschnitt. Verfahren vor dem Bundesgerichtshof:
1. Rechtsbeschwerdeverfahren:
Vor § 100 (K)
§ 100 (Statthaftigkeit der Rechtsbeschwerde) (K)
§ 101 (Beschwerdeberechtigung; Beschwerdegründe) (K)
§ 102 (Förmliche Voraussetzungen) (K)
§ 103 (Aufschiebende Wirkung) (K)
§ 104 (Prüfung der Zulässigkeit) (K)
§ 105 (Mehrere Beteiligte) (K)
§ 106 (Anwendung weiterer Vorschriften) (K)
§ 107 (Entscheidung über die Rechtsbeschwerde) (K)
§ 108 (Zurückverweisung) (K)
§ 109 (Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens) (K)
2. Berufungsverfahren
Vor § 110 (K)
§ 110 (Berufung; Berufungsschrift) (K)
§ 111 (Berufungsbegründung; Vertretungszwang) (K)
§ 112 (Zustellung; Berufungserwiderung; Replik) (K)
§ 113 (Prüfung der Zulässigkeit) (K)
§ 114 (Terminsbestimmung) (K)
§ 115 (Untersuchungsgrundsatz) (K)
§ 116 (Mündliche Verhandlung) (K)
§ 117 (Verspätetes Vorbringen; rechtliches Gehör) (K)
§ 118 (Nichterklärung; Nichterscheinen) (K)
§ 119 (Niederschrift) (K)
§ 120 (Verkündung und Zustellung des Urteils) (K)
§ 121 (Streitwertfestsetzung; Kosten) (K)
3. Beschwerdeverfahren
§ 122 (Beschwerde gegen Urteile nach § 85) (K)
Siebenter Abschnitt. Gemeinsame Vorschriften
Vor § 123 (K)
§ 123 (Wiedereinsetzung in den vorigen Stand) (K)
§ 123a (Weiterbehandlung, noch nicht in Kraft) (K)
§ 124 (Wahrheitspflicht) (S/B)
§ 125 (Anforderung von Unterlagen) (B)
§ 125a (Elektronische Dokumente) (K)
§ 126 (Amtssprache und Gerichtssprache) (K)
§ 127 (Zustellungen) (B/K)
§ 128 (Rechtshilfe) (B/K)
Achter Abschnitt. Verfahrenskostenhilfe
Vor § 129 (B)
§ 129 (Verfahrenskostenhilfe) (B)
§ 130 (Erteilungsverfahren) (B)
§ 131 (Beschränkungsverfahren) (B)
§ 132 (Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren) (B)
§ 133 (Beiordnung eines Vertreters) (B)
§ 134 (Hemmung von Fristen) (B)
§ 135 (Bewilligungsverfahren) (B)
§ 136 (Anwendung von Bestimmungen der ZPO) (B)
§ 137 (Aufhebung) (B)
§ 138 (Verfahrenskostenhilfe im Rechtsbeschwerdeverfahren) (B)
Neunter Abschnitt. Rechtsverletzungen
Vor § 139 (K)
§ 139 (Unterlassungsanspruch; Schadensersatz) (K)
§ 140 (Aussetzung des Rechtsstreits bei Ansprüchen aus offengelegter Anmeldung) (K)
§ 140a (Zivilrechtlicher Vernichtungsanspruch) (K)
§ 140b (Auskunft über Herkunft und Vertriebsweg) (K)
§ 141 (Verjährung) (K)
§ 142 (Strafbestimmung; strafrechtliche Einziehung; Veröffentlichungsbefugnis) (K)
§ 142a (Beschlagnahme durch die Zollbehörde) (K)
Zehnter Abschnitt. Verfahren in Patentstreitsachen
Vor § 143 (K)
§ 143 (Patentstreitsachen) (K)
Anhang zu § 143. Gemeinschaftspatentgericht; Europäisches Patentgericht (K)
§ 144 (Streitwertherabsetzung) (K)
§ 145 (Klagenkonzentration) (K)
Elfter Abschnitt. Patentberühmung:
§ 146 (Auskunftsanspruch)
Zwölfter Abschnitt. Übergangsvorschriften
Vor § 147 (K)
§ 147 (Übergangsbestimmungen) (S/K/St)
Patentkostengesetz vom 13.12.2001 (St, soweit nicht anders angegeben)
Einleitung PatKostG
§ 1 Geltungsbereich, Verordnungsermächtigungen
§ 2 Höhe der Gebühren
§ 3 Fälligkeit der Gebühren
§ 4 Kostenschuldner
§ 5 Vorauszahlung, Vorschuss
§ 6 Zahlungsfristen, Folgen der Nichtzahlung
§ 7 Zahlungsfristen für Jahres-, Aufrechterhaltungs- und Schutzrechtsverlängerungsgebühren, Verspätungszuschlag
§ 8 Kostenansatz
§ 9 Unrichtige Sachbehandlung
§ 10 Rückzahlung von Kosten, Wegfall der Gebühr
§ 11 Erinnerung, Beschwerde
§ 12 Verjährung, Verzinsung
§ 13 Anwendung der bisherigen Gebührensätze
§ 14 Übergangsvorschrift aus Anlass des Inkrafttretens dieses Gesetzes
Gebrauchsmustergesetz vom 5.5.1936 in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.8.1986. Einleitung GebrMG
§ 1 (Gebrauchsmusterfähigkeit)
§ 2 (Schutzausschlüsse)
§ 3 (Neuheit; gewerbliche Anwendbarkeit)
§ 4 (Anmeldung; Änderungen; Teilung)
§ 4a (Fremdsprachige Unterlagen; Nachreichung von Unterlagen; Anmeldetag)
§ 5 (Abzweigung)
§ 6 (Priorität)
§ 6a RegE (Ausstellungsschutz)
§ 7 (Recherche)
§ 8 (Eintragung; Register)
§ 9 (Geheimgebrauchsmuster)
§ 10 (Gebrauchsmusterstelle; Gebrauchsmusterabteilungen; Verordnungsermächtigung)
§ 11 (Wirkung der Eintragung)
§ 12 (Beschränkung der Wirkung)
§ 12a (Schutzbereich)
§ 13 (Nichteintritt des Schutzes; Entnahme; Verweisungen)
§ 14 (Gebrauchsmuster und jüngeres Patent)
Vor § 15 (Löschung)
§ 15 (Löschungsgründe; Antragsberechtigung; Teillöschung)
§ 16 (Löschungsantrag)
§ 17 (Löschungsverfahren)
§ 18 (Beschwerde; Rechtsbeschwerde)
§ 19 (Aussetzung des Verletzungsstreits)
§ 20 (Gebrauchsmusterzwangslizenz)
§ 21 (Verweisungen auf das Patentgesetz)
§ 22 (Übertragung und Lizenz)
§ 23 (Schutzdauer; Aufrechterhaltung; Erlöschen) (St)
§ 24 (Unterlassungsanspruch; Schadensersatz)
§ 24a (Zivilrechtlicher Vernichtungsanspruch)
§ 24b (Auskunft über Herkunft und Vertriebsweg)
§ 24c (Verjährung)
§ 25 (Strafbestimmung; strafrechtliche Einziehung; Veröffentlichungsbefugnis)
§ 25a (Beschlagnahme durch die Zollbehörde)
§ 26 (Teilstreitwert)
§ 27 (Gebrauchsmusterstreitsachen)
§ 28 (Inlandsvertreter)
§ 29 (Verordnungsermächtigung)
§ 30 (Auskunftsanspruch)
§ 31 (Übergangsbestimmung)
Gesetz über den Schutz der Topographien von elektronischen Halbleitererzeugnissen vom 22.10.1987. Einleitung HalblSchG
Erster Abschnitt. Der Schutz der Topographien
§ 1 Schutzgegenstand, Eigenart
§ 2 Recht auf den Schutz der Topographie
§ 3 Anmeldung
§ 4 Eintragung, Bekanntmachung, Änderungen, Akteneinsicht, Topographiestelle, Topographieabteilung
§ 5 Entstehung des Schutzes, Schutzdauer
§ 6 Wirkung des Schutzes
§ 7 Beschränkung der Wirkung des Schutzes
§ 8 Löschungsanspruch, Löschungsverfahren
§ 9 Schutzverletzung
§ 10 Strafvorschriften
§ 11 Anwendung von Vorschriften des Patentgesetzes und des Gebrauchsmustergesetzes
Zweiter Abschnitt. Änderung von Gesetzen auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes:
§ 12–§ 16 (nicht abgedruckt)
Dritter Abschnitt. Änderung anderer Gesetze
§ 17–§ 25 (nicht abgedruckt)
Vierter Abschnitt. Übergangs- und Schlußvorschriften:
§ 26 Übergangsvorschriften
§ 27 Berlin-Klausel
§ 28 Inkrafttreten
Gesetz über Arbeitnehmererfindungen vom 25.7.1957. Einleitung ArbEG
Erster Abschnitt. Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen:
§ 1 Anwendungsbereich
§ 2 Erfindungen
§ 3 Technische Verbesserungsvorschläge
§ 4 Diensterfindungen und freie Erfindungen
Zweiter Abschnitt. Erfindungen und technische Verbesserungsvorschläge von Arbeitnehmern im privaten Dienst
1. Diensterfindungen
Vor § 5
§ 5 Meldepflicht
§ 6 Inanspruchnahme
§ 7 Wirkung der Inanspruchnahme
Vor § 8
§ 8 Frei gewordene Diensterfindungen
Vor § 9
§ 9 Vergütung bei unbeschränkter Inanspruchnahme
§ 10 Vergütung bei beschränkter Inanspruchnahme
§ 11 Vergütungsrichtlinien
§ 12 Feststellung und Festsetzung der Vergütung
§ 13 Schutzrechtsanmeldung im Inland
§ 14 Schutzrechtsanmeldung im Ausland
§ 15 Gegenseitige Rechte und Pflichten beim Erwerb von Schutzrechten
§ 16 Aufgabe der Schutzrechtsanmeldung oder des Schutzrechts
§ 17 Betriebsgeheimnisse
2. Freie Erfindungen
Vor § 18
§ 18 Mitteilungspflicht
§ 19 Anbietungspflicht
3. Technische Verbesserungsvorschläge
§ 20
4. Gemeinsame Bestimmungen:
§ 21 Erfinderberater
§ 22 Unabdingbarkeit
§ 23 Unbilligkeit
§ 24 Geheimhaltungspflicht
§ 25 Verpflichtungen aus dem Arbeitsverhältnis
§ 26 Auflösung des Arbeitsverhältnisses
§ 27 Insolvenzverfahren
5. Schiedsverfahren
Vor § 28
§ 28 Gütliche Einigung
§ 29 Errichtung der Schiedsstelle
§ 30 Besetzung der Schiedsstelle
§ 31 Anrufung der Schiedsstelle
§ 32 Antrag auf Erweiterung der Schiedsstelle
§ 33 Verfahren vor der Schiedsstelle
§ 34 Einigungsvorschlag der Schiedsstelle
§ 35 Erfolglose Beendigung des Schiedsverfahrens
§ 36 Kosten des Schiedsverfahrens
6. Gerichtliches Verfahren:
Vor § 37
§ 37 Voraussetzungen für die Erhebung der Klage
§ 38 Klage auf angemessene Vergütung
§ 39 Zuständigkeit
Dritter Abschnitt. Erfindungen und technische Verbesserungsvorschläge von Arbeitnehmern im öffentlichen Dienst, von Beamten und Soldaten:
Vor § 40
§ 40 Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst
§ 41 Beamte, Soldaten
§ 42 Besondere Bestimmungen für Erfindungen an Hochschulen
Vierter Abschnitt. Übergangs- und Schlußbestimmungen:
§ 43 Übergangsvorschrift
§ 44 [aufgehoben]
§ 45 Durchführungsbestimmungen
§ 46 Außerkrafttreten von Vorschriften
§ 47 [aufgehoben]
§ 48 Saarland
§ 49 Inkrafttreten
Gesetz über internationale Patentübereinkommen vom 21.6.1976. Einleitung IntPatÜG
Vor Artikel I
Artikel I. Zustimmung zu den Übereinkommen
Artikel II. Europäisches Patentrecht
Vor Artikel II
§ 1 Entschädigungsanspruch aus europäischen Patentanmeldungen
§ 2 Veröffentlichung von Übersetzungen europäischer Patentanmeldungen
§ 3 Übersetzung europäischer Patentschriften
§ 4 Einreichung europäischer Patentanmeldungen beim Deutschen Patent- und Markenamt
§ 5 Anspruch gegen den nichtberechtigten Patentanmelder
§ 6 Nichtigkeit
§ 6a Ergänzende Schutzzertifikate
§ 7 Jahresgebühren
§ 8 Verbot des Doppelschutzes
§ 9 Umwandlung
§ 10 Zuständigkeit von Gerichten
§11 Zentrale Behörde für Rechtshilfeersuchen
§ 12 Entzug des Geschäftssitzes eines zugelassenen Vertreters
§ 13 Ersuchen um Erstattung technischer Gutachten
§ 14 Unzulässige Anmeldung beim Europäischen Patentamt
Artikel III. Verfahren nach dem Patentzusammenarbeitsvertrag
Vor Artikel III
§ 1 Das Deutsche Patent- und Markenamt als Anmeldeamt
§ 2 Geheimhaltungsbedürftige internationale Anmeldungen
§ 3 Internationale Recherchenbehörde
§ 4 Das Deutsche Patent- und Markenamt als Bestimmungsamt
§ 5 Weiterbehandlung als nationale Anmeldung
§ 6 Das Deutsche Patent- und Markenamt als ausgewähltes Amt
§ 7 Internationaler Recherchenbericht
§ 8 Veröffentlichung der internationalen Anmeldung
Artikel IV, V (nicht abgedruckt)
Artikel VI. Änderung des Gesetzes betreffend den Schutz von Erfindungen,Mustern und Warenzeichen auf Ausstellungen
Artikel VII. Einschränkung von Vorschriften der Patentanwaltsordnung und der Bundesrechtsanwaltsordnung
Artikel VIII, IX (nicht abgedruckt)
Artikel X. Bekanntmachung von Änderungen
Artikel XI. Übergangs- und Schlußbestimmunge
§ 1 Geltungsbereich des Art. IV IntPatÜG
§ 2 Berlin-Klausel
§ 3 Inkrafttreten
Anhang
Ausländisches Recht (K)
Gebührenverzeichnis; Kostenverzeichnis (Anlage zu § 2 PatKostG)
Vergütungsrichtlinien für Arbeitnehmererfindungen
Merkblätter, Muster- und Beispieltexte
Verordnung zum Verfahren in Patentsachen vor dem Deutschen Patent- und Markenamt (Patentverordnung – PatV)
Entscheidungs- und Fundstellenregister: BGH, veröffentlichte Entscheidungen (alphabetisch nach Schlagwort)
Sachregister

Citation preview

Busse Patentgesetz de Gruyter Kommentar

Busse

Patentgesetz unter Berücksichtigung des Europäischen Patentübereinkommens und des Patentzusammenarbeitsvertrags mit Patentkostengesetz, Gebrauchsmustergesetz und Gesetz über den Schutz der Topographien von Halbleitererzeugnissen, Gesetz über Arbeitnehmererfindungen und Gesetz über internationale Patentübereinkommen

Kommentar begründet von Dr. Rudolf Busse weiland Senatspräsident beim Deutschen Patentamt fortgeführt und bearbeitet von Alfred Keukenschrijver, Klaus Schwendy, Thomas Baumgärtner, Franz Hacker, Gabriele Schuster

Sechste, vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage

W DE RECHT

De Gruyter Recht · Berlin

Alfred Keukenschríjver, Richter am Bundesgerichtshof, Dr. Klaus Schwendy, Vorsitzender Richter am Bundespatentgericht, Thomas Baumgärtner, Richter am Bundespatentgericht, Dr. Franz Hacker, Richter am Bundespatentgericht, Honorarprofessor an der Universität Augsburg, Gabriele Schuster, Richterin am Bundespatentgericht

Stand der Bearbeitung: 1. August 2003

Zitiervorschlag zB Busse/Keukenschrijver PatG $ 7 Rn 4

Gedruckt auf säurefreiem Papier, das die US-ANSI-Norm über Haltbarkeit erfüllt.

ISBN 3-89949-052-5 (Buch) ISBN 3-89949-106-8 (Buch und CD-ROM) ISBN 3-89949-105-X (CD-ROM) Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.

© Copyright 2003 by De Gruyter Rechtswissenschaften Verlags-GmbH, D-10785 Berlin Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Printed in Germany Einbandgestaltung: Christopher Schneider, Berlin Datenkonvertierung/Satz: META Systems GmbH, Wustermark

VORWORT

Die 6. Auflage bringt entsprechend aus der Praxis geäußerten Wünschen den Kommentar nach verhältnismäßig kurzer Zeit auf den aktuellen Stand weitgehend Ende Juli, teilweise Mitte September 2003. Einiges ist entbehrlich geworden und deshalb weggelassen worden, wie die Kommentierung zur Einigungsstelle nach dem Erstreckungsgesetz. Die Rechtsänderungen der 14. Wahlperiode des Deutschen Bundestags, insbesondere die großen Reformen des Schuldrechts und des Zivilprozessrechts, sind ebenso eingearbeitet wie die sonstigen Änderungen der kommentierten Gesetze, allen voran durch das Gesetz zur Bereinigung von Kostenregelungen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums. Weiter berücksichtigt sind auf der Grundlage der Regierungsentwürfe das Geschmacksmusterreformgesetz und das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen. Berücksichtigt, wenn auch nicht der Kommentierung zugrunde gelegt, ist auch der 2001 vorgelegte Referentenentwurf zur Änderung des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen; mit dessen Wiederaufgreifen zu rechnen sein dürfte. Die Hinweise auf das inzwischen wohl endgültig gescheiterte Gemeinschaftspatentübereinkommen sind durch solche auf den Kommissionsentwurf der Gemeinschaftspatentverordnung ersetzt worden. Zu berücksichtigen waren verschiedene Neuerscheinungen und Neuauflagen in der Kommentarliteratur ebenso wie zahlreiche neue Monographien und Aufsätze; die Ende Juli 2003 erschienene Festschrift für W. Tilmann konnte nur noch mit Fußnotenhinweisen erfasst werden. Die PatentVO vom 1.9.2003, auf deren Entwurf in der Kommentierung hingewiesen ist, ist im Anhang abgedruckt. Die Praxis der Schiedsstelle nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen wurde in erweitertem Umfang eingearbeitet; mit ein Grund hierfür war die überraschend große Resonanz, die die Kommentierung des ArbEG, die keinesfalls Spezialliteratur ersetzen will, in der Praxis gefunden hat. Ausgeweitet wurden auch die Hinweise auf das europäische Patenterteilungs- und Einspruchsverfahren. Zur Verbesserung der Lesbarkeit wurden - auch einem aus Benutzerkreisen geäußerten Wunsch entsprechend - die Zitate in Fußnoten überführt. Die Hinweise auf parallele Vorschriften europäischer Staaten sind ebenfalls erweitert; erfasst sind nunmehr u.a. alle Nachbarstaaten Deutschlands. Die in der 5. Auflage nur auf der CD wiedergegebenen Schrifttumsverzeichnisse sind in die Kommentierung integriert; in die Anhänge sind zudem das Gebührenverzeichnis und das Kostenverzeichnis, die Vergütungsrichtlinien für Arbeitnehmererfindungen und Merkblatt-, Muster- und Beispielstexte aufgenommen, die bisher ebenfalls nur auf der CD enthalten waren; der hierfür erforderliche Raum konnte durch die Verwendung von Dünndruckpapier gewonnen werden. Damit ist die Beifügung einer CD mit ergänzenden Materialien für die gedruckte Version insgesamt entbehrlich geworden. Weiter bot die Neuauflage Gelegenheit, neue Entwicklungen aufzugreifen, z.B. bei der technischen Lehre, der Teilung, der Äquivalenzprüfung oder zum ergänzenden Schutzzertifikat, verschiedene Unstimmigkeiten zu korrigieren und die Meinung der Verfasser kritisch zu überprüfen und erforderlichenfalls zu revidieren. Als weitere Bearbeiter sind Frau Gabriele Schuster und Herr Dr. Hacker hinzugetreten; Frau Schuster hat sich insbesondere der kostenrechtlichen Neuregelungen angenommen, während Herr Dr. Hacker die Bestimmungen über die ergänzenden Schutzzertifikate neu bearbeitet hat. Die Danksagungen im Vorwort der 5. Auflage haben weiterhin Gültigkeit; zusätzlich zu danken ist für zahlreiche Hinweise Herrn Dr. Anders, sowie all denen, die die Arbeit durch Überlassen von Material, Hinweise und Ratschläge unterstützt haben. Das Sachregister hat Rechtsreferendarin Stephanie Keukenschrijver besorgt. Karlsruhe und München, im September 2003 A. Keukenschrijver

V

AUS DEM VORWORT ZUR 5. AUFLAGE (1999) Der Busse'sche Kommentar ist erstmals 1937 mit einem Umfang von 548 Seiten in Stilkes Rechtsbibliothek erschienen, von der zweiten Auflage (1956) an in der Sammlung Guttentag. Eine dritte Auflage folgte 1964, die vierte 1972. Die Verfasser legen nunmehr nach langer Unterbrechung eine völlig neubearbeitete fünfte Auflage vor, die mit den vorhergehenden wenig mehr als den Namen gemein hat. Zu verarbeiten waren nicht nur die großen Änderungen des nationalen Patentrechts durch Anpassung an die europäischen Übereinkommen, zu berücksichtigen waren angesichts der Bedeutung, die das europäische Patenterteilungsverfahren und das internationale Anmeldesystem nach dem Patentzusammenarbeitsvertrag mittlerweile erlangt haben, auch die europäischen und internationalen Übereinkommen selbst. Der Kommentar wertet die veröffentlichte Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, des Bundespatentgerichts und der Verletzungsgerichte aus; er berücksichtigt darüber hinaus im weiten Umfang auch nicht veröffentlichte, aber dokumentierte Rechtsprechung der beiden erstgenannten Gerichte, dies zumal die Grenzen zwischen Veröffentlichung und Nichtveröffentlichung... fließend geworden sind.... Es wurde darauf geachtet, sowohl die Praxis der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts als auch die ausländische Rechtsprechung, die mit der zunehmenden Internationalisierung des gewerblichen Rechtsschutzes auch für die inländische Praxis ständig an Bedeutung gewinnt, angemessen zu berücksichtigen ...

VI

INHALTS- UND BEARBEITERVERZEICHNIS Patentgesetz vom 5.5.1936 in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.12.1980 (Baumgartner (B); Dr. Hacker (H); Keukenschrijver (K); Schuster (St); Schwendy (S))

Hinweise auf Hilfsmittel und Materialien (K) Allgemeine und abgekürzt zitierte Literatur, Lehrbücher, Kommentare und Einführungen (Κ) Einleitung (K)

XVm XXI 3

Erster Abschnitt. Das Patent: Vor § 1 (K) $ 1 (Patentfähige Erfindungen) (K) JT la RegE (Menschlicher Körper) (K) $ 2 (Vom Patentschutz ausgeschlossene Erfindungen) (K) Í 2a RegE (Pflanzensorten und Tierrassen; Züchtungsverfahren) (K) $ 3 (Neuheit) (K) Anhang zu $ 3. Technischer Fortschritt (K) $ 4 (Erfinderische Tätigkeit) (K) 5 5 (Gewerbliche Anwendbarkeit) (K) Vor $ 6 (K) § 6 (Recht auf das Patent) (K) $ 7 (Formelle Patentberechtigung; Nachanmelderecht) (K) $ 8 (Abtretungs- und Übertragungsanspruch; Klage) (K) Vor $ 9 (K) $ 9 (Wirkung des Patents) (K) S 9a RegE (Wirkungen bei biologischem Material) (K) JT 96 RegE (Erschöpfung bei biologischem Material) (K) JT Sc RegE (Landwirteprivileg) (K) $ 10 (Mittelbare Patentverletzung) (K) $ 11 (Beschränkung der Wirkung des Patents) (K) S 12 (Vorbenutzung) (K) S 13 (Staatliche Benutzungsanordnung) (K) $ 14 (Schutzbereich) (K) $ 15 (Übertragung und Lizenz) (K) $ 16 (Patentdauer, Zusatzpatent) (S) § 16a (Ergänzendes Schutzzertifikat) (H) Anhang zu § 16a (H) $ 17 (Jahresgebühren) (St) JT 18 (Stundung und Erlass von Gebühren, aufgehoben) (St) JT 19 (Vorauszahlung und Rückzahlung von Jahresgebühren, aufgehoben) (St) § 20 (Erlöschen des Patents) (S) § 21 (Widerruf des Patents) (S) $ 22 (Nichtigkeit des Patents) (S) $ 23 (Lizenzbereitschaft) (S) S 24 (Zwangslizenz) (S) Anhang zu $ 24. Patentrechtliche Regelungen im Euratom-Vertrag, insb Zwangslizenz (K) . . . § 25 (Inlandsvertreter) (S)

32 35 90

86

109 116 168 173 226 236 237 249 252 259 261 304 306 306 311 316 324 341 344 385 441 450 452 489 496 496 496 502 522 527 537 552 553 vn

Inhaltsverzeichnis

Zweiter Abschnitt. Patentamt: Vor $ 26. Das Europäische Patentamt (K) $ 26 (Präsident; Mitglieder; Hilfsmitglieder) (S) S 27 (Prüfungsstellen; Patentabteilungen) (S) Anhang zu § 27. Patentklassifikation (K) $ 28 (Organisation; Geschäftsgang des Patentamts; Verordnungsermächtigungen) (S) S 29 (Gutachten des Patentamts; Auskünfte zum Stand der Technik) (S) S 30 (Register) (S) $ 31 (Akteneinsicht) (S) S 32 (Veröffentlichungen des Patentamts) (S) § 33 (Entschädigungsanspruch nach Offenlegung) (K)

562 564 572 584 585 587 591 609 620 630

Dritter Abschnitt. Verfahren vor dem Patentamt: Vor § 34 (K) S 34 (Einreichung der Patentanmeldung) (K) $34a RegE (Herkunftsangabe bei biologischem Material) S 35 (Fremdsprachige Unterlagen; Nachreichung von Unterlagen; Anmeldetag) (K) § 36 (Zusammenfassung) (K) S 37 (Erfinderbenennung) (K) $ 38 (Änderungen der Anmeldung) (K) S 39 (Teilung der Anmeldung) (K) Vor $ 40 (Κ) $ 40 (Innere Priorität) (K) S 41 (Ausländische Priorität; Prioritätserklärung) (K) Vor $ 42 Nationales und europäisches Prüfungs- und Erteilungsverfahren; internationale Recherche und Prüfung (K) S 42 (Offensichtlichkeitsprüfung) (S) $ 43 (Recherche) (S) $ 44 (Prüfungsantrag) (S) § 45 (Prüfungsbescheide) (S) 5 46 (Sachaufklärung; Anhörung; Niederschrift) (S) $ 47 (Begründung, Ausfertigung, Zustellung, Verkündung der Beschlüsse; Rechtsmittelbelehrung) (S) § 48 (Zurückweisung der Anmeldung) (S) S 49 (Erteilungsbeschluss, Aussetzung der Erteilung) (S) S 49a (Prüfung der Anmeldung eines ergänzenden Schutzzertifikats) (H/S) Vor $ 50 (Κ) S 50 (Geheimhaltungsanordnung) (Κ) $ 51 (Akteneinsicht für die oberste Bundesbehörde) (K) S 52 (Anmeldung im Ausland; Strafvorschrift) (K) $ 53 (Ausbleiben der Geheimhaltungsanordnung) (K) S 54 (Besonderes Register) (K) § 55 (Entschädigungsanspruch) (K) 5 56 (Zuständige Behörde) (K) JT 57 (Erteilungsgebühr, aufgehoben) (S) S 58 (Veröffentlichung der Patenterteilung und der Patentschrift, Eintritt der Patentwirkungen, Rücknahmefiktion) (S) $ 59 (Einspruch; Beitritt als Einsprechender) (S/K) $ 60 (Teilung des Patents im Einspruchsverfahren) (K) S 61 (Entscheidung im Einspruchsverfahren; Veröffentlichung) (S) S 62 (Kostenentscheidung; Kostenfestsetzung; Verfahren) (S) S 63 (Erfindernennung) (S) $ 64 (Patentbeschränkung) (X)

vm

635 658 721 721 728 730 735 747 764 768 773 787 788 796 809 821 832 846 857 862 867 870 873 877 878 880 881 881 884 885 885 890 924 932 939 947 952

Inhaltsverzeichnis

Vierter Abschnitt. Patentgericht: Vor § 65 (S) $ 65 (Bundespatentgericht) (S) Anhang zu $ 65. Die Beschwerdekammern des EPA; das Gerichtssystem des Gemeinschaftspatentrechts (K) $ 66 (Senate des Bundespatentgerichts) (S) $ 67 (Besetzung der Senate) (S) $ 68 (Präsidium; Geschäftsverteilung) (S) $ 69 (Öffentlichkeit; Sitzungspolizei) (S) § 70 (Beratung und Abstimmung) (S) $ 71 (Richter kraft Auftrags; abgeordnete Richter) (S) § 72 (Geschäftsstelle) (S)

957 957 966 970 971 976 985 988 992 994

Fünfter Abschnitt. Verfahren vor dem Patentgericht: 1. Beschwerdeverfahren: Vor § 73 (K) S 73 (Beschwerde) (K) § 74 (Beschwerderecht) (K) § 75 (Aufschiebende Wirkung) (K) S 76 (Äußerungsrecht des Präsidenten des Patentamts) (K) § 77 (Beitritt des Präsidenten des Patentamts) (K) $ 78 (Mündliche Verhandlung) (K) S 79 (Entscheidung) (K) § 80 (Kosten des Beschwerdeverfahrens) (K)

997 1008 1028 1031 1034 1036 1037 1041 1056

2. Νichtigkeits- und Zwangslizenzvetfahren: Vor § 81 (Κ) S 81 (Klage) (Κ) S 82 (Zustellung der Klage; Nichterklärung) (K) % 83 (Widerspruch; mündliche Verhandlung) (K) 5 84 (Urteil; Kostenentscheidung) (K) § 85 (Zwangslizenz: einstweilige Verfügung; vorläufige Vollstreckbarkeit) (K)

1083 1088 1104 1105 1114 1126

3. Gemeinsame Verfahrensvorschriften: Vor § 86 (St/K) $ 86 (Ausschließung und Ablehnung) (St/K) $ 87 (Erforschung des Sachverhalts; vorbereitende Anordnungen) (St/K) $ 88 (Beweiserhebung) (St/K) $ 89 (Termin; Ladung) (St/K) $ 90 (Mündliche Verhandlung) (St/K) S 91 (Erörterung der Sache) (St/K) $ 92 (Niederschrift) (St/K) 5 93 (Beweiswürdigung; rechtliches Gehör; Richterwechsel) (St/K) $ 94 (Verkündung der Entscheidungen; Begründung) (St/K) $ 95 (Berichtigung offenbarer Unrichtigkeiten) (St/K) § 96 (Tatbestandsberichtigung) (St/K) $ 97 (Vertretung; Vollmacht) (St/K) JT 98 (Auslagen; aufgehoben) (St) S 99 (Anwendbarkeit von GVG und ZPO; Anfechtbarkeit; Akteneinsicht) (St/K)

1129 1129 1133 1138 1140 1141 1141 1143 1144 1147 1149 1150 1152 1155 1156

Sechster Abschnitt. Verfahren vor dem Bundesgerichtshof: 1. Rechtsbeschwerdeverfahren: Vor $ 100 (K) § 100 (Statthaftigkeit der Rechtsbeschwerde) (K) S 101 (Beschwerdeberechtigung; Beschwerdegründe) (K) $ 102 (Förmliche Voraussetzungen) (K)

1167 1171 1189 1191 IX

Inhaltsverzeichnis

$ $ $ S $ $ $

103 104 105 106 107 108 109

(Aufschiebende Wirkung) (Κ) (Prüfung der Zulässigkeit) (K) (Mehrere Beteiligte) (K) (Anwendung weiterer Vorschriften) (K) (Entscheidung über die Rechtsbeschwerde) (K) (Zurückverweisung) (K) (Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens) (K)

1194 1195 1196 1197 1198 1201 1202

2. Berufungsveifahren: Vor $ 110 (Κ) $ 110 (Berufung; Berufungsschrift) (Κ) $ 111 (Berufungsbegründung; Vertretungszwang) (Κ) $112 (Zustellung; Berufungserwiderung; Replik) (K) $ 113 (Prüfung der Zulässigkeit) (K) $ 114 (Terminsbestimmung) (K) $ 115 (Untersuchungsgrundsatz) (K) S 116 (Mündliche Verhandlung) (K) §117 (Verspätetes Vorbringen; rechtliches Gehör) (K) $118 (Nichterklärung; Nichterscheinen) (K) $119 (Niederschrift) (K) $ 120 (Verkündung und Zustellung des Urteils) (K) $ 121 (Streitwertfestsetzung; Kosten) (K)

1206 1211 1213 1215 1216 1217 1217 1219 1222 1222 1223 1223 1224

3. Beschwerdevetfahren: $ 122 (Beschwerde gegen Urteile nach $ 85) (K)

1227

Siebenter Abschnitt. Gemeinsame Vorschriften: Vor $ 123 (K) $ 123 (Wiedereinsetzung in den vorigen Stand) (K) JT 123a (Weiterbehandlung, noch nicht in Kraft) (K) $ 124 (Wahrheitspflicht) (S/B) $ 125 (Anforderung von Unterlagen) (B) $ 125a (Elektronische Dokumente) (K) $ 126 (Amtssprache und Gerichtssprache) (K) $ 127 (Zustellungen) (B/K) $ 128 (Rechtshilfe) (B/K)

1228 1228 1249 1250 1254 1255 1258 1263 1271

Achter Abschnitt. Verfahrenskostenhilfe: Vor $ 129 (B) $ 129 (Verfahrenskostenhilfe) (B) $ 130 (Erteilungsverfahren) (B) $131 (Beschränkungsverfahren) (B) $ 132 (Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren) (B) $ 133 (Beiordnung eines Vertreters) (B) $ 134 (Hemmung von Fristen) (B) $ 135 (Bewilligungsverfahren) (B) $ 136 (Anwendung von Bestimmungen der ZPO) (B) $ 137 (Aufhebung) (B) $ 138 (Verfahrenskostenhilfe im Rechtsbeschwerdeverfahren) (B)

1273 1276 1276 1284 1285 1288 1291 1293 1297 1298 1300

Neunter Abschnitt. Rechtsverletzungen: Vor $ 139 (K) $ 139 (Unterlassungsanspruch; Schadensersatz) (K) $ 140 (Aussetzung des Rechtsstreits bei Ansprüchen aus offengelegter Anmeldung) (K) $ 140a (Zivilrechtlicher Vernichtungsanspruch) (K) $ 140b (Auskunft über Herkunft und Vertriebsweg) (K) X

1301 1302 1365 1371 1376

Inhaltsverzeichnis § 141 (Verjährung) (Κ) S 142 (Strafbestimmung; strafrechtliche Einziehung; Veröffentlichungsbefugnis) (K)

1390 1397

$ 142a (Beschlagnahme durch die Zollbehörde) (K)

1406

Zehnter Abschnitt. Verfahren in Patentstreitsachen: Vor S 143 (Κ) $ 143 (Patentstreitsachen) (Κ) Anhang zu $ 143. Gemeinschaftspatentgericht; Europäisches Patentgericht (K)

1411 1417 1491

$ 144 (Streitwertherabsetzung) (K) $ 145 (Klagenkonzentration) (K)

1492 1496

Elfter Abschnitt. Patentberühmung: $ 146 (Auskunftsanspruch) (K)

1500

Zwölfter Abschnitt. Übergangsvorschriften: Vor S 147 (Κ) S 147 (Übergangsbestimmungen) (S/K/St)

1503 1505

Patentkostengesetz vom 13.12.2001 (St, soweit nicht anders angegeben)

Einleitung PatKostG S 1 Geltungsbereich, Verordnungsermächtigungen $ 2 Höhe der Gebühren $ 3 Fälligkeit der Gebühren S 4 Kostenschuldner $ 5 Vorauszahlung, Vorschuss S 6 Zahlungsfristen, Folgen der Nichtzahlung § 7 Zahlungsfristen für Jahres-, Aufrechterhaltungs- und Schutzrechtsverlängerungsgebühren, Verspätungszuschlag $ 8 Kostenansatz S 9 Unrichtige Sachbehandlung 5 10 Rückzahlung von Kosten, Wegfall der Gebühr $ 11 Erinnerung, Beschwerde (K) $ 12 Verjährung, Verzinsung $ 13 Anwendung der bisherigen Gebührensätze S 14 Übergangsvorschrift aus Anlass des Inkrafttretens dieses Gesetzes

1515 1522 1523 1524 1525 1527 1529 1531 1532 1533 1533 1538 1540 1542 1543

Gebrauchsmustergesetz vom 5.5.1936 in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.8.1986 (K, soweit nicht anders angegeben)

Einleitung GebrMG S 1 (Gebrauchsmusterfähigkeit) $ 2 (Schutzausschlüsse) § 3 (Neuheit; gewerbliche Anwendbarkeit) $ 4 (Anmeldung; Änderungen; Teilung) § 4a (Fremdsprachige Unterlagen; Nachreichung von Unterlagen; Anmeldetag) $ 5 (Abzweigung) $ 6 (Priorität)

1546 1550 1554 1555 1557 1562 1562 1567

XI

Inhaltsverzeichnis

jr 6a RegE (Ausstellungsschutz) § 7 (Recherche) § 8 (Eintragung; Register) $ 9 (Geheimgebrauchsmuster) $ 10 (Gebrauchsmusterstelle; Gebrauchsmusterabteilungen; Verordnungsermächtigung) . . . . $ 11 (Wirkung der Eintragung) $ 12 (Beschränkung der Wirkung) § 12a (Schutzbereich) $ 13 (Nichteintritt des Schutzes; Entnahme; Verweisungen) § 14 (Gebrauchsmuster und jüngeres Patent) Vor $ 15 (Löschung) 5 15 (Löschungsgründe; Antragsberechtigung; Teillöschung) $ 16 (Löschungsantrag) § 17 (Löschungsverfahren) S 18 (Beschwerde; Rechtsbeschwerde) § 19 (Aussetzung des Verletzungsstreits) § 20 (Gebrauchsmusterzwangslizenz) S 21 (Verweisungen auf das Patentgesetz) $ 22 (Übertragung und Lizenz) $ 23 (Schutzdauer; Aufrechterhaltung; Erlöschen) (St) § 24 (Unterlassungsanspruch; Schadensersatz) S 24a (Zivilrechtlicher Vernichtungsanspruch) S 24b (Auskunft über Herkunft und Vertriebsweg) $ 24c (Verjährung) $ 25 (Strafbestimmung; strafrechtliche Einziehung; Veröffentlichungsbefugnis) § 25a (Beschlagnahme durch die Zollbehörde) $ 26 (Teilstreitwert) $ 27 (Gebrauchsmusterstreitsachen) $ 28 (Inlandsvertreter) $ 29 (Verordnungsermächtigung) S 30 (Auskunftsanspruch) $ 31 (Übergangsbestimmung)

1569 1569 1571 1575 1576 1578 1579 1579 1581 1583 1585 1588 1592 1595 1607 1612 1615 1615 1616 1617 1621 1624 1624 1625 1625 1626 1627 1627 1629 1630 1630 1630

Gesetz über den Schutz der Topographien von elektronischen Halbleitererzeugnissen vom 22.10.1987 (K)

Einleitung HalblSchG

1631

Erster Abschnitt. Der Schutz der Topographien: S1 §2 S3 §4

Schutzgegenstand, Eigenart Recht auf den Schutz der Topographie Anmeldung Eintragung, Bekanntmachung, Änderungen, Akteneinsicht, Topographiestelle, Topographieabteilung $ 5 Entstehung des Schutzes, Schutzdauer $ 6 Wirkung des Schutzes $ 7 Beschränkung der Wirkung des Schutzes S 8 Löschungsanspruch, Löschungsverfahren § 9 Schutzverletzung S 10 Strafvorschriften S 11 Anwendung von Vorschriften des Patentgesetzes und des Gebrauchsmustergesetzes . . . ΧΠ

1634 1636 1639 1641 1642 1643 1645 1645 1646 1647 1647

Inhaltsverzeichnis

Zweiter Abschnitt. Änderung von Gesetzen auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes: $ 12-$ 16 (nicht abgedruckt)

1648

Dritter Abschnitt. Änderung anderer Gesetze: $ 17-$ 25 (nicht abgedruckt)

1648

Vierter Abschnitt. Übergangs- und Schlußvorschriften: $ 26 Übergangsvorschriften $ 27 Berlin-Klausel $ 28 Inkrafttreten

1648 1649 1649

Gesetz über Arbeitnehmererfindungen vom 25.7.1957 09 Einleitung ArbEG

1650

Erster Abschnitt. Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen: $ 1 Anwendungsbereich $ 2 Erfindungen $ 3 Technische Verbesserungsvorschläge $ 4 Diensterfindungen und freie Erfindungen

1656 1658 1659 1660

Zweiter Abschnitt. Erfindungen und technische Verbesserungsvorschläge von Arbeitnehmern im privaten Dienst: 1. Diensterfindungen: Vor $ 5 $ 5 Meldepflicht $ 6 Inanspruchnahme $ 7 Wirkung der Inanspruchnahme Vor $ 8 $ 8 Frei gewordene Diensterfindungen Vor $ 9 $ 9 Vergütung bei unbeschränkter Inanspruchnahme $ 10 Vergütung bei beschränkter Inanspruchnahme $ 1 1 Vergütungsrichtlinien $ 12 Feststellung und Festsetzung der Vergütung $ 13 Schutzrechtsanmeldung im Inland $ 14 Schutzrechtsanmeldung im Ausland $ 15 Gegenseitige Rechte und Pflichten beim Erwerb von Schutzrechten $ 16 Aufgabe der Schutzrechtsanmeldung oder des Schutzrechts $ 1 7 Betriebsgeheimnisse

1662 1663 1666 1669 1671 1673 1674 1675 1682 1684 1699 1709 1714 1718 1720 1726

2. Freie Erfindungen·. Vor $ 18 $ 1 8 Mitteilungspflicht $ 19 Anbletungspflicht

1728 1728 1729 1731

3. Technische Verbesserungsvorschläge: $ 20

1733 1733

4. Gemeinsame Bestimmungen: $ 21 Erfinderberater $ 22 Unabdingbarkeit

1736 1736 1737

xm

Inhaltsverzeichnis

$ 23 S 24 $ 25 $ 26 $ 27

Unbilligkeit Geheimhaltungspflicht Verpflichtungen aus dem Arbeitsverhältnis Auflösung des Arbeitsverhältnisses Insolvenz verfahren

1738 1740 1740 1741 1742

5. Schiedsverfahren: Vor § 28 $ 28 Gütliche Einigung S 29 Errichtung der Schiedsstelle S 30 Besetzung der Schiedsstelle $ 31 Anrufung der Schiedsstelle S 32 Antrag auf Erweiterung der Schiedsstelle $ 33 Verfahren vor der Schiedsstelle $ 34 Einigungsvorschlag der Schiedsstelle $ 35 Erfolglose Beendigung des Schiedsverfahrens $ 36 Kosten des Schiedsverfahrens

1745 1745 1745 1747 1748 1749 1749 1750 1751 1754 1754

6. Gerichtliches Verfahren: Vor $ 37 § 37 Voraussetzungen für die Erhebung der Klage § 38 Klage auf angemessene Vergütung $ 39 Zuständigkeit

1755 1755 1755 1756 1757

Dritter Abschnitt. Erfindungen und technische Verbesserungsvorschläge von Arbeitnehmern im öffentlichen Dienst, von Beamten und Soldaten: Vor $ 4 0 $ 40 Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst $ 41 Beamte, Soldaten $ 42 Besondere Bestimmungen für Erfindungen an Hochschulen

1758 1759 1760 1760

Vierter Abschnitt. Übergangs- und Schlußbestimmungen: § 43 Übergangsvorschrift JΓ 44 [aufgehoben] § 45 Durchführungsbestimmungen § 46 Außerkrafttreten von Vorschriften $47 [aufgehoben] $ 48 Saarland $ 49 Inkrafttreten

1765 1766 1767 1767 1767 1767 1767

Gesetz über internationale Patentübereinkommen vom 21.6.1976 m Einleitung IntPatÜG Vor Artikel I Artikel I. Zustimmung zu den Übereinkommen

1768 1779 1779

Artikel Π. Europäisches Patentrecht: Vor Artikel Π 1788 $ 1 Entschädigungsanspruch aus europäischen Patentanmeldungen 1788 $ 2 Veröffentlichung von Übersetzungen europäischer Patentanmeldungen 1791 $ 3 Übersetzung europäischer Patentschriften 1792 % 4 Einreichung europäischer Patentanmeldungen beim Deutschen Patent- und Markenamt . 1795 $ 5 Anspruch gegen den nichtberechtigten Patentanmelder 1798

XIV

Inhaltsverzeichnis

S 6 Nichtigkeit S 6a Ergänzende Schutzzertifikate $ 7 Jahresgebühren $ 8 Verbot des Doppelschutzes § 9 Umwandlung S 10 Zuständigkeit von Gerichten $ 11 Zentrale Behörde für Rechtshilfeersuchen § 12 Entzug des Geschäftssitzes eines zugelassenen Vertreters § 13 Ersuchen um Erstattung technischer Gutachten § 14 Unzulässige Anmeldung beim Europäischen Patentamt

1799 1805 1806 1807 1809 1812 1813 1814 1814 1815

Artikel ΠΙ. Verfahren nach dem Patentzusammenarbeitsvertrag: Vor Artikel III § 1 Das Deutsche Patent- und Markenamt als Anmeldeamt § 2 Geheimhaltungsbedürftige internationale Anmeldungen $ 3 Internationale Recherchenbehörde § 4 Das Deutsche Patent- und Markenamt als Bestimmungsamt § 5 Weiterbehandlung als nationale Anmeldung S 6 Das Deutsche Patent- und Markenamt als ausgewähltes Amt § 7 Internationaler Recherchenbericht § 8 Veröffentlichung der internationalen Anmeldung

1816 1816 1821 1825 1826 1826 1829 1830 1830 1831

Artikel IV, V (nicht abgedruckt)

1831

Artikel VI. Änderung des Gesetzes betreffend den Schutz von Erfindungen, Mustern und Warenzeichen auf Ausstellungen

1832

Artikel VII. Einschränkung von Vorschriften der Patentanwaltsordnung und der Bundesrechtsanwaltsordnung

1832

Artikel Vin, IX (nicht abgedruckt)

1833

Artikel X. Bekanntmachung von Änderungen

1833

Artikel XI. Übergangs- und Schlußbestimmungen: § 1 Geltungsbereich des Art. IV IntPatÜG § 2 Berlin-Klausel S 3 Inkrafttreten

1834 1834 1835 1835

Anhang Ausländisches Recht (K) Gebührenverzeichnis; Kostenverzeichnis (Anlage zu S 2 PatKostG) Vergütungsrichtlinien für Arbeitnehmererfindungen Merkblätter, Muster- und Beispieltexte Verordnung zum Verfahren in Patentsachen vor dem Deutschen Patent- und Markenamt (Patentverordnung - PatV) Entscheidungs- und Fundstellenregister: BGH, veröffentlichte Entscheidungen (alphabetisch nach Schlagwort) Sachregister

1838 1886 1896 1906 1916 1922 1969

In der Kommentierung abgedruckte Verträge, Gesetze, Verordnungen und Richtlinien 1. Mehrseitige internationale Übereinkommen Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente vom 5.10.1973 (Europäisches Patentübereinkommen, EPÜ): Auslegungsprotokoll zu Art 69 Rn 6 zu S 14 PatG XV

Inhaltsverzeichnis

2. Nationales Recht Gesetz betreffend den Schutz von Erfindungen, Mustern und Warenzeichen auf Ausstellungen (Ausstellungsgesetz, AusstG): Rn 2 zu Art VI IntPatÜG Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte (BRAGebO): § 66 Rn 45 zu $ 80 PatG Vertrag über die Herstellung der Einheit Deutschlands (Einigungsvertrag, EinigV): Ani I Kap ΠΙ Sgb E Abschn Π Nr 1 § 6 Rn 179 zu § 3 PatG Gerichtskostengesetz (GKG): $ 1 Abs 3 Rn 2 Vor § 100 PatG $ 12b Rn 3 Vor $ 100 PatG Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB): $S 1, 17, 18 (Auszug) Rn 145 zu $ 15 PatG Rechtspflegergesetz (RPflG): $23 Rn 18 zu S 72 PatG Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz, UrhG): SS 69a, 69g Rn 80 zu $ 1 PatG S 69b Rn 4 zu $ 2 ArbEG Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG): $ 2 (Auszug) Rn 24 Vor $ 34 PatG Zollkostenverordnung (ZollKostVO): S 12 Rn 13 zu $ 142a PatG 3. Fortwirkendes Recht der DDR Patentgesetz vom 6.9.1950 (GBl 1950, 989 = BlPMZ 1950, 263): $ 1 (Auszug) Patentgesetz vom 27.10.1983 (GBl I 284 = BlPMZ 1984, 37): SS 5, 6, 32

Rn 8 Vor S 1 PatG Rn 12 Vor S 1 PatG

4. Richtlinien Richtlinien für das Straf- und Bußgeldverfahren vom 1.1.1977 in der seit 1.10.1992 bundeseinheitlich geltenden Fassung: Nr 261 Rn 44 zu S 142 PatG Nr 261a Abs 1 Rn 30 zu $ 142 PatG Nr 261b Rn 38 zu $ 142 PatG

XVI

HINWEIS ZUR ZITIERWEISE Veröffentlichte inländische Gerichtsentscheidungen sind, soweit in der entsprechenden Entscheidungssammlung (insbesondere BGHZ, BPatGE, RGZ) veröffentlicht, nach dieser zitiert, weiter und sonst nach einer Zeitschriftenfundstelle (in der Reihenfolge GRUR, GRUR Int, B1PMZ, Mitt, NJW, InstGE und GRUR-RR, sonstige), Entscheidungen des BGH und des RG auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes und benachbarten Gebieten zusätzlich mit einem Schlagwort. Nicht oder nur im Leit- oder Orientierungssatz im Druck veröffentlichte Entscheidungen sind mit dem Entscheidungsdatum, dem Aktenzeichen und der Fundstelle des Leit- oder Orientierungssatzes mit dem Zusatz „LS" zitiert. Soweit im Einzelfall undokumentierte Entscheidungen des BPatG ausgewertet sind, ist dies erwähnt („undok"). Entscheidungen der Instanzgerichte ohne Veröffentlichungsangaben sind durchwegs undokumentiert. Entsprechendes gilt für Entscheidungen anderer inländischer Stellen (insbesondere des DPMA und der Schiedsstelle nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen, letztere sind jedoch auf CD-ROM verfügbar). Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA sind mit Aktenzeichen, Fundstelle im ABl EPA und in GRUR Int, soweit dort veröffentlicht, ausnahmsweise auch mit anderen Fundstellen, zitiert, in der Regel mit einem Schlagwort; ungedruckte Entscheidungen sind durchwegs auf CD-ROM publiziert und im Internet abrufbar. Entscheidungen des EuGH sind mit der Fundstelle in der Amtlichen Sammlung (Slg) und einer weiteren Fundstelle zitiert. Bei ausländischen Entscheidungen richtet sich die Zitierweise in erster Linie nach der Erreichbarkeit der Fundstelle.

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HINWEISE AUF DATENBANKEN UND MATERIALIEN Datenbanken: JURIS bietet Zugang zu den BGH-Leitsatzentscheidungen sowie ua zu (nahezu) allen Leitsätzen des BPatG (ohne Volltext). IS- (früher PAV1S-) Datenbanken: PATD (nationale Entscheidungen) und PATE (EPA-Entscheidungen und Dokumente). Internet: DPMA: www.dpma.de; abrufbar sind ua die aktuellen Merkblätter, Formulare und Mitteilungen des Präsidenten. Vordrucke und Merkblätter des DPMA in elektronischer Form werden auf Diskette angeboten. BPatG: www.bpatg.de. BGH: www.bundesgerichtshof.de (auch die BGH-Entscheidungen seit 2000 im PDF-Format). EPA: www.european-patent-office.org (ua auch lfd aktualisiertes Verzeichnis von Websites im Internet zum Thema Patente; ABl EPA ab 1997; Entscheidungen der Beschwerdekammern). WIPO im Internet www.wipo. int, s Einl IntPatÜG.; Sammlung von Gesetzestexten unter www.clea.wipo.int, auch auf CD-ROM (IPLEX). Die Europäische Union ist unter http://europa.eu.int/comm/ internal_market/de/indprop/index.htm mit patentrechtlichen Themen im Internet vertreten; Informationen zum Recht der Mitgliedstaaten unter www.ipr-helpdesk.org. EuGH-Entscheidungen: www.curia.eu.int; Europarecht unter http://europa.eu.int/eur-lex. Entscheidungen des US-CAFC seit 1995 sind ua unter www.law.emory.edu/ fedcircuit im Volltext abrufbar, solche des US-Supreme Court seit 1990 unter http://supct.law.cornell.edu/supct/ index.php. Österreichische Gerichtsentscheidungen unter www.ris.bka.gv.at/jus/. Entscheidungen des sz Bundesgerichts (Leitentscheide seit 1954, Urteile seit 2000) unter www.bger.ch/index/jurisdiction. Patents Court und Verweisungen auf andere brit Gerichte unter www.court service.gov.uk/judgments/. Zahlreiche weitere Links vermittelt die Homepage des Max-Planck-Instituts für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht (www. intellecprop.mpg.de). GRUR (ab 1948), GRUR Int (ab 1952) und HC sind auf CD-ROM verfügbar sowie über das Portal des Verlags C.H.Beck (entgeltlich) zugänglich (http://rsw.beck.de), ebenso stehen ua die Kommentare von Schulte, Althammer/Ströbele/Klaka und Singer/Stauder, die Sammlung „Entscheidungen zum Patent- und Markenrecht", die Schulte-Kartei, die Praxis der Schiedsstelle, das ABl EPA und die Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA sowie verschiedene Zeitschriften nicht spezifisch patentrechtlichen Inhalts (zB NJW, MDR, WRP) als CD-ROM zur Verfügung. Materialien zum PatG: Motive zum PatG 1877 in: Stenographische Berichte des Reichstages vom Jahre 1877 Bd ΙΠ Ani S 26; Verhandlungen des Deutschen Reichstages 1877, Aktenstück Nr 8; Drucksachen des Reichstags pro 1877 Bd II Nr 144; Verlauf und Ergebnis der über die reichsgesetzliche Regelung des Patentwesens durch Beschluß des Bundesrats veranlaßten Sachverständigenvernehmungen, 1877; Entwurf, Reichsanzeiger 21./ 22.11. 1876; Reichstagsvorlage Drs 3. Legislaturperiode, I. Session 1877 Nr 8; zum Entwurf Alexander-Katz Bemerkungen zum Entwurf eines Patentgesetzes, 1877; Lenz xvni

Entwurf eines Patentgesetzes, 1877. Materialien zum PatG 1891: Entwurf, veröffentlicht 17.3.1890; Reichstagsvorlage Drs 1890 Nr 152; Kommissionsbericht Drs 1890/91 Nr 322; zum Entwurf Bojanowski Über die Entwicklung des deutschen Patentwesens, 1890; Bolze Der Entwurf einer Patentnovelle, 1890; Gareis Die Frage der Revision eines Patentgesetzes, Jahrbuch für Nationalökonomie neue Folge 16,1; Meibom Bemerkungen zum Entwurf des Gesetzes betr. die Abänderung des Patentgesetzes, 1890; Nolte Die Reform des deutschen Patentrechts, 1890; Pieper Gewerbe- und Industrieschutz, 1890; ders Zur Reform des Patentgesetzes, 1890; Weber Die deutsche Patentgesetzgebung und ihre Reform, 1890. Entwurf 1913 mit Erläuterungen: Beilage zu B1PMZ 1913 Heft 7/8. Begr zum PatG 1936 B1PMZ 1936, 103. Begr zum 6.ÜberlG B1PMZ 1961, 140. Begr zum PatÄndG 1967 B1PMZ 1967, 244. Begr zum IntPatÜG B1PMZ 1976, 322 = BTDrs 7/3712. Denkschrift zum GPÜ B1PMZ 1979, 325. Begr, Stellungnahme des Bundesrats, Gegenäußerung der Bundesregierung, Beschlussempfehlung und Bericht des Rechtsausschusses zum PrPG (BTDrs 11/ 5744) B1PMZ 1990, 173; Bericht der Bundesregierung zum PrPG BTDrs 12/4427, vgl GRUR 1993, 455. Begr zum 2.PatGÄndG, Stellungnahme des Bundesrats, Gegenäußerung der Bundesregierung BTDrs 13/9971 = B1PMZ 1998, 393; Beschlussempfehlung und Bericht des Rechtsausschusses BTDrs 13/10847 = B1PMZ 1998, 416, Gesetzesbeschluss BRDrs 479/98. Materialien zum PatKostG: Entwurfsbegründung BTDrs 14/6203 = B1PMZ 2002, 36, Beschlussempfehlung und Bericht BTDrs 14/7140 = B1PMZ 2002, 65; Änderungen durch das Transparenz- und Publizitätsgesetz: Beschlussempfehlung und Bericht BTDrs 14/9079 = B1PMZ 2002, 298 (Auszug). In den RefE Geschmacksmusterreformgesetz vorgesehene Änderungen sind soweit ersichtlich nicht veröffentlicht. Materialien zum GebrMG: Bericht der XI. Kommission, Reichstags-Drs 1890/91 Nr 398; Entwurf vom 25.11.1890 mit Begr, stenographische Berichte über die Verhandlungen des Reichstages, 8. Legislaturperiode, I. Session 1890/91, zweiter Anlagenband Nr 153, S 978; Begr GebrMG 1936 B1PMZ 1936, 103, 116; Bericht des Unterausschusses Gebrauchsmusterrecht, GRUR 1979, 29; Begr GebrMÄndG BTDrs 10/3903 = B1PMZ 1986, 320; Sitzungsbericht 225. Sitzung vom 26.6.1986; BRDrs 305/86 und 365/86; Rechtliche und wirtschaftliche Bedeutung des Gebrauchsmusters (Bericht), GRUR Int 1986, 334; Beschlussempfehlung und Bericht des Rechtsausschusses des Bundestags zum PrPG BTDrs 11/ 5744 = B1PMZ 1990, 195; Kurzprotokoll des Ausschusses für Wirtschaft vom 18.10.1989; Sitzungsprotokoll des Rechtsausschusses vom 18.10.1989; stenographischer Bericht über die Sitzung des Bundestages vom 14.12.1989; BRDrs 39/90; Diskussionsentwurf des MaxPlanck-Instituts für ausländisches und internationales

Hinweise Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht für ein europäisches Gebrauchsmusterrecht, GRUR Int 1994, 569; Kraßer Bericht der Deutschen Landesgruppe der AIPPI für den Kongress in Montreal 1995 zu Frage Q.117: Einführung neuer und Harmonisierung bestehender Systeme zum Schutz von Gebrauchsmustern, GRUR Int 1995, 214; EG-Grünbuch: Gebrauchsmusterrecht im Binnenmarkt (EG-Dokument KOM 95/370 vom 19.7.1995, Ratsdokument 9720/95, BRDrs 618/95); Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses ABl EG 1996 C 174/6; Entschließung des Europäischen Parlaments ABl EG 1996 C 347/40; Eingabe zur Europäischen Vereinheitlichung des Gebrauchsmusterschutzes GRUR 1996, 186; Commission européenne (Hrsg) L'avenir du modèle d'utilité dans l'union européenne. Colloque international Grenoble 27.1.1995 (1995); EU-Kommission Vorschlag über eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Angleichung der Rechtsvorschriften betreffend den Schutz von Erfindungen durch Gebrauchsmuster vom 12.12.1997, Dok. KOM (97) 691 endg. Materialien z u m HalblSchG: Begr, Stellungnahme des Bundesrats, Beschlussempfehlung und Bericht des Rechtsausschusses des Bundestags BTDrs 11/754 v. 1.9.1987, B1PMZ 1987, 374; Merkblatt für Anmelder B1PMZ 1987, 390; Anmeldeformular B1PMZ 1987, 389. Materialien z u m ArbEG: BTDrs Π/1648 und 11/3327, B1PMZ 1957, 224 und 249. Materialien z u m IntPatÜG: Begr BTDrs 7/3712 = B1PMZ 1976, 322; Bericht der deutschen Delegation über die Washingtoner Konferenz vom 25.5. 19.6.1970, GRUR Int 1971, 101. Materialien zur PVÜ: Zur Lissaboner Konferenz Sonderheft GRUR 1958 und GRUR Februar 1959, zur Stockholmer Konferenz GRUR Int 1967, 425 ff Materialien z u m EPÜ: (ausf in MGK/Haertel Geschichtliche Entwicklung Anh B) Vorentwurf eines Abkommens über ein europäisches Patent (1962; GRUR Int 1962, 561); Erster Vorentwurf eines Übereinkommens über ein europäisches Patenterteilungsverfahren (1970) nebst Berichten hierzu (1970; GRUR Int 1970, 102); Zweiter Vorentwurf eines Übereinkommens über ein europäisches Patenterteilungsverfahren sowie erster Vorentwurf und erster Vorentwurf einer Gebührenordnung (1971) nebst Berichten hierzu (1971); Münchner diplomatische Konferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens, vorbereitende Dokumente (1972); Entwurf eines Übereinkommens über ein europäisches Patenterteilungsverfahren (endgültiges Dokument Nr 1) (1972); Entwurf einer Ausführungsordnung zum Übereinkommen über ein europäisches Patenterteilungsver-

fahren (endgültiges Dokument Nr 2) (1972); Entwurf eines Protokolls über die Anerkennung von Entscheidungen über den Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents (endgültiges Dokument Nr 3) (1972); Entwurf eines Protokolls über Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Patentorganisation (endgültiges Dokument Nr 4) (1972); Entwurf eines Protokolls über die Zentralisierung des europäischen Patentsystems und seine Einführung (endgültiges Dokument Nr 5) (1972); Empfehlung betr die Patentdokumentation für die Recherche (endgültiges Dokument Nr 6) (1972); Empfehlung betr den Status und die Vergütung der in Artikel 159 Abs 2 des Übereinkommens genannten Bediensteten (endgültiges Dokument Nr 7) (1972); Empfehlung betr vorbereitende Arbeiten für die Eröffnung des Europäischen Patentamts (endgültiges Dokument Nr 8) (1972); Berichte der Münchner diplomatischen Konferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens (ohne Jahr); Entwurf der PrRl (1976/78); Europäisches Patentamt (Hrsg) Nationales Recht zum EPÜ 10 , 1997; Europäisches Patentamt (Hrsg) Durchführungsvorschriften zum EPÜ, 2001. Materialien zur Revision 2000: Revisionsakte Dokument MR/3/OO/rev., Basic Proposal Dokument MR/2/00; Entwurf AOEPÜ im Internet unter www.bmj.bund.de/images/11467.pdf. Materialien z u m GPÜ und zur GPVO: Erster Vorentwurf eines Übereinkommens über das europäische Patent für den Gemeinsamen Markt und dazugehörige Dokumente (1970; GRUR Int 1970, 122); Zweiter Vorentwurf eines Übereinkommens über das europäische Patent für den Gemeinsamen Markt und dazugehörige Dokumente (1971); Dokumente der Luxemburger Konferenz über das Gemeinschaftspatent 1975 (1982); Denkschrift BTDrs 8/2087; Die Luxemburger Konferenz über das Gemeinschaftspatent, Bericht der deutschen Delegation (Haertel, Goose, Bossung, Singer, Stein, A. Krieger, Ahmann), GRUR Int 1976, 187. Zum Protokoll vom 21.12.1989: Schäfers/Schennen Die Lissaboner Konferenz über das Gemeinschaftspatent (Bericht), GRUR Int 1992, 638; Begr B1PMZ 1992, 45, Denkschrift BTDrs 12/632 = BlPMZ 1992, 88, Beschlussempfehlung und Bericht des Rechtsausschusses BlPMZ 1992, 106. Kommisionsvorschlag GemeinschaftspatentVO (Dokument KOM (2000) 412 endg.). Materialien z u m PCT: BIRPI-Plan für ein Abkommen über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentrechts (GRUR Int 1969, 269); Bericht der deutschen Delegation über die Washingtoner Konferenz vom 25.5. 19.6.1970, GRUR Int 1971,101; Die Grundzüge des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT), WIPO-Veröffentlichung Nr 433 (G), 1993; WIPO (Hrsg) PCT-Leitfaden für Anmelder (Loseblattausgabe, 2 Bde; deutsche Ausgabe hrsg vom DPA); dies The First Twenty-Five Years of the Patent Cooperation Treaty (PCT) 1970 bis 1995, 1995.

XIX

ALLGEMEINE UND ABGEKÜRZT ZITIERTE LITERATUR, LEHRBÜCHER, KOMMENTARE UND EINFÜHRUNGEN Allfeld AUfeld AUfeld Ammendola Ann/Barona Bartenbach/Volz Bartenbach/Volz VergRl Baumbach/Hefermehl Bausch Beier/Haertel/Schricker (Hrsg) Beil Benkard Benkard-EPÜ BernhardtfKraßer Blumer Bodenhausen Boeters Brändel Brandi-Dohrn/Gruber/Muir Bruchhausen Bühring Bunte (Hrsg) Bußmann/Pietzcker/Kleine Bußmann/PietzckerfKleine Chrocziel CIPA Guide Cohausz Däbritz Damme/Lutter Demburg Eisenmann EkeyfKlippel Elster Ensthaler EPOscript 1 Fezer Fischer Formular-Kommentar Gall/Rippe Gaul/Bartenbach Geigei Geissler Goebel Hefermehl Heine/Rebitzki

Kommentar zu den Reichsgesetzen über das gewerbliche Urheberrecht (Patent-, Geschmacksmuster-, Gebrauchsmuster-, Warenzeichengesetz), 1904 Grundriß des gewerblichen Rechtsschutzes, 1910 Gewerblicher Rechtsschutz, 1923/25 La brevettabilità nella Convenzione di Monaco, Mailand 1981 Schuldrechtsmodernisierung und gewerblicher Rechtsschutz, 2002 Arbeitnehmererfindergesetz 4 2002 Arbeitnehmererfindervergütung 2 1999 Warenzeichenrecht 12 1985 Nichtigkeitsrechtsprechung in Patentsachen, Bd 1 (BGH 1994-1998), Bd 2 (BPatG 1994-1998), 2000, Bd 3 (BGH 1999-2001), 2002 Europäisches Patentübereinkommen, Münchner Gemeinschaftskommentar (zit MGKfBearbeiter), 2003 bis 26. Lieferung Grundzüge des gewerblichen Rechtsschutzes und des Erfinderrechts, 1961 Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz 9 , fortgeführt von Bruchhausen, Rogge, Schäfers, Ulimann, 1993 Europäisches Patentübereinkommen, bearbeitet von Oobrucki, Ehlers, Grabinski, Giinzel, Jestaedt, Joos, Karamanli, Melullis, Osterrieth, Pignatelli, Rogge, Schäfers, Scharen, Thums, Ulimann, van Raden, 2002 Lehrbuch des Patentrechts 4 ,1986 Formulierung und Änderung der Patentansprüche im europäischen Patentrecht, 1998 Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, 1971 Handbuch Chemiepatent 2 , 1989 Technische Schutzrechte, 1995 Europäisches und internationales Patentrecht 4 , 1998 Patent-, Sortenschutz- und Gebrauchsmusterrecht, 1985 Gebrauchsmustergesetz 6 , 2003 Lexikon des Rechts, Wettbewerbsrecht, Gewerblicher Rechtsschutz, 1996 Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 3 , 1929 Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 1962 Einführung in den Gewerblichen Rechtsschutz und das Urheberrecht, 1995 White (Hrsg) C.I.P.A. Guide to the Patent Acts5, 2000 Patente und Muster, 1993 Patente. Wie versteht man sie? Wie bekommt man sie? Wie geht man mit ihnen um? 1994 Das deutsche Patentrecht 3 , 1925 Das bürgerliche Recht des Deutschen Reichs und Preußens, 6. Bd Urheber-, Patent-, Zeichenrecht..., 1910 (patentrechtlicher Teil von Kahler) Grundriß Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 3 , 1995 Markenrecht, 2003, bearbeitet von Bender, Bous, Eisfeld, E key, Fuchs-Wissemann, Klippel, Kramer, Pahlow, Seiler, von Gierke, von Hellfeld, von Kapff, Wüst Urheber- und Erfinder-, Warenzeichen- und Wettbewerbsrecht (Gewerblicher Rechtsschutz) 2 , 1928 Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 1998 Cookson, Nowak, Thierbach (Hrsg) Genetic Engineering - The New Challenge, 1993 Markenrecht 3 , 2001 Grundzüge des gewerblichen Rechtsschutzes 2 , 1986 Bd 3, Handels- und Wirtschaftsrecht m , Gewerblicher Rechtsschutz 21 , 1979 Die europäische Patentanmeldung und der PCT in Frage und Antwort 5 , 1999 Handbuch des gewerblichen Rechtsschutzes, 1969 ff Patent- und Gebrauchsmusterrecht 3 , 1962 Halbleiterschutzgesetz/Semiconductor Protection Art, Textausgabe mit Erläuterungen, 1988 Das Patentgesetz in der Praxis des Deutschen Patentamts, 1984 Wettbewerbsrecht 21 , 1999 Arbeitnehmererfindungen 3 , 1966

XXI

Abkürzungsverzeichnis Hirsch Hirsch/Hansen Hoeren Hubmann/Götting Ilzhöfer Ingerl/Rohnke lsay Kelltel Kent Keukenschrijver Keukenschrijver Kirchhoff Kisch Klauer/Möhring Kohler Kohler Kohler Kohler Kraßer Kremnitz Kühnen Kühnen/Geschke Lehr/Göckmann Liedel Lindenmaier Lindenmaier/Lüdecke Loth Lüdecke Lutter Mathély Mes Münch Ν irk Osterrieth Ostemeth Panel Paterson Pedrazzini Pietzcker Rebel Reichel Reimer Reimer Reimer/Schade/Schippel Robolski Scheer Scheer Scheunen Schramm Schramm PVP Schulte A. Seligsohn Singer Singer; Singer/Stauder

ΧΧΠ

Chemie-Erfindungen und ihr Schutz nach neueren Gerichtsentscheidungen und Entscheidungen der Beschwerdekammern des Europäischen Patenamts 2 , 1987 Der Schutz von Chemie-Erfindungen, 1995 Der Schutz von Mikrochips in der Bundesrepublik Deutschland, 1988 Gewerblicher Rechtsschutz 7 , 2002 Patent-, Marken- und Urheberrecht 5 , 2002 Markengesetz, 1998 Patentgesetz und Gesetz, betreffend den Schutz von Gebrauchsmustern 6 ,1932 Patentrecht und Erfinderrecht, 2 Bde 1966/67 Patentgesetz, 2 Bde, 1906/7 Sortenschutzgesetz, 2001 Das Patentnichtigkeits- und Nichtigkeitsberufungsverfahren, 2003 Das deutsche Patentwesen 2 ,1949 Handbuch des Deutschen Patentrechts, 1923 Patentrechtskommentar 3 ,1971, bearbeitet von Mähring, Wilde, Wuesthoff, Nirk, Bendler, Hesse und Technau Deutsches Patentrecht systematisch bearbeitet unter vergleichender Berücksichtigung des französischen Patentrechts, 1878 Forschungen aus dem Patentrecht, 1888 Handbuch des deutschen Patentrechts in rechtsvergleichender Darstellung, 1900 f Lehrbuch des Patentrechts, 1908 Patentrecht, WissFS 50 Jahre BGH Bd 2, 647 Patentrecht von A-Z (1976/84) Die Teilung des Patents, 2000 Die Durchsetzung von Patenten in der Praxis, 2002 Leitfaden zum gewerblichen Rechtsschutz, Urheberrecht und Multimedia, 1999 Das deutsche Patentnichtigkeitsverfahren, 1979 Das Patentgesetz 6 , 1973, bearbeitet von Weiss, Zeunert, Röhl Die Arbeitnehmererfindungen, 1961 Gebrauchsmustergesetz, 2001 Erfindungsgemeinschaften, 1962 Patentgesetz mit Gebrauchsmustergesetz 10 , 1936 Le Droit Européen des Brevets d'Invention, Paris 1978 Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, 1998 Patentbegriffe von A bis Z, 1992 Gewerblicher Rechtsschutz, 1981 Lehrbuch des gewerblichen Rechtsschutzes, 1908 Patentrecht, Einführung für Studium und Praxis, 2000 La protection des inventions en droit européen des brevets, 1977 The European Patent System, 1992 Die patentfähige Erfindung, 1957 Patentgesetz Teil I, 1929 Gewerbliche Schutzrechte 2 , 1997 Gebrauchsmuster- und Patentecht - praxisnah 3 , 1995 Europäisierung des Patentrechts, 1955 Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz 3 , 1968, bearbeitet von Νastelski, Heumar, Reimer und Trüstedt Das Recht der Arbeitnehmererfindung 7 , 2000, bearbeitet von Kaube, Leuze, Rother und Himmelmmann Das Patentgesetz vom 7. April 1891 2 (1901) Deutsches Patent-, Gebrauchsmuster, Warenzeichen-, Wettbewerbs- und Arbeitnehmererfindungs-Recht 41 , 1997 Die Internationale PCT-Anmeldung. Das Europäische Patent. Das Gemeinschaftspatent 9 , 1996/97 Die Verlängerung der Patentlaufzeit für Arzneimittel im Gemeinsamen Markt, 1993 Grundlagenforschung auf dem Gebiete des gewerblichen Rechtsschutzes und Urheberrechts, 1954 Der Patentverletzungsprozeß 4 ,1999, bearbeitet von Bohnenberger, Kaess, Popp, Schneider, Zwipf Patentgesetz mit EPÜ 6 , 2001 Patentgesetz und Gesetz, betreffend den Schutz von Gebrauchsmustern 7 , 1932 Das neue europäische Patentsystem, 1979 Europäisches Patentübereinkommen, 1989 (bearbeitete englische Ausgabe von Lunzer, 2. Aufl 2000 von M. Singer/Stauder (zit Singer/Stauder); weitere Bearbeiter: Αύζ Castro, Blumer, Y. Busse, Dybdahl, Günzel, Jenny, Joos, Kroher, Kunz-Hallstein, Rippe, Schachenmann, Schatz, Schennen, Spangenberg Teschemacher, Weiss (auch englische Ausgabe 2 Bde 2003)

Abkürzungsverzeichnis Straus Steckler Stockmair Ströbele Ströbele/Hacker Talbot Teplitzky H. Tetzner H. Tetzner V. Tetzner Troller Troller Trüstedt Ulmer van Empel van Hees van Venrooy Volmer/Gaul Völp von Schultz Weisse Werum Wieczorek Wiefels Windisch WIPO (Hrsg) Witte/Vollrath WLW Zeller

The present state of the patent system in the European Union as compared with the situation in the United States and Japan, 1997 Grundzüge des gewerblichen Rechtsschutzes 2 ,1996 The Protection of Technical Innovations and Designs in Germany, 1994 Die Bindung der ordentlichen Gerichte an Entscheidungen der Patentbehörden, zugleich ein Beitrag zur Lehre vom Schutzumfang des Patents, 1975 Markengesetz 7 ,2003 Kommentar z u m Patentrecht, 1969 ff Wettbewerbsrechtliche Ansprüche u n d Verfahren 8 , 2002 Das materielle Patentrecht der Bundesrepublik Deutschland, 1972 Patentgesetz 2 ,1951 Leitfaden des Patent-, Gebrauchsmuster- u n d Arbeitnehmererfindungsrechts der Bundesrepublik Deutschland 3 , 1983 Die mehrseitigen völkerrechtlichen Verträge im internationalen gewerblichen Rechtsschutz u n d Urheberrecht, 1965 Immaterialgüterrecht 3 , 2 Bde, 1983/85 Patente u n d ihre Anmeldung, 1957 Die Immaterialgüterrechte im internationalen Privatrecht, 1975 The Granting of European Patents, 1975 Verfahrensrecht in Patentsachen 2 , 2001 Patentrecht einschließlich Arbeitnehmererfindungsrecht u n d Vertragsrecht, 1996 Arbeitnehmererfindungsgesetz 2 , 1983 Patentgerichtsverfahren, 1961 Kommentar z u m Markenrecht, 2002 Erfindungen, Patente, Lizenzen, 1958 Der Schutz von Halbleitererzeugnissen der Mikroelektronik im deutschen Rechtssystem, 1990 Die Unionspriorität im Patentrecht, 1975 Gewerblicher Rechtsschutz u n d Urheberrecht, Grundriß, 1950/1962 Gewerblicher Rechtsschutz u n d Urheberrecht im zwischenstaatlichen Bereich, 1969 Introduction to Intellectual Property Theory and Practice, 1997 Praxis der Patent- u n d Gebrauchsmusteranmeldung 5 , 2002 Wuesthojf/Leßmann/Würtenberger Handbuch z u m deutschen u n d europäischen Sortenschutzrecht, 2 Bde, 1999 Gebrauchsmusterrecht 2 , 1952

Festschriften und Sammelwerke 5. St. Galler Internat Immaterialgüterrechtsforum 2001 Album Amicorum voor Sonja Boekman 16 januari 1997 Festgabe M. Kissele Festgabe z u m Schweiz. Juristen tag 1994 Festgabe Schweiz. Juristenverein 2000 Festgabe K. Spätgens FS Akademie f ü r Deutsches Recht (1936) FS AIPPI 1897-1997 (1997) FS W. Ballhaus FS F.-K. Beier (1996) FS F.-K. Beier (1996) FS Blum (1978) FS R. Blum (1989) FS K.-H. Böckstiegel (2001)

FS H . E. Brandner (1996)

Neueste Entwicklungen im europäischen u n d internationalen Immaterialgüterrecht, hrsg von C. Baudenbacher ua (2002) = BIE 1997, I f f

= WRP 1997, 887 ff Aspekte des Wirtschaftsrechts, hrsg von H.U. Wälder, T. Jaag u n d D. Zobl (1994) Recht und Internationalisierung, Festgabe gewidmet dem Schweizerischen Juristenverein anläßlich des Juristentags 2000 in St. Gallen ...., hrsg von Ch. MeierSchatz u n d R. Schweizer, 2000 = WRP 1999, I f f Festschrift der Akademie für Deutsches Recht „Das Recht des schöpferischen Menschen", 1936 AIPPI und die Entwicklung des gewerblichen Rechtsschutzes 1897 bis 1997, Ausgabe zur Hundertjahrfeier, hrsg von S. Amberg, 1997 = GRUR 1985, 575 ff = GRUR Int. 1996, 273 = Aktuelle Herausforderungen des geistigen Eigentums, Festgabe f ü r FriedrichKarl Beier z u m 70. Geburtstag, hrsg von J. Straus, 1996 Beiträge zu Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes, Festschrift Blum, 1978 Festschrift f ü r Dr. Rudolf E. Blum, 1989 Law of international business and dispute settlement in the 21st century, Liber amicorum Karl-Heinz Böckstiegel anlässlich seines Ausscheidens als Direktor des Instituts für Luft- und Weltraumrecht u n d des von ihm gegründeten lehrstuhls f ü r Internationales Wirtschaftsrecht, hrsg von R. Briner u.a., 2001 Festschrift für Hans Erich Brandner z u m 70. Geburtstag, hrsg von G. Pfeiffer, J. Kummer, S. Scheuch, 1996

xxm

Abkürzungsverzeichnis FS Α. Braun FS K. Bruchhausen FS Constantinesco (1983) FS L. David (1996) FS A. Deringer (1993) FS E. Deutsch (1999) FS A. Dietz (2001) FS H. Dölle (1963) FS K. Doehring (1989) FS W. Döser (1999) FS J. Druey (2002) FS G. Eisenführ (2003) FS W. Erdmann (2002) FS U. Everling (1995) FS W. Fikentscher (1998) FS A.-C. Gaedertz (1992) FS D. Gaul (1980) FS D. Gaul (1992) FS K. Geiß (2000) FS E. Günther (1976) FS H. Hahn (1997) FS H. Hämmerle (1972) FS K. Haertel (1975) FS W. Hefermehl (1971) FS W. Hefermehl (1996) FS H. Helm (2002) FS H. Helmrich (1994) FS P. Hertin (2000) FS B. Heusinger (1968) FS H. Hubmann (1985)

FS A. Hueck (1959) FS H. Isay (1933) FS O. Kimminich (1999) FS H. Kirchner (1985) FS Z. Kitagawa (1992) FS R. Klaka (1987) FS R. König (2003) FS A. Kraft (1998)

XXIV

Jura vigilantibus, Antoine Braun, les droits intellectuels, le barreau, hrsg von F. de Visscher, Brüssel 1994 = GRUR 1993, 163 ff Rechtsvergleichung, Europarecht und Staatenintegration, 1983 Binsenweisheiten des Immaterialgüterrechts, Festschrift für Lucas David zum 60. Geburtstag, hrsg von M. Kurer u.a., Zürich 1996 Europarecht, Kartellrecht, Wirtschaftsrecht, Festschrift für Arved Deringer, hrsg von U. Everling, K.-H. Narjes, J. Sedemund, 1993 Festschrift für Erwin Deutsch zum 70. Geburtstag, hrsg von H.-J. Ahrens ua, 1993 Urheberrecht - Gestern - Heute - Morgen, Festschrift für Adolf Dietz zum 65. Geburtstag, hrsg von P. Ganea, Ch. Heath und G. Schricker, 2001 Vom deutschen zum europäischen Recht, FS für H. Dölle, hrsg von E. von Caemmerer, A. Nikisch, K. Zweigert, 2 Bde 1963 Staat und Völkerrechtsordnung, Festschrift für Karl Doehring, hrsg von K. Hailbronner, G. Ress und T. Stein, 1989 The international lawyer, Freundesgabe für Wulf H. Döser, hrsg von F. Kübler ua, 1999 Festschrift für Jean Nicolas Druey zum 65. Geburtstag, herg von R. Schweizer H. Burkert, V. Gasser, 2002 Festschrift für Günther Eisenführ zum 70. Geburtstag, hrsg von Ch. Spintig und J. Ehlers, 2003 Festschrift für Willi Erdmann [zum 65. Geburtstag], hrsg von H.-J. Ahrens, J. Bornkamm, W. Gloy, J. Starck, J. v. Ungern-Sternberg, 2002 Festschrift für Ulrich Everling, hrsg von O. Due, M. Lutter, J. Schwarze, 1995 Festschrift für Wolfgang Fikentscher zum 70. Geburtstag, hrsg von B. Großfeld, R. Sack, Th. Möllers, J. Drexl und A. Heinemann, 1998 Festschrift für Alfred-Carl Gaedertz zum 70. Geburtstag, hrsg von G. Wild, I.-M. Schulte-Franzheim und M. Lorenz-Wolf, 1992 Festschrift für Dieter Gaul zum fünfundzwanzigjährigen Dozentenjubiläum, herausgegeben von der Technischen Akademie Wuppertal, 1980 Festschrift für Dieter Gaul zum 70. Geburtstag, hrsg von D. Boewer, B. Gaul, 1992 Festschrift für Karlmann Geiß zum 65. Geburtstag, hrsg von H.-E. Brandner, H. Hagen, R. Stürner, 2000 Wettberwerb im Wandel, Eberhard Günther zum 65. Geburtstag, hrsg von H. Gutzier, W. Herion, J. H. Kaiser, 1976 Währung und Wirtschaft. Das Geld im Recht, FS für Prof. Dr. Hugo J. Hahn zum 70. Geburtstag, hrsg von A. Weber u. a., 1997 Festschrift für Hermann Hämmerle, hrsg von H. Wünsche, 1972 Das Deutsche Patentamt 1975, Festschrift für Kurt Haertel, hrsg von U. C. Hallmann, 1975 Neue Entwicklungen im Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, Festschrift für Wolfgang Hefermehl zum 65. Geburtstag, hrsg von Ph. Möhring, P. Ulmer, G. Wilde, 1971 = GRUR 1996, 515 Recht und Wettbewerb, Festschrift für Horst Helm zum 65. Geburtstag, hrsg von Th. Bopp und W. Tilmann, 2002 Festschrift für Herbert Helmrich zum 60. Geburtstag, hrsg von K. Letzgus, H. Hill, H. H. Klein, D. Kleinert, G.-B. Oschatz, H. de With, 1994 Festschrift für Paul W. Hertin zum 60. Geburtstag, hrsg von Ch. Scherz und H.-J. Omsels, 2000 Ehrengabe für Bruno Heusinger, hrsg von R. Glanzmann, 1968 Beiträge zum Schutz der Persönlichkeit und ihrer schöpferischen Leistungen, Festschrift für Heinrich Hubmann zum 70. Geburtstag, hrsg von H. Forkel und A. Kraft, 1985 Festschrift für Alfred Hueck Beiträge zum Recht des gewerblichen und geistigen Eigentums des In- und Auslandes, Hermann Isay zum 60. Geburtstag, hrsg von M. Mintz, 1933 Vielfalt des Wissenschaftsrechts, Gedächtnisschrift für Prof. Dr. Otto Kimminich, hrsg von Ch. Fläming u. a., 1999 Festschrift für Hildebert Kirchner zum 65. Geburtstag, hrsg von W. Dietz und D. Pannier, 1985 Wege zum japanischen Recht. Festschrift für Zentaro Kitagawa zum 60. Geburtstag am 5.4.1992, hrsg von H.G. Leser und T. Isomura, 1992 Festschrift für Rainer Klaka, hrsg von G. Herbst, 1987 Materielles Patentrecht, Festschrift für Reimar König, hrsg von Ch. Ann, W. Anders, U. Dreiss, B. Jestaedt, D. Stauder, 2003 Festschrift für Alfons Kraft zum 70. Geburtstag, hrsg. von G. Hönn u. a., 1998

Abkürzungsverzeichnis FS H. Krüger (2001) FS G. Krüger-Nieland FS H. Lehmann (1956) FS O. Lieberknecht (1997) FS W. Lorenz (1991) FS R. Lukes (1990) FS J. Mantscheff (2000) FS R. Maunz (1981) FS F. Merz (1992) FS E.-J. Mestmäcker (1996) FS Ph. Möhring (1965) FS Ph. Möhring (1975) FS R. Moser von Filseck FS H. Nagel (1987)

FS A. Nikisch (1958) FS R. Nirk (1992) FS W. Nordemann (1999) FS W. Odersky (1996) FS W. Oppenhoff (1980) FS W. Oppenhoff (1985) FS G. Pfeiffer (1988)

FS H. Piper (1996) FS A. Preu (1988)

FS K. Qjiack (1991) FS E. Rabel (1954) FS O. Riese (1964) FS W. Ritter (1997) FS G. Roeber(1973) FS R. Rogge (2001) FS H. Saiger (1995)

FS O. Sandrock (2000) FS H. Schippel (1996) FS P. Schlechtriem (2003) FS W. Schluep (1988) FS F. Schönherr (1986) FS A. Söllner (1990)

Wissenschaftsrecht im Umbruch, Gedächtnisschrift für Hartmut Krüger, hrsg von P. Hanau ua, 2001 = GRUR 1980, 511 ff Das deutsche Privatrecht in der Mitte des 20. Jahrhunderts, Festschrift für Heinrich Lehmann zum 80. Geburtstag, hrsg von H. C. Nipperdey, 2 Bde 1956 Festschrift für Otfried Lieberknecht zum 70. Geburtstag, hrsg von E. Niederleithinger u.a., 1997 Festschrift für Werner Lorenz zum siebzigsten Geburtstag, hrsg von B. Pfister und M. R. Will, 1991 Festschrift für Rudolf Lukes zum 65. Geburtstag, hrsg von H. Leßmann, B. Großfeld und L. Vollmer, 1990 Technik und Recht, Festschrift für Jack Mantscheff zum 70. Geburtstag, hrsg von I. Jagenburg, 2000 Festschrift für Theodor Maunz zum 80. Geburtstag am 1. September 1981, hrsg von P. Lerche, H. Zacher und P. Badura, 1981 Festschrift für Franz Merz zum 65. Geburtstag am 3. Februar 1992, hrsg von W. Gerhardt, W. Henckel, J. Kilger, G. Kreft, 1992 Festschrift für Ernst-Joachim Mestmäcker zum siebzigsten Geburtstag, hrsg von U. Immenga u. a., 1996 Festschrift für Philipp Möhring zum 65. Geburtstag, hrsg von W. Hefermehl und H. C. Nipperdey, 1965 Festschrift für Philipp Möhring zum 75. Geburtstag, hrsg von W. Hefermehl, R. Nirk und H. Westermann, 1975 = GRUR 1972, 203 ff Beiträge zum internationalen Verfahrensrecht und zur Schiedsgerichtsbarkeit, Festschrift für Heinrich Nagel zum 75. Geburtstag, hrsg von W. J. Habscheid und K. H. Schwab, 1987 Festschrift für Arthur Nikisch, 1958 Festschrift für Rudolf Nirk zum 70. Geburtstag, hrsg von K. Bruchhausen, W. Hefermehl, P. Hommelhoff und H. Messer, 1992 Festschrift für Wilhelm Nordemann, hrsg von B. Zollner und U. Fitzner, 1999 Festschrift für Walter Odersky zum 65. Geburtstag am 17. Juli 1996, hrsg von R. Böttcher, G. Hueck und B. Jähnke, 1996 = GRUR 1980, 333 ff Festschrift für Walter Oppenhoff zum 80. Geburtstag, hrsg von W. Jagenburg, G. Meier-Reimer, T. Verhoeven, 1985 Strafrecht, Unternehmensrecht, Anwaltsrecht, Feststchrift für Gerd Pfeiffer zum Abschied aus dem Amt als Präsident des Bundesgerichtshofes, hrsg von O.F. Freiherr von Gamm, P. Raisch und K. Tiedemann, 1988 Festschrift für Henning Piper, hrsg von W. Erdmann, W. Gloy, R. Herber, 1996 Lohn der Leistung und Rechtssicherheit, Festschrift für Albert Preu zum 70. Geburtstag, hrsg von M. Bohlig, M. Brandi-Dohrn, L. Donle, M. Buddeberg, St. Schweyer, 1988 Festschrift für Karlheinz Quack zum 65. Geburtstag am 3. Januar 1991, hrsg von H. P. Westermann und W. Rosener, 1991 Festschrift für Ernst Rabel, hrsg von W. Kunkel und H. J. Wolff, 2 Bde 1954 Festschrift für Otto Riese aus Anlaß seines siebzigsten Geburtstages, hrsg von B. Aubin, E. von Caemmerer, P. Meylan, K. H. Neumayer, G. Rinck und W. Strauß, 1964 Festschrift für Wolfgang Ritter zum 70. Geburtstag, Hrsg von M. D. Kley u.a., 1997 Festschrift für Georg Roeber, hrsg von W. Herschel, F. Klein, M. Rehbinder, 1973 = GRUR 2001, 865 ff Strafrecht, Strafverfahrensrecht, Recht, FS für H. Saiger zum Abschied aus dem Amt als Vizepräsident des Bundesgerichtshofes, hrsg von A. Eser, H.-J. Kulimann, L. Meyer-Goßner, W. Odersky, R. Voss, 1995 Festschrift für Otto Sandrock zum 70. Geburtstag, hrsg von K. P. Berger, W. Ebke, S. Elsing, B. Großfeld, G. Kühne, 2000 Festschrift für Helmut Schippel zum 65. Geburtstag, hrsg von der Bundesnotarkammer, 1996 Festschrift für Peter Schlechtriem zum 70. Geburtstag, hrsg von I. Schwenzer und G. Haager, 2003 Innominatverträge, Festgabe zum 60. Geburtstag von Walter R. Schluep, hrsg von P. Forstmoser, P. Tercier, R. Zäch, 1988 Wirtschaftsrecht in Theorie und Praxis, Gedenkschrift für F. Schönherr, hrsg von W. Barfuß, H. Torggler, Ch. Hauer, L. Wiltschek, G. Kucsko, 1986 Geschichtliche Rechtswissenschaft. Freundesgabe für Alfred Söllner zum 60. Geburtstag am 5.2.1990, hrsg von G. Köbler, M. Heinze, J. Schapp, 1990

XXV

Abkürzungsverzeichnis FS Α. Söllner (2000)

FS A. Sölter (1982) FS D. Stauder FS E. Steindorff (1990) FS sz Juristentag 1994 FS W. Tilmann (2003) FS F. Traub (1994) FS A. Troller (1976) FS E. Ulmer FS R. Vieregge (1995) FS R. Volhard (1996) FS W. vom Stein (1961) FS E. von Caemmerer (1978) FS H. von der Groeben (1987) FS O.-F. von Gamm (1990) FS FS FS FS

W. Wendel (1969) G. Wilde (1970) 10 Jahre BPatG (1971) 10 Jahre DVS (1999)

FS 10 Jahre Rspr. GBK EPA (1996) FS 20 Jahre W P P (1975) FS FS FS FS

25 Jahre 25 Jahre 40 Jahre 50 Jahre

BGH (1975) BPatG (1986) BPatG (2001) BGH (2000)

FS 50 Jahre deutsche Patentanwaltschaft (1950) FS 50 Jahre DPMA FS zum 75jährigen Bestehens des Deutschen Patentamts FS 75 Jahre ÖPA (1974) FS 75 Jahre Pro Honore (2000) FS DPA 100 Jahre Marken-Amt (1994) FS 100 Jahre AIPPI (1997) FS 100 Jahre eidg. PatG (1988) FS 100 Jahre GRUR (1991)

FS 100 Jahre Schweizer Juristenvereinigung (1961) FS 100 Jahre Patentamt (1977)

Europas universale rechtsordnungspolitische Aufgabe im Recht des dritten Jahrtausends, Festschrift für Alfred Söllner zum 70. Geburtstag, hrsg von G. Köbler u.a., 2000 Wettbewerbsordnung und Wettbewerbsrealität, Festschrift für Arno Sölter zum 70. Geburtstag, hrsg von C.-A. Andreae und W. Benisch, 1982 = HC 31 (2000), 625 ff Festschrift für Ernst Steindorff zum 70. Geburtstag am 13. März 1990, hrsg von J. F. Baur, K. J. Hopt, Κ. P. Mailänder, 1990 Aspekte des Gesellschaftsrechts, Festgabe zum schweizerischen Juristentag 1994, 1994 Festschrift für Winfried Tilmann zum 65. Geburtstag, hrsg von E. Keller, C. Piassmann und A. von Falck, 2003 Festschrift für Fritz Traub zum 65. Geburtstag, hrsg von C. D. Asendorf, J. Dembowski, J. Maruhn und H. Weiss, 1994 Homo creator, Festschrift für Alois Troller zum 70., 1976 = GRUR Int. 1973, 207 ff; siehe auch unter Mitarbeiter FS E. Ulmer Festschrift für Ralf Vieregge zum 70. Geburtstag am 6. November 1995, hrsg von J. Baur, R. Jacobs, M. Lieb, P.-C. Müller-Graff, 1995 Recht, Geist und Kunst, liber amicorum für Rüdiger Volhard, hrsg von K. Reichert u.a., 1996 Festschrift Werner vom Stein zum 25-jährigen Bestehen der Kammer für Patentstreitsachen am Landgericht Düsseldorf, hrsg von K. Bruchhausen, 1961 Festschrift für Emst von Caemmerer zum 70. Geburtstag, hrsg von H. C. Fischer, 1978 Eine Ordnungspolitik für Europa, Festschrift für Hans von der Groeben zu seinem 80. Geburtstag, hrsg von E.-J. Mestmäcker, H. Möller und H.-P. Schwarz, 1987 Festschrift für Otto-Friedrich Frhr. v. Gamm, hrsg von H. Erdmann, H.-K. Mees, H. Piper, O. Teplitzky, W. Hefermehl, P. Ulmer, 1990 Festschrift für Senatspräsident Wilhelm Wendel, hrsg von R. Klaka, 1969 Festschrift für Günther Wilde zum 70. Geburtstag (1970) Zehn Jahre Bundespatentgericht, hrsg von E. Häußer, 1971 Ehrenamtliche Richter & 8211; Demokratie oder Dekoration am Richtertisch? Festschrift zum zehnjährigen Bestehen der DVS [Deutsche Vereinigung der Schöffinnen und Schöffen], hrsg von H. Lieber und U. Sens, 1999 Zehn Jahre Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer im Europäischen Patentamt, hrsg von Mitgliedern der Großen Beschwerdekammer im EPA, 1996 Entwicklungstendenzen im gewerblichen Rechtsschutz, Festschrift für den VVPP zum 20jährigen Bestehen, 1975 FS 25 Jahre Bundesgerichtshof, hrsg von G. Krüger-Nieland, 1975 25 Jahre Bundespatentgericht, hrsg vom Bundespatentgericht, 1986 = GRUR 2001, 545 ff Festschrift aus Anlaß des fünfzigjährigen Bestehens von Bundesgerichtshof, Bundesanwaltschaft und Rechtsanwaltschaft beim Bundesgerichtshof, hrsg von K. Geiß, K. Nehm, E.-E. Brandner, H. Hagen (2000) 50 Jahre deutsche Patentanwaltschaft, hrsg vom Vorstand der deutschen Patentanwaltskammer, 1950 = Festheft 50 Jahre Deutsches Patent- und Markenamt in München, GRUR 1999, 781 ff = B1PMZ 1952, 205 ff; GRUR 1952, 260 ff Festschrift 75 Jahre österreichisches Patentamt Gute Beispiele setzen schlechte Sitten ins Unrecht, 75 Jahre Arbeit in Grauzonen der Wirtschaft, red von O. Dobbeck, 2000 hrsg von Deutsches Patentamt / Deutsche Vereinigung f. gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht / Patentanwaltskammer / Deutscher Verband d. Patentingenieure und Patentassessoren, red von Frank Goebel AIPPI und die Entwicklung des Gewerblichen Rechtsschutzes 1897 bis 1997 Festschrift zum 100-jährigen Bestehen des eidgenössischen Patentgesetzes Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht in Deutschland, Festschrift zum hundertjährigen Bestehen der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht und ihrer Zeitschrift, hrsg durch F.-K. Beier, A. Kraft, G. Schricker, E. Wadle, 2 Bde Festschrift zum Zentennarium der Schweizer Juristenvereinigung, 1961 2 Bde

XXVI

Abkürzungsverzeichnis Mélanges D. Stauder M i t a r b e i t e r s E. Ulmer (1973) WissFS 50 Jahre BGH (2000)

La défense des droits de la propriété industrielle en Europe, aux Etats-Unis et au Japon, Mélanges offerts à Dieter Stauder, Collection C.E.I.P.I., 2001 Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Wirtschaftsrecht, Mitarbeiterfestschrift zum 70. Geburtstag von Eugen Ulmer, 1973 50 Jahre Bundesgerichtshof, Festgabe der Wissenschaft, hrsg von C.-W. Canaris, Α. Heldrich, Κ. J. Hopt, C. Roxin, K. Schmidt, G. Widmaier, 4 Bde (2000)

Textausgaben, Rechtsprechungsübersichten und Hilfsmittel Anders

Aus der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts im Jahre ...

Bartenbach ua Baudenbacher

Bausch Beier/Hennemann (Hrsg) Beier/Schricker/Fikentscher lHrsg) Deutsches Patent- und Markenamt (Hrsg) Europäisches Patentamt (Hrsg) dasselbe (Generaldirektion Beschwerde) (Hrsg) Fernuniversität Hagen/ Patentanwaltskammer (Hrsg) Gareis Gewerblicher Rechtsschutz,... Hasselblatt Haertel/Krieger/Kaube (Hrsg) Inter Nationes Kase Keukenschrijver Keukenschrijver Locher/Mes (Hrsg) Moser

Rätzle/Butenschön/Bergmann Schulte Uexküll/Reich M. von Rospatt

Neue Entwicklungen in der Rechtsprechung zum Patentrecht, in Ring (Hrsg) Tagungsband 2. Freiberger Seminar zur Praxis des Gewerblichen Rechtsschutzes, 2000, 53 (jährliche Rechtsprechungsübersichten in den Jahresberichten des BPatG und in GRUR des Folgejahrs) GRUR 1978, 404 (Maue-zur Rocklage); 1979, 341 (Starci.)·, 1980, 815; 1981, 489; 1982, 379; 1983, 267; 1984, 479 (Schwendy); 1985, 403; 1986, 565; 1987, 325 (Ströbele); 1988, 413 (Schade); 1989, 388 (Schade/Hellebrand); 1990, 483 (Hellebrand/Ströbele); 1991, 483 (Anders/Schade/Ströbele); 1992, 347; 1993, 631; 1994, 399 (Pösentrup/Schade/Ströbele); 1995, 365; 1996, 303 (Pösentrup/Keukenschrijver/ Ströbele); 1997, 487 (Anders/Hacker); 1998, 604; 1999, 443; 2000, 257(Anders); 2001, 276; 2002, 289 (Kellaer); 2003, 369 (Kellerer); zuvor unter dem Titel Die Tätigkeit des Bundespatentgerichts im Jahre ...: GRUR 1974, 268; 1975, 250; 1976, 242 (Neuperth); 1977, 588 (Maue-zur Rocklage) Formularsammlung zum gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht 2 , 1998 (auch Diskette) Aktuelle Entwicklungen in der immaterialgüterrechtlichen Rechtsprechung der Europäischen Gerichtshöfe, in: Baudenbacher/Simon (Hrsg) Drittes St. Galler Internationales Immaterialgüterrechtsforum 1999 (2000), 1 Nichtigkeitsrechtsprechung in Patentsachen, 3 Bde, 2000/2002 Patent- und Musterrecht (Beck-Texte 5563)6, 2002 German Industrial Property, Copyright and Antitrust Laws3, 1996 (Loseblatt) Taschenbuch des Gewerblichen Rechtsschutzes, 4 Bde (Loseblatt) Europäisches Patentübereinkommen, Textausgabe 10 , 2000 Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts4, 2001, sowie jährliche Ausgaben (RBK) Recht für Patentanwältinnen und Patentanwälte, darin: van Hees Verfahrensrecht in Patentsachen, und Winzer Der Patent- und Know-how-Lizenzvertrag Die patentamtlichen und gerichtlichen Entscheidungen in Patent-, Muster- und Markenschutzsachen, einschl neuer Folge ab 1896 19 Bde 1881 bis 1914 Wettbewerbsrecht, Urheberrecht (Loseblatt, Beck) Gewerblicher Rechtsschutz (Anwaltstexte), 1996 Arbeitnehmererfinderrecht, Textausgabe 4 , 1995 Patentgesetz und Europäisches Patentübereinkommen, 1991 (auch in englischer, französischer und spanischer Sprache) Dictionary of Industrial Property, 1980 (engl/span/franz/dt) Neue Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Patentrecht seit Inkrafttreten des 2.PatGÄndG, Mitt 2000, 435 Aktuelle BGH-Rechtsprechung zu europäischen Patenten, VPP-Rdbr 2000, 96 Beck'sches Prozeßformularbuch 7 , 1995 Neueste Rechtsprechung der Organe des Europäischen Patentamts (EPA), in: Baudenbacher/Simon (Hrsg) Drittes St. Galler Internationales Immaterialgüterrechtsforum 1999 (2000) Gesetz über Arbeitnehmererfindungen/Act on Employees' Inventions 2 , 2000 Patent- und Musterrecht, Textausgabe 5 , 1995 Wörterbuch der Patent- und Markenpraxis 5 , 1998 (dt/engl, engl/dt) Die Rechtsprechung der 4. Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf in Patentstreitsachen im Jahr 1999, Mitt 2000, 287

Zeitschriften und Entscheidungssammlungen ABl EG ABl EPA AcP AJP Ann. propr. ind. AntBul

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Amtsblatt des Europäischen Patentamts Archiv für civilistische Praxis Aktuelle juristische Praxis Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire The Antitrust Bulletin xxvn

Abkürzungsverzeichnis AöR AP AuR BAGE BAnz BB Bek AfEP BFHE BFH/NV BfS BGBl BGE BGH-DAT Ζ BGHR BGHRep BGHSt BGHZ BIE BIStSozArbR B1PMZ BOPI BPatGE BRDrs BStBl BTDrs BVerfGE BVerwGE CahDrEur CIT CMLR CPR CR DB DEPATIS DEPATISnet DJ dn Β DÖD DÖV DPINFO DR DRiZ DRZ DuD DVB1 ecolex EFG EGR EIPR ENPR Entsch EPA (Generaldirektion Beschwerde) (Hrsg) EPA-E EPI-Inf EPOR EuPatBl EurLawRev EuV EuZW EWS FSR Gareis

XXVIII

Archiv des öffentlichen Rechts Nachschlagewerk des Bundesarbeitsgerichts (Arbeitsrechtliche Praxis) Arbeit u n d Recht Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts; s auch sz BAGE Bundesanzeiger Der Betriebsberater B e k a n n t m a c h u n g e n des Amtes f ü r Erfindungs- u n d Patentwesen der Deutschen Demokratischen Republik S a m m l u n g der Entscheidungen u n d Gutachten des Bundesfinanzhofs S a m m l u n g amtlich nicht veröffentlichter Entscheidungen des BFH Blatt f ü r Sortenwesen Bundesgesetzblatt Entscheidungen des Schweiz. Bundesgerichtes BGH-DAT Zivilsachen (Datenbank) Systematische S a m m l u n g der Entscheidungen des BGH BGH-Report, 2001 ff Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Strafsachen Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen Bijblad bij De Industríele Eigendom Blatt f ü r Steuer-, Sozialversicherungs- u n d Arbeitsrecht Blatt f ü r Patent-, Muster- u n d Zeichenwesen Bulletin officiel de la propriété industrielle Entscheidungen des Bundespatentgerichts Bundesratsdrucksache Bundessteuerblatt Bundestagsdrucksache Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts Cahiers de droit européen Chemie-Ingenieur-Technik C o m m o n Market Law Review Canadian Patent Reporter/Review Computer u n d Recht Der Betrieb elektronisches Archiv des DPMA Datenbestände von DEPATIS online Deutsche Justiz Der Neuerer Teil Β Der öffentliche Dienst Die öffentliche Verwaltung Auskunftssystem des DPMA Deutsches Recht Deutsche Richterzeitung Deutsche Rechts-Zeitschrift Datenschutz u n d Datensicherung Deutsches Verwaltungsblatt Fachzeitschrift f ü r Wirtschaftsrecht (Österreich) Entscheidungen der Finanzgerichte E n t s c h e i d u n g s s a m m l u n g Arbeitnehmererfindungsrecht (früher: Entscheidungss a m m l u n g Gewerblicher Rechtsschutz), hrsg von Gaul/Bartenbach, 1972 ff European Intellectual Property Review European National Patent Reports Landgericht Düsseldorf, Entscheidungen der 4. Zivilkammer Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, 1996 Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA EPI-Information European Patent Office Reports Europäisches Patentblatt European Law Review Erfindungs- u n d Vorschlagswesen Europäische Zeitschrift f ü r Wirtschaftsrecht Europäisches Wirtschafts- u n d Steuerrecht Fleet Street Reports (früher Fleet Street Patent Law Reports) Die patentamtlichen u n d gerichtlichen Entscheidungen in Patent-, Muster- u n d Markenschutzsachen, einschl neuer Folge ab 1896 19 Bde 1881 bis 1914

Abkürzungsverzeichnis GazPal GoltdArch GRUR GRUR Ausi GRUR. Int HRR ICLQ. IDEA Ing.-Cons. IPRax iur JA JCP JJGrAIPPI JMB1 JPOS JPTOS JR JurBüro JurPC JuS JVB1 JW JWIP JWorldTrL JZ KritV LiechtJZ Liedl LM MA ManlntProp MarkenR MDR Mitt MR MuW NedJ NIR NJ NJB NJW NJW-CoR NJW-RR NJWE-VHR NJWE-WettbR NVwZ NVwZ-RR NZA ÖBl OGZ ÖJZ OLGRep OLGZ ÖPB1 PatBl PatentiLic PatLic PatWorld Pharmlnd PIBD Proprlnd

Gazette du Palais (Frankreich) Goltdammers Archiv für Strafrecht Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht s GRUR Int Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil, teilweise Auslands- und Internationaler Teil Höchstrichterliche Rechtsprechung The International and Comparative Law Qyarterly Idea - The Patent, Trademark, and Copyright Journal of Research and Education (USA)ber Steuer und Wirtschaft L'Ingénieur-Conseil, Revue technique et juridique des droits intellectuels (Belgien) Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts Informatik und Recht Juristische Arbeitsblätter Juris-dasseur périodique Journal of the Japanese Group of AIPPI Justizministerialblatt Journal of the Patent Office Society Journal of the Patent and Trademarks Office Society Juristische Rundschau Das juristische Büro Jur-PC (Zeitschrift) Juristische Schulung Justizverwaltungsblatt Juristische Wochenschrift Journal of World Intellectual Property Journal of World Trade Law Juristenzeitung Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft Liechtensteinische Juristen-Zeitung Liedl, Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen, Patentnichtigkeitsklagen Lindenmaier/Möhring, Nachschlagewerk des Bundesgerichtshofs Der Markenartikel Managing intellectual property Markenrecht Monatsschrift für Deutsches Recht Mitteilungen der deutschen Patentanwälte, zeitweise Mitteilungen aus dem Verband der deutschen Patentanwälte Medien und Recht (Österreich) Markenschutz und Wettbewerb Nederlandse Jurisprudentie Nordisk Immateriellt Rättsskydd (Schweden) Neue Justiz Nederlands Juristenblad Neue juristische Wochenschrift NJW-Computerreport NJW-Rechtsprechungs-Report NJW-Entscheidungsdienst Versicherungs- und Haftungsrecht NJW-Entscheidungsdienst Wettbewerbsrecht Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht Rechtsprechungs-Report Neue Zeitschrift für Arbeits- und Sozialrecht Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht Entscheidungen des Obersten Gerichts der DDR in Zivilsachen Österreichische Juristen-Zeitung OLG-Report (mit näherem Zusatz) Entscheidungen der Oberlandesgerichte in Zivilsachen (österreichisches) Patentblatt Patentblatt Patenti i Licenzii Patent and licensing Patent World, London Pharmazeutische Industrie Propriété industrielle - Bulletin de documentation La Propriété Industrielle, seit 1995 La Propriété Industrielle et le Droit d'auteur, bis Mai 1998, seither Revue de l'OMPI

XXIX

Abkürzungsverzeichnis PTCJ RBK RdA RDPI RDV Rev.tr.dr.comm. Rev.tr.dr.eur. RGBl RGSt RGZ RiA RIPIA Riv.dir.ind. Riv.propr.intell. e ind. RIW ROHGE RPC RRPI RsprDB ArbEG Rpfleger RzU Schulte-Kartei SchwPMMBl siel SJZ Slg SMI

StBp UFITA USPQ. VPP-Rdbr wbl WIB WIPR WiRO wistra WM WRP WuW ZAkDR ZBR ZEuP ZfA ZfRV ZGR ZHR ZRP ZVglRWiss ZZP

Patent, Trademark and Copyright Journal Die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA im Jahr ..., Sonderausgabe zu ABl EPA jeweils des Folgejahrs (zitiert m i t Angabe des Vorjahrs) Recht der Arbeit Revue d u droit de la propriété industrielle (Frankreich) Recht der Datenverarbeitung Revue trimestrielle d u droit commerciel (Frankreich) Revue trimestrielle de droit européen (Frankreich) Reichsgesetzblatt Entscheidungen des Reichsgerichts in Strafsachen Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen Recht im A m t Revue internationale de la propriété industrielle et artistique (Frankreich) Rivista di diritto industriale (Italien) Rivista della proprietà intellettuale ed industriale (Italien) Recht der Internationalen Wirtschaft, zeitweise RIW/AWD (Außenwirtschaftsdienst des Betriebs-Beraters) Entscheidungen des Reichsoberhandelsgerichts Reports of Patent, Design a n d Trade m a r k cases Revista r o m a n a de proprietate industriala, Bukarest Hellebrand/Schmidt Rechtsprechungsdatenbank ArbEG 3 , 2001 Der deutsche Rechtspfleger Rechtsprechung z u m Urheberrecht hrsg von Schulte (auch als CD-ROM) Schweizerisches Patent-, Muster- u n d Markenblatt (Schweiz.) ZS f ü r Immaterialgüter-, Informations- u n d Wettbewerbsrecht (ab 1997, zuvor SMI) Schweizerische Juristen-Zeitung S a m m l u n g der Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs Schweizerische Mitteilungen über Immaterialgüterrecht (bis 1996), bis 1984 Schweizerische Mitteilungen über gewerblichen Rechtsschutz u n d Urheberrecht, ab 1997 siel Die steuerliche Betriebsprüfung Archiv f ü r Urheber-, Film-, Funk- u n d Theaterrecht The United States Patent Quarterly (USA) VPP-Rundbrief Wirtschaftsrechtliche Blätter Wirtschaftsrechtliche Beratung World Intellectual Property Report, London Wirtschaft u n d Recht in Osteuropa ZS f ü r Wirtschaft, Steuer, Strafrecht Wertpapier-Mitteilungen Teil IV Wettbewerb in Recht u n d Praxis Wirtschaft u n d Wettbewerb Zeitschrift der Akademie f ü r Deutsches Recht Zeitschrift f ü r Beamtenrecht Zeitschrift f ü r europäisches Privatrecht Zeitschrift f ü r Arbeitsrecht Zeitschrift f ü r Rechtsvergleichung, int. Privatrecht u n d Europarecht (Österreich) Zeitschrift f ü r gewerblichen Rechtsschutz Zeitschrift f ü r das gesamte Handelsrecht u n d Wirtschaftsrecht Zeitschrift f ü r Rechtspolitik Zeitschrift f ü r vergleichende Rechtswissenschaft Zeitschrift f ü r Zivilprozess

Abkürzungen aA aaO abgedr abl ABl Abs Abschn abw aE aF

XXX

anderer Ansicht am angegebenen Ort abgedruckt ablehnend (-e, -er) Amtsblatt Absatz Abschnitt abweichend am E n d e alte Fassung

Abkürzungsverzeichnis AfEP AGGVG AHKG AIPPI allg allgM AMG AMVO ÄndG ÄndVO Anh Ani Anm AnspÜbersV ao AO AOEPÜ AOPCT ArbEG ArbGb ArbGG ArbN ArbNErfV ARIPO Art Aufl ausf AusstG austral Az BAG BayObLG BBG Bd Bde bdkl Begr Beil Bek belg ber betr BFH BG BGB BGH BioTRl BIRPI

BKartA BM BMA BMJ BMVtg BPatG BRAGebO brit BSA BSHG Bsp

Amt für Erfindungs- und Patentwesen (ehem. DDR) Ausführungsgesetz zum Gerichtsverfassungsgesetz Gesetz der Alliierten Hohen Kommission Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle (Internationale Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz) allgemein allgemeine Meinung Arzneimittelgesetz Verordnung (EWG) Nr 1768/92 des Rates vom 18.6.1992 über die Schaffung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Arzneimittel Änderungsgesetz Änderungsverordnung Anhang Anlage Anmerkung Verordnung über die Übersetzungen der Ansprüche europäischer Patentanmeldungen außerordentlich Ausführungsordnung; auch: Abgabenordnung Ausfuhrungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen Ausführungsordnung zum Patentzusammenarbeitsvertrag Gesetz über Arbeitnehmererfindungen Arbeitgeber Arbeitsgerichtsgesetz Arbeitnehmer (auch in Zusammensetzungen) VO über die steuerliche Behandlung der Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen Organisation für geistiges Eigentum im englischsprechenden Afrika Artikel Auflage ausführlich Gesetz über den Schutz von Erfindungen, Mustern und Warenzeichen auf Ausstellungen australisch Aktenzeichen Bundesarbeitsgericht Bayerisches Oberstes Landesgericht Bundesbeamtengesetz Band Bände bedenklich Begründung Beilage Bekanntmachung belgisch berichtigt betreffend (-e, -en, -es) Bundesfinanzhof (Schweiz.) Bundesgericht Bürgerliches Gesetzbuch Bundesgerichtshof Biotechnologie-Richtlinie Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la Propriété Intellectuelle, Vereinigte Internationale Büros zum Schutze des gewerblichen, literarischen und künstlerischen Eigentums Bundeskartellamt Bundesminis teitium) Bundesminister(ium) für Arbeit (und Sozialordnung) Bundesminister(ium) der Justiz Bundesminister(ium) der Verteidigung Bundespatentgericht Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte britisch Bundessortenamt Bundessozialhilfegesetz Beispiel (-e)

XXXI

Abkürzungsverzeichnis Buchst BV BVerfG BVerwG bzgl bzw

Buchstabe Budapester Vertrag über die internationale Anerkennung der Hinterlegung von Mikroorganismen für die Zwecke von Patentverfahren Bundesverfassungsgericht Bundesverwaltungsgericht bezüglich beziehungsweise

CA CAFC CBC CBE CCass chin CIPA CPI

Corte di Appello, Cour d'appel, Court of Appeal Court of Appeal for the Federal Circuit GPÜ (frz Bezeichnung) EPÜ (frz Bezeichnung) Cour de Cassation chinesisch Chartered Institute of Patent Agents (frz) Code de la propriété intellectuelle

dän dass DDR ders dh dies Diss DNA, DNS DPA DPAV DPAVwKostV

dänisch dasselbe Deutsche Demokratische Republik derselbe das heißt dieselbe(n) Dissertation Desoxyribonudeinsäure Deutsches Patentamt, seit 1.11.1998 Deutsches Patent- und Markenamt Verordnung über das Deutsche Patentamt vom 5.9.1968, jetzt DPMAV Verordnung über die Verwaltungskosten beim Deutschen Patentamt, jetzt DPMAVwKostV Verordnung über das Deutsche Patent- und Markenamt Verordnung über die Verwaltungskosten beim Deutschen Patent- und Markenamt Deutsches Richtergesetz deutsch Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht Durchführungsverordnung derzeit

DPMAV DPMAVwKostV DRiG dt DVGR DVO dzt EFTA EG EGBGB EGMR EGStGB EGV EGZPO EinigV Einl EinsprRl EintrRl EMRK EMRKomm entspr EPA EPO EPÜ ErfBenV ErfV ERGE ErstrG EU EuG EuGH EuGWO

ΧΧΧΠ

Europäische Freihandelszone Europäische Gemeinschaft(en) Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte Einführungsgesetz zum Strafgesetzbuch Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft Gesetz betreffend die Einführung der Zivilprozessordnung Einigungsvertrag Einleitung Richtlinien für das Einspruchsverfahren Eintragungsrichtlinien Europäische Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten Europäische Kommission für Menschenrechte entsprechend (-e, -em, -en, -er, -es; auch in Zusammensetzungen wie dementsprechend oder zweckentsprechend) Europäisches Patentamt Europäische Patentorganisation; auch: European Patent Office (Europäisches Patentamt) Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente (Europäisches Patentübereinkommen) Verordnung über die Benennung des Erfinders (Erfinderbenennungsverordnung) VO über die einkommensteuerliche Behandlung der freien Erfinder eidgenössische Rekurskommission für geistiges Eigentum Erstreckungsgesetz Europäische Union Europäisches Gericht 1. Instanz Europäischer Gerichtshof Verordnung (EG) Nr. 44/2001 vom 22.12.2000 des Rates über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivilund Handelssachen

Abkürzungsverzeichnis EuGVÜ

EuratomV EuroFormÜ EuroLÜ EWG EWGV EWR

Übereinkommen der EG über die gerichtliche Zuständigkeit u n d die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- u n d Handelssachen (Europäisches Gerichtsstands- u n d Vollstreckungsübereinkommen) europäisch Gesetz über die Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte in Deutschland vom 9.3.2000 Vertrag zur G r ü n d u n g der Europäischen Atomgemeinschaft Europäische Übereinkunft über Formerfordernisse bei Patentanmeldungen Europäisches Legalisationsabkommen Europäische Wirtschaftsgemeinschaft Vertrag zur G r ü n d u n g der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft Europäischer Wirtschaftsraum

f ff FG FGG FICPI Fn frz FS

folgende(r); (-s) folgende Finanzgericht Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit Fédération internationale des conseils en propriété industrielle Fußnote französisch Festschrift

GATT

gem GeschmMG GG ggf GH GKG GmS OGB GPatG 2.GPatG GPÜ GPVO grds griech GSortV GVG GWB HABM Halbs HG HGB HighC HISchG HISchAnmV HLÜ hM HoL HRR Hrsg hrsg HSanG

General Agreement on Tariffs and Trade (Allgemeines Zoll- u n d Handelsabkommen) Große Beschwerdekammer (EPA) Gesetzblatt Gebrauchsmustergeändert Gebrauchsmusteränderungsgesetz Gebrauchsmusteranmeldeverordnung Gebrauchsmustergesetz Gebührenverzeichnis (Anlage zu $ 2 Abs 1 PatKostG, vor 2002 Anlage zu $ 1 PatGebG) gemäß (auch in Zusammensetzungen wie ordnungsgemäß) Geschmacksmustergesetz Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland gegebenenfalls Gerechtshof (Niederlande, Belgien) Gerichtskostengesetz Gemeinsamer Senat der obersten Gerichtshöfe des Bundes Gemeinschaftspatentgesetz Zweites Gemeinschaftspatentgesetz Gemeinschaftspatentübereinkommen Verordnung über das Gemeinschaftspatent grundsätzlich griechisch Verordnung über den gemeinschaftlichen Sortenschutz Gerichtsverfassungsgesetz Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt Halbsatz Handelsgericht (Österreich, Schweiz) Handelsgesetzbuch High Court Halbleiterschutzgesetz Halbleiterschutz-Anmeldeverordnung Haager Legalisierungsübereinkommen herrschende Meinung House of Lords Höchstrichterliche Rechtsprechung Herausgeber herausgegeben Haushaltssanierungsgesetz

idF idR IGE

in der Fassung in der Regel (Schweiz.) Institut f ü r Geistiges Eigentum

eur EURAG

GBK GBl Gbmgeänd GebrMÄndG GebrMAnmV GebrMG GebVerz

xxxm

Abkürzungsverzeichnis insb InsO internat IntAusstÜ IntPatÜG IntPflanzÜ IPC iS iSd iSv it iVm iZw

insbesondere Insolvenzordnung international Übereinkommen über Internationale Ausstellungen Gesetz über Internationale Patentübereinkommen Internationales Übereinkommen zum Schutz von Pflanzenzüchtungen Internationale Patentklassifikation im Sinne im Sinne des (der) im Sinne von italienisch in Verbindung mit im Zweifel

JBeitrO JBK JGG jp JVKostV

Justizbeitreibungsordnung Juristische Beschwerdekammer (EPA) Jugendgerichtsgesetz japanisch Verordnung über Kosten im Bereich der Justizverwaltung

Kap KG KO Komm korean KostO KostVerz kr KtG

Kapitel Kammergericht Konkursordnung Kommentar koreanisch Kostenordnung Kostenverzeichnis kritisch Kantonsgericht (Schweiz)

LAG lfd LG liechtenst liSp Lit LS LugÜ

lux

Landesarbeitsgericht laufend (-e, -en, -er, auch in Zusammensetzungen wie fortlaufend) Landgericht liechtensteinisch linke Spalte Literatur Leitsatz Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen vom 16.9.1988 (LuganoÜbereinkommen) luxemburgisch

m MarkenG MarkenRRefG m Nachw MittPräsDP(M)A mwN

mit (nur in Verbindungen wie m Anm, m Nachw) Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz) Markenrech tsreformgesetz mit Nachweis(en) Mitteilung des Präsidenten des Deutschen Patent- (und Marken-)amts mit weiteren Nachweisen

Nachw NATOGeheimÜ

Neubek nF nl nlHR Nr

Nachweis(e) NATO-Übereinkommen über die wechselseitige Geheimhaltung verteidigungswichtiger Erfindungen, die den Gegenstand von Patentanmeldungen bilden NATO-Übereinkommen über die Weitergabe technischer Informationen zu Verteidigungszwecken Neubekanntmachung neue Fassung niederländisch niederländischer Höge Raad Nummer

ö, öst (öPatG; ÖPA usw) OAPI OG OG DDR OGH OGH BrZ OLG

österreichisch(er, -es) Afrikanische Organisation für geistiges Eigentum Oberstes Gericht Oberstes Gericht der DDR Oberster Gerichtshof Oberster Gerichtshof für die Britische Zone Oberlandesgericht

NATOInfÜ

XXXIV

Abkürzungsverzeichnis OMPI ÖOGH ÖOPM öst OVG PA-DDR PatÄndG PatAnmV PatAnwGebO PatAnwO PatentsC PatG PatGÄndG PatÄndG DDR PatG-DDR PatGebG PatGebÄndG PatGebZV PatKostG PatRollV PatV-EG PatVertrGebG PCT PflSchG PLT poln port PräsBPatG PräsDPA PräsEPA ProzKostHG PrPG PrRl PSMVO

PVU RB RBerG RechRl rechtl RefE RegE reSp RG RL Rn ROHG RPflG Rspr rumän russ s S SaarEinglG SaatG SACEPO schwed serbokr

Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (Weltorganisation für geistiges Eigentum; WIPO) (österreichischer) Oberster Gerichtshof österreichischer) Oberster Patent- und Markensenat österreichisch(er, -es) Oberverwaltungsgericht Patentamt der DDR (zuvor: Amt für Erfindungs- und Patentwesen) Patentänderungsgesetz (mit Jahr: 1967) Patentanmeldeverordnung Patentanwaltsgebührenordnung Patentanwaltsordnung Patents Court Patentgesetz Gesetz zur Änderung des Patentgesetzes (1993) Patentänderungsgesetz der DDR (1990) Patentgesetz der Deutschen Demokratischen Republik (mit Jahr) Patentgebührengesetz Gesetz zur Änderung des Patentgesetzes Verordnung über die Zahlung der Gebühren des Deutschen Patent- und Markenamts und des Bundespatentgerichts Patentkostengesetz Verordnung über die Patentrolle österreichisches Patentverträge-Einführungsgesetz Gesetz über die Erstattung von Gebühren des beigeordneten Vertreters in Patent-, Gebrauchsmuster- und Sortenschutzsachen Patent Cooperation Treaty, Vertrag über die internatioale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (Zusammenarbeitsvertrag) Pflanzenschutzgesetz Patent Law Treaty (Patentharmonisierungsvertrag) polnisch portugiesisch Präsidenten) des Bundespatentgerichts Präsident des Deutschen Patentamts Präsident des Europäischen Patentamts Gesetz über die Prozesskostenhilfe Produktpirateriegesetz Richtlinien für die Prüfung von Patentanmeldungen Verordnung (EG) Nr. 1610/96 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23.7.1996 über die Schaffung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Pflanzenschutzmittel Pariser Verbandsübereinkunft Arrondissementsrechtbank (Niederlande) Rechtsberatungsgesetz Recherchenrichtlinien rechtlich(er, -es usw, auch in Zusammensetzungen) Referentenentwurf Regierungsentwurf rechte Spalte Reichsgericht Richtlinie Randnummer Reichsoberhandelsgericht Rechtspflegergesetz Rechtsprechung rumänisch russisch siehe Seite Gesetz über die Eingliederung des Saarlandes auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes Saatgutgesetz Standing Advisory Committee before the EPO (Ständiger Beratender Ausschuss beim EPA) schwedisch serbokroatisch

XXXV

Abkürzungsverzeichnis SGB Sgb sog Sort l.SortSchÄndG SortG span SstA StdT StGB str StRÄndG StraÜ stRspr SuprC sz sz BAGE

Sozialgesetzbuch Sachgebiet sogenannt Sortenschutz (in Zusammensetzungen) Erstes Gesetz zur Änderung des Sortenschutzgesetzes Sortenschutzgesetz spanisch Schiedsstelle nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen Stand der Technik Strafgesetzbuch strittig Strafrechtsänderungsgesetz Straßburger Übereinkunft zur Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Rechts der Erfindungspatente ständige Rechtsprechung Supreme Court schweizerisch schweizerisches Bundesamt für geistiges Eigentum (nunmehr IGE)

TBK TGI TRIPS tschech Tz

Technische Beschwerdekammer (EPA) Tribunal de Grande Instance Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights tschechisch Textziffer

ua uä ÜberlG ÜbersV unbdkl undok ungar unzutr UPOV

unter anderem und ähnlich(e, -es) Überleitungsgesetz auf dem Gebiet des Gewerblichen Rechtsschutzes (1.-6.) Verordnung über die Übersetzung europäischer Patentschriften unbedenklich undokumentiert ungarisch unzutreffend Union Internationale pour la Protection des obtentions végétales (Internationaler Verband zum Schutz von Pflanzenzüchtungen) UrheberrechtsGesetz über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte Gesetz über die Wahrnehmung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten (Urheberrechtswahrnehmungsgesetz) Vereinigte Staaten von Amerika unter Umständen Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb

UrhUrhG UrhWG USA uU UWG VereinfNovelle VerfGH VergRl VerwKostV VG VGH vgl VK VO Vorb VPP Vv WPP VwGO VwVfG VwZG WahrnV

WEG

XXXVI

Vereinfachungsnovelle Verfassungsgerichtshof Vergütungsrichtlinien Verordnung über Verwaltungskosten beim Deutschen Patentamt Verwaltungsgericht Verwaltungsgerichtshof vergleiche Vereinigtes Königreich Verordnung Vorbemerkung(en) s W P P (jetzt: Vereinigung von Personen mit einer Tätigkeit im Rahmen des Schutzes des industriellen und geistigen Eigentums) Veröffentlichung vorgesehen Verband der vertretungsberechtigten Patentingenieure und Patentassessoren e.V. (s VPP) Verwaltungsgerichtsordnung Verwaltungsverfahrensgesetz Verwaltungszustellungsgesetz Verordnung über die Wahrnehmung einzelner den Prüfungsstellen, der Gebrauchsmusterstelle, den Markenstellen und den Abteilungen des Deutschen Patentamts obliegender Geschäfte (Wahrnehmungsverordnung) Wohnungseigentumsgesetz

Abkürzungsverzeichnis WIPO WIPO-Übk WTO WTO-Übk WVK WzWZG

World Intellectual Property Organization (Weltorganisation für geistiges Eigentum; OMPI) Übereinkommen zur Errichtung der Weltorganisation für geistiges Eigentum World Trade Organization, Welthandelsorganisation Übereinkommen zur Errichtung der Welthandelsorganisation Wiener Vertragsrechtskonvention WarenzeichenWarenzeichengesetz

zB ZollKostVO ZPO ZPO-RG ZRHO ZS zT ZuSEntschG zust zutr zwd zwh

zum Beispiel Zollkostenverordnung Zivilprozessordnung Gesetz zur Reform des Zivilprozesses vom 27.7.2001 Rechtshilfeordnung für Zivilsachen Zeitschrift zum Teil Gesetz über die Entschädigung von Zeugen und Sachverständigen zustimmend zutreffend zweifelnd zweifelhaft

XXXVII

Patentgesetz vom 5.5.1936 in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.12.1980

Änderungen des Gesetzes: Nr.

ändernde Norm

vom

RGBl BGBl

1 2 3

Patentgesetz [1877] Patentgesetz [1891] PatAusfZwG PAGebErhG PAGebG Neubek Patentgesetz [1936] VerfPAVereinfG ÄndVO l.ÜberlG

25.05.1877 07.04.1891 06.06.1911 27.06.1922 09.07.1923 07.12.1923 05.05.1936 09.04.1938 28.10.1941 08.07.1949

501 79 243 Π 619 Π 297 Π 437 Π 117 II 129 Π 372 WiGBl 175

4

S.ÜberlG

18.07.1953

I 615

5 6

Neufassung [1953] 6.ÜberlG

18.07.1953 23.03.1961

I 623 I 274, ber 316

Neufassung [1961] PatÄndG 1967

09.05.1961 04.09.1967

I 549 I 953

9 10 11 12 13

Neufassung [1968] SortG 8.StRÄndG KostErmÄndG RiBezÄndG

02.01.1968 20.05.1968 25.06.1968 23.06.1970 26.05.1972

14 15 16

EGStGB KostÄndG IntPatÜG

02.03.1974 20.08.1975 21.06.1976

I 2 1429 I 741 I 805 I 841, ber 1830 1469 I 2189 Π 649

17

VereinfNovelle

03.12.1976

I 3281

1 2 3 4

Alfred Keukenschrijver

geänd (Ä) eingefügt (E) aufgehoben (A) 1—45 1-40 11 A; 30 Abs 3 A 8, 20, 26, 27 A 33 Abs 1 Satz 4, Abs 2 E 7, 8, 19, 23 Ä 1-60 33 Abs 1 Ä 37 Abs 3 A 8, 15, 17 Abs 2, 24 Abs 3 Abs 4, 30 Abs 3, 37 Abs 4, 41, 49 Abs 1, 51 Abs 2 Ä; 7 Abs 2, 14 Abs 6, 16 Abs 2, 30 Abs 5, 52 Abs 5 A 8 , 1 2 , 1 8 Abs 5, 22, 24, 26, 33 Abs 1, 36 Abs 4, 42 Abs 4, Abs 5, 43 Abs 1, 51 Abs 2 Ä; 13a, 30a, 36a, 44a, 46a-46i E: 52 A 1 Abs 2 Nr 1, 11 Abs 3, Abs 4 Satz 2, Satz 3, 12 Abs 1 Nr 3, Abs 2, 14 Abs 4 Satz 2, 15 Abs 1, 16 Satz 1, Satz 2, 17 Abs 2, Abs 3, 18, 22, 24 Abs 3, Abs 4, 26 Abs 2, 27, 30 Abs 3 Satz 1, 30a, 33, 34,35, 3 7 - ^ 1 , 4 2 , 4 3 Abs 1, Abs 2 Satz 1, 44, 44a, 45 Satz 1, 46, 46a, 46b Abs 2, 46e Abs 2, Abs 4, 46g Abs 1, Abs 2 Nr 2, Abs 3, 46h Abs 1 Ä; 30b-30g, 36b-36q, 41a-^ly, 42a—42m, 45a, 46k E; 12 Abs 3, 17 Abs 1, 1921, 36a Abs 5, 46i Abs 3 A 1 Abs 2, 4 Abs 1, 11, 17 Abs 3, 24, 26, 27 Abs 2, 28, 29, 30, 35, 36a Abs 3, 36d Abs 1, 36g Abs 1, 361, 41o Abs 3, 46b Ä; 14 Abs 6, 28a28c, 36p Abs 3, 43 Abs 5, 47a E 1 Abs 2 Ä 30a Abs 1 Satz 1, 30c, 30d Abs 1 Ä 22 Ä 36b Abs 2 Satz 1, 36e Ä; 36 f A 30c Abs 2, 46 Abs 2 Satz 1, 49 Ä; 50 A 42 Abs 2 Satz 3 Ä 1, 2, 4 Abs 3 Satz 1, 7 Abs 3, 10 Abs 1 Satz 1, 13, 23 Abs 3, 26 Abs 1, 28 Abs 2 Nr 3, 28b Abs 1, 28c Abs 2, 29, 30c, 30e Abs 1, 30 f Abs 1, 32 Abs 1, 35 Abs 1 Ä; 4 Abs 2, 26 Abs 4 Satz 2 A 41b Abs 2, 41i Abs 1, 43 Abs 1, 43, 43 Abs 3 Ä

Änderungen

Ei

BGBl

Nr.

ändernde Norm

18

GPatG

26.07.1979

I 1269

19

ProzKostHG

13.06.1980

I 677

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Neufassung [1981] GebrMÄndG KostÄndG PrPG 2. GPatG l.SortÄndG PatGÄndG RAPABerRNRegG MarkenRRefG GerFerienAbschG 2. PatGÄndG

16.12.1980 15.08.1986 09.12.1986 07.03.1990 20.12.1991 27.03.1992 23.03.1993 02.09.1994 25.10.1994 28.10.1996 16.07.1998

1981 I 1 I 1446 I 2326 1422 II 1354 I 727 I 366 I 2278 I 3082 I 1546 I 1827

31 32

3.RPflGÄndG RiGerUnabhStärkG

06.08.1998 22.12.1999

33 34 35 36

ZustRG ZPO-RG SchuldRModG KostRegBerG

25.06.2001 27.07.2001 26.11.2001 13.12.2001

I 2030 I 2598, ber 2000 I 1415 I 1206 I 1887 I 3138 I 3656

37 38

TransparenzPublG BioTRichtlUmsG

19.07.2002 28.07.2002 RegE 18.10.2000

GeschmacksmusterreformG

RegE

BioTRichtUmsG

RegE 25.6.2003

2

OLGVertrÄndG

geänd (Ä) eingefügt (E) aufgehoben (A) 4 Abs 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Abs 1, 18,24, 26, 27, 28,28a, 28b, 28c Abs 1, 30, 30e, 30g, 31, 35, 36 Abs 1, 36a, 36d Abs 1, 36g Abs 1, 361 Abs 3, 36m Abs 2, 36s, 3 7 , 4 0 Abs 2 , 4 1 a Abs 2, 41g, 41o Abs 3, 41y, 42, 421, 3,44a Abs 1, 46b, 46c, 46e, 46g, 47, 47a, 48, 49, 51 Abs 1 Ä; 6a, 6b, 9 Abs 2, I I a , I I b , 12a, 24a-24c, 26a-26e, 28d, 28e, 35a—35d, 36o, 36p, I m Abs 3, 41u Abs 2 E: 13a, 3 2 - 3 4 A; 6a wird 8a, 36o wird 36q, 36p wird 36r, 36q wird 36s I I a Abs 1, Abs 2, 14 Abs 4, 18 Abs 1 Ä; 4 6 a 46k E 1-146 15 Abs 3 E 135 Abs 3, 136 Ä 142 Ä; 140a, 140b, 142a E 23, 40 Ä 2Ä 16a, 49a E; 27, 30, 81, 142 Ä 143 Ä 41 Abs 2 E 99 Abs 4 Ä 34, 129 Satz 2 A; 34 E; 3, 16, 16a, 17 Abs 3, 23, 24, 26 Abs 2, 30, 31 Abs 2 Nr 2, 32, 35, 36 Abs 1, 37 Abs 1, 39 Abs 3, 41 Abs 1, 42 Abs 1, 44 Abs 1, 45 Abs 1, 48 Satz 1, 49 Abs 1, 49a Abs 3, 81 Abs 1, 85 Abs 1, 100 Abs 3, 102 Abs 2, 106 Abs 1, 110-114, 121, 122, 123, 123a, 126, 127, 132 Abs 2, 135, 136, 142a Abs 1 Ä 81 Abs 7 Ä 68 Ä 127 Ä 101 Abs 2, 136 Ä 147 E; 33, 141 Ä 18, 19, 57, 98 A; 123a E; 13, 16a, 17, 20, 23, 25, 27-32, 34, 39, 42-44, 47, 49a, 54, 58, 6 2 64, 67, 73, 80, 81, 85, 130, 143, 147 Ä 16a, 135, 147 Ä, 125a E 143 Ä

I 2681 I 2850 BTDrs 14/ 3, 2, 16a, 24, 85 A; la, 2a, 9a-9c E 5642 BTDrs 44 A 15/1075 BRDrs 546/03 1, 2, 9, 11, 16a, 24, 39, 85 A; la, 2a, 9a9c, 34a E

Alfred Keukenschrijver

Einl

Schrifttum

Einleitung PatG Übersicht

A. Geschichte des Patentrechts I. Vor dem 19. Jahrhundert: 1. Privilegienwesen 2. Statute of Monopolies 3. Vereinigte Staaten von Amerika 4. Frankreich II. Rheinbund; Deutscher Bund: 1. Linksrheinisches Deutschland 2. Preußen 3. Österreich 4. Bayern 5. Württemberg 6. andere Staaten 7. Zoll- und Handelsverein, Antipatentbewegung III. Deutsches Reich 1871 bis 1918: 1. Reichsverfassung, Patentschutzverein . . . . 2. Patentgesetz 1877 3. Patentgesetz 1891 4. Erster Weltkrieg IV. Deutsches Reich 1919 bis 1945: 1. Zwanziger Jahre 2. Patentgesetz 1936 3. Zweiter Weltkrieg V. 1945 bis 1990: 1. 1945 bis 1948 2. Vereinigtes Wirtschaftsgebiet, Bundesrepublik Deutschland bis 1956 3. Saareingliederung 4. 6. Überleitungsgesetz 5. Patentänderungsgesetz 1967 (Vorabgesetz) 6. Gesetz über Internationale Patentübereinkommen 7. Gemeinschaftspatentgesetz, Patentgesetz 1981 8. Produktpirateriegesetz VI. Deutsche Demokratische Republik VII. Entwicklung seit 1990: 1. Die deutsche Einigung: a. Einigungsvertrag b. Erstreckungsgesetz 2. 2. Gemeinschaftspatentgesetz 3. Erstes Sortenschutzänderungsgesetz 4. Patentänderungsgesetz 1993 und weitere Änderungen

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5. 2. Patentgesetzänderungsgesetz 6. Gesetz zur Bereinigung von Kostenregelungen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums 7. EG-Biotechnologie-Richtlinie Grundlagen des deutschen Patentrechts: I. Stellung des Patentrechts im Rechtssystem: 1. Immaterialgüterrecht; Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 2. Gesetzgebungszuständigkeit des Bundes . . 3. Rechtsquellen 4. Patentschutz und Verfassungsrecht: a. Verfassungsrechtliche Begründung des Erfinder- und Patentrechts b. Eigentumsgarantie c. Rechtsweggarantie 5. Patentschutz und Völkerrecht II. Das Patentrecht III. Bedeutung des Patentschutzes: 1. Allgemeines 2. Patentrechtstheorien 3. Patentschutz und Wettbewerb 4. Patente als verkehrsfähige Wirtschaftsgüter 5. Investitionslenkung durch Erfindungsschutz? 6. Erfindungsschutz oder Innovationsschutz? 7. Verhältnis Erfinder - Betrieb 8. Öffentliche Förderung der erfinderischen Tätigkeit 9. Gewerblicher Rechtsschutz in der rechtsund wirtschaftswissenschaftlichen Forschung und Lehre Patentrecht und Internationales Privatrecht: I. Allgemeines: 1. Territorialitätsgrundsatz 2. Inländerbehandlung II. Auslandsbezug III. Maßgebliche Bestimmungen Nationales Patentrecht und europäischer Binnenmarkt: I. Europäische Gemeinschaften; Europäische Union II. Europäischer Wirtschaftsraum III. Bilaterale Freihandelsabkommen Ausländisches Patentrecht (Verweisung)

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Patentrecht, allgemeines Schrifttum Neuere Lehrbücher und Kommentare, Einführungen: Beier/Haertel/Schricker (Hrsg) Europäisches Patentübereinkommen, Münchner Gemeinschaftskommentar (MGK), 2000 bis 24. Lieferung; Beil Grundzüge des gewerblichen Rechtsschutzes und des Erfinderrechts, 1961; Benkard Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz9, 1993, bearbeitet von Bruchhausen, R. Rogge, Schäfers und Ullmann; Bemhard/Kraßer Lehrbuch des Patentrechts4, 1986; Βoeters Handbuch Chemiepatent 2 , 1989; Brändel Technische Schutzrechte, 1995; Brandi-Dohrn/Gruber/Muir Europäisches und internationales Patentrecht 4 , 1998; Bähring Gebrauchsmustergesetz5, 1997; Bruchhausen Patent-, Sortenschutz- und Gebrauchsmusterrecht, 1985; Bunte (Hrsg) Lexikon des Rechts, Wettbewerbsrecht, Gewerblicher Rechtsschutz, 1996; Bußmann/ Pietzcker/Kleine Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 1962; Chrocziel Einführung in den Gewerblichen Rechtsschutz und das Urheberrecht2, 2002; Cohausz Patente und Muster, 1993; Däbritz Patente. Wie versteht man sie? Wie bekommt man sie? Wie geht man mit ihnen um? 1994; Drahos A Philosophy of Intellectual Property, 1996; Eisenmann Grundriß Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht4, 2001; Enders Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht und Medienrecht, 2000; Ensthaler Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 1998; Fischer Grundzüge des gewerblichen Rechtsschutzes2, 1986; Formular-Kommentar, Bd 3, Handels- und Wirtschaftsrecht III, Gewerblicher Rechtsschutz 21 , 1979; Gaul/Bartenbach Handbuch des gewerblichen Rechtsschutzes, 1969 ff; Gehring Patent-, Urheber-, Erfinder- und Lizenzrecht, in: Wagner (Hrsg) Rechtliche Rahmenbedingungen für Wissenschaft und Forschung, 4 Bde, 2000, Bd 2, 149-191; Geigei Patent- und Gebrauchsmusterrecht3, 1962; Gleiss Gewerblicher Rechtsschutz, 2002; Goebel Das PatentAlfred Keukenschrijver

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Schrifttum

gesetz in der Praxis des Deutschen Patentamts, 1984; Gotting Grundstrukturen des Gewerblichen Rechtsschutzes und Urheberrechts, in Ring (Hrsg) Gewerblicher Rechtsschutz in der Praxis (Tagungsband 1. Freiberger Seminar zur Praxis des Gewerblichen Rechtsschutzes, 1999), 49; ders Einführung in die Grundlagen des Patentrechts, in Ring (Hrsg) Tagungsband 2. Freiberger Seminar zur Praxis des Gewerblichen Rechtsschutzes, ZOOO, 69; Hansen/Hirsch Protecting Inventions in Chemistry, 1997; Harke Ideen schützen lassen? Patente, Marken, Design, Copyright, Werbung, 2000; Hasselblatt (Hrsg) Münchener Anwaltshandbuch Gewerblicher Rechtsschutz, 2001; Hirsch Chemie-Erfindungen und ihr Schutz nach neueren Gerichtsentscheidungen und Entscheidungen der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts2, 1987; Hirsch/Hansen Der Schutz von Chemie-Erfindungen, 1995; Hubmann/Götting Gewerblicher Rechtsschutz7, 2002; Hzhöfer Patent-, Marken- und Urheberrecht5, 2002; Kelbel Patentrecht und Erfinderrecht, 2 Bde 1966/ 67; Klauer/Möhring Patentrechtskommentar3, 1971, bearbeitet von Möhring, Wilde, Wuesthoff, Nirk, Bendler, Hesse und Technau; Kremnitz Patentrecht von Α - Ζ (1976/84); Koktvedgaard The Universe of Intellectual Property, GRUR Int 1996, 296; Kiihnen/Geschke Die Durchsetzung von Patenten in der Praxis, 2002; Lehr/Göckmann Leitfaden zum gewerblichen Rechtsschutz, Urheberrecht und Multimedia, 1999; Lindenmaier Das Patentgesetz6, 1973, bearbeitet von Weiss, Zeunert, Röhl; Mathély Le Droit Européen des Brevets d'Invention, Paris 1978; Mes Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, 1998; Münch Patentbegriffe von A bis Z, 1992; Müssig Wirtschaftsprivatrecht2, 1999; Nirk/Ullmann Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Bd I: Patent-, Gebrauchsmuster- und Sortenschutzrecht2, 1999; Osterrieth Patentrecht, Einführung für Studium und Praxis, 2000; Panel La protection des inventions en droit européen des brevets, 1977; Vaterson The European Patent System, 1992; Pedrazzini Die patentfähige Erfindung, 1957; Rebel Gewerbliche Schutzrechte2, 1997; Reichel Gebrauchsmuster- und Patentecht - praxisnah4, 1999; Reimer Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz3, 1968, bearbeitet von Nastelski, Neumar, Reimer und Trüstedt-, Schea Deutsches Patent-, Gebrauchsmuster, Warenzeichen-, Wettbewerbs- und Arbeitnehmererfindungs-Recht41, 1997; ders Die Internationale PCT-Anmeldung. Das Europäische Patent. Das Gemeinschaftspatent9, 1996/97; Schramm Grundlagenforschung auf dem Gebiete des gewerblichen Rechtsschutzes und Urheberrechts, 1954; Schulte Patentgesetz mit EPÜ5, 1994 (6. Aufl in Vorbereitung); Seetzen Der Verzicht im Immaterialgüterrecht, 1969; Singer Das neue europäische Patentsystem, 1979; Singer Europäisches Patentübereinkommen, 1989 (bearbeitete englische Ausgabe von Lunzer, 2. Aufl von M. Singer/Stauder 2000; weitere Bearbeiter: Az Castro, Blumer, Y. Busse, Dybdahl, Günzel, Jenny, Joos, Kroher, Kunz-Hallstein, Rippe, Schachenmann, Schatz, Schennen, Spangenberg, Teschemacher, Weiss), engl Ausgabe 1. Teilband 2003; Stamm Logik im Patentrecht, 2002; Steckler Grundzüge des gewerblichen Rechtsschutzes2, 1996; Stockmair/Klitzsch The Protection of Technical Innovations and Designs in Germany2, 2001; Straus The present state of the patent system in the European Union as compared with the situation in the United States and Japan, 1997; Talbot Kommentar zum Patentrecht, 1969 ff; H. Tetzner Das materielle Patentrecht der Bundesrepublik Deutschland, 1972; ders Patentgesetz2,1951; Troller Immaterialgüterrecht3, 2 Bde 1983/85; V. Tetzner Leitfaden des Patent-, Gebrauchsmuster- und Arbeitnehmererfindungsrechts der Bundesrepublik Deutschland3, 1983; Trüstedt Patente und ihre Anmeldung, 1957; van Empel The Granting of European Patents, 1975; van Hees Verfahrensrecht in Patentsachen2, 2001; van Venrooy Patentrecht einschließlich Arbeitnehmererfindungsrecht und Vertragsrecht, 1996; Völp Patentgerichtsverfahren, 1961; Vollrath Praxis der Patent- und Gebrauchsmusteranmeldung5, 2002; Weber Das Patent (national? - europäisch - weltweit!), 1999; Weisse Erfindungen, Patente, Lizenzen, 1958; Wiefels Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Grundriß (1950/1962); WIPO (Hrsg) Introduction to Intellectual Property Theory and Practice, 1997. Ältere Kommentare und Lehrbücher: Allfeld Kommentar zu den Reichsgesetzen über das gewerbliche Urheberrecht (Patent-, Geschmacksmuster-, Gebrauchsmuster-, Warenzeichengesetz), 1904; ders Grundriß des gewerblichen Rechtsschutzes, 1910; ders Gewerblicher Rechtsschutz, 1923/25; Bomborn Das neue Patent- und Gebrauchsmusterrecht6, 1937; Bußmann/Pietzcker/Kleine Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht3, 1929; Büttner Das deutsche Patentrecht erläutert durch Rechtsprechung, 1881; Dambach Kommentar zum Patentgesetz, 1877; Damme/Lutter Das deutsche Patentrecht3, 1925; Dernburg Das bürgerliche Recht des Deutschen Reichs und Preußens, 6. Bd Urheber-, Patent-, Zeichenrecht..., 1910 (patentrechtlicher Teil von Kohler); Dunkhase Beiträge zum Patentrecht, 2 Bde 1913/14; Elster Urheber- und Erfinder-, Warenzeichen- und Wettbewerbsrecht (Gewerblicher Rechtsschutz)2, 1928; Gareis Das Deutsche Patentgesetz vom 25. Mai 1877, 1877; Grothe 1877; Hoffmann Das Recht des Erfinders, 1936; Höinghaus 1877; Isay Patentgesetz und Gesetz, betreffend den Schutz von Gebrauchsmustern6, 1932; Kaiser Das Deutsche Patentgesetz, 1907; Kent Patentgesetz, 2 Bde 1906/7; Kirchhoff Das deutsche Patentwesen2, 1949; Kisch Handbuch des Deutschen Patentrechts, 1923; Klostermann Die Patentgesetzgebung aller Länder2, 1876; Knoblauch Patentgesetz, 1880; Kohler Deutsches Patentrecht systematisch bearbeitet unter vergleichender Berücksichtigung des französischen Patentrechts, 1878; ders Forschungen aus dem Patentrecht, 1888; ders Handbuch des deutschen Patentrechts in rechtsvergleichender Darstellung, 1900 f; ders Lehrbuch des Patentrechts, 1908; Landgraf 1877; Lutter Patentgesetz mit Gebrauchsmustergesetz10, 1936; Möller Kommentar zum Patentgesetz, 1936; Müller Chemie und Patentrecht, 1928; Oelenheinz Das Recht der Erfindung, ca 1922; Osterrieth Lehrbuch des gewerblichen Rechtsschutzes, 1908; Pietzcker Patentgesetz Teil I, 1929; Rietzler Deutsches Urheber- und Erfinderrecht, 1909; Robolski Das Patentgesetz vom 7. April 1891 2 (1901); Rosenthal Das Deutsche Patentgesetz vom 25. Mai 1877, 1881; Schanze Das Recht der Erfindungen und der Muster, 1899; ders Patentrechtliche Untersuchungen, 1901; Schlegelberger Die Grundlagen des neuen Patentrechts, 1936; A. Seligsohn Patentgesetz und Gesetz, betreffend den Schutz von Gebrauchsmustern7, 1932; Stem/Oppenheimer Patentgesetz, 1919; Wassermann Die Grundzüge des deutschen Patentrechtes, vor 1910; Wilcken/Riemschneider Das Patentgesetz vom 5. Mai 1936, 1937; Wirth Zur Rechtsfindung in Patentsachen, 1936. Textausgaben und Hilfsmittel: Bartenbach ua Formularsammlung zum gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht2, 1998 (auch Diskette); Bayreuther Fälle zum Urheberrecht und gewerblichen Rechtsschutz, 2001; Beier (Hrsg) Patent- und Musterrecht (Beck-Texte 5563) 6 , 2002; Beier/Schricker/Fikentscher (Hrsg) German Industrial Property, Copyright and Antitrust Laws3, 1996 (Loseblatt); Deutsches Patentamt (Hrsg) Taschenbuch des Gewerblichen Rechtsschutzes, 4 Bde (Loseblatt); Europäisches Patentamt (Hrsg) Europäisches Patentübereinkommen, Textausgabe10, 2000; Fernuniversi-

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Α. Geschichte des Patentrechts

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tät Hagen/Patentanwaltskammer (Hrsg) Recht für Patentanwältinnen und Patentanwälte, darin: van Hees Verfahrensrecht in Patentsachen, und Winzer Der Patent und know-how-Lizenzvertrag; Gewerblicher Rechtsschutz, Wettbewerbsrecht, Urheberrecht2 (Loseblatt); Hasselblatt Gewerblicher Rechtsschutz (Anwaltstexte), 1996; ders Münchener Anwaltshandbuch Gewerblicher Rechtsschutz, 2001; Inter Nationes Patentgesetz und Europäisches Patentübereinkommen, 1991 (auch in englischer, französischer und spanischer Sprache); Locker/Mes (Hrsg) Beck'sches Prozeßformularbuch7, 1995; Mes (Hrsg) Münchener Prozeßformularbuch Bd 4, 2000; Schulte Patent- und Musterrecht, Textausgabes, 1995; Starci Gewerblicher Rechtsschutz mit Wettbewerbs- und Urheberrecht (juris Texte), 2003; Uexkiill/Reich Wörterbuch der Patent- und Markenpraxiss, 1998 (dt/engl, engl/dt).

A. Geschichte des Patentrechts Schrifttum Allgemein: Bahke Der Erfinder zwischen Kunst, Wissenschaft und Technik, GRUR 1985, 596; Beier Gewerbefreiheit und Patentschutz, in Coing/Wilhelm (Hrsg) Wissenschaft und Kodifikation des Privatrechts im 19. Jhdt., Bd IV (1979), 183; ders Wettbewerbsfreiheit und Patentschutz, GRUR 1978, 123; Beltran/Chauveau/Galvez-Behar Des brevets et des marques, 2001; Coing Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte II/2, 620 f, 739 f, 795 f, 841 ff, 922 f, 1045 f, 1078 ff; Forth (Hrsg) The Prehistory and Development of Intellectual Property Systems, 1997; Kurz Historische Patentprozesse, Mitt 1996, 65 ff, 368 ff, 1997, 105 ff; ders Weltgeschichte des Erfindungsschutzes, 2000; Machlup Patentwesen (I), Geschichtlicher Überblick, in Handwörterbuch der Sozialwissenschaften, Bd 8 (1964), 231; Meldau Hauptwurzeln des deutschen Patentrechts, TechnikG 26 (1937), 107; Preu Von der Zunft zum Europäischen Patent und der Gemeinschaftsmarke, Mitt 1982, 122; Silberstein Erfindungsschutz und merkantilistische Gewerbeprivilegien, 1961; Wadle Stichwort Patent (gewerblich) in Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, III. Band; ders Geistiges Eigentum, Bausteine zur Rechtsgeschichte, 1996; Zimmermann Patentwesen in der Chemie, Ursprünge, Anfänge, Entwicklung, 1965; Zulehner Zur Geschichte des Patentrechtes, FS 60 Jahre ÖPA (1959), 193. Altertum, Mittelalter, 16.- 18. Jahrhundert: Berkenfeld Das älteste Patentgesetz der Welt, GRUR 1949, 139; Davidson Historical Development of the Patent Right in the Netherlands, in: AIPPI (Hrsg) La Legge Veneziana sulle Invenzioni, 1974; Doorman Alte Patente, MuW 19, 23; ders Octrooien voor uitvindingen in de Nederlanden uit de 16e - 18e eeuw, 1940 = Patente für Erfindungen in den Niederlanden aus dem 16. bis 18. Jahrhundert, 1941 = Patents for Inventions in the Netherlands During the 16th, 17th and 18 Centuries, 1942; Hoffmann Beiträge zur Geschichte des Erfindungsschutzes in Deutschland im 16. Jahrhundert, ZS für Industrierecht 1915, 85,97,109; Lubar The Transformation of Antebellum Patent Law, 32 Technology and Culture 932 (1991); Mandich Le privative industriali Veneziane (1450-1550), Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni 34 (1936), 511 = Venetian Patents (1450-1550), JPOS 1948, 166; ders Primi riconoscimenti veneziani di un diritto di privativa agli inventori, Riv.Dir.Ind. 1958,101; ders Venetian Origins of Inventors Rights, JPOS 1960, 328; Meldûu Erfindungsschutz im „Reich der Deutschen". Eine Quellenstudie, Deutsches Recht 1936, 160; ders Hauptwurzeln des deutschen Patentrechts, Technikgeschichte 26 (1937), 104; ders Reichsfreiheiten für den Frankfurter Schriftgießer Jakob Sabon 1575 und 1578, Gutenberg-Jahrbuch 1935, 205; ders Eine gedruckte und kritisierte Reichsfreiheit auf eine Erfindung von 1545, Mitt 1934, 26; Meldau/Waldmann Deutsche Erfinderfreiheiten an der Schwelle der Neuzeit, in FS Akademie für Deutsches Recht (1936), 25; H. Müller Patentschutz im deutschen Mittelalter, GRUR 1939, 936; Neumeyer Die historischen Grundlagen der ersten modernen Patentgesetze in den USA und in Frankreich, GRUR Int 1956,241; Öhlschlegel Das Bergrecht als Ursprung des Patentrechts, 1978; ders Zur Geschichte des gewerblichen Rechtsschutzes, Mitt 1978, 201; ders Französische gewerbliche Schutzrechte aus dem 17. Jh., Mitt 1980, 163; Pohlmann Neue Materialien zur Frühentwicklung des deutschen Erfinderschutzes im 16. Jh., GRUR 1960, 272; Prager A History of Intellectual Property From 1545 to 1787, JPOS 1944, 711; ders Brunelleschi's Patent, JPOS 1946, 109; ders An Award and a Law Obtained by Caron de Beaumarchais, JPOS 1962, 147; ders Examination of Inventions from the Middle Ages to 1836, JPOS 1964, 268; Robinson James Watt and the Law of Patents, Technology and Culture 13 (1972), Nr 1, 115; Savignon La révolution française et Ies brevets d'invention, ProprInd 1989, 415; Schönherr Zur Geschichte des österreichischen Patentrechts, in AIPPI (Hrsg) La legge veneziana sulle invenzioni, Milano 1974, S 223; Silberstein Erfindungsschutz und merkantilistische Gewerbeprivilegien, 1961; Theobald Galilei als Patentanmelder, GRUR 1928, 726; Walterscheid The Early Evolution of the United States Patent Law: Antecedents, JPTOS 1994, 697, 849, 1995, 771, 847; Wehr Die Anfänge des Patentwesens in Deutschland, Diss Erlangen 1936; Windisch Immaterielle Leistungen bei Leibniz, FS F. Traub (1994), 483; Zimmermann Frühe Beispiele aus der Welt der gewerblichen Eigentumsrechte, GRUR 1967, 173; Zycha Beiträge zur Frühgeschichte des deutschen Erfinderrechts. Bericht über den Stand der Frage, Savigny-ZS Germanische Abteilung 59 (1939), 208; ders Zur älteren Geschichte und vergleichsweisen Bedeutung des niederländischen Erfindungsschutzes, Savigny-ZS Germanische Abteilung 62 (1942), 195. 19. und 20. Jahrhundert: Beier Gewerbefreiheit und Patentschutz. Zur Entwicklung des Patentrechts im 19. Jahrhundert, in Coing/Wilhelm (Hrsg) Wissenschaft und Kodifikation des deutschen Privatrechts im 19. Jahrhundert, IV (1979), 183; ders Wettbewerbsfreiheit und Patentschutz - Zur geschichtlichen Entwicklung des deutschen Patentrechts, GRUR 1978, 123; Beier/Moufang Vom deutschen zum europäischen Patentrecht - 100 Jahre Patentrechtsentwicklung im Spiegel der Grünen Zeitschrift, FS 100 Jahre GRUR (1991), 241; Beil Hundert Jahre Patentierung von Chemie-Erfindungen, GRUR 1977, 289; Bluhm Die Entstehung des ersten gesamtdeutschen Patentgesetzes, GRUR 1952, 341; Bruchhausen Der lange Weg zum modernen Patentrecht für chemische Erfindungen, GRUR 1977, 297; ders Die päpstliche Verordnung vom 3. September 1833 - ein frühes Zeugnis des Sortenschutzes, FS H. Kirchner (1985) 21; ders Hundert Jahre „Kongorot"-Urteil, GRUR 1989, 153; ders Unverdiente Nachsicht beim Zitat oder der „Grüne Verein" in den Jahren 1933 bis 1945, GRUR 1991, 737; Dölemeyer Einführungsprivilegien und Einführungspatente Alfred Keukenschrijver

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Α. Geschichte des Patentrechts

als historische Mittel des Technologietransfers, GRUR Int 1985, 735; Feldmann Die Geschichte des französischen Patentrechts und sein Einfluß auf Deutschland, Diss Münster 1997; L Fischer Werner von Siemens und der Schutz der Erfindungen, 1922; Fischer Das Deutsche Patentamt 1877-1945, Mitt 1968, 5; Fleischer Patentgesetzgebung und chemisch-pharmazeutische Industrie im Deutschen Kaiserreich; Forkel Das Erfinder- und Urheberrecht in der Entwicklung - vom nationalen zum internationalen Schutz des „geistigen Eigentums", NJW 1997, 1672; Greisbacher Die Entstehung des gewerblichen Urheberrechts in Bayern von der Zeit des Privilegs bis zur Reichsgesetzgebung, Diss Erlangen 1948; Hallmann/Strötele Das Patentamt von 1877 bis 1977, FS 100 Jahre Patentamt, 1977, 403; Harraeus Ausschnitte aus der Entwicklung der Patentgesetzgebung, FS zur 11. Verleihung der Dieselmedaille (1966); Heggen Die Bemühungen des „Vereins deutscher Ingenieure" um die Reform des Erfindungsschutzes im Vorfeld des Reichspatentgesetzes von 1877, TechnikG 40 (1973), 337; ders Die Anfänge des Erfindungsschutzes in Preußen 1793 bis 1815, GRUR 1974, 75; ders Erfindungsschutz und Industrialisierung in Preußen 1793-1877, 1975; ders Zur Vorgeschichte des Reichspatentgesetzes von 1877, GRUR 1977, 322; Hehfeld Zum 50jährigen Bestehen des Patentgesetzes, Elektrotechnische Zeitschrift 1927, 1018; Heß Die Vorarbeiten zum deutschen Patentgesetz vom 25. Mai 1877, Diss Frankfurt 1966; Hoffmann Zur Geschichte des Erfindungsschutzes in Sachsen, Sächsisches Archiv für Rechtspflege 8 (1913), 479; Kinkeldey Der Ausschluß der Juden aus der Patentanwaltschaft in Deutschland 1933-1938, Diss Regensburg 1997; König Wider das Vergessen, Mitt 1995, 58; U. Krieger/Bühling 100 Jahre Gründer Verein - Seine Bedeutung für die Rechtsentwicklung Teil I: 1891 bis 1945, FS 100 Jahre GRUR (1991), 3; Kurz Die berühmtesten Patentprüfer drei biografische Skizzen, Mitt 1 9 9 4 , 1 1 2 ; ders Ein Königlich Württembergisches Landespatent aus dem 19. Jahrhundert, Mitt 2 0 0 0 , 1 3 4 ; ders Das Kaiserliche Patentamt im Patentgesetz 1877, Mitt 2 0 0 2 , 4 8 7 ; Machlup/Penrose The Patent Controversy in the Nineteenth Century, The Journal of Economic History 10 (1950), 1; Manegold Der Wiener Patentschutzkongreß von 1873. Seine Stellung und Bedeutung in der Geschichte des deutschen Patentwesens im 19. Jahrhundert, TechnikG 38 (1971), 158; ders Vom Erfindungsprivileg zum „Schutz der nationalen Arbeit", ZS der Technischen Universität Hannover, 2 (1975) H. 2 , 1 2 ; Möhler Die Entwicklung des gewerblichen Rechtsschutzes in Württemberg, 1927; A. Müller Die Entwicklung des Erfindungsschutzes und seiner Gesetzgebung in Deutschland, Diss München 1898; Münzenmayer Das Patentwesen im Königreich Württemberg 1818-1877, Mitt 1990, 137; Neumeyer Die historischen Grundlagen der ersten modernen Patentgesetze in den USA und in Frankreich, GRUR Int 1956, 241; Nirk Hundert Jahre Patentschutz in Deutschland, FS 100 Jahre Patentamt (1977), 345; Novmtka Geschichte des deutschen Patentrechts, Teil I: 1815-1877, 1964; ders Entwicklung und Regelung des Rechts auf das Patent im deutschen Reichspatentgesetz von 1877, Habilitationssschrift Hochschule für Ökonomie Berlin, 1967; Plasséraud/Savignon L'État et l'invention. Histoire des brevets, 1986; E. Pribram Die Entwicklung der österreichischen Patentgesetzgebung vom Jahre 1810 bis 1832, GRUR 1913, 220; K. Pribram Das erste österreichische Patentgesetz vom 16. Jänner 1810. Ein Beitrag zur Geschichte der österreichischen Gewerbepolitik, öPBl 1910, 5 8 , 1 0 7 ; Rectanus Die preußische Patentgesetzgebung von 1796 bis zur Reichsgesetzgebung, ZS des Vereins deutscher Ingenieure 78 (1934), 657; Schmauderer Leitmodelle im Ringen der Chemiker um eine optimale Ausformung des Patentwesens auf die besonderen Bedürfnisse der Chemie während der Gründerzeit, CIT 1971, 531; Sherman/Bently The Making of Modern Intellectual Property Law. The British Experience, 1760-1911, 1999; Strauß Rechtsangleichung des Erfinderrechts im Deutschen Zollverein, FS O. Riese (1964), 239; Treue Die Entwicklung des Patentwesens im 19. Jahrhundert in Preußen und im Deutschen Reich, in Coing/Wilhelm (Hrsg) Wissenschaft und Kodifikation des Privatrechts im 19. Jhdt., Bd IV (1979), S 163; Vieregge/Bühling 100 Jahre Grüner Verein - Seine Bedeutung für die Rechtsentwicklung Teil Π: 1945 bis heute, FS 100 Jahre GRUR (1991), 43; Vogel Die Verfolgung der jüdischen Patentanwälte im Dritten Reich, Mitt 1995, 59; Wadle Gewerbliche Schutzrechte und Unternehmensorganisation in Deutschland (1870-1914), in Hom/Kocka (Hrsg) Recht und Entwicklung der Großunternehmen im 19. und frühen 20. Jahrhundert (1979), 343; ders Der Einfluß Frankreichs auf die Entwicklung gewerblicher Schutzrechte in Deutschland, in FS L.-J. Constantinesco (1983), 871; ders Der Weg zum gesetzlichen Schutz des geistigen und gewerblichen Schaffens - Die deutsche Entwicklung im 19. Jahrhundert, FS 100 Jahre GRUR (1991), 93; Walterscheid Patents and Manufacturing in the Early Republic, JPTOS 1998, 855; Wolfering Freiheit der Advokatur, Mitt 2000, 139; Zietz Zur Geschichte des deutschen Patentrechts, 1963.

I. Vor dem 19. Jahrhundert 1

1. Die Anfánge des Patentwesens im heutigen Sinn gehen auf das hoch- und spätmittelalterliche Privilegienwesen zurück. Seit dem 14. Jahrhundert wurden durch Landesherrn Schutzbriefe („litterae patentes") (nicht nur) auf Erfindungen und auf die Einführung von Neuerungen vergeben. Das Privileg, das im Widerspruch zum neuerungsfeindlichen Zunftwesen stand, war Gnadenakt, ein Rechtsanspruch bestand nicht. Im 14. Jahrhundert entwickelten sich auf der Grundlage des böhmischen und sächsischen Bergrechts erste Ansätze zum Erfindungsschutz („Wasserkünste"). Venedig gewährte 1469 ein Privilegium für die Einführung des Buchdrucks, Mailand 1542 für die Einführung der Seidenmanufaktur. Als erstes Patentgesetz wird das Venedigs von 1474 mit den Kriterien Neuheit, Ausführbarkeit und Nützlichkeit angesehen. Auch England, die Niederlande, der Kaiser und einzelne dt Fürsten, vor allem Sachsen und Österreich, gewährten Privilegien, dabei kam es zu sich verfestigenden Regeln. Im Reich waren seit Ferdinand I. (1556-1564) Anträge an den Reichshofrat zu richten; wichtigste Kriterien waren Neuheit und das Erbringen einer „Probe". Unter den Auswirkungen des Dreißigjährigen Kriegs verkümmerte das Privilegienwesen wieder. 6

Alfred Keukenschrijver

Α. Geschichte des Patentrechts

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2. Von Bestand war das häufig als erstes modernes Patentgesetz angesprochene englische Statute 2 of Monopolies von 1623. Die Schutzdauer wurde grds auf 14 Jahre beschränkt, Patente sollten nur dem ersten und wahren Erfinder und nur für neue Gewerbeerzeugnisse erteilt werden können. Ausgeschlossen waren gesetzwidrige oder dem Gemeinwohl schädliche Erfindungen, namentlich solche, die die Lebensmittelpreise erhöhten. Die Regelung blieb bis 1835 in Geltung. 3. In den Vereinigten Staaten von Amerika wurde nach Regelungen in einzelnen Kolonien 3 (Massachusetts 1641, Connecticut 1672, South Carolina 1691) auf Grund des Art I Section 8 der Verfassung vom 17.9.1787 („The Congress shall have Power ... To promote the Progress of Science and usefull Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries") 1790 ein Patentgesetz nach englischem Vorbild erlassen. Seit 1812 war es üblich, am Ende der Beschreibung den wesentlichen Inhalt der Erfindung kurz in einer Art Patentansprüche darzustellen. Das Patentgesetz von 1836 brachte die Vorprüfung auf Neuheit. 4. In Frankreich wurde die schwer durchschaubare Privilegienerteilung durch das Patentgesetz 4 vom 7.1.1791 abgelöst. Das Erfinderrecht wurde als geistiges Eigentum naturrechtl begründet (Präambel: „... toute idée nouvelle, dont la manifestation ou le développement peut devenir utile à la société, appartient primitivement à celui qui l'a conçue, et que ce serait attaquer les droits de l'homme dans leur essence, que de ne pas regarder une découverte industrielle comme la propriété de son auteur") und gewährte ein ausschließliches Nutzungsrecht an der Erfindung. Es bestand Ausübungszwang binnen zwei Jahren, druckschriftliche Vorbeschreibung führte zur Nichtigkeit. Als Patentbehörde wurde das Directoire des Brevets d'invention errichtet, bei dem ein Katalog der Erfindungen geführt wurde. Das Gesetz wurde 1844 durch ein neues Patentgesetz abgelöst. Π. Rheinbund; Deutscher Bund 1. Im annektierten linksrheinischen Deutschland wurde das frz Patentgesetz am 3.3.1799 ein- 5 geführt. Das Großherzogtum Berg übernahm es am 3.11.1809. 2. In Preußen war die Erteilung von Erfindungsprivilegien nach S 7 Teil II Titel 13 ALR dem 6 König vorbehalten, das Verfahren war im Publicandum über die Ertheilung von Patenten vom 14.10.1815 geregelt, es galt - anders als in den das frz Anmeldeverfahren rezipierenden Territorien (Bayern, Württemberg, Sachsen) - ein strenges Vorprüfungsverfahren durch die „Technische Deputation". Ein Erteilungsanspruch bestand nicht, wohl aber eine Ausübungspflicht. Erst durch J 9 der Allgemeinen Gewerbeordnung vom 17.1.18451 erfolgte eine gesetzliche Regelung des Inhalts, dass „die besonderen Vorschriften über Ertheilung und Benutzung der Erfindungspatente ferner zur Anwendung" kommen sollten. 3. In Österreich blieb das Privilegium Gnadenakt, Grundsätze über Erfindungs- und Einfüh- 7 rungsprivilegien wurden 1794 aufgestellt. Die Regelung im Privilegiengesetz von 1820, die neben einer Ausübungspflicht steigende Gebühren während der höchstens 15jährigen Geltungsdauer vorsah, blieb im wesentlichen bis 1897 in Kraft. 4. Im linksrheinischen Bayern blieb das frz Patentgesetz in Geltung. Für das rechtsrheinische 8 Bayern sah das Gewerbegesetz von 1825 Gewerbsprivilegien mit bis zu 15jähriger Dauer vor, die Neuheit, Eigentümlichkeit und Gemeinnützigkeit des Schutzgegenstands voraussetzten, worüber im Streitfall die Gerichte zu entscheiden hatten. Eine Vorprüfung fand nicht statt. Steigende Gebühren und Ausübungspflicht waren vorgesehen. 5. In Württemberg war eine Patente betr Bestimmung in der Verfassungsurkunde vom 25.9. 9 1819 enthalten. Die Patenterteilung war allerdings dem Ermessen der Regierung überlassen. Bestimmungen enthielt die Gewerbeordnung von 1828, revidiert 1836. 6. Andere Staaten. Das Großherzogtum Hessen sah in Art 104 Satz 2 der Verfassungsurkunde vom 22.12.1820 die Erteilung von Patenten durch die Regierung für bestimmte Zeit vor; man folgte dem preußischen Vorbild. Eine weitere Regelung erfolgte 1858. Die Verfassung von Kurhessen vom 5.1.1831 enthielt in § 36 eine entspr Regelung mit lOjähriger Laufzeit. Hannover (1847) und Sachsen (1853) folgten mit Regelungen.

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7. Die Übereinkunft der zum Zoll- und Handelsverein verbundenen Regierungen „wegen Erteilung von Erfindungspatenten und Privilegien" vom 21.9.1842 stellte nur allg Grundsätze (Neuheits-

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GesSlg 1845, 41, 43.

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prinzip, ausschließlicher Zugang des einzelstaatlichen Patentinhabers zur Privilegierung in den anderen Staaten) auf, diente aber als Grundlage in Baden, Braunschweig und Sachsen-Weimar. Bis in die siebziger Jahre des 19. Jahrhunderts waren 29 Regelungen in Geltung. Die kleineren Staaten machten die Patenterteilung davon abhängig, dass die Erfindung bereits in einem größeren Staat geschützt war. Die Hansestädte und Mecklenburg kannten keinen Erfindungsschutz. Die Nationalversammlung versuchte 1849, eine reichsrechtl Regelung herbeizuführen, die Verfassung vom 28.3.1849 sah vor (Abschn II Art I § 40): „Erfindungspatente werden ausschließlich von Reichs wegen auf der Grundlage eines Reichsgesetzes erteilt..." Gleiches gilt für die Bundesversammlung 1860/63. Noch 1853 sprachen sich indessen im Rahmen der Antipatentbewegung vier Fünftel der preußischen Handelskammern gegen den Erfindungsschutz aus; die Bewegung erreichte ihren Höhepunkt im Kongress dt Volkswirte 1863, zu ihren Anhängern gehörte der Leiter der für Patenterteilungen zuständigen Technischen Deputation im preußischen Handelsministerium, R. Delbrück. Auch Bismarck befürwortete 1868 die Abschaffung des Patentschutzes. Die Bewegung war zunächst in den Niederlanden und der Schweiz erfolgreich. III. Deutsches Reich bis 1918 12

1. Die Reichsverfassung vom 16.4.1871 2 sah in Art 4 Nr 5 die Gesetzgebung des Reichs über die Erfindungspatente vor. Aber noch im Jahr 1872 beantragte die preußische Regierang beim Bundesrat die Abschaffung des Erfinderschutzes, der als volkswirtschaftlich nachteilig und der Gewerbefreiheit widersprechend angesehen wurde; die Freihandelsschule lehnte ihn als industriehemmend ab. Die Entwicklung in anderen Staaten bewies jedoch das Gegenteil, gerade wegen des fehlenden Erfinderschutzes gingen die Erfinder nach England und Amerika. Der Verein dt Ingenieure (VDI) legte 1872 den Entwurf eines Patentgesetzes vor, fördernd wirkte der internat Patentkongress in Wien 1874. Auf Drängen des VDI und des Patentschutzvereins (W. von Siemens) ging die Regierung an die Vorbereitung eines Entwurfs.

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2. Das Patentgesetz (PatG) vom 25.5.1877 3 trat am 1.7.1877 in Kraft. Das „Kaiserliche Patentamt" wurde Patentbehörde für das gesamte Reichsgebiet. Das Gesetz brachte strenge Neuheitsprüfung und Einspruchsmöglichkeit, Publizitätsprinzip, Abhängigkeit der höchstens fünfzehnjährigen Schutzdauer von einer gestaffelten Gebühr und Rücknahmemöglichkeit bei Nichtausführung.

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3. Das Patentgesetz vom 7.4.1891 4 stellte einige Mängel, insb in der Organisation des Patentamts und im Verfahren, ab. Es regelte ua das Verhältnis zwischen zwei Erfindungen mit ganz oder teilweise gleichem Erfindungsgegenstand, die Erstreckung des Schutzes auf die unmittelbar hergestellten Erzeugnisse beim Verfahrenspatent und brachte eine fünfjährige Ausschlussfrist bei Nichtigkeitsklagen. Beim Patentamt fielen die nebenamtlichen Mitglieder im wesentlichen weg, der Vorbescheid und Beschwerdeabteilungen wurden eingeführt. Ergänzend erging 1904 das Gesetz betr den Schutz auf Ausstellungen, nachdem Deutschland 1903 der Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ) beigetreten war. Die Novelle vom 6.6.1911 5 schränkte die Zurücknahme des Patents ein und führte die Zwangslizenz ein.

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4. Unter den Auswirkungen des Ersten Weltkriegs wurden durch die VO betr vorübergehende Erleichterungen auf dem Gebiete des Patent-, Gebrauchsmuster- und Warenzeichenrechts vom 10.9. 1914 6 mit ÄnderungsVO vom 13.4.1916, 7 die VOen betr die Verlängerung von Prioritätsfristen vom 7.5.1915 8 und vom 8.4.1916 9 und die Bekanntmachung über Vereinfachungen im Patentamt vom 9.3.1917 1 0 ua Gebührenstundung und Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gegen Fristversäumnisse geschaffen. Der 1891 eingeführte abl Vorbescheid wurde wieder abgeschafft. Das Patentamt wurde durch die Übertragung der Prüfung und Patenterteilung von der Patentabteilung auf die Prüfungsstelle arbeitsfähig erhalten, die Beschwerdeabteilung mit nur noch 3 statt mit 5 Mitgliedern besetzt. Die PVÜ wurde durch den Krieg suspendiert.

2 3 4 5 β

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RGBl RGBl RGBl RGBl RGBl

S S S S S

64. 501. 79. 243 = BIPMZ 1911, 181. 403 = BIPMZ 1914, 290.

7 RGBl S 278 = BIPMZ 1916, 50. 8 RGBl S 272 = BlPMZ 1915, 142. 9 RGBl S 259 = BIPMZ 1916, 50. 10 RGBl S 221 = BIPMZ 1917, 26.

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IV. 1919 bis 1945 1. Nach Art 286, Art 3 0 6 des Versailler Friedensvertrags wurden die Vorkriegsrechte mit Einschränkungen wieder in Kraft gesetzt. Art 158 der Reichsverfassung von 1919 bestimmte, dass das Recht der Erfinder den Schutz und die Fürsorge des Reiches genieße. Die zwanziger J a h r e brachten zunächst eine Verlängerungsmöglichkeit für den Schutz um die Kriegszeit (Gesetz betr eine verlängerte Schutzdauer bei Patenten, Gebrauchsmustern usw vom 2 1 . 4 . 1 9 2 0 1 1 ) sowie verschiedene Neuregelungen der Gebühren (Gesetze vom 2 7 . 6 . 1 9 2 2 1 2 und 9.7.1923, 1 3 VOen vom 2 9 . 1 0 . 1 9 2 3 , 1 4 2 9 . 1 1 . 1 9 2 3 , 1 5 2 8 . 2 . 1 9 2 4 , 1 6 und das Gesetz über die patentamtlichen Gebühren vom 26.3.1926 1 7 ). Durch das Gesetz vom 9.7. 1923 wurde zugleich die Patentlaufdauer von 15 auf 18 Jahre erhöht. In der Fassung vom 7.12.1923 wurde das PatG neu bekanntgemacht. 1 8 Durch das Gesetz über Änderungen im patentamtlichen Verfahren vom 1 . 2 . 1 9 2 6 1 9 ging das Einspruchsverfahren von den Priifungsstellen wieder auf die Anmeldeabteilung über. Zur Sicherung größerer Einheitlichkeit wurde für die Beschwerdeabteilungen ein Großer Senat geschaffen.

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2. Zwar war schon im Jahr 1913 der amtliche Entwurf eines neuen PatG veröffentlicht worden, 2 0 aber erst nach Beendigung von Krieg und Inflation nahm das Reichsjustizministerium die Arbeiten wieder auf. Die Reichstagsvorlage vom 20.4.1932 kam nicht mehr zur Beratung. Erst am 5.5.1936 wurde - gleichzeitig mit einem neuen GebrMG und dem Gesetz über die patentamtlichen Gebühren 2 1 - das PatG 1 9 3 6 2 2 erlassen. Die Neugestaltung wurde bestimmt 2 3 von den Zielen Förderung des Erfinders als schöpferische Persönlichkeit (Kostenerleichterungen, Erfinderehre) und Schutz der Interessen der Allgemeinheit (Einschränkung der Erfinderrechte insb durch Befugnisse des Staats und Zwangslizenzen). Dazu sollte eine Vereinfachung und übersichtliche Gestaltung des zersplitterten Gesetzesstoffs erfolgen. Schließlich machten Änderungen der PVÜ Anpassungen notwendig. Der Nationalsozialismus wirkte sich in erster Linie durch die Verdrängung der jüdischen Anwälte, 2 4 das Abreißen der Kontinuität in der Literatur durch Nichtfortführung wesentlicher Werke und deren Verbannung aus der Praxis sowie durch die Folgen der nationalsozialistischen Expansions- und Eroberungspolitik aus, während die Einflüsse in Gesetzgebung und Rspr (entgegen der Einleitung zur Begr zu den Gesetzen über den gewerblichen Rechtsschutz vom 5.5.1936, 2 5 und trotz mehrfacher Zitate aus „Mein Kampf" in RG-Entscheidungen sowie der Erwähnung des „Stellvertreters des Führers" in § 52 Abs 5 PatG 2 6 ) eher marginal blieben.

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3. Im Zweiten Weltkrieg ließ zunächst die l.VO über Maßnahmen auf dem Gebiet des Patent-, Gebrauchsmuster- und Warenzeichenrechts vom 1.9.1939 2 7 die Zuschlagsgebühren wegfallen, verlängerte die letzte Mahnungsfrist auf 3 Monate und gewährte bei „außergewöhnlichen Umständen" Wiedereinsetzung. Die 2.VO vom 9 . 1 1 . 1 9 4 0 2 8 gab Wiedereinsetzung in die Prioritäts- und Einspruchsfrist. Beide VOen wurden, nachdem das l.ÜberlG einzelne Regelungen aufrecht erhalten hatte, insgesamt erst durch das 5.ÜberlG aufgehoben. Durch die VO zur Änderung des PatG vom 2 3 . 1 0 . 1 9 4 1 2 9 fiel ua die Fünfjahres-Ausschlussfrist für die Nichtigkeitsklage fort. Die 1. und 2.VO über außerordentliche Maßnahmen im Patent- und Gebrauchsmusterrecht vom 1 0 . 1 . 1 9 4 2 3 0 und vom 12.5.1943 3 1 brachten ua Gebührenstundung, Verlängerung der Patentdauer, Wiederinkrafttreten erloschener Patente sowie einschneidende Verfahrensänderungen (zB kein Einspruchsverfahren). Das ArbN-Erfinderrecht wurde durch die VOen vom 1 2 . 7 . 1 9 4 2 3 2 und vom 2 0 . 3 . 1 9 4 3 3 3 erstmals normativ geregelt; hierzu die Einl ArbEG. Die VO zur Einschränkung von Veröffentlichungen im Patentwesen

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11 RGBl S 675 = B1PMZ 1920, 74. 12 RGBl II 619 = B1PMZ 1922, 76. 13 RGBl Π 297 = B1PMZ 1923, 94. 14 RGBl. Π 399 = B1PMZ 1923, 126. 15 Reichsanzeiger Nr 273 = B1PMZ 1923, 143. 16 Reichsanzeiger Nr SI = B1PMZ 1924, 45. 17 RGBl II 181 = B1PMZ 1926, 58. 18 RGBl II 437 = B1PMZ 1923, 166. 19 RGBl II 127 = B1PMZ 1926, 42. 20 Beil zu B1PMZ 1913, Heft 7/8. 21 RGBl Π 142 = B1PMZ 1936, 95. 22 RGBl II 117 = B1PMZ 1936, 78. 23 Begr BlPMZ 1936, 103. 24 Hierzu Vogel Mitt 1995, 59; König Mitt 1995, 58; Bruchhausen GRUR 1991, 737; instruktiv auch RG GRUR

1940, 462 Konsulent; aus NS-Sicht wurde für die Zeit bis 1933 der Anteil „nichtarischer" Patentrechtler mit 4/ 5 angegeben, s JW 1936, 1749. 25 BlPMZ 1936, 103. 26 Anders aus NS-Sicht, vgl Frank Die Grundlagen des nationalsozialistischen Patentrechts, FS Akademie für Deutsches Recht (1936), 7. 27 RGBl II 958 = BlPMZ 1939, 136, 1949, 233. 28 RGBl II 256 = BlPMZ 1949, 234. 29 RGBl II 372 = BlPMZ 1941, 139. 30 RGBl II 81 = BlPMZ 1942, 1. 31 RGBl II 150 = BlPMZ 1943, 64. 32 RGBl I 466 = BlPMZ 1942, 97. 33 RGBl I 257 = BlPMZ 1943, 48.

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vom 1 5 . 1 . 1 9 4 4 3 4 schuf die Möglichkeit, die Angabe des Patentinhabers oder Erfinders in der Rolle zu unterlassen. Die 3.VO über außerordentliche Maßnahmen im Patent- und Gebrauchsmusterrecht vom 1 6 . 1 . 1 9 4 5 3 5 schränkte das Verfahren in Patentsachen ein und unterließ Eintragungen und Löschungen in der Rolle. Im April 1945 wurde schließlich die Tätigkeit des RPA ganz eingestellt. V. Entwicklung nach 1945 bis 1990 19

1 . 1 9 4 5 bis 1948. Nach 1945 waren zunächst Schutzrechtsanmeldungen nicht möglich. Eine durch VO des braunschweigischen Staatsministeriums im Juli 1945 eröffnete Annahmestelle musste 1946 wieder geschlossen werden. 3 6 Erfindungsschutz beschränkte sich auf das Bürgerliche und das Wettbewerbsrecht. 3 7 Ab 1948 verlief die Entwicklung in West und Ost getrennt. Zur Entwicklung in der DDR Rn 27.

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2. Vereinigtes Wirtschaftsgebiet, Bundesrepublik Deutschland bis 1956. Im Westen konnten auf Grund des Gesetzes über die Errichtung von Annahmestellen vom 5 . 7 . 1 9 4 8 3 8 und der DVO hierzu vom 1 4 . 7 . 1 9 4 8 3 9 ab 1.10.1948 bei den Annahmestellen in Darmstadt und Berlin wieder Patentanmeldungen altersrangbegründend eingereicht werden. Das Grundgesetz vom 23.5.1949 wies in seinem Art 73 Nr 9 die ausschließliche Gesetzgebungskompetenz für den gewerblichen Rechtsschutz dem Bund zu. Das Erste Gesetz zur Änderung und Überleitung von Vorschriften auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes 4 0 (l.ÜberlG) gestaltete das Prüfungsverfahren vor dem durch Gesetz vom 1 2 . 8 . 1 9 4 9 4 1 in München errichteten und am 1.10.1949 eröffneten (Bek vom 2 5 . 8 . 1 9 4 9 4 2 ) Deutschen Patentamt (DPA) vorübergehend neu, indem es ua vor der Bekanntmachung keine Neuheitsprüfung vorsah. Es berücksichtigte die Rechte des Ersterfinders aus der patentamtslosen Zeit und regelte die Weiterbehandlung der Altschutzrechte und Altanmeldungen beim RPA. Zum l.ÜberlG ergingen zwei DurchführungsVOen vom 1.10.1949 4 3 und vom 1 4 . 6 . 1 9 5 0 . 4 4 Das Gesetz über das DPA wurde durch das Gesetz vom 3 0 . 1 . 1 9 5 0 4 5 auf die Länder der frz Besatzungszone erstreckt. Das Gesetz Nr 8 der Alliierten Hohen Kommission vom 20.10.1949 (AHKG 8 4 6 ) regelte kriegsbetroffene Schutzrechte und Anmeldungen. Als Änderungsgesetz war das Gesetz Nr 4 1 der Alliierten Hohen Kommission vom 9 . 1 1 . 1 9 5 0 4 7 , daneben die l.DVO zum Gesetz Nr 8 vom 8 . 5 . 1 9 5 0 4 8 zu beachten. Durch VO vom 2 0 . 1 . 1 9 5 0 4 9 wurde zum 1.2.1950 die Dienststelle Berlin des DPA errichtet. Das Gesetz über die Verlängerung der Dauer bestimmter Patente vom 1 5 . 7 . 1 9 5 1 5 0 (aufgehoben durch das KostRegBerG) verlängerte bei Altpatenten und bei Altanmeldungen, für die kein vorläufiger Schutz mehr eingetreten war, die Patentdauer um fünf Jahre. Das 3.ÜberlG vom 3 . 1 0 . 1 9 5 1 5 1 betraf Altschutzrechte und Altanmeldungen österreichischen Ursprungs. Durch das 4.ÜberlG vom 2 0 . 1 2 . 1 9 5 1 5 2 wurden die Vereinfachungen des Prüfungsverfahrens im wesentlichen beseitigt und insb für die nach dem 3 1 . 1 2 . 1 9 5 1 eingereichten Anmeldungen die Neuheitsprüfung wieder eingeführt. Den vorläufigen Abschluss der Neuordnung nach dem Krieg brachte das 5.ÜberlG vom 18.7.1953, 5 3 mit dem zugleich das PatG neu bekanntgemacht wurde. Neu waren Regelungen über Geheimpatente, das Benutzungsrecht des Bundes im Interesse seiner Sicherheit, die Patentbeschränkung und das Armenrechtsverfahren, das zugleich durch das Gesetz über die Erstattung von Gebühren für im Armenrecht beigeordnete Vertreter in Patent- und Gebrauchsmustersachen 5 4 ergänzt wurde. Die noch bestehenden Kriegsvorschriften wurden aufgehoben. Zur gesetzlichen Regelung des ArbN-Erfinderrechts s Einl ArbEG.

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3. Saareingliederung. Die zum 1.1.1957 politisch vollzogene Eingliederung des Saarlands in die Bundesrepublik ist auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes mit Wirkung vom 5.7.1959 durch das Gesetz vom 3 0 . 6 . 1 9 5 9 5 5 (SaarEinglG, aufgehoben durch das KostRegBerG) erfolgt. 34 RGBl II 5 = B1PMZ 1944, 11. 35 RGBl II S 11. 36 Vgl B1PMZ 1949, 118. 37 Vgl LG Berlin GRUR 1948, 209; vgl weiter das erste Beiheft zur DRZ, 2. Aufl 1950, sowie Benkard6 Rn 168, 196. 38 WiGBl S 65 = BIPMZ 1948, 3. 39 WiGBl S 66 = BIPMZ 1948, 4. 40 WiGBl S 175 = BIPMZ 1949, 229, Begr BIPMZ 1949, 235. 41 WiGBl S 251 = BIPMZ 1949, 262. 42 BIPMZ 1949, 262, Begr BIPMZ 1949, 308. 43 BGBl S 27 = BIPMZ 1949, 291.

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44 BGBl S 227 = B1PMZ 1950, 162. 45 BGBl S 24 = B1PMZ 1950, 27. 46 AHK-AB1 S 18 = B1PMZ 1949, 317. 47 AHK-ABI S 661 = B1PMZ 1950, 327. 48 BGBl S 357 = BIPMZ 1950, 195. 49 BGBl S 6 = BIPMZ 1950, 28. 50 BGBl I 449 = BIPMZ 1951, 229. 51 BGBl I 847 = BIPMZ 1951, 327. 52 BGBl I 979 = BIPMZ 1952, 2. 53 BGBl I 615 = BIPMZ 1953, 269. 54 BGBl 1953 I 654 = BlPMZ 1953, 291. 55 BGBl I 388 = BIPMZ 1959, 209.

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4. 6. Ü b e r l e i t u n g s g e s e t z . Die folgende Reform wurde durch das Urteil des BVerwG vom 13.6.1959 5 6 ausgelöst, nach dem die Entscheidungen der - nicht als Gericht anzusehenden - Beschwerdesenate des DPA nach Art 19 Abs 4 GG vor den Verwaltungsgerichten angefochten werden konnten. Dies erforderte eine Neuordnung der gerichtlichen Überprüfung der Entscheidungen des DPA insgesamt. Zunächst wurde, um Rechtssicherheit zu schaffen, durch das Gesetz über die Frist für die Anfechtung von Entscheidungen des DPA vom 17.2. I 9 6 0 5 7 eine befristete Anfechtungsmöglichkeit für die bis zur Entscheidung des BVerwG ergangenen Entscheidungen des DPA geschaffen. Das 12. Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes vom 6 . 3 . 1 9 6 1 5 8 gab dem Bund die Befugnis, für die Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes ein Bundesgericht zu errichten. Diese ist durch das 6.ÜberlG vom 2 3 . 3 . 1 9 6 1 5 9 durch die Errichtung des BPatG am 1.7.1961 ausgeschöpft worden (näher hierzu Rn 1 ff zu $ 65).

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5. Das Patentänderungsgesetz 1967 (Vorabgesetz) Schrifttum: Althammer Gesetz zur Änderung des Patentgesetzes, des Warenzeichengesetzes und weiterer Gesetze, GRUR 1967, 444; ders Rechtsfragen des Vorabgesetzes, GRUR 1970, 209; Bardehle Das Vorabgesetz, Mitt 1967, 1; ders Das Vorabgesetz, Mitt 1967, 146; Cohatisz Kritik an den Vorschlägen des Rechtsausschusses des Bundestages zum Vorabgesetz, Mitt 1967, 94; Gaul/Bartenbach Bedeutsame Auswirkungen der Reform des Patent- und des Warenzeichenrechts, NJW 1968, 1353; Haertel Ein Jahr Vorabgesetz aus der Sicht des Deutschen Patentamts, GRUR 1969, 635; Henriquez-Walenda Praktische Handhabung des Vorabgesetzes, GRUR 1968, 233; Liedl/Hänzel Das Vorabgesetz2, 1968; Löscher Der künftige Ablauf des Patenterteilungsverfahrens und die sonstigen Neuerungen im Patentrecht, BB 1967, Beil 7, S 7; ders Das neue Patentrecht, BB 1967,1053; Philberg Das Vorabgesetz aus der Sicht des freien Erfinders, Mitt 1967, 161; Schade Die Auswirkungen der Änderungen des Patentgesetzes vom 4.9.1967 auf die Arbeitnehmererfindung, GRUR 1968, 393; SchrammfHenner Der Patentprozeß nach dem Vorabgesetz, GRUR 1968, 667; Zdfer Das Vorabgesetz, Übersicht aus der Sicht des Anmelders, Mitt 1967,141, 181; ders Patentrechtliche Bestimmungen des Vorabgesetzes unter Berücksichtigung der erfinderrechtlichen Bestimmungen, GRUR 1968, 227. Zur Entlastung des DPA wurde durch das PatÄndG 1967 vom 4.9.1967, das „Vorabgesetz", 60 der Verfahrensablauf bis zur Bekanntmachung erheblich geänd. Mit Wirkung vom 1.10.1968 wurde das System der „aufgeschobenen Prüfung", verbunden mit der wesentlich auf den Entwurf eines skandinavischen Patentgesetzes zurückgehenden Offenlegung der Patentanmeldung spätestens nach 18 Monaten ab Prioritätszeitpunkt, eingeführt. Zum Ausgleich für den Verlust der Geheimhaltung erhielt der Anmelder einen Entschädigungsanspruch aus der offengelegten Patentanmeldung, der jedoch kein Verbotsrecht einschließt. Das Verfahren der aufgeschobenen Prüfung hat das DPA spürbar entlastet. Weiter führte das PatÄndG 1967 die Möglichkeit des Stoffschutzes ein. Änderungen des PatG erfolgten weiter durch das S o r t e n s c h u t z g e s e t z vom 20.5.1968, 6 1 das 8. S t r a f r e c h t s ä n d e r u n g s g e setz vom 2 5 . 6 . 1 9 6 8 , 6 2 das K o s t e n e r m ä c h t i g u n g s - Ä n d e r u n g s g e s e t z vom 2 3 . 6 . 1 9 7 0 6 3 und das Ge-

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setz zur Änderung der Bezeichnungen der Richter usw vom 26.5.1972.64 Das Einführungsgesetz zum Strafgesetzbuch vom 2.3.1974,65 das Gesetz zur Änderung des Gerichtskostengesetzes usw vom 2 0 . 8 . 1 9 7 5 6 6 und die Vereinfachungsnovelle vom 3 . 1 2 . 1 9 7 6 6 7 brachten verschiedene Änderungen von untergeordneter Bedeutung. 6. Durch das Gesetz ü b e r i n t e r n a t i o n a l e P a t e n t ü b e r e i n k o m m e n (IntPatÜG) vom 2 1 . 6 . 1 9 7 6 6 8 ist im Zuge der eur Rechtsangleichung eine grundlegende Umgestaltung des materiellen Patentrechts und der Nichtigkeitsgründe, eine Neuregelung des Schutzbereichs und die Verlängerung der Patentdauer auf 20 Jahre vorgenommen worden. Die Änderungen sind großenteils am 1.1.1978 in Kraft getreten. Die Hauptbedeutung dieses Gesetzes liegt in der Umsetzung des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) und des Patentzusammenarbeitsvertrags (PCT) in das nationale Recht; hierdurch ist einmal eine konkurrierende Patenterteilungsbehörde, die mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland ein gleichwertiges Patent erteilen kann, ins Spiel gekommen, zum anderen ein weiterer, internat Anmeldeweg sowohl in das nat als auch in das eur Verfahren eröffnet worden.

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7. Weitere Anpassungen an das Recht der eur Übk enthält das G e m e i n s c h a f t s p a t e n t g e s e t z (GPatG; Schrifttum bei Art IntPatÜG) vom 2 6 . 7 . 1 9 7 9 , 6 9 das im wesentlichen am 1.1.1981 in Kraft

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56 BVerwGE 8, 350 = GRUR 1959, 435. 57 BGBl I 78 = B1PMZ 1960, 29. 58 BGBl I 141 = B1PMZ 1961, 122. 59 BGBl I 274 = B1PMZ 1961, 124. 60 BGBl I 953 = B1PMZ 1967, 234. 61 BGBl I 429 = B1PMZ 1968, 204. 62 BGBl I 7 41 = B1PMZ 1968, 278.

63 64 65 66 67 68 69

BGBl BGBl BGBl BGBl BGBl BGBl BGBl

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I 805 = B1PMZ 1970, 205. I 841 = B1PMZ 1972, 270. I 469 = B1PMZ 1974, 182. I 2189 = B1PMZ 1975, 330. I 3281 = B1PMZ 1977, 58. II 649 = B1PMZ 1976, 264. I 1269 = B1PMZ 1979, 266. 11

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Α. Geschichte des Patentrechts

getreten ist. Hervorzuheben sind die Neuregelung der Wirkung des Patents und des Erteilungsverfahrens, in dem als wesentliche Neuerung der nachgeschaltete Einspruch eingeführt wurde. Die (vertragliche) Lizenz ist erstmals ausdrücklich geregelt worden; weitere Änderungen betreffen die Einführung der Zusammenfassung, die vorzeitige Offenlegung, die Teilung und die innere Priorität. Prozessrechtl wurden die Beteiligungs- und Äußerungsmöglichkeit des PräsDPA im Beschwerdeverfahren vor dem BPatG geschaffen und der Anwaltszwang im Nichtigkeitsberufungsverfahren eingeführt. Das Gesetz über die Prozesskostenhilfe vom 13.6.198070 hat das frühere Armenrecht neu geregelt. Am 16.12.1980 ist das PatG mit neuer Paragraphenfolge neu bekanntgemacht worden 71 („PatG 1981"). Das Gebrauchsmusteränderungsgesetz vom 15.8.198672 hat ua einen Bestandsschutz für Lizenzen gebracht. An die Stelle der Anmeldebestimmungen für Patente ist die seither mehrfach geänd PatentanmeldeVO vom 12.11.1986 getreten. Auch durch das Kostenänderungsgesetz vom 9.12.198673 sind Änderungen des PatG erfolgt. 8. Produktpirateriegesetz 74 Schrifttum: Asendorf Gesetz zur Stärkung des Schutzes geistigen Eigentums u n d zur Bekämpfung der Produktpiraterie, NJW 1990, 1283; ders Auskunftsansprüche nach dem Produktpirateriegesetz und ihre analoge Anwendung auf Wettbewerbsverstöße, FS F. Traub (1994), 21; Braun Produktpiraterie. Rechtsschutz durch Zivil-, Straf- u n d Verwaltungsrecht sowie ausgewählte Probleme der Rechtsdurchsetzung, Köln 1993; ders Produktpiraterie, CR 1994, 726; ders Produktpiraterie, Rechtliche Erfassung durch Zivil-, Straf- u n d Verwaltungsrecht, ein Überblick, in: DACH Europäische Anwaltsvereinigung e.V. (Hrsg) Produktpiraterie, 1996; Cremer Die Bekämpfung der Produktpiraterie in der Praxis, Mitt 1992, 153; Ensthaler Produktpirateriegesetz, GRUR 1992, 273; Harte-Bavendamm (Hrsg) Handbuch der Markenpiraterie in Europa, 2000; Knieper Mit Belegen gegen Produktpiraten, WRP 1999, 1116; Kommission der Europäischen Gemeinschaften Grünbuch zur Bekämpfung von Nachahmungen und Produkt- u n d Dienstleistungspiraterie im Binnenmerkt, Dokument KOM(98) 569 endg., 1998; Kröger/Bausch Produktpiraterie im Patentwesen, GRUR 1997, 321; Lehmann/Diercks Die Bekämpfung der Produktpiraterie nach der Urheberrechtsnovelle, CR 1993, 537; Lührs Verfolgungsmöglichkeiten im Fall der „Produktpiraterie" unter besonderer Betrachtung der Einziehungs- u n d Gewinnabschöpfungsmöglichkeiten (bei Ton-, Bild- u n d Computerprogrammträgern), GRUR 1994, 264; Maul/Maul Produktpiraterie im Pharma-Bereich - Sanktionsbedarf und Schadensquantifizierung, GRUR 1999, 1059; Meister Leistungsschutz u n d Produktpiraterie - Fragmente zu einem Problem, 1990; D. Müller KeineGnade für Plagiate: gewerbliche Schutzrechte nutzen 3 , 2001; MiillerfWabnitz Die veränderte Stellung des Staatsanwalts im heutigen Wirtschaftsleben, ZRP 1990, 429; Scheja Bekämpfung der grenzüberschreitenden Produktpiraterie durch die Zollbehörden, CR 1995, 714; Schmidt Bekämpfung der Produktpiraterie in der Bundesrepublik Deutschland u n d in Frankreich. Zur Notwendigkeit eines europäischen Markenstrafrechts am Beispiel der Gemeinschaftsmarke, 1999; Schöner Die Bekämpfung der Produktpiraterie durch die Zollbehörden, Mitt 1992, 180; Tilmann Der Schutz gegen Produktpiraterie nach dem Gesetz von 1990, BB 1990, 1565; Tronser Auswirkungen des Produktpirateriegesetzes vom 7.3.1990 auf das Gebrauchsmusterrecht, GRUR 1991, 10.

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Wesentliche Änderungen hat das Gesetz zur Stärkung des Schutzes des geistigen Eigentums und zur Bekämpfung der Produktpiraterie (Produktpirateriegesetz - PrPG) vom 7.3.199075 gebracht. Ziel dieses Gesetzes ist es, „die gesetzlichen Regelungen zur Verfolgung und Ahndung von Schutzrechtsverletzungen im Bereich des geistigen Eigentums zu verbessern. Das Gesetz will damit - aufbauend auf einer Verbesserung des rechtl Instrumentariums bei Schutzrechtsverletzungen insgesamt - vor allem auch die Voraussetzungen für eine schnelle und wirkungsvolle Bekämpfung der Schutzrechtsverletzungen schaffen, die seit geraumer Zeit und mit nach wie vor ansteigender Tendenz planmäßig, gezielt und massenhaft begangen werden und für die die Umschreibung .Produktpiraterie' gebräuchlich geworden ist".76 Es enthält im wesentlichen gleichlautende Änderungen des WZG, des UrhG, des GeschmMG, des PatG, des GebrMG, des HISchG und des SortG. Hauptpunkte sind Verschärfung der strafrechtl Sanktionsmöglichkeiten (s bei § 142 PatG), Erweiterung der zivil- (s bei § 140a PatG) und strafrechtl (s bei § 142 PatG) Vernichtungs- und Einziehungsmöglichkeiten, Schaffung eines besonderen Auskunftsanspruchs (s bei $ 140b PatG) und Einführung der bisher nur im WZG vorgesehenen Grenzbeschlagnahme durch die Zollbehörden unter Umgestaltung des Verfahrens (s bei § 142a PatG).

70 BGBl I 677 = B1PMZ 1980, 243. 71 BGBl 1981 I, 1 = B1PMZ 1981, 3. 72 BGBl I 1446 = BlPMZ 1986, 310. 73 BGBl I 2326 = BlPMZ 1987, 42. 74 Berichte des BMJ z u m PrPG; BTDrs 12/4427 (1993), BRDrs 659/99 (1999); zu entspr eur Initiativen vgl das Grünbuch der Kommission zur Bekämpfung von Nach-

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a h m u n g e n u n d Produkt- und Dienstleistungspiraterie im Binnenmarkt (Dokument KOM(98)559 endg, Stellungnahme der DVGR GRUR 1999,479, 560, Mitteilung der Kommission Dokument KOM 2000/789, Hinweis GRUR 2001, 220. 75 BGBl I S 422 = BlPMZ 1990, 161. 76 Begr des Gesetzentwurfs A I, BlPMZ 1990, 173.

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VI. Deutsche Demokratische Republik (DDR) Schrifttum: Amt für Erfindung!- und Patentwesen (Hrsg) Patentrecht und Kennzeichnungsrecht, Textsammlung, 1973; dass (Hrsg) Patentrecht, Muster- und Warenkennzeichnungsrecht, 1987; Becher Die Bedeutung der Pariser Verbandsübereinkunft für das Patentwesen, 1967; Becker Fragen der Erfinderrechtsprechung, NJ 1979,15; Enge Gerichtliche Zuständigkeit bei Streitigkeiten über materielle Anerkennung der Erfinder, NJ 1985, 114, mit Kritik Hurlbeck/ Mochow NJ 1985, 115; Hemmerling Ideen - Neuerungen - Erfindungen (1987); Hildebrandt Bemessung der Erfindungshöhe in der Patentrechtsprechung, NJ 1982, 204; Hurlbeck Aktuelle Fragen der Patentrechtsprechung des Obersten Gerichts, NJ 1982, 59; Jonkisch Förderung der Erfindertätigkeit und Rechtsschutz für Erfindungen, NJ 1984, 21; Keilitz Vergütungsanspruch bei Benutzung von Wirtschaftspatenten, NJ 1984,199; Nathan Erfinder- und Neuererrecht der Deutschen Demokratischen Republik, 2 Bde 1968; Püschel Erfindervergütung und Ausgleichspflicht bei Mitgliedern einer Erfindergemeinschaft, NJ 1985, 115, mit Kritik Hurlbeck NJ 1985, 157; Schönfeld Zum neuen Patentgesetz der Deutschen Demokratischen Republik, GRUR Int 1985, 731; ders Die Bedingungen des gewerblichen Rechtsschutzes für ausländische Unternehmen in der DDR, Ostpanorama, Linz 1982, S 122; Schultze-Zeu Das Patentrecht der DDR, ZVglRWiss 88 (1989), 241. In der DDR erfolgte eine grundlegende Umgestaltung des Patentrechts schon durch das PatGDDR vom 6 . 9 . 1 9 5 0 , 7 7 gleichzeitig wurde in (Ost-)Berlin das Amt für Erfindungs- und Patentwesen (AfEP) errichtet. Neben dem Ausschließungspatent wurde das Wirtschaftspatent eingeführt, das kein Ausschließungsrecht gegenüber Dritten zum Inhalt hatte. Für Erfindungen, die im Zusammenhang mit der Tätigkeit der Erfinder in einem sozialistischen Betrieb oder staatlichen Organ oder mit dessen Unterstützung entstanden waren, konnte nur ein Wirtschaftspatent erteilt werden, zu dessen Anmeldung der Ursprungsbetrieb verpflichtet war. Seit der Änderung vom 31.7.1963 7 8 erfolgte eine vollständige Sachprüfung vor Patenterteilung grds nicht mehr, sie wurde aber auf Antrag oder von Amts wegen nachgeholt. Am Wirtschaftspatent hatten sozialistische Betriebe und staatliche Organe ein Benutzungsrecht, sonstigen Dritten konnte das AfEP die Benutzung gestatten. Das Ausschließungspatent, das bei Inländern nur ausnahmsweise in Betracht kam, gewährte demgegenüber einen Unterlassungsanspruch, der allerdings durch das AfEP aus bestimmten Gründen gegen angemessene Entschädigung eingeschränkt oder aufgehoben werden konnte. Der Gebrauchsmusterschutz wurde 1963 abgeschafft. Das Gesetz über den Rechtsschutz für Erfindungen (PatG-DDR) vom 2 7 . 1 0 . 1 9 8 3 7 9 änderte an der Rechtslage im Grundsatz nichts. Erst in der Schlussphase der DDR erfolgte in der Folge des Vertrags über eine Wirtschafts- und Sozialunion durch das Gesetz zur Änderung des Patentgesetzes und des Gesetzes über Warenkennzeichen der Deutschen Demokratischen Republik vom 29.6.1990 (PatÄndG-DDR 1990 8 0 ) eine Anpassung an das Patentrecht der Bundesrepublik Deutschland, insb auch unter Fortfall des technischen Fortschritts als Patentierungsvoraussetzung. Art 3 PatÄndG-DDR 1990 sieht die Möglichkeit der Umwandlung von Wirtschaftspatenten in Ausschließungspatente vor. Wird nicht umgewandelt, ist jedermann zur Benutzung berechtigt, hat aber den Anmelder spätestens bei Nutzungsbeginn zu informieren und schuldet angemessenes Entgelt, sofern die Erfindung auf alle Schutzvoraussetzungen geprüft ist; maßgeblich ist insoweit allein $ 23 8 1 (vgl Rn 79 ff zu $ 23). Ein Ursprungsbetrieb war nur berechtigt, die Umwandlung im eigenen Namen zu beantragen, wenn die Rechte an der Erfindung auf ihn übergegangen waren; dies setzte den Zugang seiner Erklärung gegenüber dem in der Patentrolle eingetragenen Erfinder voraus. 82

vn. Entwicklung seit 1990 1. Die deutsche Einigung Schrifttum: Adrian Die Rechtsvereinheitlichung im vereinigten Deutschland auf dem Gebiet der gewerblichen Schutzrechte durch das Erstreckungsgesetz, VPP-Rdbr 1993, 55; Adrian/Nordemann/Wandtke Erstreckungsgesetz und Schutz des geistigen Eigentums, 1992; Bourcevet Zur Erstreckung von Chemiepatenten im einheitlichen Schutzgebiet der Bundesrepublik Deutschland, Mitt 1992,259; ders Die Beantragung von Stoffansprüchen für Altpatentanmeldungen, VPP-Rdbr 1991, 67; Βrändel Rechtsfragen des „Erstreckungsgesetzes" zum, Schutzbereich und zur Benutzungslage von Patenten im vereinigten Deutschland, GRUR 1992, 653; Eisenführ Die bevorstehende Erstreckung gewerblicher Schutzrechte im Zuge der deutschen Vereinigung, Mitt 1991, 50; ders Der Referentenentwurf des Erstreckungsgesetzes, Mitt 1991, 185; Faupel Deutsche Einheit und Schutz des geistigen Eigentums, Mitt 1990, 202; Gaul Die arbeitnehmererfindungsrechtlichen Auswirkungen des Erstreckungsgesetzes, Mitt 1992, 289; Gaul/Burgmer Das Erstreckungsgesetz für den gewerblichen Rechtsschutz, GRUR 1992, 283; Gordet/Kleiner Extension of Intellectual Property Rights in the Unified Germany Under Recent German Law Revisions, JPTOS 1993, 942; Häußer Die Auswirkung 77 GBl S 989 = BIPMZ 1950, 263. 78 GBl S 121 = BIPMZ 1963, 275. 79 GBl I 284 = BlPMZ 1984, 37. 80 GBl DDR I 571 = BIPMZ 1990, 347.

81 SstA 15.5.1997 ArbErf 70/95. 82 BPatG GRUR 1998, 662, auch zur Frage der Berichtigung des Registereintrags von Amts wegen.

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der Wiedervereinigung Deutschlands auf den gewerblichen Rechtsschutz, in: Rafeiner (Hrsg) Patente, Marken, Muster, Märkte (1993), 27; Katzenberger Urheberrecht und Urhebervertragsrecht in der deutschen Einigung, GRUR Int 1993, 2; Knaak Kennzeichnungsrechte in der deutschen Einigung, GRUR Int 1993, 18; Mählens/Schaefer Die Vereinheitlichung des gewerblichen Rechtsschutzes im vereinigten Deutschland, DtZ 1992, 194; Niederleithinger Die Erstreckung von gewerblichen Schutzrechten auf das Gesamtgebiet Deutschlands, Mitt 1991, 125; Rojahn Die Behandlung von vor der Wiedervereinigung eingeräumten vertraglichen Vertriebs- und Verwertungsrechten in den alten und neuen Bundesländern, GRUR 1993, 941; Schaefer Vereinheitlichung des gewerblichen Rechtsschutzes in Deutschland, NJ 1992, 248; Schäfers Legal Unity in the Field of Industrial Property in the Federal Republic of Germany: The Draft Law on the Extension of Industrial Property Rights, IndProp 1991, 489; Schinke Aufgaben der Patentbearbeitung in den neuen Ländern unter Berücksichtigung des Erstreckungsgesetzes, VPP-Rdbr 1992, 75; ders Neue Bundesländer Patente und Patentanmeldungen, VPP-Rdbr 199G, 61 und 1998, 57; von Mühlendahl (Hrsg) Gewerblicher Rechtsschutz im vereinigten Deutschland, Textausgabe; ders Gewerblicher Rechtsschutz im vereinigten Deutschland - eine Zwischenbilanz, GRUR 1990, 719; von Mühlendahl/Mühlens Gewerblicher Rechtsschutz im vereinigten Deutschland, GRUR 1992, 725; Vogel Zur Auswirkung des Vertrages über die Herstellung der Einheit Deutschlands auf die Verfahren vor dem Deutschen Patentamt und dem Bundespatentgericht, GRUR 1991, 83; Woltz Zum Entwurf eines Schutzrechtserstreckungsgesetzes, WiR 1991, 353.

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a. Der Vertrag über die Herstellung der Einheit Deutschlands (Einigungsvertrag; EinigV) vom 3 1 . 8 . 1 9 9 0 8 3 hat das DPA zur alleinigen Zentralbehörde auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes bestimmt. Er hat die vor dem 3.10.1990 eingereichten Anmeldungen und Schutzrechte mit Wirkung für ihr bisheriges Schutzgebiet und nach den vor dem Wirksamwerden des Beitritts der DDR geltenden Rechtsvorschriften aufrechterhalten, Neuanmeldungen von diesem Tag an aber nur mit Wirkung für das gesamte Bundesgebiet einschließlich des Beitrittsgebiets und nach den Bestimmungen des Bundesrechts zugelassen. Damit bestand für eine Übergangszeit ein gespaltener Rechtszustand mit zwei Schutzrechtsgebieten und unterschiedlichen Regeln unterliegenden Altschutzrechten und einem einheitlichen Schutzgebiet für Neuschutzrechte.

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Die patentrechtl noch relevanten B e s t i m m u n g e n der Ani I Kap ΙΠ Sgb E Abschn II Nr 1 des EinigV sind in der Kommentierung berücksichtigt.

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b. Durch das am 1.5.1992 in Kraft getretene Gesetz über die Erstreckung von gewerblichen Schutzrechten (Erstreckungsgesetz; ErstrG) vom 2 3 . 4 . 1 9 9 2 8 4 wurde dieser Zustand beendet und ein einheitliches Schutzgebiet geschaffen. Dies geschah durch die Erstreckung der am 1.5.1992 bestehenden Schutzrechte und Anmeldungen auf das Gebiet, in dem sie bisher nicht galten; dies gilt auch für auf Grund internat Übereinkommen erteilte Schutzrechte und Anmeldungen. 8 5 Durch diese Koexistenzlösung konnten Schutzrechtskollisionen auftreten, für die das ErstrG detaillierte, teilweise an schutzwürdige Besitzstände und Billigkeitskriterien anknüpfende Regelungen trifft. Die erstreckten Schutzrechte wurden im Grundsatz den Regeln des PatG in der zur Zeit des Beitritts bzw der Erstreckung geltenden Fassung (vgl § 5 Satz 2 ErstrG) unterstellt (vgl Rn 6 ff zu § 9, Rn 9 zu $ 139), dies gilt auch für die Auslegung (Bestimmung des Gegenstands) des Patents; 8 6 übergeleitetes DDRRecht blieb nur für die Voraussetzungen der Schutzfähigkeit und - zunächst - für die Schutzdauer anwendbar; zur intertemporalen Anwendbarkeit der DDR-Bestimmungen über die Schutzfähigkeit Rn 6 f f vor $ 1. Zu den lizenzvertragsrechtl Fragen Rn 1 4 0 f f zu $ 15 und näher 5. Attfl § 15 Rn 136ff, zu den ArbN-erfinderrechtl Rn 6 f f Einl ArbEG. Am 3 1 . 1 2 . 1 9 9 0 waren 137 782 Patente mit Ursprung in der DDR in Kraft, am 31.12.1998 26 6 2 0 , davon 7 036 geprüfte, 151 im Prüfungsverfahren und 19 4 3 3 vor Stellung des Prüfungsantrags, am 3 1 . 1 2 . 2 0 0 1 8 281, davon 1 666 geprüfte, 6 543 vor Stellung des Prüfungsantrags und 72 im Prüfungsverfahren (s auch Rn 54).

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Die patent-, gbm- und erflnderrechtl relevanten B e s t i m m u n g e n des ErstrG sind in der Kommentierung behandelt.

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2. Das 2. Gemeinschaftspatentgesetz (2.GPatG) vom 2 0 . 1 2 . 1 9 9 1 8 7 enthält neben der Zustimmung zu der (nicht zustande gekommenen) Vereinbarung über Gemeinschaftspatente Änderungen des IntPatÜG, insb das Übersetzungserfordernis für eur Patentschriften und die Abschaffung des patentgerichtlichen Kollisionsverfahrens bei prioritäts- und inhaltsgleichen eur und nat Patenten. Im PatG wurden die Rücknahmemöglichkeit für die Lizenzbereitschaftserklärung eingeführt und die Rücknahmefiktion bei der Prioritätsbeanspruchung eines älteren Gebrauchsmusters (iSd BGH-Rspr) geregelt. 83 BGBl II 889 = B1PMZ 1990, 379. 84 BGBl I 938 = B1PMZ 1992, 202. 85 Vgl zur markenrechtl Problematik BGHZ 139,147 = GRUR 1999, 155, 158 Dribeck's Light. 14

86 BGH Mitt 2000, 105, 106 Extrusionskopf. 87 BGBl II 1354 = B1PMZ 1992, 49.

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3. Das Erste Sortenschutzänderungsgesetz vom 2 7 . 3 . 1 9 9 2 8 8 hat mit der Ausdehnung des Sortenschutzes auf jegliche Pflanzensorte den Patentierungsausschluss in $ 2 der Regelung im EPÜ angeglichen.

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4. Das PatGÄndG 1993 (Arzneimittelzertifikat) und weitere Änderungen. Durch VO vom 3 4 18.6.1992 (EWG) Nr 1768/92 des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 18.6.1992 8 9 wurde als für alle EG-Mitgliedstaaten unmittelbar geltendes Recht ein ergänzendes Schutzzertifikat für Arzneimittel als nat Recht ersetzendes und nicht nur alternativ ergänzendes gemeinschaftsrechtl Einheitsrecht geschaffen. Mit der Einführung des ergänzenden Schutzzertifikats für Arzneimittel durch VO hat der Rat eine Entwicklung nachvollzogen, die in den USA, in Japan und in der Republik Korea bereits früher stattgefunden hat. 9 0 Der Rat hat die Schaffung des Schutzzertifikats damit begründet, dass die Forschung im pharmazeutischen Bereich entscheidend zur ständigen Verbesserung der Volksgesundheit beitrage. Arzneimittel, vor allem solche, die das Ergebnis einer langen und kostspieligen Forschungstätigkeit seien, würden in der Gemeinschaft und in Europa nur weiterentwickelt, wenn für sie eine günstige Regelung geschaffen werde, die einen ausreichenden Schutz zur Förderung einer solchen Forschung vorsehe. Durch den Zeitraum zwischen der Einreichung einer Patentanmeldung für ein neues Arzneimittel und der Genehmigung für sein Inverkehrbringen werde der tatsächliche Patentschutz auf eine Laufzeit verringert, die für die Amortisierung der in der Forschung vorgenommenen Investitionen unzureichend sei. Es bedürfe daher eines ergänzenden Schutzzertifikats für Arzneimittel, deren Vermarktung genehmigt sei, und das der Inhaber eines nat oder eur Patents unter denselben Voraussetzungen in jedem Mitgliedsstaat erhalten könne. Eine entspr Regelung für Pflanzenschutzmittel enthält die VO des Parlaments und des Rates vom 23.7.1996 (Rn 1 2 2 f f Anh $ 16a). Gegen die EG-VO für Arzneimittel hat Spanien erfolglos Klage zum EuGH erhoben. 9 1 Die erforderlichen Anpassungen des nat Rechts enthält das Gesetz zur Änderung des Patentgesetzes und anderer Gesetze (PatGÄndG) vom 23.3.1993. 9 2 Die VO ist unmittelbar anwendbares Recht; die nat gesetzliche Regelung zur Ausführung der VO ist durch das PatGÄndG durch Einfügung der §§ 16a, 49a sowie durch Änderung der §§ 30, 81 und 142 PatG erfolgt, für das eur Patent durch Einfügung des Art II $ 6a IntPatÜG.

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Kostenrechtliche Änderungen enthält das Gesetz zur Änderung des Patentgebührengesetzes und anderer Gesetze vom 2 5 . 7 . 1 9 9 4 9 3 (PatGebÄndG); die zunächst vorgesehene 94 Einführung einer Einspruchsgebühr wurde nicht verwirklicht. Das Gesetz zur Neuordnung des Berufsrechts der Rechtsanwälte und der Patentanwälte vom 2.9.1994 9 5 hat - mit Wirkung vom 1.1.2000 - S 143 Abs 3 aF geänd. Durch das MarkenRRefG vom 2 5 . 1 0 . 1 9 9 4 9 6 ist die Regelung des Prioritätsrechts in $ 4 1 geänd worden.

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5. Das im wesentlichen am 1.11.1998 in Kraft getretene 2.PatGÄndG (Zweites Gesetz zur Änderung des Patentgesetzes und anderer Gesetze) brachte ua die Umbenennung des DPA in Deutsches Patent- und Markenamt (DPMA), Änderungen bei Zwangslizenz und Abschaffung der Zurücknahme des Patents, die Möglichkeit der Einreichung von Patent- und GbmAnmeldungen über Patentinformationszentren und in Fremdsprachen, einheitliche Fristen bei der Inanspruchnahme einer Priorität und die Abschaffung des Vorschaltverfahrens sowie die Einführung einer Begründungspflicht im Nichtigkeitsberufungsverfahren. 97 Durch das Gesetz werden zudem verschiedene entbehrlich gewordene Vorschriften aufgehoben (5.ÜberlG; 6.ÜberlG; Gesetz über die Frist zur Anfechtung von Entscheidungen des Deutschen Patentamts; VOen über die Errichtung einer Zweigstelle des Deutschen Patentamts in Groß-Berlin - in anderem Rahmen vorgezogen - , die Patentrolle, die Übertragung der Ermächtigung nach $ 2 4 Abs 2 des Patentgesetzes, l.DVO ArbEG). Weitere Änderungen haben das 3.

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88 BGBl I 727 = B1PMZ 1992, 262. 89 ABl EG L 182/1 = B1PMZ 1992, 494. 90 Zur Entstehungsgeschichte in den USA vgl Hutter Die Produktion von Recht, 1989; Pontani/Rozek Das USGesetz über Arzneimittelpreiswettbewerb und Patentlaufzeitverlängerung - 10 Jahre danach, Mitt 1995, 159 und Mitt 1997, 41. 91 EuGH Slg 1995 I 1985 = GRUR Int 1995, 906 Arzneimittelzertifikat; vgl Schemen S 44 f; vgl auch Adams Supplementary Protection Certificates: The Challenge to EC Regulation 1768/92, EIPR 1994, 323.

92 BGBl I 366 = B1PMZ 1993, 171. 93 BGBl I 1739 = B1PMZ 1994, 331; Begr B1PMZ 1994, 334. 94 BTDrs 12/5280. 95 BGBl I 2278 = BlPMZ 1994, 368. 96 BGBl I 3082 = BlPMZ 1994 Sonderheft S 1 ff. 97 Vgl dazu Mühlens Aktuelle Entwicklungen im nationalen und internationalen gewerblichen Rechtsschutz, VPP-Rdbr 1996, 77 f.

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Β. Grundlagen des deutschen Patentrechts

Gesetz zur Änderung des Rechtspflegergesetzes vom 6.8.1998, 9 8 das Gesetz zur Stärkung der Unabhängigkeit der Richter u n d Gerichte vom 2 9 . 1 2 . 1 9 9 9 " u n d das Zustellungsreformgesetz vom 25.6.2001 1 0 0 gebracht. 38

6. Das Gesetz z u r B e r e i n i g u n g v o n K o s t e n r e g e l u n g e n a u f d e m Gebiet d e s g e i s t i g e n E i g e n t u m s vom 13.12.2001 1 0 1 h a t insb das Gebühren- u n d Kostenrecht umfangreich geänd, wobei zahlreiche, bisher im PatG enthaltene Regelungen in das neue PatKostG eingestellt wurden, das das PatGebG abgelöst hat; es h a t außerdem das Einspruchsverfahren vorübergehend auf das BPatG verlagert. Das Gesetz hat zahlreiche Zweifelsfragen aufgeworfen, die zT durch das Geschmacksmusterreformgesetz geklärt werden sollen. Das Schuldrechtsmodernisierungsgesetz vom 26.11.2001 1 0 2 hat insb die Verjährungsregelung geänd. Weitere Änderungen erfolgten durch das ZPO-Reformgesetz vom 27.7.2001, 1 0 3 das Gesetz z u r weiteren Reform des Aktien- u n d Bilanzrechts, zu Transparenz u n d Publizität vom 19.7.2002 1 0 4 u n d das Gesetz zur Änderung der Vertretung durch Rechtsanwälte vor den Oberlandesgerichten vom 28.7.2002. 1 0 5 Änderungen im Gebührenrecht, ua die E i n f ü h r u n g eines neuen $ 128 a, sieht der Referentenentwurf für ein Kostenmodernisierungsgesetz am 27.8.2003 vor.

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7. EG-Biotechnologie-Richtlinie (Schrifttum s die Hinweise bei $ 2). Die Richtlinie 98/44/EG des Europäischen Parlaments u n d des Rates vom 6.7.1998 über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen 1 0 6 (zur Entstehung s 5. Aufl) ist am Tag ihrer Veröffentlichung (30.7.1998) in Kraft getreten. Die Umsetzung der BioTRl bereitet - nicht n u r in Deutschland - Schwierigkeiten. 1 0 7 Die Niederlande u n d Italien haben beim EuGH erfolglos die Nichtigerklärung der Richtlinie beantragt. 1 0 8 Die Richtlinie ist mit Wirkung vom 1.9.1999 in die AOEPÜ integriert worden. Dänemark u n d Finnland haben sie am 26. bzw 30.5.2000, das VK am 28.7.2000 umgesetzt, 1 0 9 auch Irland, Spanien, Griechenland u n d Portugal haben sie umgesetzt u n d die Tschechische Republik h a t sie übernommen. 1 1 0 Die Kommission hat am 9.7.2003 Klagen gegen Deutschland u n d sieben weitere Mitgliedstaaten wegen fehlender Umsetzung beschlossen. In Deutschland sollte die - parlamentarisch umstrittene - Umsetz u n g durch das Gesetz z u r Umsetzung der Richtlinie über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen 1 1 1 erfolgen, das in der 14. Wahlperiode nicht verabschiedet worden ist. 1 1 2 Die Bundesregierung h a t am 25.6.2003 einen neuen Gesetzentwurf beschlossen, 113 der in der Kommentierung berücksichtigt ist. B. G r u n d l a g e n d e s d e u t s c h e n P a t e n t r e c h t s I. S t e l l u n g d e s P a t e n t r e c h t s i m R e c h t s s y s t e m Schrifttum: Aicher Verfassungsrechtlicher Eigentumsschutz u n d Immaterialgüterrechte, Wirtschaftsrecht in Theorie u n d Praxis, 1986,3; Badura Z u r Lehre von der verfassungsrechtlichen Institutsgarantie des Eigentums, betrachtet am Institut des „geistigen Eigentums", FS Th. M a u n z (1981), 1; Becker Die Beziehungen zwischen d e m Patentrecht u n d d e m Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Diss 1934; Beier Ausschließlichkeit, gesetzliche Lizenzen u n d Zwangslizenzen im Patent- u n d Musterrecht, GRUR 1998, 185 = Exclusive Rights, Statutory Licenses and Compulsory Licenses in Patent and Utility Model Law, IIC 1999, 251; Benkard T r e n n u n g gewerblicher Schutzrechte, DRZ 1949, 320; Β erger Die Immaterialgüterrechte sind abschließend aufgezählt, FS L. David (1996), 3; Bernhardt Das Patenta m t - eine Verwaltungsbehörde, NJW 1959, 2043; Buck Geistiges Eigentum u n d Völkerrecht, 1993; Fechner Geistiges E i g e n t u m u n d Verfassung: schöpferische Leistungen u n t e r d e m Schutz des Grundgesetzes, 1999; Fuchslocher Kontrah i e r u n g s z w a n g oder Aufopferungsanspruch bei einer im öffentlichen Interesse zu d u l d e n d e n Patentverletzung? GRUR 1949, 251; Godenhielm Ist die E r f i n d u n g etwas Immaterielles? GRUR Int 1996, 327; Hartmann Das Verhältnis der Bestimmungen über den unlauteren Wettbewerb z u den Spezialgesetzen des gewerblichen Rechtsschutzes u n d 98 BGBl I 2030. 99 BGBl I 2598. 100 BGBl I 1206. 1 0 1 BGBl I 3656 = B1PMZ 2002, 14. 102 BGBl I 3138. 103 BGBl I 1887. 104 BGBl I 2681 = B1PMZ 2002, 297, Bericht des Rechtsausschusses BTDrs 14/9079 = B1PMZ 2002, 298. 105 BGBl I 2850 = B1PMZ 2002, 353. 106 ABl EG 1998 L 213/13 = BlPMZ 1998, 458 = GRUR Int 1998, 675 = ABl EPA 1999, 101. 107 Vgl BRDrs 655/1/00. 108 E u G H 25.7.2000 C-377/98 Niederlande/Parlament u n d Rat (BioTRl) I; E u G H Slg 2001 I 6229 = GRUR Int 2001, 1043 m A n m Spranger Niederlande/Parlament u n d

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Rat (BioTRl) II; vgl Scott E I P R 1 9 9 9 , 2 1 2 ; GRUR I n t 1999, 95; Brinkhof BIE 2000, 199; Straus GRUR 2001, 1016; Moore EIPR 2002, 149; Bostyn BIE 2001, 392. 109 The Patents Regulations 2000 (Nr 2037). 110 BlPMZ 2001, 116. 111 RegE vom 18.10.2000, BTDrs 14/5642; Stellungn a h m e DVGR GRUR 2000, 680; Teilbericht der EnquêteKommission „Recht u n d Ethik der modernen Medizin" „Schutz des geistigen Eigentums in der Biotechnologie", BTDrs 14/5157 vom 25.1.2001. 112 Vgl auch das Kommissionspapier vom 23.1.2002 Life sciences and biotechnology - A strategy for Europe sowie den Kommissionsbericht KOM (2002) 545 endg; z u r U m s e t z u n g Landgermann FS W. Tilmann (2003), 527. 113 BRDrs 546/03.

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Β. Grundlagen des deutschen Patentrechts

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zum Urheberrecht, Diss Zürich 1951; Heinrich Immaterialgüter sind geistiger Natur, FS L. David (1996), 9; Heinz Europa-Patent und grundgesetzliche Eigentumsgarantie, Mitt 1975, 201; ders Das Patent im System der Eigentumsrechte, Mitt 1994, 1; Hubmann Geistiges Eigentum, in BettermannfNipperdey/Scheuner Die Grundrechte, Bd IV 1 S 1; Jänich Geistiges Eigentum - eine Komplementärerscheinung zum Sacheigentum? Z002; Jestaedt Patentschutz und öffentliches Interesse, FS F. Traub (1994), 141; Kalsbach Die Stellung des $ 1 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb im gewerblichen Rechtsschutz, Diss 1930; Kent Wechselbeziehungen zwischen den gewerblichen Schutzgesetzen, FS Kohler (1909), 15; Kirchhof OCT verfassungsrechtliche Gehalt des geistigen Eigentums, FS W. Zeidler, Bd 2, (1987), 1639; Kitch The Nature and Function of the Patent System, 20 Journal of Law and Economics (1977), 265; Κ rabel Kommt das Patent durch staatlichen Verleihungsakt zustande? GRUR 1977, 204; Kroitzsch Hat die entschädigungslose Enteignung der Patente und Urheberrechte bereits stattgefunden? BB 1972, 424; Kumm System des patentrechtlichen Erfindungsschutzes, 1962; Kur Funktionswandel von Schutzrechten: Ursachen und Konsequenzen der inhaltlichen Annäherung und Überlagerung von Schutzrechtstypen, in Schricker/Dreier/Kur Geistiges Eigentum im Dienst der Innovation, 2001, 23; Leinemann Die Sozialbindung des „Geistigen Eigentums", 1998; Maunz Das geistige Eigentum in verfassungsrechtlicher Sicht, GRUR 1973,107; Meyer Erweiterung und Beschränkung des Immaterialgüterrechts durch die Generalklausel des Wettbewerbsrechts, Diss 1931; Oppermann Geistiges Eigentum - Ein „Basic Human Right" des Allgemeinen Völkerrechts, FS H. Hahn (1997), 447; Pinto The Influence of the European Convention on Human Rights on Intellectual Property Rights, EIPR 2002, 209; Rau Das Verhältnis des S 1 Wettbewerbsgesetzes zu den Spezialnormen des gewerblichen Rechtsschutzes, insbes. unter dem Gesichtspunkt der Ausnutzung fremder Arbeitsergebnisse, Diss 1931; Kigamonti Geistiges Eigentum als Begriff und Theorie des Urheberrechts, 2001, zugl Diss Zürich; H. Schulte Die Erfindung als Eigentum, GRUR 1985, 772; Söllner Zum verfassungsrechtlichen Schutz geistigen Eigentums, FS F. Traub (1994), 367; Strömholm Tradition und Innovation im Recht des geistigen Eigentums, in: Schricker/Dreier/Kur Geistiges Eigentum im Dienst der Innovation, 2001, 179; Theiss Der Schutz gegen Nachbau nach Ablauf der Schutzrechte, Diss 1957; Ullrich Immaterielle Auslandsinvestitionen, gewerbliches Eigentum und internationaler Kapitalanlagenschutz, RIW 1987, 179; von Graffenried Grundlagen und gegenseitiges Verhältnis der Normen des gewerblichen Rechtsschutzes, 1952; von Meibom/Pitz Klinische Versuche - eine transatlantische Betrachtung vor dem Hintergrund der Entscheidung des BGH „Klinische Versuche II", Mitt 1998, 244 = Experimental Use, Patent Infringement. A Transatlantic Review from German Perspective in Regard to the Decision of the German Supreme Court in Ortho v. Merckle „Clinical Trials II", 1 JWIP 633 (1998); Wagner Human Tissue Research: Who Owns the Results? JPTOS 1987, 329; Wilcke Patente und Warenzeichen zwischen Ost und West, SJZ 1950, 558.

1. Immaterialgüterrecht; Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht. Das Patentrecht 4 0 rechnet zum Bürgerlichen Recht im weiteren Sinn. Als Teil des Rechtsgebiets des gewerblichen Rechtsschutzes (propriété industrielle) bildet es mit diesem und dem Urheberrecht und verwandten Schutzrechten (propriété littéraire et artistique) das Immaterialgüterrecht (propriété intellectuelle). Der gewerbliche Rechtsschutz bezieht sich anders als das Urheberrecht auf die gewerblich-technische Betätigung, ohne dass immer eine scharfe Scheidung möglich wäre. Beide Teilgebiete sind vielfältig miteinander verknüpft, so dass Gedanken aus dem einen Teilgebiet häufig im anderen Anwendung finden können. Der gewerbliche Rechtsschutz umfasst insb die technischen Schutzrechte, nämlich Patent, Gebrauchsmuster und Halbleitertopographie (mit Beziehungen zum Urheberrecht), daneben das Geschmacksmusterrecht (mit engen Beziehungen zum Urheberrecht), das Markenrecht, und das Wettbewerbsrecht, dessen Zuordnung zum gewerblichen Rechtsschutz allerdings str ist. 1 1 4 Daneben treten Namens- und Firmenschutz (§ 12 BGB, Schutz geschäftlicher Bezeichnungen, § 5 MarkenG). Schließlich ist das Sortenschutzrecht als Schutz des Pflanzenzüchters mit engen Beziehungen zum Landwirtschaftsrecht zu nennen; auch seine Zuordnung zum gewerblichen Rechtsschutz ist str. 2. Die (ausschließliche) Gesetzgebungszuständigkeit des Bundes für die Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes ergibt sich aus Art 70, 71 und Art 73 Nr 9 G G . 1 1 5 Die Länder haben eine Befugnis zur Gesetzgebung hier nur, soweit sie hierzu in einem Bundesgesetz ausdrücklich ermächtigt werden (so in $ 143). Teilweise beruht die Kompetenz zur bundesrechtl Regelung auch auf anderen (ausschließlichen oder konkurrierenden) Zuständigkeiten, so im Bereich der Grenzbeschlagnahme, der Strafbarkeit der Patentverletzung und der gerichtsverfassungs- und prozessrechtl Regelungen.

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Die K o m p e t e n z z u r E r r i c h t u n g von Bundesbehörden ergibt sich für das DPMA aus Art 87 Abs 3 GG. Grundlage für die Errichtung des BPatG ist nunmehr Art 96 Abs 1 GG. Der Erlass von Rechtsverordnungen ist in Art 8 0 GG geregelt. Das PatG 1936 gilt nach Art 124 GG als Bundesrecht fort. ISd Rspr zu Art 100 Abs 1 G G 1 1 6 ist es im Umfang seiner geltenden §§ 1 - 1 4 7 als nachkonstitutionelles Recht anzusehen; dies gilt nicht für die fortgeltenden, aber bedeutungslosen §§ 56 - 6 0 PatG 1936.

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114 Vgl zu Konfliktlagen zwischen verschiedenen Schutzrechtsarten Sosnitza FS W. Tilmann (2003), 895.

115 Vgl BVerwG NVwZ 1998, 614 Allround-Gerüst. 116 BVerfGE 1, 189; BVerfGE 24, 165.

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Β. Grundlagen des deutschen Patentrechts

3. Rechtsquellen. Zu unterscheiden ist zwischen Rechtsnormen im formellen Sinn (Gesetzen) und solchen im (nur) materiellen Sinn (Verordnungen); auch die Herausbildung von Gewohnheitsrecht kommt in Betracht. Die unterschiedliche Regelung durch Gesetz und Verordnung, die auch im ausländischen Recht und in internat Verträgen (insb EPÜ mit AOEPÜ; PCT mit AOPCT) Parallelen hat, nutzt die größere Flexibilität des Verordnungswegs, der allerdings verfassungsrechtl Grenzen hat. Anders als zB im schweizerischen Recht (sz PatentVO) oder im frz CPI (der gesetzliche und untergesetzliche Regelungen zusammenfasst), sieht das dt Recht keine einheitliche und umfassende „PatentVO" vor, sondern eine Reihe einzelner VOen. Die Richtlinien des DPMA wie des EPA (insb DPA-PrRl, EPA-PrRl; DPMA-EinsprRl) sind keine Rechtsnormen, sondern innerdienstliche Anweisungen, sie geben jedoch wertvolle Hinweise zur jeweiligen Amtspraxis und haben erhebliche praktische Bedeutung. 45 Als Rechtsquellen auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes sind insb das wiederholt neugefasste und neu bekanntgemachte PatG vom 5.5.1936, das GebrMG, das HISchG, das GeschmMG, das MarkenG, das Schriftzeichengesetz, das UWG und das SortG zu nennen, als Nebengesetze insb das IntPatÜG, das PatKostG und das ArbEG. Hinzu kommen verschiedene Verordnungen wie die DPMAV, die PatentanmeldeVO und die WahrnV. Neben die nat Rechtsvorschriften treten vermehrt solche des EG-Gemeinschaftsrechts, so insb im Bereich des Markenrechts, des Geschmacksmusterrechts und des Sortenschutzes, aber auch im Patentrecht (Schutzzertifikate, BioTRl). Zur Überlagerung der nat Kompetenzen durch solche der EG Rn 84. 46 Weitere wichtige Rechtsquellen sind internationale Übereinkommen wie das WIPO-Übk, die Übk der Internationalen Union (hier im Bereich des Patentrechts in erster Linie die Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ), der Budapester Vertrag über die Hinterlegung von Mikroorganismen (BV) und der Patentzusammenarbeitsvertrag (PCT)), das Straßburger Übereinkommen (StraÜ) und das Klassifikationsübereinkommen (IPC). Das Vertragswerk der Welthandelsorganisation (WTO; TRIPS-Übk) ist hinzugetreten. Das EPÜ regelt das eur Patent; Bestimmungen über ein Gemeinschaftspatent sind bisher nicht in Kraft getreten. Schließlich spielen Sonderverträge mit Einzelstaaten eine gewisse, aber heute untergeordnete Rolle. Zu den internat Verträgen näher Einl IntPatÜG. 44

4. Patentschutz und Verfassungsrecht 47

a. Verfassungsrechtliche Begründung des Erfinder- und Patentrechts. Die naturrechtl Begründung des Erfinderrechts ist str, 117 ebenso die Frage, ob es verfassungsrechtl geboten ist, ein lückenloses Schutzsystem (Stoffschutz, Computerprogramme, Dienstleistungen) zur Verfügung zu stellen. 118 Bei der Beurteilung der Verpflichtung, Schutzinstitute zur Verfügung zu stellen, darf weder der Sozialbezug des Eigentums noch der verfassungsrechtl gesicherte Grundsatz der allg Handlungsfreiheit übersehen werden, der jedenfalls (Probleme ergeben sich ua auch bei Traditionswissen119 und im Grenzbereich zwischen Erfindung und Entdeckung, vgl die Diskussion über „Bio-" und „Software"-Patente120) eine Monopolisierung „reiner" Erkenntnis problematisch macht, im Verein mit dem Rechtsstaatsgebot möglichst klare und eindeutige Verhaltensnormen fordert121 und es schließlich verbietet, den Schutzumfang über den erfinderischen Verdienst hinaus auszudehnen. „Die Schutzrechte des geistigen Eigentums gelten nicht als solche oder in einem Vakuum, sondern beruhen auf einem sorgfältigen Ausgleich mit den Interessen der Wettbewerber".122

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b. Eigentumsgarantie. Dass die patentierte Erfindung unter die Eigentumsgarantie des Grundgesetzes (wie auch schon des Art 153 der Weimarer Reichsverfassung) fällt, ist unstreitig (wenn auch unter dem ordnungspolitischen Aspekt des Technologieschutzes wohl nicht denknotwendig123). Nach der Rspr des BVerfG ist auch das „technische Urheberrecht" des Erfinders an der fertigen und verlaut117 Vgl Benkard Einl Rn l a und $ 6 PatG Rn 1, H. schulte GRUR 1985, 772, 775, mwN. 118 Vgl H. Schulte GRUR 1985, 772, 777f; Wertenson Mitt 1993, 169f; zum Schutz von Dienstleistungen auch van Raden Dienstleistungspatente? in: van Raden (Hrsg) Zukunftsaspekte des gewerblichen Rechtsschutzes, 1 9 9 5 , 1 1 7 , Schindlbeck Schutzfähigkeit von Dienstleistungen als Beitrag zur Existenzsicherung mittelständischer Unternehmen, aaO S 123. 119 Vgl Fikentscher/Ramsauer FS A. Dietz (2001), 25.

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120 Vgl Pinto EIPR 2002, 209, 215. 121 BGHZ 57, 1, 3 f = GRUR 1972, 80 Trioxan. 122 Ullrich Technologieschutz nach TRIPS: Prinzipien und Probleme, GRUR Int 1995, 623, 637 Fn 122; vgl auch R. Rogge Zur Aussetzung in Patentverletzungsprozessen, GRUR Int 1996, 386, 387. 123 Vgl etwa Walz Der Schutzinhalt des Patentrechts im Recht der Wettbewerbsbeschränkungen (1973) 296 ff; Ullrich Technologieschutz nach TRIPS: Prinzipien und Probleme, GRUR Int 1995, 623, 624f.

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barten Erfindung vor der Patentierung als Eigentum iSd Institutsgarantie des Art 14 GG anzusehen. 1 2 4 Die Grundsätze gelten auch im ArbN-Erfinderrecht. 125 Das Patent gewährt ein - nicht vorpositives, sondern vom Gesetzgeber geschaffenes - eigentumsähnliches Recht; 126 allerdings begründet das (insgesamt) noch dem Einspruch ausgesetzte Patent für den Patentinhaber auch über die geltend gemachten Widerrufsgründe hinaus keine unanfechtbare Rechtsposition iSd Eigentumsgarantie des Art 14 GG. 1 2 7 Das „geistige Eigentum" (der Begriff wird von der Immaterialgüterrechtstheorie bekämpft) an der Erfindung unterliegt der Gestaltung durch den einfachen Gesetzgeber. 128 Damit ist aber die Frage nach der Pflicht des Staats, Erfindungen zu schützen, also der Institutsgarantie des Patentrechts, und nach der inhaltlichen Ausgestaltung des Schutzes nicht beantwortet. Zur ersteren hat das BVerfG ausgeführt, die dem Erfinder schon vor der Patenterteilung zugeordnete Rechtsposition genieße den Eigentumsschutz des Patentrechts entspr dem zum allg Urheberrecht entwickelten Grundsatz, 129 dass die sichernde und abwehrende Funktion der Eigentumsgarantie es gebiete, die Vermögenswerten Befugnisse des Urhebers an seinem Werk als „Eigentum" iSd Art 14 GG anzusehen und seinem Schutzbereich zu unterstellen. Hierbei müsse berücksichtigt werden, dass die fertige und verlautbarte Erfindung die durch die Anmeldung verwirklichte Grundlage für das Recht auf das Patent bilde. Grundrechtl geschützter Kern des Patentrechts sind die grds Zuordnung des Vermögenswerten Ergebnisses der schöpferischen Leistung an den Erfinder und dessen Rechtsnachfolger und deren Freiheit, in eigener Verantwortung darüber verfügen zu können; dies schützt aber nicht jede denkbare Verwertungsmöglichkeit. 130 Dem Erfinder steht daher grds ein Anspruch auf angemessene Vergütung zu, wenn seine Leistung durch Dritte verwertet wird. 131 Anders als beim Urheberrecht lässt sich ein Ausschließungsrecht des Erfinders wohl nicht zwingend aus der Eigentumsgarantie begründen; dem Gesetzgeber steht jedenfalls ein weiter Gestaltungsspielraum zur Verfügung. 132 Eine Perpetuierung des Schutzes über die gesetzliche Laufzeit des Patents hinaus ist grundrechtl nicht geboten. 133 Die Erhebung von Patentjahresgebühren verstößt nicht gegen die Eigentumsgarantie. 134 Das Vertrauen in eine bestimmte Gesetzesauslegung durch die Gerichte wird durch Art 14 GG regelmäßig nicht geschützt; 135 deshalb sind durch Änderung der Rspr verursachte Reduzierungen von Besitzständen hinzunehmen. 1 3 6 Dem Gesetzgeber obliegt es, Inhalt und Schranken des Patentrechts zu bestimmen. 137 Im Interesse des Gemeinwohls lässt die Sozialbindung des Eigentums Beschränkungen des Patentrechts zu. 1 3 8 Eingriffe in das Patentrecht bedürfen einer gesetzlichen Ermächtigung, wie sie $ 13 enthält. Aus S 11 ergibt sich eine Schrankenbestimmung (vgl die Problematik der Zulässigkeit klinischer Versuche 139 ). Zu den Auswirkungen des Grundsatzes der Freiheit der Forschung Rn 29 zu § 11. Die 124 BVerfGE 36, 281, 290 f = GRUR 1974, 142 Akteneinsicht im Patenterteilungsverfahren; BVerfG - Nichtannahmebeschluss - Mitt 1999, 61, 62; BVerfG - Nichtannahmebeschluss - GRUR 2001, 43 - Human-Immuninterferon; BVerfG Nichtannahmebeschluss 10.5.2000 1 BvR 1458/97 klinische Versuche, auch zu Grundrechtsfähigkeit ausländischer Unternehmen und zur Grundrechtsbetroffenheit inländischer Unterlizenznehmer; BGHZ 82, 13 = GRUR 1982, 95 pneumatische Einrichtung; BPatG B1PMZ 1970, 47, 59; vgl BVerfGE 31, 229 = GRUR 1 9 7 2 , 4 8 1 Kirchen- und Schulgebrauch; BVerfGE 49, 382, 400 = GRUR 1980, 4 4 Kirchenmusik; BVerfGE 79, 29, 40 f = GRUR 1989, 193 Gefangenenbetreuung. 125 BVerfG - Nichtannahmebeschluss - Mitt 1999, 61, 63. 126 BGHZ 18, 8 1 , 9 5 f = GRUR 1955,393 Zwischenstecker II. 127 Vgl BGH GRUR 1995, 333, 336 Aluminium-Trihydroxid. 128 BVerwG NJW 1995, 1627. 129 BVerfG Kirchen- und Schulgebrauch. 130 BVerfG Kirchen- und Schulgebrauch; BVerfG Human-Immuninterferon. 131 Vgl BGHZ 141, 13, 35 = GRUR 1999, 707 Kopierversanddienst mwN.

132 Vgl Bernhardt/Kraßer S 28 ff; Sälina FS F. Traub (1994), 367, 372, unter Hinweis auf Kirchhof Der Gesetzgebungsauftrag zum Schutz des geistigen Eigentums gegenüber modernen Vervielfältigungstechniken (1968), 26 f. 133 Vgl BVerwG NVwZ 1998, 614 Allround-Gerüst; BVerfG Human-Immuninterferon. 134 BPatGE 24, 154 = GRUR 1982, 361. 135 BGHZ 125, 382 = GRUR 1994, 794, 797 Rolling Stones. 136 BPatG B1PMZ 2001, 325, 327, Markensache. 137 BVerfGE 18, 85, 90 = GRUR 1964, 554. 138 Vgl BVerfGE 31, 229 = GRUR 1972, 481 Kirchenund Schulgebrauch; BVerfGE 49, 382 = GRUR 1980, 44 Kirchenmusik; BVerfG GRUR 2001, 43 Human-Immuninterferon; BGHZ 130, 259 = GRUR 1996, 109 klinische Versuche I; BGHZ 144, 232, 235 f = GRUR 2001, 251 Parfumflakon; BGHZ 150, 6 = GRUR 2002, 605 verhüllter Reichstag; BGH GRUR 2002, 1050 Zeitungsbericht als Tagesereignis mwN, auch zur grds engen Auslegung der auf der Sozialbindung beruhenden Schrankenbestimmungen. 139 Hierzu von Meibom/Pitz Mitt 1998, 244, 250 f; BVerfG Human-Immuninterferon.

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Inhalts- und Schrankenbestimmung des Eigentums steht mit der verfassungsrechtl Gewährleistung des Eigentums in Einklang, wenn sowohl der Anerkennung des Privateigentums durch das GG als auch dem Sozialgebot Rechnung getragen und der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit beachtet wird, 140 dies rechtfertigt es auch, bei bestimmten Formen von Erfindungen den Patentschutz einzuschränken oder auszuschließen, 141 soweit die Unterscheidung nicht willkürlich erfolgt, was insb für den Patentierungsausschluss von Tierarten in der Lit vertreten wird (hierzu Rn 14 zu § 2a RegE). Von daher begegnet es auch grds keinen verfassungsrechtl Bedenken, patentgeschützte Gegenstände etwa preisregulierenden Maßnahmen zu unterstellen. 142 50

c. Verfassungsrechtl relevant ist weiter die Rechtsweggarantie des Art 19 Abs 4 GG (Rn 5 ff zu S 73). Während für die an den Verfahren vor dem DPMA Beteiligten der Rechtsschutz gewährleistet ist und auch in den Verfahren vor dem EPA eine gerichtsähnliche Instanz zur Verfügung steht (zur Überprüfung der Beschwerdekammerentscheidungen Rn 49 f vor § 73), ist der Rechtsschutz für von Patenten in ihrer Handlungsfreiheit betroffene Dritte nur durch die Möglichkeit des Einspruchs und der Nichtigkeitsklage gewahrt. Dies eröffnet allerdings keinen lückenlosen Rechtsschutz, weil die Angriffsmöglichkeiten in diesen Verfahren auf bestimmte Rügen beschränkt sind; die „unangemessene Anspruchsbreite" iS eines Überschusses des Patentschutzes an sich gegenüber der erfinderischen Leistung (Rn 84 zu $ 34) kann in diesen Verfahren nicht geltend gemacht werden. Der numerus clausus der Widerrufs- und Nichtigkeitsgründe ist in dieser Hinsicht verfassungsrechtl bdkl.

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S. Patentschutz und Völkerrecht. Patentrechtl Rechtspositionen genießen auch den Schutz des Völkerrechts. 143

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Π. Das Patentrecht ist Teil der objektiven Rechtsordnung. Es umfasst zugleich subjektive Rechte unterschiedlicher Art wie das Erfinderpersönlichkeitsrecht, das Recht auf das Patent und die aus dem Patent und aus der Patentanmeldung fließenden Rechte. Das subjektive Recht aus dem Patent hat absoluten Charakter; es wirkt iS eines Ausschließlichkeitsrechts grds gegenüber jedem Dritten. Vielfach wurde auf die Ähnlichkeit des Rechts aus dem Patent mit dem Sacheigentum hingewiesen; ein wesentlicher Unterschied besteht jedoch darin, dass dem Recht aus dem Patent jedes körperliche Substrat fehlt. Das Recht aus dem Patent wird heute allg als privatrechtlicher Art angesehen. 144 Dagegen hat das Recht auf das Patent iS eines Anspruchs auf Erteilung des Patents öffentlich-rechtl Charakter. 145 Die subjektiven Rechte auf das Patent, aus der Patentanmeldung und dem Patent sind übertragbar und vererblich. Höchstpersönlich ist dagegen das Erfinderpersönlichkeitsrecht (zur str Frage der Vererblichkeit Rn 12 zu §6; Rn 8 zu § 63). ΠΙ. Bedeutung des Patentschutzes Schrifttum: (S auch die Hinweise zu $ 15, zu $ 29 und zur Einl IntPatÜG) Abdul Ghani Azmi Die Anerkennung von Immaterialgüterrechten in der Scharia, GRUR Int 1997, 85 = Basis for the Recognition of Intellectual Property in the Light of Shari'ah, n c 1996,649; Adrian Patentrecht im Spannungsfeld von Innovationsschutz und Allgemeininteresse, 1997; Alikhan Socio-Economic Benefits of Intellectual Property Protection in Developing Countries, 2000; Andres Gedanken zum Patentrecht, Fragen der Freiheit Nr 253 (2000), 3; Arora Patents, licensing, and market structure in the chemical industry, 26 Research Policy 391 (1997); Arundel (Hrsg) Innovation Strategies of Europe's Largest Industrial Firms, EIMS Publication 23 (1995); Arundel/Kabla What percentage of innovations are patented: Empirical estimates for European firms, 27(2) Res. Policy 127 (1998); Audretsch The Competitive and Technological Effects of Patents: A Critical Assessment of the Relevant Literature in Industrial Economics, in EPA/IFO-Institut (Hrsg) Results and Methods of Economic Patent Research, S 173; Ayres/Klemperer Limiting Patentees' Market Power Without Reducing Innovation Incentives: The Perverse Benefits of Uncertainty and Non-Injunctive Remedies, 97 Mich. L.Rev. 985 (1999); Balz Eigentumsordnung und Technologiepolitik, 1980; Barth Zum 40. Geburtstag des Hochschullehrerprivilegs nach J 42 ArbNEG, GRUR 1997, 880; Bartling Die Rolle der Patente bei der Übertragung von Technologie aus der Sicht der pharmazeutischen Industrie, GRUR Int 1972, 396; Barton Adapting the Intellectual Property System to New Technologies, in Wallerstein (Hrsg) Global Dimensions of Intellectual Property Rights in Science and Technology (1993), 284; Behrmann Patentwesen in der Wissensgesellschaft: Der Patentanwalt als Partner einer lernenden Organisa140 BVerwG NJW 1995, 1627, zu § 11 Apothekengesetz: Angabe der Zusammensetzung des verschriebenen Arzneimittels. 141 Vgl BVerwG NJW 1995, 1627, 1628. 142 Kr zur Unterstellung patentgeschützter Arzneimittel unter Festbetragsregelungen PharmaRecht 6/ 1995, aktuelle Seite III. 143 Buck (1993), 205 ff, 209 ff; Oppermann FS H. Hahn (1997), 447; Ullrich RIW 1987, 179; ders Technologie-

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Β. Grundlagen des deutschen Patentrechts

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1. Allgemeines. Die Bedeutung des Patentschutzes für den technischen Fortschritt ist heute im Grunde und nahezu weltweit über die politischen und gesellschaftlichen Systeme hinweg nicht mehr umstritten. Nicht nur in marktwirtschaftlich strukturierten, sondern auch in verwaltungswirtschaftlich organisierten Systemen bestehen Patentrechtsordnungen. Jedenfalls seit dem TRIPS-Übk sind globale Vorgaben, die über fremdenrechtl Regelungen hinausgehen, unübersehbar. Positionen, wie sie ähnlich auch bei der Antipatentbewegung des 19. Jahrhunderts auftauchen, finden sich aber immer wieder da, wo neue Bereiche in das Patentschutzsystem oder vergleichbare Systeme einbezogen Alfred Keukenschrijver

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werden sollen, etwa im Bereich der Informationsverarbeitung oder der Biotechnologie; insoweit ist vor allem die rechtl nicht bindende Verpflichtung der FAO zu Pflanzengenetischen Ressourcen aus dem Jahr 1983 von Interesse, der über 130 Länder beigetreten sind, darunter auch Deutschland; mit der auf der 27. FAO-Konferenz 1993 beschlossenen Neuverhandlung wird eine rechtl bindende Vereinbarung angestrebt, 146 in deren Rahmen sich die Vertragsstaaten unter Anpassung der Verpflichtung an das Übereinkommen über die Biologische Vielfalt (Convention on Biological Diversity CBD 147 ) verpflichten sollen, im Hinblick auf die weltweite Ernährungssicherung und eine nachhaltige Landwirtschaft einen erleichterten Zugang zu pflanzengenetischen Ressourcen zu gewähren. Danach sind unter bestimmten Voraussetzungen Pflichtabgaben für Inhaber gewerblicher Schutzrechte vorgesehen. Die Rolle des Patentschutzes im System des Welthandels, des Dienstleistungs- und Kapitalverkehrs ist durch die Gründung der Welthandelsorganisation (WTO) und das TRIPS-Übk stärker in das öffentliche Bewusstsein gerückt worden. Umstritten ist die Rolle des Patentschutzes im Verhältnis zwischen den entwickelten und den weniger entwickelten Ländern. 148 Der Patentschutz steht - im Grundsatz - allen Erfindern offen; deshalb sollte in ihm nicht einseitig ein Instrument zur Durchsetzung der Interessen bestimmter Kreise wie der Großindustrie oder des Mittelstands gesehen werden. Schließlich dürfen die berechtigten Belange der Allgemeinheit nicht außer Betracht gelassen werden; dies schließt es zum einen aus, den Patentschutz über Gebühr lange auszudehnen, zum anderen, Patenten einen uferlosen Schutzumfang zuzubilligen, schließlich, die Anforderungen an die erfinderische Leistung zu minimieren. 149 Andererseits darf Patentierung nicht durch prohibitiv wirkende Gebührenregelungen verhindert werden; die Gebührendiskussion spielt insb beim EPA eine wichtige Rolle; 150 neben den Amtsgebühren fallen hier auch die hohen Übersetzungskosten ins Gewicht. 151 Ob und wieweit Innovationslücken auf Dauer und Kosten der Patentverfahren zurückzuführen sind, ist im Zusammenhang mit der Diskussion über den „Industriestandort Deutschland,, in Zweifel gezogen worden. 152 Dabei darf nicht übersehen werden, dass der Patentschutz gerade nicht dazu dient, der einheimischen Industrie Wettbewerbsvorteile gegenüber dem Ausland zu sichern. 153 Zur außenwirtschaftlichen Bedeutung vgl Deutsche Bundesbank, statistische Sonderveröffentlichung vom 12.5.2002 Technologische Dienstleistungen in der Zahlungsbilanz. 154 Patentanmeldungen mit Wirkung für Deutschland 2002, 2001, 2000, 1999 1998, 1997, 1996, 1995, 1994: National einschließlich DPA-PCT-Anmeldungen 134 062, 127 428, 110 392, 94 067, 83 338, 75 576, 64 894, 53 703, 49 011, darunter DPA-PCT-Anmeldungen in der internat Phase 77 153, 68 461, 49 358, 35 704, 28 173, 21 924, 14 380, 8 368, 5 325; in die nat Phase eingetretene DPA-PCT-Anmeldungen 6 535, 5 184, 3 828, 2 920, 2 201, 2 077, 1 319, 877, 507, Prüfungsanträge 37 561, 38 376, 37 804, 37 036, 36 298, 35 361, 32 483, 29 258, 28 264, erteilte Patente 15 008, 14 707, 14 921, 15 682, 16 149, 16 289, 15 888, 16 800. Eur Patentanmeldungen mit Wirkung in Deutschland 105 421, 109 792, 99 694, 88 340, 81 459, 71 431, 61 879, 58 327, 56 080, darunter Euro-PCT-Anmeldungen in der regionalen Phase 52 042, 52 935, 45 106, 38 176 32 695, 26 909, 22 307, 18 9 7 1 , 1 6 104. Bestand jeweils am Jahresende: 115 985, 119 072, 121 698, 124 160, 124 666, 124 898, 123 195, 120 904, 125 699 DE-Patente, 260 759, 252 831, 256 303, 247 656, 230 213, 212 300, 193 110, 171 093, 149 639 eur Patente mit Benennung Deutschland, 3 675, 8 281, 14 020, 20 690, 26 620, 33 110, 37 352, 52 480, 95 663 erstreckte DD-Patente. An ergänzenden Schutzzertifikaten für Arzneimittel wurden angemeldet 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994,

146 Entwurf im Internet unter www.fao.org/Waicent/ FAOINFO/agricult/cgrfa. 147 Im Internet unter www.biodiv.org/chm/conv/ default/htm. 148 Vgl nur in neuerer Zeit die Studie Integrating Intellectual Property Rights and Development Policy, im Internet unter www.iprcommission.org. 149 Zu Expansionstendenzen bei Schutzrechten Cornish, referiert bei Hohagen (Tagungsbericht) GRUR Int 2000, 246, 247 ff; zur Situation auf Folgemärkten Dreier ebenda S 253 f. 150 Vgl EPA Cost of Patenting in Europe, n e 1995, 650. 151 Zum Anmeldeverhalten insb im Bereich der kleinen und mittelständischen Industrie s die Untersuchung

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des Roland-Berger-Forschungsinstituts Nutzen des Patentschutzes in Europa, EPOscript Bd 3; siehe hierzu auch die Antwort der Bundesregierung vom 9.2.1995 auf die Frage des Abg Kubatschka; vgl allg zu den EUFördermaßnahmen für solche Unternehmen Carl Maßnahmen der EU zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit kleiner und mittlerer Unternehmen, EuZW 1995, 141. 152 Stelkens Verwaltungsgerichtsbarkeit im Umbruch Eine Reform ohne Ende? NVwZ 1995, 325, 332, insb Fn 67. 153 Vgl Laddie EIPR 2001, 402ff. 154 Zusammenfassung GRUR 2002, 777.

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1993: 41, 53, 30, 62, 46, 38, 38, 37, 20, 109, erteilt 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995: 35, 35, 12, 15, 36, 14, 32, 65, für Pflanzenschutzmittel angemeldet 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997: 9, 8, 4, 6, 3, 48, erteilt 2002, 2001, 2000, 1999, 1998: 5, 8, 3, 6, 6, 15. Gebrauchsmusteranmeldungen Rn 14 Einl GebrMG, Topographieanmeldungen Rn 13 Einl HlSchG. 2. Patentrechtstheorien. I m Anschluss an Machlup lassen sich vier Patentrechtstheorien formulie-

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ren, die sich nicht ausschließen, sondern in Zusammenhang miteinander stehen und sich ergänzen. Die Eigentumstheorie (Naturrechtstheorie) sieht geistige Schöpfungen als Eigentum desjenigen

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an, der sie hervorgebracht hat. Die technische Erfindung gehört deshalb dem Erfinder, dem Anerkennung und Schutz wie beim Sacheigentum gebührt. Dies wird durch das Patent als Ausschlussrecht sichergestellt. Als Zuordnungsregelung ist die Eigentumstheorie eine petitio principii. 1S5 Die Belohnungstheorie 1 5 6 will den Erfinder als „Lehrer der Nation" für seine der Allgemeinheit

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geleisteten Dienste belohnen und ihm deshalb das ausschließliche Recht zur Verwertung seiner Erfindung vorbehalten. 157 Die Belohnung kann allerdings auch in anderer Weise als durch Zubilligung eines Ausschließungsrechts erfolgen; dies findet im geltenden ArbN-Erflnderrecht seinen Niederschlag. Einen gänzlich anderen Weg sind die früheren sozialistischen Länder mit dem Erfinderscheinprinzip gegangen, das dem Erfinder zwar einen Anspruch auf Anerkennung und Vergütung, aber kein Ausschließungsrecht zuerkannte. Die Anspornungstheorie will den technischen Fortschritt durch die Aussicht auf einen entspr

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Ertrag fördern und über den zeitweiligen Patentschutz die Ertragserwartungen des Erfinders stabilisieren. Die Offenbarungstheorie (Vertragstheorie) stellt darauf ab, dass der Erfinder sein technisches

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Wissen der Allgemeinheit zugänglich macht und nicht geheimhält; das Ausschlussrecht des Erfinders stellt eine Gegenleistung für den Geheimhaltungsverzicht des Erfinders dar. 3. Patentschutz u n d Wettbewerb 1 5 8 stehen in einem Spannungsverhältnis (Rn 143 zu $ 15).

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Eine Monopolwirkung 1 5 9 k o m m t dabei für ein einzelnes Patent praktisch nur dann in Betracht, wenn es als „Pionierpatent" eine grundlegende technische Neuerung begründet. 160 Patentschutz kann zu einer besonderen Art des Wettbewerbs, dem Substitutionswettbewerb,

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führen. Dadurch können Patente Forschung und Entwicklung bereichern und den Wettbewerb fördern. 161 Problematisch sind dabei vor allem Sperrpatente, die in erster Linie zur Unterbindung fremder

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Tätigkeit bestimmt sind, insb wenn diese mit „flächendeckenden" Patentstrategien oder Lizenzverweigerung verknüpft werden. Wie die Erfahrung seit 1949 gezeigt hat, ist dem mit Benutzungsanordnungen (§ 13) und Zwangslizenzen ($ 23) nicht wirksam zu begegnen (allerdings ist von diesen Instrumenten kaum Gebrauch gemacht worden). Ähnliche Wirkungen können Patentpools und missbräuchliche Klauseln in Lizenzverträgen her-

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vorrufen; 1 6 2 allerdings bestehen hier mit den Instrumenten des Kartellrechts bessere Abhilfemöglichkeiten (Rn 143 f f zu $ 15). Keine unmittelbare Folge des Patentrechts, aber durch dieses verstärkt, ist die unterschiedliche

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wirtschaftliche Macht der Marktteilnehmer. Ein Rechtsstreit, der für ein Unternehmen existenzgefährdend sein kann, kann für den Gegner von untergeordneter Bedeutung sein. Im Markenrecht kann der Marktposition über die „Verkehrsdurchsetzung" sogar rechtsbegründende Funktion zukommen. 4. Patente als verkehrsfähige Wirtschaftsgüter. M i t Recht ist darauf hingewiesen worden, dass erst der Patentschutz Erfindungen zu voll verkehrsfähigen Gütern macht und im Gegensatz zu Betriebsgeheimnissen auf der einen Seite und Vergütungssystemen ohne Ausschlussrecht (etwa nach der 155 Vgl Bernhardt/Kraßer S 25 f mit kr Hinweis auf BGHZ 17, 266, 278 = GRUR 1955, 492 Grundig-Reporter. 156 Vgl zum Gesichtspunkt der Überbelohnung die Zitate bei Straus GRUR 2001, 1016 f. 157 Vgl BGHZ 100, 67, 70f = GRUR 1987, 231 Tollwutvirus; BGHZ 130, 259 = GRUR 1996, 109 klinische Versuche I. 158 Zu int Aspekten Häußer Gewerblicher Rechtsschutz an deutschen Hochschulen, in: van Raden (Hrsg) Zukunftsaspekte des gewerblichen Rechtsschutzes (1995), 23, 25 f.

159 Zur Doppelbedeutung des Monopolbegriffs unter den Gesichtspunkten Wettbewerbsbeschränkung und Wettbewerbsvoraussetzung/-ziel Fikentscher/Theiss in: Adrian/Nordemann/Wandtke (Hrsg) Josef Kohler und der Schutz des geistigen Eigentums in Europa, 1996, 55, sowie Fikentscher Wettbewerbsrecht im TRIPS-Agreement der Welthandelsorganisation - Historische Anknüpfung und Entwicklungschancen, GRUR Int 1995, 529, 532ff. 160 Vgl Bernhardt/Kraßer S 35. 161 Vgl Bernhardt/Kraßer S 36. 162 Vgl Bernhardt/Kraßer S 36.

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Art des früheren DDR-Wirtschaftspatents und des Erfinderscheins) marktwirtschaftlichen Wirtschaftssystemen am besten entspricht; 1 6 3 dies schließt es für den Berechtigten nicht aus, in bestimmten Situationen betriebsgeheimem Wissen den Vorzug vor dem Publizitätssystem des Patentschutzes zu geben. Die Rechtsordnung steht Betriebsgeheimnissen nicht abl gegenüber, wie sich schon aus einzelnen Regelungen über den Geheimnisverrat ergibt. 66

5. Investitionslenkung d u r c h E r f i n d u n g s s c h u t z ? 1 6 4 Erfindungsschutz knüpft an die erfinderische Leistung, das Nichtnaheliegen, und nicht an Kategorien wie „soziale Nützlichkeit" an. Maßgebend für den Patentschutz ist nicht die Bewertung der Folgen der Ausübung der Technik. Hierzu sind weder das Patentrecht noch die zuständigen Behörden sinnvollerweise in der Lage. Ordnungsrechtl Gesichtspunkte sind daher von den Ordnungsbehörden und nicht von den Patenterteilungsbehörden zu prüfen und zu beachten (vgl Rn 16 zu $ 1). Als Wirtschaftslenkungsinstrument erscheint das Patentschutzsystem ungeeignet.

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6. Erfindungsschutz oder Innovationsschutz? Neuere Entwicklungen scheinen den Gesichtspunkt der erfinderischen Leistung in den Hintergrund treten, wenn nicht ganz fallen zu lassen, ebenso die (niedrigen) Schutzerfordernisse beim Software- und Halbleiterschutz oder im Gbm- und Geschmacksmusterrecht. „So begünstigen strenge Patentierbarkeitsvoraussetzungen zugleich die technologieorientierten und die am freien Wettbewerb interessierten Unternehmen, während eine großzügige Schutzgewährung den Schutzzugang ebenso erleichtern wie zu Marktzutrittsschranken (etwa bei .Massenpatentierung' trivialer Erfindungen) führen kann .... Allgemein lassen sich die Vorund Nachteile der einen oder der anderen Schutzrechtsregelung nur auf der volkswirtschaftlichen Ebene ermitteln". 1 6 5 Ein Außerachtlassen der erfinderischen Leistung bis hin „zu einer Okkupationstheorie, die den Stärkeren oder Schnelleren prämiert", 1 6 6 läge außerhalb der Rechtfertigungsgründe wie geistiges Eigentum und Belohnung und müsste den gewerblichen Rechtsschutz zu einem nach Zweckmäßigkeitsgesichtspunkten einsetzbaren Instrument der Wirtschaftsförderung machen; dies wäre per se nicht undenkbar, hätte aber mit dem überkommenen System des Patentschutzes wenig zu t u n . 1 6 7 Der BGH hat darauf hingewiesen, dass Patente für erfinderische Leistung erteilt werden und Fleiß, Geld- sowie Arbeitsaufwand allein eine Ausschließlichkeitsstellung durch Patenterteilung nicht rechtfertigen können. 1 6 8

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7. Verhältnis Erfinder - Betrieb. Ein Spannungsverhältnis ergibt sich aus dem Umstand, dass die Mehrheit der Erfindungen von abhängig Beschäftigen im Rahmen ihres Arbeits- oder Dienstverhältnisses getätigt wird. Dies müsste konsequenterweise auf die Zuordnung der Erfindung an den Erfinder ohne Einfluss sein. Eine derartige Betrachtung geht allerdings an den wirtschaftlichen Gegebenheiten vorbei. Die verschiedenen nat Rechtsordnungen lösen diesen Konflikt unterschiedlich auf, das dt Recht durch die Möglichkeit der „Inanspruchnahme" der Diensterfindung durch den ArbGb; im einzelnen ist auf die Regelung im ArbEG zu verweisen. 1 6 9

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8. Öffentliche F ö r d e r u n g der erfinderischen Tätigkeit kann sich auf vielfältigen Wegen ergeben, so durch steuerliche Begünstigung der erfinderischen Tätigkeit (Rn 54 f zu § 6), beratende Tätigkeit des DPMA und sonstiger öffentlicher Stellen, aber auch durch unmittelbare Subventionierung innovativer Bemühungen, 1 7 0 weiter durch Gebührenbegünstigung bestimmter Nutzergruppen (Einzelerfinder, kleine und mittelständische Unternehmen, neue Bundesländer) und durch Hilfestellung 163 Vgl BernhardtfKraßer S 38. 164 Zur Frage der Förderung erwünschter Entwicklungen (etwa Umweltschutz, Energieeinsparung, soziale Nützlichkeit) durch Patentschutz vgl etwa Horn/Horn Der Fortschritt und das Patentrecht, GRUR 1977, 329, 335; Blum Gefährdung unseres Lebensraums und Schutz des geistigen Eigentums, GRUR 1972, 205; Prosi WuW 1980, 641, 646; Keil Umweltschutz als Patenthindernis, GRUR 1993, 705; Beyer Patent und Ethik im Spiegel der technischen Evolution, GRUR 1994, 541. 165 Ullrich GRUR Int 1995, 623, 639f Fn 136. 166 Seilnick GRUR 2002, 121, 125. 167 Vgl auch BernhardtfKraßer S 39; Ghidini GRUR Int 1997, 773, 778 ff, der sich bei „Zuwachserfindungen" nach Reichman Fordham L.J. 1993, 181, 216 - für zwar absoluten, aber nicht ausschließlichen Schutz aus-

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spricht; van Rüden GRUR 1999, 904, 907; Cornish, referiert bei Hohagen (Tagungsbericht) GRUR Int 2000, 246, 248. 168 BGH Bausch BGH 1994-1998, 366 PKW-Kotflügel. 169 Zur Tätigkeit des Patentingenieurs im Betrieb Huchz (2001); van Venrooy Patentrecht (1996). 170 Vgl Barth GRUR 1997, 880, 884 ff; vgl zur Förderung biotechnologischer Forschungen und darauf gerichteter Patentanmeldungen durch die EG-Kommission im Rahmen des Programms VALUE die Anfrage des Abg. Lanoye und die Antwort der Kommission ABl EG C 132/ 11 = VPP-Rdbr 1993, 68; vgl weiter die Förderrichtlinien des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft und Verkehr vom 29.3.1995, B1PMZ 1995, 201.

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öffentlicher (Patentinitiative des BM für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie 1 7 1 ) und sonstiger (zB Patent- und Lizenzagentur des Deutschen Humangenom-Forschungsprojekts) Stellen. Der Gesetzgeber darf typisierend davon ausgehen, dass Erfindungen für die wirtschaftliche Entwicklung wesentliche Anstöße geben, die insb im Interesse der internat Konkurrenzfähigkeit förderungswürdig sind. Es kann ihm daher nicht verwehrt sein, in seiner Steuergesetzgebung für die erfinderische Tätigkeit Anreize zu schaffen, zumal diese hinsichtlich ihres wirtschaftlichen Erfolgs im allg erheblichen Risiken und auch erheblichen Wartezeiten ausgesetzt ist. 1 7 2 Andererseits besteht keine gesetzgeberische Pflicht zur Erfinderförderung. Öffentliche Förderung umfasste um 1999 ca 1 0 0 0 Projekte mit einem jährlichen Neuzugang und Abgang von ca 3 500 Projekten in einer Größenordnung von rund 4 - 5 Millionen DM im Bundeshaushalt. Verwaltungsinterne Regelungen enthalten die „Nebenbestimmungen für Z u w e n d u n g e n a u f

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Kostenbasis des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie an Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben" (NKBF 98 1 7 3 ), die im wesentlichen mit den Nebenbestimmungen 1988 (NKFT 88) übereinstimmen (neu ist die Regelung der Zuwendungsfähigkeit). Die Arbeitsgruppe „Patente" des Ausschusses „Forschungsförderung" der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung hat 1997 einen Bericht z u r F ö r d e r u n g von Erfindungen u n d Patenten i m Forschungsbereich vorgelegt (näher 5. Aufl). In den USA war der Bayh-Dole-Act 1980 bedeutsam. 1 7 4

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9. Gewerblicher Rechtsschutz in der rechts- und wirtschaftswissenschaftlichen Forschung und Lehre Schrifttum: Adrian Möglichkeiten der Berücksichtigung des gewerblichen Rechtsschutzes im juristischen Regelstudium und in Aufbau- und Zusatzstudiengängen in Deutschland, in: van Raden (Hrsg) Zukunftsaspekte des gewerblichen Rechtsschutzes, 1995, 153; Bernecker Praktika im EPA, Mitt 1997, 298; Cawthra Training of lawyers in the European Patent Office, Mitt 1993, 252; Charbonnier Dynamik in Grenzbereichen zum gewerblichen Rechtsschutz, in: van Raden (Hrsg) Zukunftsaspekte des gewerblichen Rechtsschutzes, 1995, 175; D'haemer Die Ausbildung der europäischen Patentvertreter, Mitt 1993, 226; Dökmeyer/Klippel Der Beitrag der deutschen Rechtswissenschaft zur Theorie des gewerblichen Rechtsschutzes und Urheberrechts, FS 100 Jahre GRUR (1991), 185; Dreiss Die verbesserte Ausbildung der Patentanwaltskandidaten, Mitt 1993, 279; ders Sicht eines Praktikers zu Ausbilungsdefiziten und künftigen Ausbildungsinhalten, in: van Raden (Hrsg) Zukunftsaspekte des gewerblichen Rechtsschutzes, 1995, 135; ders Das Studium des allgemeinen Rechts als Teil der Patentanwaltsausbildung und das geplante Fortbildungsstudium des Europäischen Patentverfahrensrechts an der FU Hagen, Mitt 2002, 477 = VPP-Rdbr 2002, 137; Einsporn/Risch Hochschulen und Patente: Integration des gewerblichen Rechtsschutzes in die Hochschulausbildung, 2001; Eisenhardt/ Stoffels Das Fernstudium „Recht für Patentanwältinnen und Patentanwälte" an der Fernuniversität Hagen, Mitt 2000, 149; Ganten Gesetzesentwürfe zur Änderung der Ausbildung der Patentanwaltsbewerber auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes, Mitt 1998, 81; Gowshall Training and Education in Europe, epi-Information 1997 Sonderheft 3, 8; Hdußer Die Situation des gewerblichen Rechtsschutzes an den deutschen Hochschulen aus der Sicht des Patentamts, in: van Raden (Hrsg) Zukunftsaspekte des gewerblichen Rechtsschutzes, 1995, 23; ders Gewerblicher Rechtsschutz und Lehrangebot an den deutschen Hochschulen, Mitt 1994, 197; Heisel/Dunkelberg Verein zur Ausbildungsförderung der Patentanwaltsbewerber (VAPb) e.V., Mitt 1996, 308; Macchetta Education and Training of European Patent Attorneys at the European and National Levels, epi-Information 1997 Sonderheft 3, 12; Rau Verbesserung der Kandidatenausbildung - Maßnahmen der Patentanwaltskammer, Mitt 1994, 57; ders Einrichtung eines rechtswissenschaftlichen weiterbildenden Studiums „Recht für Patentanwältinnen und Patentanwälte", Mitt 1995, 261; Stauder Die Rechtsstellung und die Arbeit des Centre d'Etudes Internationales de la Propriété Industrielle (CEIPI), Mitt 1993, 233; ders Möglichkeiten von Aufbau und Zusatzstudiengängen, Beispiele aus anderen europäischen Ländern, in: van Raden (Hrsg) Zukunftsaspekte des gewerblichen Rechtsschutzes, 1995,145; Stuhr/Grote Sicht eines juristischen Hochschullehrers zu möglichen Beiträgen der Forschung und Lehre und ihrem Transfer in die Praxis, in: van Raden (Hrsg) Zukunftsaspekte des gewerblichen Rechtsschutzes, 1995, 159; Weatherald Training for the Profession in the UK, Mitt 1997, 302; Ziller Gewerblicher Rechtsschutz in Bildung und Wissenschaft: Impulse für Forschung und Technik, in: van Raden (Hrsg) Zukunftsaspekte des gewerblichen Rechtsschutzes, 1995, 9. Aufbaustudiengänge und Seminare für gewerblichen Rechtsschutz werden an der Humboldt-Universität Berlin als Magisterstudiengang, bei der ΕΤΗ Zürich, beim Institut für internat gewerblichen Rechtsschutz der Universität Straßburg (CEIPI), bei der University of London, beim Franklin Pierce Law Center in Concord, New Hampshire, und bei der John Marshall Law School, Chicago, angeboten. 171 Vgl GRUR Int 1996, 966; VPP-Rdbr 1996, 93; 1997, 89; 1998, 27; im Internet unter www. patente.bmbf.de. 172 BVerfGE 81, 108.

173 BAnz Nr 199 vom 23.10.1998. 174 Zur Situation in der Schweiz Lutz/Staehelin GRUR Int 1999, 219.

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C. Patentrecht und Internationales Privatrecht

Die Fernuniversität Hagen bietet ein rechtswissenschaftliche Aufbaustudium für Patentanwälte an (Studienordnung Mitt 1995, 262), das die Voraussetzungen des S 7 Abs 3 PatAnwO erfüllt, 175 im Anlaufen ist dort ein Fortbildungsstudium zum eur Patentverfahrensrecht.176 Das Munich Intellectual Property Law Center bietet vom Wintersemester 2003/2004 an einen Master Studiengang Geistiges Eigentum an. 177 Zu nennen ist im wissenschaftlichen Bereich insb das Max-Planck-Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht in München. An der Universität Münster besteht eine Forschungsstelle für Gewerblichen Rechtsschutz,178 an der Universität Düsseldorf ist ein Stiftungslehrstuhl errichtet worden. Zahlreiche andere Hochschulen bieten Veranstaltungen an. C. Patentrecht und Internationales Privatrecht Schrifttum: (Zum Lizenzvertragsrecht s die Hinweise zu $ 15; zum Internationalen Prozessrecht zu $ 143) Bettinger/Thum Territoriales Markenrecht im Global Village, GRUR Int 1999, 669; Bogdan Patent och varumärke i den svenska internationella privat- och processrätten, NIR 1980, 269; Cornish Intellectual Property Infringement and Private International Law: Changing the Common Law Approach, GRUR Int 1996, 285; Fallenböck Zur kollisionsrechtlichen Anknüpfung von Immaterialgüterrechtsverträgen nach dem Europäischen Vertragsrechtsübereinkommen (EVÜ), ZfRV 1999, 98; Kur Territorialität versus Globalität - Kennzeichenkonflikte im Internet, WRP 2000, 935; Österborg Patente und Warenzeichen in Krieg und Frieden - Erfahrungen aus Dänemark, GRUR Int 1987, 380; O'Sullivan Cross-Border Jurisdiction in Patent Infringement Proceedings in Europe, EIPR 1996, 654·; Regelin Das Kollisionsrecht der Immaterialgüterrechte an der Schwelle zum 21. Jahrhundert, Diss Mannheim 1999; Sack Das internationale Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht nach der EGBGB-Novelle, WRP 2000, 269; Thum Internationalprivatrechtliche Aspekte der Verwertung urheberrechtlich geschützter Werke im Internet, GRUR Int 2001, 9; Troller Internationale Zwangsverwertung und Expropriation von Immaterialgütern, 1955; Ulmer Die Immaterialgüterrechte im Internationalen Privatrecht (Schriftenreihe zum Gewerbl. Rechtsschutz Bd 38), 1975; ders Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte im Internationalen Privatrecht, RabelsZ 41,479; Vischer Das Internationale Privatrecht des Immaterialgüterrechts nach dem schweizerischen IPR-Entwurf, GRUR Int 1987, 670.

I. Allgemeines 1. Der Territorialitätsgrundsatz des Patentrechts (Rn 116 ff zu § 9) schließt das Auftreten internationalprivatrechtl Fragen nicht aus, so bei der Beurteilung, nach welcher Rechtsordnung sich das Recht auf das Patent richtet, des Rechtsübergangs und der Lizenzierung von Patentanmeldungen und Patenten. Internationalprivatrechtl Fragen stellen sich auch bei grenzüberschreitender Rechtsverfolgung. 179 Eine Regelung enthält das PatG nicht, dagegen finden sich im EPÜ (Art 60, Art 74) und im GPÜ verschiedene Bestimmungen. 74 2. Im Anwendungsbereich der PVÜ gilt der Grundsatz der Inländerbehandlung für die Angehörigen der Verbandsländer und die Personen mit Sitz oder Niederlassung in einem der Verbandsländer (Art 2, 3 PVÜ; vgl Rn 10 Einl IntPatÜG). 73

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Π. Auslandsbezug. Ob auf einen Sachverhalt mit einer Verbindung zum Recht eines ausländischen Staats dt oder ausländisches Recht anzuwenden ist, beurteilt sich nach den Regeln des Internationalen Privatrechts (IPR). Eine solche Verbindung ist schon dann gegeben, wenn eine ausländische Partei beteiligt ist, die Erfindung im Ausland gemacht wurde oder das zu beurteilende Recht (auch) andere Staaten erfasst. Zu Handlungen im Internet Rn 133 zu § 9. 1 8 0

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ΠΙ. Maßgebliche Bestimmungen. Das dt IPR enthält keine einheitliche Anknüpfungsregel (vgl für das das Europäische Vertragsübereinkommen (EVÜ) rezipierende österreichische Recht S 34 Abs 1 ÖIPRG, wonach Entstehen, Inhalt und Erlöschen von Immaterialgüterrechten nach dem Recht des Staats beurteilt werden, in dem eine Benützungs- oder Verletzungshandlung gesetzt wird, nach dessen Abs 2 für Immaterialgüterrechte, die mit der Tätigkeit eines Arbeitnehmers in seinem Arbeitsverhältnis zusammenhängen, im Innenverhältnis das auf das Arbeitsverhältnis anzuwendende Recht maßgeblich ist 181 ). Gleichwohl ist das Schutzlandprinzip auch für das dt Recht anerkannt. 182 Maßgeblich für das dt IPR sind Art 3-38 EGBGB, in Betracht zu ziehen sind insb Art 11 (Form von Rechtsgeschäften: alternativ Ortsrecht oder Wirkungsstatut), Art 27 (freie Rechtswahl bei Schuldver175 MittPräsDPMA Nr 6/99 B1PMZ 1999, 49. 176 Näher Dreiss Mitt 2002, 477. 177 Schneider GRUR Int 2003, 430. 178 GRUR 1999, 143; im Internet unter www.unimuenster.de/Jura.itm/hoeren/gr/. 179 Zu Auslegung und Anwendung ausi Rechts sz BG GRUR Int 2001, 477 Amfit-Lizenz.

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180 Vgl Bettinger/Thum GRUR Int 1999, 669; Kur WRP 2000, 935, 937. 181 Zur Rechtslage in Österreich auch ÖOGH ÖB1 1995, 224, 226 Virion mwN. 182 Vgl zum Urheberecht BGHZ 152, 316 = GRUR 2003, 328 Sender Felsberg; BGH 28.6.2003 I ZR 176/01 Sendeformat.

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D. Nationales Patentrecht u n d europäischer Binnenmarkt

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trägen; zur Rechtslage bei Lizenzverträgen Rn 137 zu S 15), Art 28 (mangels Rechtswahl anzuwendendes Recht mit engster Verbindung als Grundsatzanknüpfung), Art 30 (Schutz des ArbN), Art 31 (Zustandekommen des Vertrags), Art 32 (Geltungsbereich), Art 34 (zwingender Charakter dt Eingriffsnormen, insb des Kartellrechts, im Wege der Sonderanknüpfung183). Das Schutzlandsprinzip ist grds nicht anwendbar, soweit der Grundsatz der freien Rechtswahl gilt. 184 Dieser findet jedoch auf den Bestand,185 die Frage der Verletzung und die dieser vorgelagerten Fragen der Inhaberschaft und des Umfangs der Übertragung186 (vgl zur sachenrechtl Anknüpfung an die Belegenheit Art 43 EGBGB) und die Schutzwirkungen des Schutzrechts keine Anwendung, diese unterliegen immer dem Recht des Schutzlands (Schutzrechtsstatut, vgl Art 27 Abs 3 EGBGB; Rn 10 zu $ 139); eine besondere Lage besteht, soweit, insb im Anwendungsbereich des Art 69 EPÜ, einheitliches Recht gilt (Rn 109 zu § 14). Zum Recht auf das Patent und zur Beurteilung der Erfindereigenschaft Rn 7 zu § 6, zur Anknüpfung bei ArbN-Erfindungen Rn 16 Einl ArbEG; zu Übertragbarkeit und Übertragung Rn 15 zu § 15. Für Bereicherungsansprüche wegen unberechtigter Geltendmachung von Ansprüchen aus Urheberrecht wurde auf das Recht des Orts des Bereicherungseintritts abgestellt.187 Dispositiv, und zwar auf jede Rechtsordnung, ohne dass zu dieser eine sachliche Beziehung bestehen muss, und auch für Teile des Vertrags, ist das Schuldstatut von Verträgen über Schutzrechte, das die Auslegung des Vertrags, Erfüllung und Folgen der Nichterfüllung, Beendigung, Folgen der Unwirksamkeit, Verjährung usw erfasst; Rn 15, 137 zu § 15. Ob eine ausländische juristische Person besteht und ob sie rechtsfähig ist, beurteilt sich grds nach ihrem Personalstatut, das an den tatsächlichen Sitz ihrer Hauptverwaltung anknüpft; Sitzverlegung hat einen Statuswechsel zur Folge.188 Geschäftsführung und Vertretung sind ebenfalls nach dem Personalstatut zu beurteilen.189 Güterrechtlich sind Art 14-16 EGBGB zu beachten. Zum Erbrecht Rn 8f zu $ 15; zur Gesamtrechtsnachfolge bei juristischen Personen Rn 11 zu $ 15. Zu Enteignungen Rn 12 zu § 15.190

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D. Nationales Patentrecht und europäischer Binnenmarkt Schrifttum: Bossung R ü c k f ü h r u n g des europäischen Patentrechts in die Europäische Union, GRUR Int 1995, 923; Brazell The Protection of Pharmaceutical Products and Regulatory Data: E.U. Enlagement Update, EIPR 2002, 155; Erdmann/Melullis E i n f l u ß des europäischen Rechts auf den gewerblichen Rechtsschutz u n d das Urheberrecht, FS 50 Jahre BGH (2000), 315; Harte-Bavendamm Zu den Arbeiten an einer Richtlinie z u r Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, MarkenR 2002, 382; Jarass Richtlinienkonforme bzw. EG-rechtkonforme Auslegung nationalen Rechts, Europarecht 1991, 211; Kober Herausforderungen an das europäische Patentsystem, VPP-Rdbr 1997, 1; König Z u r H a r m o n i s i e r u n g des Patentrechts - ein dritter Weg, Mitt 1997, 340; Laddie National I.P. Rights; A M o r i b u n d Anachronism in a federal Europe? EIPR 2 0 0 1 , 4 0 2 ; SchWtelburg Die u n a u f h a l t s a m e Vergemeinschaftung des Gewerblichen Rechtsschutzes in Europa, Mitt 1999, 222; Schwartz 30 Jahre EG-Rechtsangleichung, FS H . von der Groeben (1987), 333; Schwarze Die Vereinheitlichung der Patente in der Europäischen Gemeinschaft, RIW 1996, 272; Spetzler Die richtlinienkonforme Auslegung als vorrangige Methode steuerjuristischer Hermeneutik, RIW 1991, 579; Straus Völkerrechtliche Verträge u n d Gemeinschaftsrecht als Auslegungsfaktoren des Europäischen Patentübereinkommens - dargestellt am Patentierungsausschluß von Pflanzensorten in Artikel 53 (b), GRUR Int 1998, 1.

I. Europäische Gemeinschaften; Europäische Union. Die nat Kompetenzen werden zuneh- 83 mend durch solche der Europäischen Gemeinschaften überlagert. Zunächst bestanden nur Regelungen im Rahmen des EuratomV (Anh zu § 24). Anders als im SortRecht, im Markenrecht und im Geschmacksmusterrecht ist die Einführung eines EG-Patents zugunsten des eur Patents nur in der Form des Gemeinschaftspatents im Rahmen und in Ergänzung der Regelungen des EPÜ weiterverfolgt worden, nach Scheitern des Gemeinschaftspatentübereinkommens (GPÜ) nunmehr im Verord183 Vgl auch die Bespr Jurisdiction and the Exterritorial Application of Antitrust Laws after Hartford Fire, 62 Univ. Chicago L.Rev. (1995) 1583. 184 Vgl Fallenböck ZfRV 1999, 98, 100 m w N . 185 Eingehend Benkard S 15 Rn 134. 186 LG H a m b u r g GRUR-RR 2002, 93, 94, UrhSache; f ü r die Ü b e r t r a g u n g BGH GRUR 2002, 972 Frommia, Markensache, u n t e r Hinweis auf BGHZ 75, 150, 152 = GRUR 1980, 52 Contiflex; jedoch beurteilt sich die Über-

tragungsberechtigung des ausländischen Konkursverwalters nach d e m ausländischen Konkursstatut, BGH Frommia. 187 ÖOGH GRUR Int 2002, 773 T h o u s a n d Clowns. 188 BGHZ 97, 269; Str. 189 Vgl BGHZ 40, 197. 190 Zur Entschädigung nach d e m Bundesentschädigungsgesetz f ü r den Verlust eines Auslandspatents BGH MDR 1979, 53 Danziger Patent.

Alfred Keukenschrijver

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Einl

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D. Nationales Patentrecht und europäischer Binnenmarkt

nungsweg (Vorschlag für eine VO des Rates über das Gemeinschaftspatent, Rn 21 ff zu Art I IntPatÜG). Andererseits weist der Aufbau eines Binnenmarkts nahezu zwangsläufig auf die Schaffung eines einheitlichen Schutzraums. 191 Die Gemeinschaft verfügt im Bereich des geistigen Eigentums über eine Zuständigkeit zur Harmonisierung der nat Rechtsvorschriften gem den Art 94, 95 EGV und kann auf der Grundlage von Art 308 EGV neue Titel schaffen, die dann die nat Titel überlagern. 192 Der EuGH hat die Kompetenz für den Erlass der Ratsverordnung über das ergänzende Schutzzertifikat anerkannt. 193 Die EG hat sich zunächst auf Regelungen im Bereich des freien Warenverkehrs und des gemeinschaftlichen Kartellrechts beschränkt (Rn 144ff zu § 15) und ist erst später in anderen Bereichen initiativ geworden (ergänzende Schutzzertifikate, Biotechnologie, Gebrauchsmuster), teils mit dem Instrument der Verordnung, teils mit dem der Richtlinie. Die Kommission hat inzwischen Richtlinienvorschläge zur Patentierbarkeit computer-implementierter Erfindungen (Rn 42 zu $ l ) 1 9 4 sowie über Maßnahmen und Verfahren zum Schutz der Rechte an geistigem Eigentum vorgelegt (näher Rn 4 vor § 139). 195 Art 10 EGV verpflichtet die nat Gerichte zur gemeinschaftskonformen Anwendung des nat Rechts; hierzu rechnet auch die richtlinienkonforme Auslegung. 196 Der BGH hat eine Kompetenz des EuGH auch für die Gebiete anerkannt, für die bislang eine umfassende Gemeinschaftsregelung fehlt und die nur in Teilbereichen harmonisiert worden sind. 197 Im Divergenzfall ist vom Vorrang des Gemeinschaftsrechts vor dem einfachen nat Recht auszugehen. 198 Art 38 GG ist demnach erst dann verletzt, wenn ein Gesetz, das die dt Rechtsordnung für die unmittelbare Anwendung von Recht der EG öffnet, die zur Wahrung übertragenen Rechte und das beabsichtigte Integrationsprogramm nicht hinreichend bestimmbar festlegt, so dass eine verfassungsrechtl unzulässige Generalermächtigung vorliegt. An die Bestimmtheit und Dichte der Regelungen können aber nicht die Anforderungen gestellt werden, wie sie der Parlamentsvorbehalt sonst für ein Gesetz vorgibt. 199 Schon vor Umsetzung einer Richtlinie kann es verwehrt sein, eine vom Wortlaut des nat Rechts nicht gebotene Auslegung vorzunehmen, die dem gesetzten Gemeinschaftsrecht zuwiderläuft. 200 Zum Verhältnis Gemeinschaftsrecht - internat Übk s Art 307 EGV. Eine Bindung an die Amts- oder Gerichtspraxis anderer Mitgliedstaaten besteht nicht. 201 Gleichwohl sind ihre Kenntnis und Auseinandersetzung mit ihr wünschenswert. Vorabentscheidungen des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) nach Art 234 EGV binden grds nur die im Ausgangsverfahren beteiligten Gerichte. Im Interesse einer einheitlichen Auslegung des Gemeinschaftsrechts in allen Mitgliedstaaten sind jedoch die letztinstanzlichen Gerichte gehalten,

191 Vgl Laddie E1PR 2001, 402, 405: „... there is little doubt that national LP. rights are an anachronism within the context of the Treaty of Rome"; vgl auch S 408. 192 EuGH TRIPS-Kompetenz Tz 59; zu den Kompetenzen der EG-Organe BVerfGE 89, 155 = NJW 1993, 3047 ff (,,Maastricht"-Entscheidung). 193 EuGH Slg 1995 1 1985 = GRUR Int 1995, 906 Arzneimittelzertifikat; vgl EuGH Slg 1995 I 5276 = GRUR Int 1995, 239, 248 TRIPS-Kompetenz; zur Rechtsgrundlage für den Erlass von Richtlinien EuGH Slg 1994 I 2857 = NVwZ 1995, 261 Parlament/Rat; zur Frage der unmittelbaren Wirksamkeit von Richtlinien EuGH Slg 1 9 9 4 1 3 3 2 5 , 3352 ff = GRUR Int 1994, 954 Faccini Dori/ Recreb; vgl auch Schwartz FS H. von der Groeben (1987), 333, 367; Bossimg GRUR Int 1995, 923, 925, insb Fn 7, 930; dort auch zum Verhältnis EG - Europäische Patentorganisation; Schwarze RIW 1996, 272, auch zu Kompetenz- und Kollisionsfragen; Kober VPP-Rdbr 1997, 1, 4; König Mitt 1997, 340. 194 Dok COM(2002)92 final vom 20.2.2002, zum Stand Ende 2002 VPP-Rdbr 2002, 153, danach ist die Einfügung eines neuen Art 4a sowie ein neuer Art 5 Abs 2 vorgesehen; vgl schon das Konsultationspapier der Kommission vom 15.12.2000 über die Patentierbarkeit von Computer-Software, im Internet unter http://

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europa.eu.int/comm/internal_market/en/intprop/ softpaten.htm. 195 Dokument KOM 2003 (46) endgültig vom 30.1.2003; vgl Harte-Bavendamm MarkenR 2002, 382. 196 Vgl Spetzler RIW 1991, 579; Jarass Europarecht 1991, 211; zur Auslegung des auf Grund einer Richtlinie gesetzten nat Rechts BGHZ 150, 248 = NJW 2 0 0 2 , 1 8 8 1 ; BGH GRUR 1994, 652, 653 Virion; BGH GRUR 1995, 54, 57 Nicoline; BGHZ 130, 276, 284 f = GRUR 1995, 825 Torres; BGH GRUR 1999, 992, 995 Big Pack; BGH 25.3.1999 I ZB 21/96; zur Berücksichtigung noch nicht umgesetzter Richtlinien auch BPatGE 41, 50 = GRUR 1999, 746, BPatG 1.2.1999 30 W (pat) 182/98, alles Markensachen. 197 BGH GRUR Int 1995, 503 Cliff Richard II, zu Urheber- und Leistungsschutzrechten, weil diese den Austausch von Gütern und die Wettbewerbsverhältnisse innerhalb der Gemeinschaft berühren. 198 BGHZ 125, 382 = GRUR 1994, 794, 796 Rolling Stones mwN. 199 S auch BGH Rolling Stones. 200 BGH GRUR 1993, 8 2 5 , 8 2 6 Dos; BGH GRUR 1998, 699, 701 SAM; BGHZ 138, 55 = GRUR 1998, 824, 826 f Testpreisangebot, zur Korrektur bisheriger Auslegung; vgl ÖOGH ÖB1 1999, 184 Heute Preissturz!. 201 BPatGE 36, 238 = GRUR 1997, 132.

Alfred Keukenschrijver

E. Ausländisches Patentrecht

Einl

das Gemeinschaftsrecht in der vom EuGH gegebenen Auslegung anzuwenden oder erneut vorzulegen. 2 0 2 Grds kommt den Vorabentscheidungen ex-tunc-Wirkung zu. 2 0 3 Wesentliche Auswirkungen hat die Schaffung des Binnenmarkts weiter auf die Anwendung des

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Territorialitätsgrundsatzes; hierzu ist das Institut der „gemeinschaftsrechtlichen E r s c h ö p f u n g " entwickelt worden (Rn 161 ff zu % 9). II. Europäischer Wirtschaftsraum. Das Abkommen vom 2. Mai 1993 über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR-Abkommen) sowie das wegen der Nichtteilnahme der Schweiz erforderlich gewordene Anpassungsprotokoll und die zugehörigen Ausführungsgesetze sind am 1.1.1994 in Kraft getreten. 2 0 4 Das angepasste EWR-Abkommen ist danach zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, deren Mitgliedstaaten, Österreich, Finnland, Island, Norwegen und Schweden in Kraft getreten. Für Liechtenstein ist das Abkommen

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am 1.5.1995 in Kraft getreten. 2 0 5 Es schafft zwischen der EG und ihren Mitgliedstaaten sowie den weiteren Vertragsparteien binnenmarktähnliche Verhältnisse; es sieht wie der EWG-Vertrag freien Warenverkehr, Freizügigkeit, freien Dienstleistungs- und Kapitalverkehr zwischen den Mitgliedstaaten vor und stellt in Artikel 5 3 - 6 0 Wettbewerbsregeln auf, die denen des EWG-Vertrags entsprechen. Das Protokoll 2 8 über geistiges Eigentum 2 0 6 regelt in Art 2 die Erschöpfung der Rechte. Art 4 betrifft Halbleitererzeugnisse. Anh XIV, 2 0 7 geänd durch den Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses vom 2 8 . 4 . 1 9 9 5 , 2 0 8 enthält ua Anpassungen für die Anwendung der inzwischen außer Kraft getretenen Gruppenfreistellungsverordnung für Patentlizenzvereinbarungen. Die EWR-Mitglieder passen ihre Rechtsvorschriften über den Schutz des geistigen Eigentums in der Weise an, dass diese den Grundsätzen des freien Waren- u n d Dienstleistungsverkehrs und dem im Gemeinschaftsrecht auf dem Gebiet der Rechte des geistigen Eigentums erreichten Schutzniveau einschließlich des Grads der Durchsetzbarkeit dieser Rechte entsprechen (Art 1 Protokoll 2 8 über geistiges Eigentum). Sie haben sich zur Übernahme der materiellen Bestimmungen des EPÜ verpflichtet. Art 3 des Protokolls über geistiges Eigentum enthält darüber hinaus Bestimmungen wegen des zukünftig vorgesehenen Gemeinschaftspatents. Infolge des EG-Beitritts von Finnland, Österreich und Schweden ist das EWR-Abkommen nur noch im Verhältnis zu Island, Liechtenstein und Norwegen von Bedeutung.

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III. Bilaterale Freihandelsabkommen. Die EG verlangt in den Assoziations- und Freihandelsabkommen die Übernahme der Schutzstandards der Gemeinschaft für den Schutz des geistigen Eigentums. 2 0 9

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E. Ausländisches Patentrecht im Anh.

202 BGHZ 125, 382 = GRUR 1994, 794 Rolling Stones; ÖOGH ÖB1 1998, 250 NEWS-Gewinnspiele nimmt Bindung iS einer Schaffung objektiven Rechts an. 203 BGH Rolling Stones; BGH GRUR Int 1995, 503 Cliff Richard II. 204 BGBl 1994 II 515. 205 ABl EG L 140/30. 206 BGBl 1993 II 632 = B1PMZ 1994, 73 = GRUR Int 1994, 215.

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207 BGBl 1993 II 605. 208 ABl EG L 139/14. 209 Aufstellung der Übereinkommen im Fortführungsnachweis zum BGBl Teil II; zum Stand des Schutzes pharmazeutischer Produkte in den Beitrittsländern Brazell EIPR 2002, 155.

Alfred Keukenschrijver

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Vor $1

1. Abschnitt. Das Patent

ERSTER ABSCHNITT

Das Patent

Vor $ 1 Übersicht A. Voraussetzungen der Patentfähigkeit B. Übergangsrecht C. Patentfähigkeit bei erstreckten DDR-Patentanmeldungen und -Patenten: I. Grandsatz II. Maßgebliche Bestimmungen: 1. Patentgesetz 1950 2. Patentgesetz 1983 3. Änderungsgesetz 1990

Rn 1 4

5 8 12 13

D. EuropäischePatente E. Internationale Harmonisierung: I. Allgemeines II. Patentharmonisierungsvertrag III. TRIPS IV. Straßburger Übereinkommen V. EPÜ; Gemeinschaftspatent

Rn 14 16 17 18 19 20

1

A. $5 1 - 5 regeln die Voraussetzungen der Patentfähigkeit, die wiederum zu den Erteilungsvoraussetzungen iSd $ 49 Abs 1 rechnen. Sie gehen in ihrer geltenden Fassung auf Art 1 - 5 StraÜ sowie auf Art 5 2 - 5 7 EPÜ zurück. Eine bestimmte Reihenfolge bei der Prüfung hinsichtlich Technizität, Patentierungsausschlüssen, Neuheit, erfinderischer Tätigkeit und gewerblicher Anwendbarkeit ist nicht einzuhalten. 1 Die Prüfung auf Patentfähigkeit erfolgt im Rahmen des Patenterteilungsverfahrens nach SS 34 ff, wobei einige Gesichtspunkte (Technizität, gewerbliche Anwendbarkeit, Patentierungsverbote nach § 2) bereits bei der Offensichtlichkeitsprüfung nach $ 42, die übrigen (Neuheit, erfinderische Tätigkeit) erst bei der Sachprüfung berücksichtigt werden.

2 3

Die Voraussetzungen der Gebrauchsmusterfähigkeit sind in §§ 1-3 GebrMG geregelt. Neuheit und erfinderische Tätigkeit sind „relative" Patentierungsvoraussetzungen in dem Sinn, dass sie anders als Technizität und gewerbliche Anwendbarkeit im Vergleich mit dem StdT zu ermitteln sind, dies galt vor 1978 auch für den technischen Fortschritt (Anh zu S 3). Der Begriff „relativ" ist in diesem Zusammenhang allerdings missverständlich.2 Zum Verhältnis von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit Rn 17 f zu $ 3.

4

B. Übergangsrecht. Zur zeitlichen Anwendbarkeit der unterschiedlichen Gesetzesfassungen bei Gesetzesänderungen s die Kommentierung vor $ 147. Zur Übergangsregelung hinsichtlich Neuheitsschonfrist und Ausstellungsschutz Art XI $$ 1, 3 IntPatÜG und die dortige Kommentierung. Zum Übergangsrecht bei DDR-Patenten und -Patentanmeldungen nachfolgend. C. Patentfähigkeit bei erstreckten DDR-Patentanmeldungen und -Patenten S c h r i f t t u m : Bourcevet Die Beantragung von Stoffansprüchen für Altpatentanmeldungen, VPP-Rdbr 1991, 67; s auch Schrifttum zum Patentänderungsgesetz 1967, Einl Rn 23.

5

I. Grundsatz. Die Patentfähigkeit bei erstreckten DDR-Patentanmeldungen und Patenten beurteilt sich nach $ 5 Satz 1 ErstrG weiterhin nach dem Recht der DDR, das die Gerichte wie vorkonstutionelles Recht selbst auslegen können. Maßgeblich ist die seinerzeit geübte Praxis.3 Es handelt sich insoweit nicht um die Anwendung von Fremdrecht. 4

1 Vgl BPatG 9.6.1999 7 W (pat) 24/98; MGK/Pagenbcrg Art 57 EPÜ Rn 63; vgl aber EPA-Prüfungsrichtlinien CIV 4.5.

2 Bernhardt/Kraßer S 139.

3 St Rspr, ua BGHZ 123, 65, 68; BGHZ 131, 209, 212; BGH VersR 1993, 1158; BGH ZIP 1995, 1454, 1456; BGH NJW 1996, 1990, 1991.

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4 Vgl BPatG 19.12.1996 2 Ni 4/96, wonach eine angebliche, jedoch nicht feststellbare Praxis des AfEP, dass das Geltendmachen eines Beweisanzeichens ein bindendes Eingeständnis mangelnder Patentfähigkeit dargestellt haben soll, für das Nichtigkeitsverfahren nicht binde; abw BPatG 2 4 . 1 1 . 1 9 9 2 1 Ni 24/91, wo der ordre public als Maßstab herangezogen wird.

Alfred Keukenschrijver

Vorbemerkung

Vor gl

Maßgeblich sind die für den Zeitpunkt der jeweiligen Patentanmeldung geltenden Bestimmungen unabhängig vom Zeitpunkt der Patenterteilung. 5 Von einer abw Praxis auch des DPA wird allerdings im Bereich des Stoffschutzes berichtet; 6 dies lässt sich auf die entspr Anwendung der Übergangsregelung in Art 7 § 1 Abs 5 PatÄndG 1967 stützen.

6 7

II. Maßgebliche Bestimmungen 1. Patentgesetz 1950 S 1 PatG-DDR 1950 lautet auszugsweise:

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(1) Patente werden als Wirtschaftspatente oder Ausschließungspatente für neue gewerblich benutzbare erteilt. ...

Erfindungen

(2) Ausgenommen vom Patentschutz sind Erfindungen, deren Benutzung den Gesetzen oder guten Sitten zuwiderlaufen würde. (3) Für Erfindungen von Nahrungs-, Cenuß- und Arzneimitteln und auf chemischem Wege hergestellten Stoffen können Patente nur auf bestimmte Herstellungsverfahren erteilt werden.

Grundsätze. Die Patentierung einer Erfindung setzte demnach voraus, dass die Erfindung gewerblich benutzbar ist. Dies umfasste zwei Anforderungen an die technische Lösung, einmal die Möglichkeit, sie zu realisieren, zum anderen die Möglichkeit ihrer Realisierung zu Erwerbszwecken. Im Patentanspruch enthaltene Informationslücken beeinträchtigten die Nacharbeit nicht, wenn sie sich durch wenige unaufwendige Versuche schließen ließen. Die unterlassene Aufnahme eines Beispiels zur Ausführung der Lösung in das Patent beeinflusste zwar deren Realisierung insofern, als der Leser selbst zum Auffinden geeigneter Ausführungsformen genötigt war; konnte er aber auf bekannte Ausführungsformen zurückgreifen, schloss das Fehlen eines Ausführungsbeispiels die Realisierbarkeit nicht aus. Die Überlegenheit bekannter Vorgängerlösungen gegenüber einer geschützten Lösung im praktischen Einsatz stand der gewerblichen Benutzbarkeit nicht entgegen. 7

9

Für die Feststellung des technischen Fortschritts als weiterer (erst im PatG-DDR 1983 ausdrücklieh genannter) Schutzvoraussetzung reichte es aus, dass bei Anwendung der geschützten Lösung mindestens ein vorteilhafter Effekt beliebiger Art und Größe im Vergleich zu jeder bekannten gleichartigen Lösung eintrat; eine Bilanzbildung mit etwaigen Nachteilen fand nicht statt. 8 Eine erfinderische Leistung, die bereits das PatG-DDR 1950 voraussetzte, 9 war zu bejahen, wenn die angegebenen Merkmale weder an sich bei im Suchfeld liegenden bekannten Erzeugnissen oder Verfahren als Mittel zur Erzielung der in der Patentbeschreibung angegebenen vorteilhaften Wirkungen bekannt waren, noch unter Anwendung bekannter Methoden zu diesem Zweck aus bekannten Merkmalen abgeleitet werden konnten. Auch bei NichtVorliegen dieser Voraussetzung konnte eine erfinderische Leistung anerkannt werden, wenn bestimmte Umstände dafür sprachen. 10

10

2. Patentgesetz 1983. Das Gesetz ist am 1.1.1984 in Kraft getreten (§ 33 Abs 1 PatG-DDR 1983). Die maßgeblichen Bestimmungen des PatG-DDR 1983 lauten (später geänd Bestimmungen, Rn 13, kursiv): S 5 PatG-DDR 1983 - Erfindungen (1) 1 Der Rechtsschutz wird für Erfindungen gewährt. Erfindungen im Sinne dieses Gesetzes sind technische Lösungen, die sich durch Neuheit, industrielle Anwendbarkeit und technischen Fortschritt auszeichnen und auf einer erfinderischen Leistung beruhen. (2) 'Eine technische Lösung ist neu, wenn sie vor dem Tag der Patentanmeldung einem unbestimmten Personenkreis nicht soweit zur Kenntnis gelangen konnte, daß ihre Benutzung möglich gewesen wäre, t e c h n i s c h e Lösungen gelten nicht als neu, wenn die gleiche Lösung vor dem Tag der Patentanmeldung bereits in einer beim Amt für Erfindungs- und Patentwesen (im folgenden Patentamt genannt) eingereichten Patentanmeldung dargelegt worden ist, für die ein Patent erteilt wird. (3) Eine technische Lösung ist industriell anwendbar, wenn sie in der Industrie, im Bauwesen, in der Landwirtschaft oder in anderen Bereichen der Volkswirtschaft realisiert werden kann.

5 BGH Mitt 2000, 105, 107 Extrusionskopf; BGH Bausch BGH 1994-1998, 394, 398 f Kabelnebenstöreffekte; BGH Bausch BGH 1999-2001, 234 Getreidemahlverfahren 01 und Bausch BGH 1999-2001, 300 Hochmüllereiwalzenstuhl, näher zum Streitstand 5. Aufl. 6 Bourcevet VPP-Rdbr 1991, 67. 7 DPA, Spruchstelle für Nichtigerklärung, Mitt 1992, 142.

8 DPA, Spruchstelle für Nichtigerklärung, Mitt 1992, 142. 9 Nathan Erfinder- und Neuererrecht der DDR (1968), Bd 1, 166 ff; Huribeck NJ 1982, 59, 60, je m Nachw der Rspr. 10 DPA, Spruchstelle für Nichtigerklärung, Mitt 1992, 142.

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Vor $1

1. Abschnitt. Das Patent

(4) Eine technische Lösung ist fortschrittlich, wenn sie gegenüber dem bekannten Stand der Technik einen Effekt ermöglicht, der geeignet ist, gesellschaftliche Bedürfnisse besser zu befriedigen. (5) Etne technische Lösung beruht auf einer erfinderischen Leistung, wenn sie nicht offensichtlich aus dem bekannten Stand der Technik herleitbar gewesen ist. (6) Als Erfindungen gelten nicht: - Lösungen zur Diagnose, Prophylaxe und Therapie von Erkrankungen an Mensch und Tier, ausgenommen Vorrichtungen; - Pflanzensorten und Tierrassen sowie Verfahren zu ihrer Züchtung; -

überwiegend biologische Verfahren, ausgenommen mikrobiologische Verfahren; Mikroorganismenstämme; wissenschaftliche Prinzipien, Methoden und Entdeckungen; Rechenprogramme; Kennzeichen, Fahrpläne, Regeln; Formgestaltungen, die auf die Befriedigung ästhetischer Bedürfnisse gerichtet sind;

- Projekte und Zeichnungen für die Planung von Anlagen, Gebäuden und Territorien. s 6 PatG-DDR 1983 - Ausschluss vom Patentschutz (1) Für technische Lösungen, die im Widerspruch zur sozialistischen Moral stehen, werden keine Patente erteilt. (2) Für technische Lösungen, die auf chemischem oder mikrobiologischem Wege hergestellte sowie durch Kernspaltung oder Kernfusion erzielte Stoffe betreffen, werden Patente nur für Herstellungsverfahren und für Verwendungsverfahren erteilt. Für Erfindungen, die Nahrungs-, Genuß- oder Arzneimittel betreffen, werden Patente nur für Herstellungsverfahren erteilt. § 32 Abs. 1 PatG-DDR 1983. (1) Die Bestimmungen der $$ 5 und 6 finden auf alle Erfindungen Anwendung, die nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes beim Patentamt zur Erteilung eines Patents angemeldet werden. 13

3. Ä n d e r u n g s g e s e t z 1 9 9 0 . In der Fassung des Änderungsgesetzes vom 2 9 . 6 . 1 9 9 0 , 1 1 in Kraft seit 1 . 7 . 1 9 9 0 , lautet S S Abs 1 S a t z 2 P a t G - D D R : Erfindungen im Sinne dieses Gesetzes sind technische Lösungen, die sich durch Neuheit und gewerbliche Anwendbarkeit auszeichnen und auf erfinderischer Tätigkeit beruhen. I n § 5 Abs 3 P a t G - D D R ist das W o r t „ i n d u s t r i e l l " durch das W o r t „ g e w e r b l i c h " ersetzt. § 5 Abs 4 P a t G - D D R ist gestrichen, 5 5 Abs 5 - 7 P a t G - D D R erhielten folgende Fassung: (5) Eine technische Lösung beruht auf erfinderischer Tätigkeit, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. (6) Als Erfindungen gelten nicht: - Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers und Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden. Dies gilt nicht für Erzeugnisse, insbesondere Stoffe oder Stoffgemische zur Anwendung in einem der vorstehend genannten Verfahren; - Pflanzensorten und Tierarten sowie im wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren, ausgenommen mikrobiologische Verfahren und die mit Hilfe dieser Verfahren gewonnenen Erzeugnisse. (7) Als Erfindungen gelten ferner nicht - Entdeckungen sowie wissenschaftliche Theorien und mathematische Methoden; - ästhetische Formgestaltungen; - Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten sowie Programme für Datenverarbeitungsanlagen; - die Wiedergabe von Informationen. Dies gilt nur insoweit, als für die genannten Tätigkeiten als solche Schutz begehrt wird. S 6 P a t G - D D R h a t folgende Fassung erhalten: Für technische Lösungen, deren Benutzung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen würde, werden keine Patente erteilt.

D. Europäische Patente 14

A r t 2 Abs 1 E P Ü definiert das eur Patent als nach d e m E P Ü erteiltes Patent.

15

F ü r e u r o p ä i s c h e P a t e n t a n m e l d u n g e n u n d Patente gelten Art 5 2 - 5 7 E P Ü , die i m wesentlichen §§ 1 - 5 PatG entsprechen. Abweichungen ergeben sich bei der Neuheitsschädlichkeit n i c h t vorveröffentlichter nat P a t e n t a n m e l d u n g e n (vgl aber Art 1 3 9 EPÜ), sowie bei A n m e l d u n g e n vor d e m 8 . 4 . 1 9 9 2 hinsichtlich der Patentierbarkeit von Pflanzensorten (Rn 9 z u $ 2 a RegE) und u U in Ausnahmefallen

11

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GBl I 571 = B1PMZ 1990, 347. Alfred Keukenschrijver

Patentfähige Erfindungen

SI

bei der Beurteilung der Vereinbarkeit mit der öffentlichen Ordnung und den guten Sitten infolge der Anwendung unterschiedlicher Prüfungsmaßstäbe (Rn 19 zu $ 2). E. Internationale Harmonisierung I. Allgemeines. 12 Die Patentfähigkeitsvoraussetzungen der $§ 1-5 entsprechen einem mittlerweile weit über den Geltungsbereich des EPÜ hinaus weitgehend einheitlichen Standard und internat Harmonisierungsbemühungen. Rechtspolitisch umstritten sind dabei ua die Patentierung lebender Organismen und die Frage der Neuheitsschonfrist (Rn 212 zu § 3). Auch die Abschaffung der Patentierungsausschlüsse für Computerprogramme13 sowie für bestimmte biologische Erfindungen wurde gefordert. Π. Patentharmonisierungsvertrag. Zu den seinerzeit vorgesehenen Vorgaben s 5. Aufl.

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III. Im TRIPS-Übk regelt Art 27, wofür Patentschutz erhältlich sein muss.

18

IV. Das StraÜ enthält Regelungen in seinen Art 1-6.

19

V. EPÜ; Gemeinschaftspatent. Eine erhebliche Harmonisierungswirkung ist auch vom EPÜ und vom GPÜ ausgegangen. Dies betrifft neben dem normativen Bereich auch die Rechtspraxis, darf jedoch nicht iS einer Beurteilungsprärogative des EPA verstanden werden. Nach Auffassung des brit CA14 kommt bei der Auslegung des nat Patentrechts den Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA größte Bedeutung zu. Diese Bedeutung ist indessen für das dt Recht eine rein faktische; rechtl ist die Praxis des EPA nicht anders zu bewerten als etwa die Rspr des BPatG. Eine Bindung an Entscheidungen des EPA besteht für das nat Nichtigkeitsverfahren nach dt Recht nicht; auch das EPÜ fordert eine derartige Bindung nicht (Rn 7 zu Art II § 6 IntPatÜG). Erst recht besteht keine Bindung an ausländische Entscheidungen, 15 auch wenn diese als sachverständige Äußerungen herangezogen werden können und eine Auseinandersetzung mit ihnen geboten sein wird. Der Vorschlag für die GPVO, der verschiedene Regelungen des GPÜ übernimmt, enthält ebenfalls Regelungen, von denen eine Harmonisierungswirkung für das nat Recht zu erwarten ist.

S 1 (Patentfähige Erfindungen) (1) Patente werden für Erfindungen erteilt, die neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind. RegE BioTRIUmsG: (2) 'Patente werden für Erfindungen im Sinne von Absatz 1 auch dann erteilt, wenn sie ein Erzeugnis, das aus biologischem Material besteht oder dieses enthält, oder wenn sie ein Verfahren, mit dem biologisches Material hergestellt oder bearbeitet wird oder bei dem es verwendet wird, zum Gegenstand haben, biologisches Material, das mit Hilfe eines technischen Verfahrens aus seiner natürlichen Umgebung isoliert oder hergestellt wird, kann auch dann Gegenstand einer Erfindung sein, wenn es in der Natur schon vorhanden war. (2/ RegE BiotRIUmsG 3) Als Erfindungen im Sinne des Absatzes 1 werden insbesondere nicht angesehen: 1. Entdeckungen sowie wissenschaftliche Theorien und mathematische Methoden; 2. ästhetische Formschöpfungen; 3. Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten sowie Programme für Datenverarbeitungsanlagen; 4. die Wiedergabe von Informationen. (3/ RegE BioTRIUmsG 4) Absatz 2/3 steht der Patentfähigkeit nur insoweit entgegen, als für die genannten Gegenstände oder Tätigkeiten als solche Schutz begehrt wird. 12 Zur Diskussion über die Einführung der Neuheitsschonfrist im Europäischen Parlament sowie zu Reaktionen von Kommission und Bundesregierung VPP-Rdbr 1998, 58, 59, 110; 1999, 19, 55; GRUR 1999, 133 sowie Bunke Mitt 1 9 9 8 , 4 4 3 mit Erwiderung Dänner Mitt 1999, 47; Stellungnahme des Vorstands der Patentanwaltskammer Mitt 1998, 447; Folgepapier der Kommission S. 21.

13 Zum Richtlinienvorschlag Rn 42 zu $ 1; vgl auch SchWtelburg Mitt 1999, 222. 14 RPC 1991, 305 = GRUR Int 1992, 780 Gale's Application. 15 Vgl ÖPA ÖPB1 2001, 56, 60.

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1. Abschnitt. Das Patent

S I

DPA-PrRI 2.6.2., 4.3.; E P A - P r R l C-IV 1, 2 A u s l a n d : Belgien: Art 2, 3 PatG 1 9 8 4 ; D ä n e m a r k : $ 1 Abs 1, 2 PatG 1 9 9 6 ; F r a n k r e i c h : Art L 6 1 1 - 1 0 CPI; Italien: Art 12 Abs 1 - 3 PatG; L u x e m b u r g : Art 4 PatG 1 9 9 2 / 1 9 9 8 ; N i e d e r l a n d e : Art 2 ROW 1 9 9 5 ; Österreich: $ 1 öPatG (1984); P o l e n : Art 2 4 , 2 8 RgE 2 0 0 0 ; S c h w e d e n : $ 1 Abs 1 - 3 PatG; Schweiz: Abs 1 entspricht Art 1 Abs 1, 2 PatG; Slowakei: § 5 PatG; Slowenien: Art 10 GgE; Spanien: Art 4 Abs 1 - 3 PatG; T s c h e c h . Rep.: § $ 2 , 3 PatG, geänd 2 0 0 0 ; T ü r k e i : Art 5, 6 VO 5 5 1 ; VK: Sec 1 Abs 1, 2 Patents Act Übersicht Rn A. Entstehungsgeschichte, zeitliche Anwendbarkeit . . 1 B. Die Erfindung: I. Elemente der Erfindung: 1. Gesetzliche Regelung 5 2. Der Begriff der Erfindung im deutschen Patentrecht 6 3. Der Begriff der Erfindung in der europäischen Praxis 10 4. Folgerungen für das geltende Recht 11 II. Die technische Erfindung: 1. Lehre zum Handeln; theoretische Begründung 17 2. Lehre zum technischen Handeln: a. Allgemeines 18 b. Technischer Charakter 19 c. Biologisches Material 38 3. Patentierungsausschlüsse nach Absatz 2 und Absatz 3: a. Allgemeines 39 b. Entdeckungen, wissenschaftliche Theorien, mathematische Methoden . . . 43 c. Ästhetische Formschöpfungen 45 d. Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten . . . . 47 d. Programmbezogene Erfindungen 49 e. Wiedergabe von Informationen 77 4. Patentrecht und Urheberrecht, Geschmacksmuster, Marke und Ausstattung: a. Urheberrecht 78 b. Computerprogramme 79 c. Geschmacksmusterschutz 82 d. Kennzeichnungsrechte 83 ΠΙ. Aufgabe und Lösung: 1. Allgemeines 87 2. Aufgabe 88 3. Lösung: a. Allgemeines 99 b. Kombination und Aggregation 100

1

Rn IV.

Übertragung und Auswahl: 1. Übertragungserfindung 2. Auswahlerfindung C. Das Patent: I. Rechtsnatur des Patents: 1. Allgemeines 2. Nationales Patent - europäisches Patent Gemeinschaftspatent 3. Patent und Gebrauchsmuster, Halbleitertopographie: a. Gebrauchsmuster b. Halbleitertopographie 4. Patent und ergänzendes Schutzzertifikat (Verweisung) II. Arten von Patenten: 1. Hauptpatent, Zusatzpatent 2. Abhängiges Patent (Verweisung) 3. Einführungspatent 4. Grundpatent (Verweisung) 5. Patentarten, wirtschaftliche Einteilung . . . 6. Arten von Patentansprüchen ΠΙ. Sachschutz; Verfahrensschutz; Verwendungsschutz: 1. Allgemeines: a. Erzeugnisse und Verfahren b. Mehrzahl von Kategorien; Mischformen 2. Sachschutz: a. Allgemeines b. Stoffschutz 3. Verfahrensschutz: a. Allgemeines b. Arbeitsverfahren c. Herstellungsverfahren d. Analogieverfahren 4. Verwendungsschutz: a. Allgemeines b. „Funktionserfindung" c. Verwendungsschutz und S a c h s c h u t z . . . d. Erfindungskategorie

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110 112 113 114 115 116 117 118 119

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A. E n t s t e h u n g s g e s c h i c h t e , z e i t l i c h e A n w e n d b a r k e i t . $ 1 in seiner geltenden F a s s u n g g e h t a u f A r t IV N r 1 I n t P a t Ü G z u r ü c k . D i e N e u r e g e l u n g ist n u r a u f d i e n a c h d e m 3 1 . 1 2 . 1 9 7 7

eingereichten

P a t e n t a n m e l d u n g e n u n d d a r a u f e r t e i l t e n P a t e n t e a n z u w e n d e n ( A r t X I § 1 A b s 1, § 3 A b s 5 I n t P a t Ü G ) . A u f v o r d e m 1 . 1 . 1 9 7 8 erfolgte P a t e n t a n m e l d u n g e n w a r w e i t e r h i n S 1 Abs 1 P a t G 1 9 3 6 / 1 9 6 8 a n w e n d bar, d e r sachlich m i t d e n F a s s u n g e n seit 1 8 7 7 ü b e r e i n s t i m m t . Vor 1 9 6 8 n a h m Abs 2 E r f i n d u n g e n v o n N a h r u n g s - , G e n u s s - u n d A r z n e i m i t t e l n s o w i e v o n Stoffen, die a u f c h e m i s c h e m W e g e h e r g e s t e l l t w e r den, soweit die E r f i n d u n g e n nicht ein b e s t i m m t e s Verfahren z u r H e r s t e l l u n g der G e g e n s t ä n d e betreffen, v o m P a t e n t s c h u t z aus. Der R e g E 2 0 0 3 des B i o T R l U m s G sieht die E i n f ü g u n g eines ( g e g e n ü b e r d e m R e g E 2 0 0 1 g e ä n d ) n e u e n Abs 2 sowie die e n t s p r U m n u m m e r i e r u n g d e r g e l t e n d e n Abs 2 u n d 3 vor. 2

Z u m Ü b e r g a n g s r e c h t s R n 5 vor § 1 4 7 ( Ü b e r g a n g s r e c h t bei A u f h e b u n g des Stoffschutzverbots) u n d vor $ 1 Rn 4ff.

3

N a c h f r ü h e r e m R e c h t schloss die R e g e l u n g die Patentierungserfordernisse der N e u h e i t (hierzu $ 3) u n d der gewerblichen Verwertbarkeit (jetzt: gewerbliche Anwendbarkeit, h i e r z u S 5) ein. Z u r 36

Alfred Keukenschrijver

Patentfähige Erfindungen

$ 1

Entwicklung des Merkmals der Erfindungshöhe (nunmehr erfinderische Tätigkeit) Rn 2 ff zu $ 4, zur Erfindung als Lehre zum technischen Handeln nachfolgend, zum technischen Fortschritt Anh § 3. EPÜ. Die Regelung in S 1 entspricht der in Art 52 Abs 1-3 EPÜ. Das Gemeinschaftspatent knüpft 4 an das EPÜ an (vgl Art 1 Vorschlag GPVO). B. Die Erfindung Schrifttum Allgemein: Adrian Technikentwicklung und Patentrecht, Mitt 1995, 329, auch in: Adrian/Nordemann/ Wandtke (Hrsg) Josef Kohler u n d der Schutz des geistigen Eigentums in Europa, 1996, 31; Altenpohl Erfindungen sind urheberrechtlich nicht schützbar, FS L. David (1996), 205; Anschütz/Nägele Die Rechtsposition des Modellherstellers gegenüber dem Hersteller des Vorbildes in Deutschland, WRP 1998, 937; Axster Die Patentfähigkeit von Funktionsentdeckungen, Mitt 1959, 224; Batike Ist die Erfindung produktiver, die Entdeckung rezeptiver Natur? GRUR 1899, 153; ders Noch einmal der rezeptive Charakter der Entdeckung, GRUR 1900,158; Beter Zukunftsprobleme des Patentrechts, GRUR 1972, 214, 216; Beier/Straus Der Schutz wissenschaftlicher Forschungsergebnisse, 1982; dies Der Schutz wissenschaftlicher Entdeckungen, GRUR 1983, 100; Beyer Der Begriff der technischen Erfindung aus naturwissenschaftlich-technischer Sicht, FS 25 Jahre BPatG (1986), 189; Blum Zum Begriff der patentfähigen E r f i n d u n g nach dem Europäischen Patentübereinkommen, GRUR Int 1977, 357; Boguslawski Der Rechtsschutz von wissenschaftlichen Entdeckungen in der UdSSR, GRUR Int 1983, 484; Cueni Erfindung als geistiges Sein und ihr Schutz, GRUR 1978, 78; Di Cataldo Sistema brevettuale e settori della tecnica. Riflessioni sul brevetto chimico, Riv.dir.comm. 1985 I 277; Donner Should some Algorithms be Patentable? 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Beier (1996), 37; Hagen Die Erfindung im Modell betrachtet, GRUR 1971, 487; Hammer Jensen NonPatentable Inventions: Consequences on R & D in Europe and Competitivity of European firms, epi-Information 1997 Sonderheft 3, 19; Henkenborg Der Schutz von Spielen - Stiefkind des gewerblichen Rechtsschutzes u n d Urheberrechts (1995); Kambli/Mannhart Erfindung und Entdeckung im Patentrecht, SMI 1957, 62; Keil Umweltschutz als Patenthindernis, GRUR 1993, 705; Kindermann Die Rechenvorschrift im Patentanspruch, GRUR 1969, 509; ders Zur patentrechtlichen Grenzziehung zwischen Rechenregel u n d technischer Erfindung, GRUR 1974, 305; ders Zur Lehre von der Technischen Erfindung, GRUR 1979, 443, 501; W. Koch Patentierbarkeit von Skalenanordnungen auf Rechenschiebern, Mitt 1968,130; Kolle Die patentfähige Erfindung im europäischen Patenterteilungsverfahren, FS Ulmer (1973), 207; ders Technik, Datenverarbeitung und Patentrecht, GRUR 1977, 58; Körber Anforderungen an den gewerblichen Rechtsschutz u n d Anfragen an die Rechtswissenschaft aus der Sicht der Industrie, in: van Raden (Hrsg) Zukunftsaspekte des gewerblichen Rechtsschutzes, 1995, 101; Kronz Patentschutz für Forschungsergebnisse, Mitt 1983, 26; Ktilhavy Erfindungsbegriff werturteilsfrei, Mitt 1979, 124; ders Die Entwicklung der Erfindungslehre, Mitt 1980, 61; Kulhavy-Sturm, Erfindungsbegriff u n d Prüfungsverfahren, GRUR 1975, 401; Kumm Erfindungen und ihre Kriterien, GRUR Int 1963, 289; ders Die technische Analyse u n d rationelle Beschreibung technischer Erfindungen, GRUR 1966, 349; ders Systematische Kennzeichnung der schutzfähigen u n d der nicht schutzfähigen Erfindungen, GRUR 1967, 621; Küster Zur Frage der Definition des Erfindungsbegriffes, SJZ 1975, 69, 85; ders Über die Möglichkeit einer Definition des Erfindungsbegriffes, SJZ 1971, 210; Louët-Feisser Hoe technisch dient een uitvinding te zijn om geocrooieerd te k u n n e n werden? BIE 2000, 243; Markey Patentierbarkeit mathematischer Algorithmen in den Vereinigten Staaten von Amerika, GRUR Int 1991, 473; Mediger Über Geistesanweisungen mit technischer Funktion, GRUR 1961, 5; ders Skalen gegen Tabellen an Meßgeräten, Mitt 1961, 85; ders Patentfähigkeit von Skalen, Mitt 1965, 107; Müller Zum Begriff der „Erfindung", Mitt 1926, 122; Nack Die patentierbare Erfindung unter den sich wandelnden Bedingungen von Wissenschaft und Technologie, 2003; Niedlich Die technische Erfindung, GRUR 1988, 17; Ochmann Z u m Begriff der Erfindung als Patentschutzvoraussetzung, FS R. Nirk (1992), 759; Parfomak The Karmarkar Algorithm „New" Patentable Subject Matter? IIC 1990, 31; Pedrazzini Die Entwicklung des Erfindungsbegriffes, FS 100 Jahre eidgen. PatG (1988), 21; Peterson Now You See It, Now You Don't: What Is a Patentable Machine of an Unpatentable „Algorithm"? Geo.Wash.L.Rev. 1995, 90; Pfeifer Informationsverarbeitung u n d Patentschutz. Das Erfordernis der „Technischen Lehre" in der Praxis des Deutschen, Europäischen und US-Patentamtes, CR 1988, 975; Plügge Das Recht des Entdeckers, GRUR 1938, 297; Portin Zum Schutz von Computerprogrammen in Finnland, GRUR Int 1975, 19; Poth Die Patentierungsausschlüsse nach Art 52 (2) u n d (3) EPÜ, Mitt 1992, 305; Rasch Zum Wesen der Erfindung (1899); Reichel Neue Grenzen des Patentschutzes im Bereich der mechanischen Technologie beim Einsatz von Rechenregeln vollziehenden Bauteilen? GRUR 1979, 355; ders Die technische Erfindung, Mitt 1981, 69; Kogel Vide (Hrsg) Nuevas tecnologías y propriedad intelectual, 1999; Ruschke Die elektrische Schaltung als Gegenstand des gewerblichen Rechtsschutzes, 1934; Schock Neue Techniken und Geistiges Eigentum, JZ 1998, 753; Schanze Erfindung u n d Entdeckung, Hirth's Annalen des Deutschen Reichs 1897 H. 9 u n d 10; ders Über das Verhältnis von Erfindung und Entdeckung, GRUR 1897, 285; ders Erfindung u n d Entdeckung, GRUR 1900, 73; ders Die Patentfähigkeit nach Ebermayer, MuW 11, 97; Schar Z u m objektiven Technikbegriff im Lichte des Europäischen Patenübereinkommens, Mitt 1998, 322; ders What is „Technical"? A Contribution to the Concept of „Technically" in the Light of the European Patent Convention, 2 JWIP 93 (1999); Schick Erfindungsbegriff u n d Erkenntnistheorie, Mitt 1979, 41; Schickedanz Zum Problem der Erfindungshöhe bei Erfindungen, die auf Entdeckungen beruhen, GRUR 1972, 161; ders Kunstwerk u n d Erfindung, GRUR 1973, 343; ders Die Patentfähigkeit von Bionik-Erfindungen, Mitt 1974, 232; ders Das Patentie-

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S I

1. Abschnitt. Das Patent

rungsverbot von „mathematischen Methoden", „Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten" und die Verwendung mathematischer Formeln im Patentanspruch, Mitt 2000, 173; Schramm Die schöpferische Leistung, ohne Jahr (1958); Schütze Die Struktur der Erfindungen, GRUR 1900, 36, 113; Sellnick Erfindung, Entdeckung und die Auseinandersetzung um die Umsetzung der Biopatentrichtlinie der EU, GRUR 2002,121; Sena II problema della proprietà scientifica legata alla ricerca di base, in: Gli aspetti istituzionali della ricerca scientifica in Italia e in Francia, 1987, 579; ders Directive on Biotechnical Inventions: Patentability of Discoveries, IIC 1999, 731; Stamm Lehre oder Gegenstand? 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Troller Begriff und Funktion der Erfindung im bürgerlichen und sozialistischen Recht, GRUR Int 1979, 59; ders Der urheberrechtliche Schutz von Inhalt und Form der Computerprogramme, CR 1987, 213, 278; Trüstedt Technische Erfindungsmerkmale und ihnre Grenzen (Anweisung an den menschlichen Geist), GRUR 1960, 414; Ulmer/Kolle Der Urheberrechtsschutz von Computerprogrammen, GRUR Int 1982, 489; van Raden/Wertenson Patentschutz für Dienstleistungen, GRUR 1995, 523; van Steijn Mobil Oil III, een uitvinding of een ontdekking, Leiden 1999; Vivian Die Patentierung von Entdeckungen, VPP-Rdbr 1991, 41; Vogel Gewerbliche Verwertbarkeit und Wiederholbarkeit als Patentierungsvoraussetzungen, Diss München (TU), 1977; von Hellfeld Sind Algorithmen schutzfähig? GRUR 1989,471; ders Zweckangaben in Sachansprüchen, GRUR 1998, 243; WatkinfRau Intellectual Property in Artificial Neural Networks - In Particular Under the European Patent Convention, IIC 1996, 447; Weber Patente auf Erkenntnisse und Entdeckungen, GRUR 1940, 117; Welte Der Schutz von Pioniererfindungen, 1991; Wertenson Patentschutz für nicht-technische Erfindungen, GRUR 1972, 59; ders Die Ausnahmebestimmungen des § 1 Abs. 2 PatG und das Grundgesetz, Mitt 1993, 269, Wiebe Information als Naturkraft. Immaterialgüterrecht in der Informationsgesellschaft, GRUR 1994, 233; ders Information als Schutzgegenstand im System des geistigen Eigentums, in Fiedler ua (Hrsg) Information als Wirtschaftsgut (1997), 93; Zardi La brevetabilité des méthodes commerciales, siel 2001, 699; Zipse Wird das künftige europäische Patenterteilungsverfahren den modernen, zukunftsintensiven Technologien gerecht? GRUR Int 1973, 182; ders Technische Verfahrensschritte und Anweisungen an den menschlichen Geist unter Berücksichtigung der neueren Rechtsprechung und neurophysiologischer Erkenntnisse, Mitt 1974, 246. Computerprogramme: Patenting of Computer Software. Union Round Table Conference - Munich 9th and 10th December 1997,1998; Ahn Der urheberrechtliche Schutz von Computerprogrammen im Recht der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Korea, Diss München 1998; Anders Die Patentierbarkeit von Programmen für Datenverarbeitungsanlagen: Rechtsprechung im Fluß? GRUR 1989, 861; ders Patentierbare Computerprogramme Ein Versuch der Besinnung auf PatG § 1 und die Dispositionsprogramm-Entscheidung, GRUR 1990, 498; ders Patentability of Programs for Data Processing Systems in Germany: Is the Case Law Undergoing a Change? IIC 1991, 475; ders Sind Patente für Computerprogramme und Geschäftsmethoden gut? 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Patentfähige E r f i n d u n g e n

$ 1

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M i t t 1994, 33; ders Ä n d e r u n g der gesetzlichen Bestimmungen in Sachen Technizität? Mitt 1996, 1; Jersch Ergänzender Leistungsschutz u n d Computersoftware, 1993; ders Ist die amerikanische Regel bezüglich der Technizität einer E r f i n d u n g besser als die deutsche? M i t t 2000, 346; Jontiuères Z u m Schutz von C o m p u t e r p r o g r a m m e n , GRUR Int 1986, 455; ders Die Patentierbarkeit der Computersoftware, GRUR Int 1987, 465; Kiesewetter-Köbinger Über die P a t e n t p r ü f u n g von Programmen f ü r Datenverarbeitungsanlagen, GRUR 2001, 185; Kindermann Vertrieb u n d N u t z u n g von Computersoftware aus urheberrechtlicher Sicht, GRUR 1983, 150; ders Softwarepatentierung, CR 1992, 577, 658; Klopmeier Z u r Technizität von Software, Mitt 2002, 65; F. 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1. Abschnitt. Das Patent

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Traub (1994), 259; Melullis Zur Patentfähigkeit von Programmen für Datenverarbeitungsanlagen, GRUR 1998, 843; ders Zum Patentschutz für Comuterprogramme, FS W. Erdmann (2002), 401; ders Zur Sonderrechtsfähigkeit von Computerprogrammen, FS R. König (2003), 341; Meyer Softwareschutz - heute und morgen (Tagungsbericht), sie! 1998, 527; Michalski Die Neuregelung des Urheberrechtsschutzes von Computerprogrammen, DB 1993, 1961; Michalski/Bösert Vertrags- und schutzrechtliche Behandlung von Computerprogrammen, Stuttgart 1992; Milbradt Schutzfähigkeit von Software, Kommunikation und Recht 2002, 522; Millard Legal protection of Computer programs and data, 1985; Moens Streamlining the Software Development Process, through Reuse and Patents, EIPR 2000, 418; Mähring Schutzfähigkeit von Programmen für Datenverarbeitungsmaschinen, GRUR 1967, 269; Moritz/Tybusseck Computersoftware. Rechtsschutz und Vertragsgestaltung2, 1992; Moser Vergleichende Literaturuntersuchung hinsichtlich der Schutzfähigkeit von Rechenprogrammen für Datenverarbeitungsmaschinen, GRUR 1967, 639; Müller Künftige EG-Richtlinien über Patentierbarkeit von Computerprogrammen, CRI 2 0 0 0 , 1 7 ; Chr. Müller Zum Vorschlag einer EU-Richtlinie über die Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen, sie! 2002, 638; Nack Sind jetzt coputerimplementierte Geschäftsmethoden patentfähig? GRUR Int 2000, 853; ders Getrennte Welten? Die volkswirtschaftliche und die juristische Diskussion um Software-Patente, FS R. König (2003), 359; Nack/Betten Patentierbarkeit von Geschäftsmethoden, AIPPI-Jahrbuch 2001/11, 106; Neriich Computersoftware nach der Urheberrechts-Novelle, MDR 1994, 757; Newman The Patentability of Computer-related Inventions in Europe, EIPR 1997, 701; Niedostadek Der Rechtsschutz von Computerprogrammen in Großbritannien, Münster 1999; Ohly Software und Geschäftsmethoden im Patentrecht, CR 2001, 809; Old Patenting Computer-Related Inventions in Australia, IIC 1993, 345; Ölschlegel Zur Schutzfähigkeit von Rechenprogrammen für Datenverarbeitungsanlagen, GRUR 1968, 679; Omsels Open Source und das deutsche Vertrags- und Urheberrecht, FS P. Hertin (2000), 141; Ophir The Patentability of Computer Software in Israel, GRUR Int 1996, 357; PaschkefKerfack Wie klein ist die „kleine Münze"? Der Schutz von Computerprogrammen nach der Urheberrechtsnovelle 1993, ZUM 1996, 498; Pfeiffer Zur Diskussion der Softwareregelungen im Patentrecht, GRUR 2003, 581; Pierson Der Schutz der Programme für die Datenverarbeitung im System des Immaterialgüterrechts, 1991; Pilny Schnittstellen in Computerprogrammen, GRUR Int 1990, 431; Pleister Die neuen Richtlinien des U.S. Patent and Trademark Office zur Patentfähigkeit von computerbezogenen Erfindungen, GRUR Int 1997, 698; Pilny Die Registrierung von Computer-Software in Japan, GRUR Int 1988, 26; Prasch Technische Problemlösungen in Datenverarbeitungssystemen aus patentrechtlicher Sicht, CR 1987, 337; ders Patentfähige Erfindungen im Bereich der Datenverarbeitung, Elektronik 1986 H. 9, 54; ders Aktuelle technische Fragen, in: van Raden (Hrsg) Zukunftsaspekte des gewerblichen Rechtsschutzes, 1995, 75; Rau Die Patentfähigkeit von Programmen für elektronische Datenverarbeitungsanlagen, Diss München (TU) 1968; Raubenheimer Die jüngere BGH-Rechtsprechung zum Softwareschutz nach Patentrecht, CR 1994, 328; ders Die neuen urheberrechtlichen Vorschriften zum Schutz von Computerprogrammen, Mitt 1994, 309; Renner Rechtsschutz von Computerprogrammen. Vergleich des österreichischen Urheberrechtsgesetzes mit den europäischen TRIPS-Mindeststandards, 1998; Ringel Der Rechtsschutz von Computerprogrammen in Italien, 1999; Rudisill/Auchterlonie/Irfan Patentschutz von Software, insbesondere von Expertensystemen in den USA, Mitt 1988, 148; Rudy Open source software: ein Aufriß, in: Vieweg (Hrsg) Spektrum des Technikrechts, Referate eines Symposiums aus Anlaß des 10jährigen Bestehens des Instituts für Recht und Technik in Erlangen, 2002, 201; Sack Der Begriff des Werkes - ein Kennzeichnungsträger ohne Kontur? Zugleich eine Stellungnahme zur Werkeigenschaft von Software, GRUR 2001, 1095; Scheuber Zur Patentierbarkeit von Hardware/Software, Mitt 1981, 232; Schiuma TRIPS und das Patentierungsverbot von Software „als solcher", GRUR Int 1998, 852 = TRIPS and Exclusion of Software „as Such" from Patentability, IIC 2000, 36; Schmidtchen Zur Patentfähigkeit und Patentwürdigkeit von Computerprogrammen und von programmbezogenen Lehren, Mitt 1999, 281; Schölch Softwarepatente ohne Grenzen, GRUR 2001, 16; Schöniger Patentfähigkeit von Software, CR 1997, 598; David Schramm Patenting Your Website: It's All a Matter of Design, JPTOS 1998, 892; Schuffenecker Logiciel et Brevetabilité, epi-Information 1997 Sonderheft 3, 15; Schulte Der Referentenentwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes, CR 1992, 648; Schulze Urheberrechtsschutz von Computerprogrammen - geklärte Rechtsfrage oder bloße Illusion? GRUR 1985, 997; Schwerdtel Schutz für Software aus praktischer Sicht, Mitt. 1984, 211; Sedlmaier Verwirrung durch Klarstellungen im Softwarepatentrecht, Mitt 2002, 55; ders BPatG: Kein Patentanspruch für Cyber-Cash-Verfahren, CR 2002, 559; ders Anmerkung zum alternativen Formulierungsvorschlag der Bundesregierung bezüglich des EU-Kommissionsvorschlags für eine Richtlinie über die Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen, Mitt 2002, 448; Sherman The Patentability of Computer-Related Inventions in the United Kingdom and the European Patent Office, EIPR 1991, 85; Siepmann Free Software - rechtsfreier Raum? 2000; Skaupy Urheber-, Patent- und Wettbe-

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Patentfähige E r f i n d u n g e n

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werbsschutz von Rechenprogrammen, Mitt 1967, 121; ders Zur Schutzfähigkeit von elektronischen Rechenprogramm e n , BB 1967, 945; Soltysinski Protection of Computer Programs: Comparative and International Aspects, HC 1990, 1; Stäbler Softwareschutz - eine Übersicht der Möglichkeiten mit Schwerpunkt Patentrecht, Diplomarbeit Ε Τ Η Zürich 1998; Steiner Computer Software Patentability - a Comparison between US and CAFC, Diplomarbeit Ε Τ Η Zürich 1999; Stieger Patentierbarkeit von Geschäftsmethoden - Paradigmenwechsel im Patentrecht? 5. St. Galler Internat Immaterialgüterrechtsforum 2001, 197; Swanson The Patentability of Business Methods, Mathematical Algorithms and Computer-Related Inventions After the Decision by the Court of Appeals for the Federal Circuit in „State Street", Federal Circuit Bar J. 1999, 153; Tauchert Zur Beurteilung des technischen Charakters von P a t e n t a n m e l d u n g e n aus d e m Bereich der Datenverarbeitung, JurPC 1996, 296; ders Z u r Beurteilung des technischen Charakters von Patentanm e l d u n g e n aus d e m Bereich der Datenverarbeitung u n t e r Berücksichtigung der bisherigen Rechtsprechung, GRUR 1997, 149; ders Elektronische Speicherelemente als Erzeugnisschutz f ü r Computerprogramme? 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VPP-Rdbr 2002, 7; Thurman Der Rechtsschutz f ü r Computer-Programme in den USA, GRUR Int 1969, 207; Toedt Software as „Machine DNA": Arguments for Patenting Useful Computer Disks Per Se, JPTOS 1995, 275; Twiehaus Hard- u n d Software im gewerblichen Rechtsschutz u n d Urheberrecht, JurPC 1994, 2872 u n d 2936; Ulimann Zur Urheberrechtsschutzfähigkeit von C o m p u t e r p r o g r a m m e n , CR 1986, 564; ders Urheberrechtlicher u n d patentrechtlicher Schutz von Computerp r o g r a m m e n , CR 1992, 641; ders Schutz f ü r die maschinelle Übersetzung als immaterielles Gut? FS W. E r d m a n n (2002), 221; Ullrich/Körner Der internationale Softwarevertrag, 1995; van den Berg Patentability of computer-softwarerelated inventions, FS 10 Jahre Rspr GBK EPA (1996), 29; van Raden Die Informatische Taube, Überlegungen z u r Patentfähigkeit informationsbezogener E r f i n d u n g e n , GRUR 1995, 451; ders Technology Dematerialised - Another Approach to Information related Inventions, EIPR 1996, 384; ders Unser Kontinent - das Alte, GRUR 1999, 904; van Voorthuizen Die Patentfähigkeit von P r o g r a m m e n f ü r Datenverarbeitungsanlagen u n d computerbezogene E r f i n d u n gen nach d e m EPÜ, GRUR Int 1987,474; Vietzke Software Patent Protection. 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GRUR 1973, 123.

I. Elemente der Erfindung 1. Gesetzliche Regelung. Patente werden für Erfindungen erteilt. Der Begriff Erfindung wird 5 im PatG nicht definiert, sondern als gegeben vorausgesetzt. Ebenso wenig definieren ihn das StraÜ oder das EPÜ. In Übereinstimmung mit diesen beiden Übk spricht Abs 1 von „Erfindungen", die neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind. 2. Der Begriff der Erfindung im deutschen Patentrecht. Bis 1978 wurde ein differenzierter 6 Erfindungsbegriff entwickelt, der neben der Prüfung am StdT den technischen Charakter der Lehre zum Handeln 1 und deren Differenzierung in Aufgabe und Lösung2 einschloss.

1 RG GRUR 1933, 289 Rechentabellen; BGH GRUR 1965, 533 Typensatz.

2 RGZ 150, 95 = GRUR 1936, 323 Straßenlampen; BPatGE 5, 123; BPatGE 7, 20; BPatG GRUR 1983, 239.

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SI 7 8

1. Abschnitt. Das Patent

Hinzu kamen das Vorliegen einer fertigen Lehre, 3 ihre Ausführbarkeit 4 mit dem Unteraspekt der Brauchbarkeit 5 und die Wiederholbarkeit der Lehre. 6 Als weiteres Element des Erfindungsbegriffs hat der BGH die Identifizierbarkeit der E r f i n d u n g iS einer inhaltlich bestimmten Lehre zum technischen Handeln, die es anderen Sachverständigen ermöglicht, nach ihr zu arbeiten, 7 angesehen. Da Patente ihrem Inhaber für den Gegenstand der Erfindung ein ausschließliches Recht gewährten und Dritte von der gewerbsmäßigen Benutzung der unter Schutz gestellten Erfindung ausschlössen, müsse die Erfindung inhaltlich so eindeutig beschrieben sein, dass der Inhaber des Patents und die interessierte Öffentlichkeit erkennen könnten, welche Erfindung unter Schutz gestellt sei. Deshalb rechne die Frage der eindeutigen Identifizierbarkeit einer Erfindung auch zu den sachlich-rechtl Erfordernissen der Patentfähigkeit. 8

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Verschiedentlich ist auch in der sozialen Nützlichkeit ein Element des Erfindungsbegriffs gesehen worden. Wird eine technische Aufgabe durch ein technisches Arbeitsmittel gelöst, entspricht das technische Ergebnis regelmäßig auch der Befriedigung eines gesellschaftlichen Bedürfnisses; hierin liegt der Zweck der Erfindung, sie erweist sich als sozial nützlich. 9 Der soziale Zweck betrifft ein Bedürfnis, dessen Befriedigung die Lösung einer bestimmten technischen Aufgabe sozial nützlich erscheinen lassen kann. 1 0 Der erfinderischen technischen Lehre ist wesensimmanent, dass sie nutzbringend verwendet werden kann. 1 1 Ob der soziale Nützlichkeit in diesem Zusammenhang eigenständige Bedeutung zukam, war umstritten. 1 2

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3. Der Begriff der E r f i n d u n g in der europäischen Praxis. Ein entspr der früheren dt Praxis differenzierter Erfindungsbegriff lässt sich aus dem StraÜ und dem EPÜ nicht ableiten. Der Begriff ist im StraÜ nicht definiert worden, weil es wegen seiner unterschiedlichen Interpretation in den einzelnen Staaten unmöglich erschien, eine Einigung darüber zu erzielen, was dem Gegenstand nach eine Erfindung sei. 13 Durch die Neuregelung 1978 ist die Bestimmung des Abs 1 in Übereinstimmung mit Art 52 Abs 1 EPÜ und mit Art 1 Abs 1 StraÜ gebracht worden. Zwar geht der Gesetzgeber davon aus, dass es den Vertragsstaaten frei stehe, selbst zu bestimmen, was als Erfindung angesehen werden soll. Für das nat Recht ist hiervon aber dadurch Gebrauch gemacht worden, dass die Regelung in Art 52 Abs 2, 3 EPÜ übernommen worden ist, um sicherzustellen, dass der Kreis der patentfähigen Erfindungen derselbe ist, gleichgültig, ob für eine Erfindung die Erteilung eines nat Patents oder eines eur Patents beantragt wird (Begr). Von daher verbietet sich eine an früheren nat Maßstäben orientierte Auslegung. 14 Die geltende Bestimmung enthält ein allg Patentierungsgebot, 15 die Voraussetzungen der Patentfähigkeit sind grds abschließend geregelt; 1 6 vgl auch die EPA-PrRl C-IV 1. Die Materialien zum EPÜ liefern ebenso wenig wie die Praxis des EPA Anhaltspunkte, fertige Lehre, Ausführbarkeit, Brauchbarkeit, Wiederholbarkeit und Identifizierbarkeit als Erfindungselemente zu 3 RG GRUR 1938, 256 Kopiermaschinen; BGH GRUR 1961, 464, 467 Wechselstromgeneratoren; BGH GRUR 1960, 546, 549; BGH 16.1.1962 I ZR 48/60; BGH GRUR 1965, 473, 475 Dauerwellen I; BGHZ 45, 102 Appetitzügler I; BGH GRUR 1966, 558f Spanplatten; BGHZ 52, 74, 81 f = GRUR 1969, 672 rote Taube; BGH GRUR 1971, 210, 212 Wildverbißverhinderung. 4 RG GRUR 1935, 921 Gerätestecker; BGH GRUR 1966, 141 Stahlveredlung; Bernhardt/Kraßer S 106, 109. 5 BGH GRUR 1965, 298 Reaktionsmeßgerät. 6 RG B1PMZ 1903, 252, 254 bobweights. 7 BGHZ 57, 1 = GRUR 1972, 80 Trioxan. 8 BGH Trioxan; vgl auch BGH B1PMZ 1984, 211, 213 optische Wellenleiter; BGHZ 92, 129 = GRUR 1985, 31, 32 Acrylfasern. 9 BGH GRUR 1956, 77 Rödeldraht. 10 BGH GRUR 1955, 29 Nobelt-Bund. 11 BGHZ 130, 259 = GRUR 1996, 109 klinische Versuche I. 12 Bejahend 4. Aufl Rn 11, Reimer Anm 21, Linienmaier Rn 31; BPatGE 19, 86 betr die Erzeugung eines künstlichen Bewusstseins; BPatGE 29, 39, 42: Verfahrenskostenhilfeentscheidung bzgl eines „Scheintotenentlarvungssystems"; abl Benkard Rn 73 („keine selbst. Voraussetzung mehr"); Schulte Rn 18 („dem Begriff der Erfin-

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dung immanent"), mit als Kuriosa zu wertenden Bsp in Fn 28. 13 Begr IntPatÜG B1PMZ 1976, 332. 14 Vgl auch BGHZ 130, 259 = GRUR 1996, 109 klinische Versuche I, zu S 11 Nr 2. 15 SingerStauder EPÜ Art 52 EPÜ Rn 6. 16 So auch die Begr; vgl Bernhardt/Kraßer S 81; Mathély Le droit européen des brevets d'invention, 1978, S 98 f.: „... les trois conditions sont exclusives. Cela signifie que, si elles sont nécessaires, elles sont suffisantes. On sait que certaines législations nationales exigent, pour la brevetabilité, outre le caractère industriel, la nouveauté et l'activité inventive, certaines conditions complémentaires, telles que l'existence d'une utilité ou d'un progrès technique. Conformément à la Convention de Strasbourg, le droit européen n'a pas retenu de telles conditions. Les seules conditions de brevetabilité sont donc celles qui sont énumerées par l'article 52 $ 1"; Paterson The European Patent System, 1992, S 311: „If the above four criteria are met, the wording of Article 52 (1) EPC is mandatory: European patents „shall be granted" for such inventions, subject only to the exclusions and exceptions set out in the remainder of Article 52 EPC and in Article 53 EPC, respectively".

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Patentfähige Erfindungen

SI

behandeln, sieht man davon ab, dass nach den EPA-PrRl der „perpetuum-mobile"-Fall am Kriterium der gewerblichen Anwendbarkeit gemessen werden soll (Rn 12; Rn 6 zu § 5). 4. Folgerungen für das geltende Recht. Der Erfindungsbegriff ist nach der an das EPÜ angepassten Regelung in § 1 Abs 1 auf die vier Elemente Erfindung iS einer Lehre zum technischen Handeln, gewerbliche Anwendbarkeit, Neuheit und erfinderische Tätigkeit beschränkt. Der frühere dt Erfindungsbegriff kann deshalb für seit 1978 angemeldete Erfindungen keine Geltung mehr beanspruchen. 17 Für den technischen Fortschritt ist dies unbestritten.

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Die Ausführbarkeit ist unter dem Gesichtspunkt der ausführbaren Offenbarung der Erfindung ausdrücklich in $ 34 Abs 4 (Art 83 EPÜ) geregelt; mangelnde Ausführbarkeit ist zum selbständigen Widerrufs- und Nichtigkeitsgrund erhoben worden ( § 2 1 Abs 1 Nr 2, Art II $ 6 Abs 1 Nr 2 IntPatÜG, Art 100 Buchst b, Art 138 Buchst b EPÜ). Damit ist für die Praxis die Notwendigkeit entfallen, diesen Gesichtspunkt in den Erfindungsbegriff des § 1 einzubeziehen. 18 Gleichwohl ist die Ausführbarkeit in Rspr 19 und Lit vielfach weiterhin der Patentfähigkeit zugeordnet worden, sei es nach $ 1, sei es nach § 5. 2 0 Danach müssten die Regelungen in $5 1, 5 einerseits und § 34 andererseits konkurrieren, einmal als materielle Voraussetzung der Patentfähigkeit und zum anderen als Anmeldeerfordernis. 21 Auch die EPA-PrRl C-II 4.1, 4.11 und C-IV 1.2 behandeln die Ausführbarkeit grds nicht im Rahmen der Patentfähigkeit und wollen nur den Fall des „perpetuum mobile" auch an der gewerblichen Anwendbarkeit messen. 22 Nach der Praxis des EPA ist die Beanstandung auf Art 83 EPÜ als die speziellere Norm zu stützen. 23

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Die Regelungssystematik des geltenden Rechts spricht dafür, iS einer Exklusivität Ausführbarkeit sowie die damit eng zusammenhängenden Fragen der Brauchbarkeit, der Wiederholbarkeit und der fertigen Erfindung 24 ausschließlich an $ 34 zu messen (vgl Rn 25 zu S 83). Für das geltende Recht kann auch die Identiflzierbarkeit der Lehre nicht als Erfindungselement angesehen werden. 25 Zwar hat die Harmonisierung des Patentrechts an der Beurteilung der Identiflzierbarkeit als verfahrensmäßiges Erfordernis der Patenterteilung 26 nichts geänd. 27 Daraus kann aber nicht abgeleitet werden, dass die Klarheit der Patentansprüche als eigenständiges Element der Patentfähigkeit anzusehen wäre. Unklarheiten, die sich aus der Fassung der Patentansprüche ergeben, sind jedoch bei der Bestimmung des zu schützenden Gegenstands und damit insb bei der Prüfung auf Neuheit 28 sowie bei der Bestimmung des Schutzbereichs des Patents zu berücksichtigen. Davon zu unterscheiden ist die Frage der „unangemessenen Breite" der Patentansprüche (Rn 79 ff z u $ 34). Jedenfalls seit 1978 kann auch die soziale Nützlichkeit nicht mehr als selbständiges Erfindungselement angesehen werden. 29 Hieran ist auch gegen die Stimmen festzuhalten, die Elemente der Sozial- oder Umweltverträglichkeit in die Beurteilung der Patentfähigkeit und damit in das Patenterteilungsverfahren einbeziehen wollen. 30 In der Praxis hat dieser Gesichtspunkt keine größere Bedeu-

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17 Vgl Mhring $ 1 GebrMG Rn 122. 18 Vgl Ruhi Unionspriorität, 2000, S 18; Benkard-EPÜ Art 52 Rn 98 f. 19 BGHZ 100, 67 = GRUR 1987, 231 Tollwutvirus; BGHZ 122, 144 = GRUR 1993, 651 tetraploide Kamille; anders BGH GRUR 1988, 364 Epoxidation. 20 Benkard § 21 Rn 7; Bemhardt/Kraßer S 81, insb Fn 14a; Mes Rn 40; vgl Hansen Probleme der Ausführbarkeit bei Chemie-Erfindungen, GRUR 2000, 469. 21 Vgl EPA Τ 541/96 RBK 2001, 30; Schulte Rn 46, 47 unterscheidet zwischen mangelnder Ausführbarkeit wegen fehlenden technischen Charakters oder Verstoßes gegen anerkannte physikalische Gesetze (zB perpetuum mobile) als Nichterfindung oder nicht gewerblich anwendbare Erfindung einerseits und fehlender Ausführbarkeit auf Grund von Offenbarungsmängeln, die nur an $ 34 zu messen ist, andererseits; demgegenüber nimmt MGK/Teschemacher Art 83 Rn 63 Spezialität an, die Ausführbarkeit ist danach nur an Art 83 EPÜ (entspr S 34) zu messen. 22 In diesem Sinn wohl auch CA Mailand GRUR Int 1995, 597, 599, wonach Realisierbarkeit und Reprodu-

zierbarkeit als Voraussetzungen der gewerblichen Anwendbarkeit angesehen werden; nach ÖPA ÖPB1 1995, 244 ist ein „perpetuum mobile" nie patentierbar; BPatG 1.8.1997 9 W (pat) 91/95 und BPatGE 40, 243 = GRUR 1999, 487 sehen es als nicht brauchbar an. 23 EPA Τ 718/96 RBK 1998, 23 selbstentlüftbarer Flaschenverschluß. 2 4 Vgl BPatGE 34, 1 = GRUR 1995, 394, 396 mwN; BPatG GRUR 1999, 1076; Benkard-EPÜ Art 52 Rn lOOf. 25 Benkard-EPÜ Art 52 Rn 97; unzutr daher BPatG Mitt 1988, 49; kr Dômes GRUR 1988, 649. 26 BGHZ 57, 1 = GRUR 1972, 80, 82 Trioxan. 27 Vgl MGK/Teschemacher Art 84 EPÜ Rn 4. 28 Hierzu BGHZ 135, 369 = GRUR 1997, 612, 614 Polyäthylenfilamente. 29 So auch Bühring § 1 GebrMG Rn 127. 30 So Keil - unter dem Gesichtspunkt der gewerblichen Verwertbarkeit - GRUR 1993, 705; Beyer Patent und Ethik im Spiegel der Evolution, GRUR 1994, 541, 556.

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1. Abschnitt. Das Patent

tung erlangt.31 Das Patentrecht ist kein Sicherheits- und Ordnungsrecht und Patentverfahren erscheinen wenig geeignet für Umweltverträglichkeits- oder Sicherheitsbeurteilungen (vgl Rn 66 Einl).32 Eine positive Entscheidung über die Patentfähigkeit stellt keinen Freibrief für sozialunverträgliches Verhalten dar. Auch Nutzlosigkeit stellt für sich kein Negativkriterium für die Patentfähigkeit dar,33 kann aber zu differenzierten Überlegungen bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit Anlass geben (vgl Rn 17, 61, 112 zu § 4).

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II. Die technische Erfindung 1. Lehre zum Handeln; theoretische Begründung. Eine lückenlose und umfassende Definition des Erfindungsbegriffs erscheint nicht möglich.34 Allerdings besteht über einige Elemente des Erfindungsbegriffs weitgehend Einigkeit, insb darüber, was keine Erfindung ist. Dies spiegelt sich im nicht abschließenden Katalog der von der Patentierung ausgeschlossenen Gegenstände in Abs 2 wieder. Erfindung ist danach menschliche Erkenntnis, aber nicht in ihrer abstrakten, sondern in angewandter Form, als Lehre zum Handeln. Die bloße Erkenntnis vorhandener Wirkungen ist nicht patentierbar, das Entdecken oder Erkennen von Naturgesetzen stellt für sich keine patentfähige Erfindung dar.35 die Entdeckung einer unbekannten Arbeits- oder Wirkungsweise eines Erzeugnisses wird erst zur Erfindung, wenn sie als Lehre zum technischen Handeln für einen bestimmten Zweck nutzbar gemacht wird.36 Auch der Stoffschutz bildet hiervon keine Ausnahme. Auf die theoretische Begründung der Lehre kommt es nicht an. Gegenstand des Patents ist die konkrete Lehre, nicht die dazu gegebene theoretische Begründung. Der Erfinder braucht keine wissenschaftlich stichhaltige Erklärung für die Funktionsweise seiner Erfindung zu liefern; es genügt, wenn er offenbart, wie der von ihm erstrebte Erfolg erreicht werden kann. 37 Irrtümer in der Beurteilung der Ursachen sind für die Patentfähigkeit der Lehre unschädlich,38 ebenso eine fehlerhafte Terminologie.39 2. Lehre zum technischen Handeln a. Allgemeines. Die Erfindung ist Lehre zu zielgerichtetem Handeln, auf das Herbeiführen eines Handlungserfolgs gerichtet; hierdurch lässt sich das in den EPA-PrRl angeführte Gegensatzpaar „konkret/abstrakt" erfassen. Dieser Erfolg darf nicht zufällig, sondern muss vorhersehbar auftreten, naturgesetzlichen Regeln folgen. Der Erfolg muss sich schließlich in der materiellen Welt verwirklichen. Die Abgrenzung wird herkömmlich über den Begriff der Technik („Technizität") vorgenommen. Allerdings entzieht sich dieser ebenso wie der Erfindungsbegriff einer exakten juristischen oder naturwissenschaftlichen Definition (Rn 20). b. Technischer Charakter Begriff. Für das dt und eur Patentrecht (anders in den USA, wo auch Geschäftsmethoden patentiert werden können40) wohl nicht ernsthaft bestritten ist, dass eine Erfindung technischen Charakter haben muss.41 Der Begriff der Technik bildet das einzige brauchbare Abgrenzungskriterium gegen31 Vgl BPatGE 29, 39 betr ein „Scheintotenentlarvungssystem"; BPatGE 19, 86 betr „künstliches Bewusstsein", von Beyer GRUR 1994, 541, 556 Fn 155 als „heute gar nicht mehr so obskur" bezeichnet. 32 Vgl auch EPA Τ 356/93 ABI EPA 1995, 545 = GRUR Int 1995, 978 Pflanzenzellen, wonach Erfindungen, deren Verwertung voraussichtlich ernstliche Auswirkungen auf die Umwelt hat, unter dem Gesichtspunkt des Art 53 (a) EPÜ vom Patentschutz auszunehmen sind, dies aber voraussetzt, dass die Umweltbedrohung mit hinreichender Sicherheit zum Zeitpunkt der Entscheidung feststeht. 33 AA offenbar Mes Rn 44; vgl Ν etzer Kreativität im technischen Grenzbereich, in Rafeiner (Hrsg) Patente, Marken, Muster, Märkte (1993), 138 mit dem Bsp eines Taschentuchs, in dessen Ecken mehr Knoten als bisher geknüpft werden können; zu Nützlichkeitsüberlegungen im Verfahren über die Verfahrenskostenhilfe BPatG GRUR 1998, 42, 46 f.

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34 Zahlreiche Definitionsversuche bei Müller Mitt 1926, 122 f. 35 Sz BG sie! 1997, 77 Hochdruckkraftwerk. 36 ÖOPM ÖPB1 1994, 122. 37 RG GRUR 1937, 990 Lötstrahlbrenner; BGHZ 57,1, 8 = GRUR 1972, 80 Trioxan; BGHZ 63, 1, 9 = GRUR 1974, 718 Chinolizine. 38 BGH GRUR 1965, 138, 142 Polymerisationsbeschleuniger; BGH GRUR 1955, 386, 388 Optik; BGH GRUR 1994, 357 Muffelofen; vgl BGH Bausch BGH 1994-1998, 479, 482 laminierte Metalldichtung. 39 BGH 29.4.2003 X ZR 142/99. 40 Zur Problematik neuerdings eingehend Jänich GRUR 2003, 483. 41 BGH GRUR 1965, 533 Typensatz; BGHZ 52, 74 = GRUR 1969, 672 rote Taube; BGHZ 67, 22 = GRUR 1977, 96 Dispositionsprogramm; BGH GRUR 1986, 531 Flugkostenminimierung; EPA Τ 931/95 ABl EPA 2001, 441 = GRUR Int 2002, 86 Steuerung eines Pensionssys-

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Patentfähige Erfindungen über andersartigen geistigen Leistungen, denen Patentschutz nicht zukommt. 4 2 Hieran hat das PatG 1978/1981 nichts geänd 4 3 (zur Praxis des EPA Rn 22). Eine rein naturwissenschaftliche A b g r e n z u n g 4 4 des Bereichs des Technischen, insb in der Antinomie zur Welt des Geistigen, 4 5 erscheint für die Zwecke des Patentrechts nicht geeignet. 4 6 Begrifflich lässt sich Technik nur philosophisch definieren. 4 7 Damit verliert sie aber ihre Fassbarkeit und Eignung als Abgrenzungskriterium. Eine Lösung kann für das Patentrecht nur in einem normativen, wertenden Technikbegriff gefunden werden. 4 8 Ein solcher muss schon mangels gesetzlicher Vorgaben an die historisch gewachsene Bedeutung des Begriffs anknüpfen. Alles, was im Bereich des Patentrechts herkömmlich als technisch behandelt worden ist (Ingenieurwissenschaften, Physik, Chemie, Biologie 4 9 ), muss schon mangels jeglichen Anhaltspunkts dafür, dass der Gesetzgeber hieran etwas habe ändern wollen, aber auch angesichts der internat Entwicklung, weiterhin als technisch angesehen werden. Dass vom menschlichen Verstand Gebrauch gemacht wird oder dass ein Eingreifen des Menschen in Betracht kommt, steht der Technizität nicht entgegen, 5 0 ist vielmehr geradezu Kennzeichen der Technik, die die „rohe" Natur nicht einschließt. 5 1 Andererseits müssen neue Gebiete, die über das hergebrachte patentrechtl Technikverständnis hinausgehen, einbezogen werden (Mikrobiologie, Informationswissenschaften 5 2 ); der Begriff der Technik muss im Patentrecht dynamisch („nichtstatisch" 5 3 ) verstanden werden. Wo die Grenze angesetzt wird, ist eine wertende Entscheidung, die im Einzelfall, wie insb die Behandlung programmbezogener Lehren zeigt, schwierig sein kann. Nach neuerer Rspr des BGH ist die Frage der Technizität auf Grund einer Gesamtbetrachtung des Anmeldungsgegenstandes im Einzelfall festzustellen; 5 4 dabei sind alle Merkmale des im Patentanspruch definierten Gegenstands zu bewerten, wobei entscheidend ist, wie der Fachmann diesen versteht. 5 5 Es genügt dabei, wenn dieser Gegenstand bestimmungsgem Teil einer aktuellen Technik ist, auch wenn es selbst nur in einer Auswahl, Ordnung und vergleichenden Verarbeitung von Daten besteht. 5 6 Damit ist aber nur die Hürde der Technizität genommen, Patentierbarkeit folgt daraus nicht notwendig. Diese kann - unabhängig von der Beurteilung gegenüber dem StdT - schon daran scheitern, dass ein nach Abs 2, 3 von der Patentierbarkeit ausgeschlossener Gegenstand vorliegt, aber auch daran, dass nichttechnische Elemente bei der Prüfung der Schutzfähigkeit nicht harangezogen werden dürfen. Eine Lehre, die von den Patentierungsausschlüssen erfasst wird, wird nämlich nicht schon dadurch patentierbar, dass sie in einerauf einem herkömmlichen Datenträger gespeicherten Form angemeldet wird. 5 7

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Die - wohl nicht ganz exakte - gängige Definition verlangt eine Lehre zum planmäßigen Handein unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolgs 5 8

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tems mwN; Benkard-EPÜ Art 52 Rn 49 ff; für einen Verzicht auf das Technikkriterium von Hellfeld GRUR 1989, 471, 483; vgl auch Beier GRUR 1972, 214; Wertenson GRUR 1972, 59; van Raden/Wertenson GRUR 1995, 523; MGK/Teschemacher Art 83 EPÜ Rn 38. 42 BGH Dispositionsprogramm. 43 BGH GRUR 115, 23 = GRUR 1992, 36 chinesische Schriftzeichen; BGHZ 143, 255 = GRUR 2000, 498, 499 Logikverifikation; BGHZ 144, 282 = GRUR 2000, 1007, 1008 Sprachanalyseeinrichtung; BPatGE 40, 62 = GRUR 1999, 411. 44 Zu - letztlich durchwegs unbefriedigenden - Definitionsversuchen des Technikbegriffs vgl Benkard Rn 43. 45 Vgl zB Beyer FS 25 Jahre BPatG (1986), 189. 46 Vgl BGHZ 144, 282 = GRUR 2000, 1007, 1008 Sprachanalyseeinrichtung. 47 Vgl Lindenmaier § 1 Rn 4. 48 Vgl Benkard-EPÜ Art 52 Rn 60f; BGHZ 143, 255 = GRUR 2000, 498, 500 Logikverifikation; BGH Sprachanalyseeinrichtung; kr zu den dabei zu treffenden Wertungen Hässle Mitt 2000, 343, 345 f, der hierin einen Riickfall in die „Kerntheorie" sieht. 49 Vgl RG GRUR 1933, 289 Rechentabellen; BGHZ 52, 74 = GRUR 1969, 672 rote Taube. 50 BGH Sprachanalyseeinrichtung; BGH Mitt 2002, 176 Gegensprechanlage: technisch, wenn der durch den

Menschen initiierte Ablauf sich im Anschluss daran ohne weitere menschliche Eingriffe und unter Ausnutzung der Naturkräfte vollzieht. 51 Vgl BPatG Mitt 1964, 97; DPA B1PMZ 1992, 478: Beurteilung durch eine Bedienperson. 52 Vgl Wiehe GRUR 1994, 233, 241; van Raden GRUR 1995, 451, 453 f, der sich ua unter Berufung auf Müller Mitt 1926, 122, 124 für eine pragmatische Handhabung ausspricht. 53 Vgl auch Hässle Mitt 2000, 343. 54 BGHZ 117, 144 = GRUR 1992, 430, 431 Tauchcomputer; BGH Logikverifikation. 55 BGH Logikverifikation. 56 BGH Logikverifikation; vgl OLG Düsseldorf WRP 1998, 1202: konkrete Bezugnahme auf Bergwerkstechnik und Zweckbestimmung zum Einsatz in diesem Bereich reichen aus. 57 BGHZ 149, 68 = GRUR 2002, 143 Suche fehlerhafter Zeichenketten; vgl zur Praxis im VX PatentsC RPC 1996, 511 Fujitsu; vgl auch Keukenschrijver FS R. König (2003), 255. 58 Für ein Abstellen nicht auf den Einsatz, sondern auf die Wechselwirkungen von Naturkräften Kindermann CR 1992, 658, 665; gänzlich gegen ein Abstellen auf Naturkräfte Schar Mitt 1998, 322, 324 f; Kritik auch bei Eichmann GRUR 2000, 751, 752.

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1. Abschnitt. Das Patent

(Rn 24). Unter Naturkräften sind herkömmlich Materie und Energie verstanden worden, daneben wird teilweise Information als „dritte Entität" einbezogen.59 Abgrenzungsschwierigkeiten ergeben sich insb gegenüber ordnenden und kaufmännischen Tätigkeiten, ästhetischen Schöpfungen, auch bei Modellen, Lehrmitteln60 und Spielzeug61 (Rn 47). Folgt man einem kybernetischen Maschinenbegriff, kann bereits im Entwurf eines Algorithmus die Konstruktion einer „abstrakten" Maschine gesehen werden.62 Im naturwissenschaftlichen Sinn kann auch schwerlich verneint werden, dass ein Rechnerprogramm technisch ist, die patentrechtl Abgrenzung muss dem allerdings nicht notwendig folgen, obgleich sich die Frage stellt, ob und wieweit bei derart grundsätzlichen Fragen eine Rechtsfortbildung durch Richterrecht erfolgen kann. 22 Der technische Charakter der Erfindung stellt auch nach der Praxis des EPA ein Element des Erfindungsbegriffs dar.63 Technisch ist die simultane Anzeige von in einem Schaltgetriebe herrschenden und wünschenswerten Zuständen, auch wenn sie nichttechnische, auf Informationswiedergabe bezogene Merkmale umfasst.64 Der technische Charakter soll fehlen, wenn dem einzigen kennzeichnenden Merkmal die kausale Bedeutung für die Herbeiführung des Erfolgs fehlt.65 Die neuere Praxis des EPA verlangt (jedenfalls bei der Technizitätsprüfung zu Unrecht) einen technischen Beitrag zum StdT,66 der erst bei der Prüfung auf Neuheit, besser noch auf erfinderische Tätigkeit zu berücksichtigen ist.67 Als technisch wurde ein System angesehen, das die Reihenfolge für die Bedienung der Kunden an mehreren Servicepunkten festlegt und insb eine Einheit für die Vergabe der Reihenfolgenummern, Terminals und eine Informationseinheit umfasst.68 Ebenfalls als technisch angesehen wurde ein Verfahren zur Eingabe eines Drehwinkelwerts in ein interaktives System zum grafischen Zeichnen.69 Schon das automatische optische Anzeigen von Zuständen, die in einer Vorrichtung oder einem System auftreten, wurde als technisch angesehen,70 deshalb auch ein Verfahren zur benutzerfreundlichen Gestaltung der Hilfefunktion bei Computerprogrammen mit Analyse-, Anzeige- und Betätigungsschritten.71 Dagegen wurde ein Verfahren zum Entwerfen eines VLSI-Chips als solches für den Entwurf eines Bilds eines nicht real existierenden Gegenstands als nichttechnisch angesehen.72 Ein Verfahren, bei dem es nur um wirtschaftsorientierte Konzeptionen und Verfahrensweisen für geschäftliche Tätigkeiten geht, ist auch dann nicht notwendig technisch, wenn es Verfahrensmerkmale enthält, die technische Mittel für einen rein nichttechnischen Zweck oder zur Verarbeitung rein nichttechnischer Informationen verwenden.73 Änderung der Software für ein Postversandsystem wurde als patentierbar angesehen.74 Auf die Neuheit des jeweiligen Merkmals kann bei der Prüfung nicht abgestellt werden.75 23 Rechtsprechung des BPatG. Das BPatG hat als technisch jeden durch Einwirkung des Menschen entstandenen Gegenstand, soweit er der Welt der (in Raum und Zeit vorhandenen) Dinge angehört, bezeichnet. Das Gebiet des Untechnischen soll demgegenüber, abgesehen von den Gegenständen der Natur, die Welt der Vorstellungen umfassen.76 Das fasst den Bereich der Technik zu weit, denn auch rein künstlerische Leistungen wären hiernach als technisch anzusehen. Es hat weiter unterschieden 59 Insb Beyer FS 25 Jahre BPatG (1986), 189, und GRUR 1990, 399! Wtebe GRUR 1994, 233; van Raden GRUR 1995,451,456 ff, der auf die Zweckgebundenheit der eingesetzten Information abstellt. 60 Vgl BPatGE 4, 110 = B1PMZ 1963, 357. 61 BPatG Mitt 1964, 97. 62 Gantner JurPC 1994, 2793, 2795. 63 Vgl EPA-PrRl C-rv 1.2 ii; EPA Τ 208/84 ABl EPA 1987, 14 = GRUR Int 1987, 173 computerbezogene Erfindung; EPA Τ 22/85 ABl EPA 1990, 12 = GRUR Int 1991, 286 Zusammenfassen und Wiederauffinden von Dokumenten; EPA Τ 158/88 ABl EPA 1991, 566 = GRUR Int 1992, 279 Schriftzeichenform; EPA Τ 107/87 CR 1993, 36 Daten(de)kompressionsverfahren; EPA Τ 854/ 90 ABl EPA 1993, 669 = GRUR Int 1994, 236 Kartenleser; EPA Τ 636/88 EPOR 1993, 517 Bagging plant; EPA Τ 1173/97 ABl EPA 1999, 609 = GRUR Int 1999, 1053 Computerprogrammprodukt/IBM; EPA Τ 935/97 RPC 1999, 861 Computer program product; EPA Τ 931/95 ABl EPA 2001, 441 = GRUR Int 2002, 86 Steuerung eines Pensionssystems; schwed Regeringsrättens Dom ABl EPA 1993, 94 = GRUR Int 1991, 303.

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64 EPA Τ 362/90 Mitt 1994, 126 Schaltanzeige. 65 EPA Τ 222/89 RBK 1992, 14 Mittellinie, zwh; vgl auch EPA Τ 192/82 ABl EPA 1984, 415 Formmassen, 66 So die Computerprogrammprodukt-Entscheidungen sowie EPA Τ 241/95 ABI EPA 2001,103 = GRUR Int 2001, 460 Serotoninrezeptor. 67 Vgl Seilmaier Mitt 2002, 448, 450, Keukenschrijver FS R. König (2003), 255. 68 EPA Τ 1002/92 ABl EPA 1995, 605, 613 ff = CR 1995, 589 m Anm Betten Warteschlangensystem. 69 EPA Τ 59/93 RBK 1994, 14. 70 EPA Τ 115/85 ABl EPA 1990, 30 computerbezogene Erfindung/IBM. 71 EPA Τ 887/92 RBK 1994, 14. 72 EPA Τ 453/91 RBK 1994, 15. 73 EPA Steuerung eines Pensionssystems. 74 EPA Τ 513/98 RBK 2000, 16f. 75 EPA Steuerung eines Pensionssystems. 76 BPatG Mitt 1964, 97.

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zwischen den (patentierbaren) Gegenständen und den ihnen etwa zugeschriebenen (nicht patentierbaren) Bedeutungsinhalten.77 Die Angabe einzuhaltender Einflussgrößen ist keine bloße Anweisung an den menschlichen Geist.78 Ob ein Verfahren, das neben technischen Verfahrensschritten auch Verfahrensschritte aufweist, die eine abwägende Verstandestätigkeit des Menschen erfordern, dem Patentschutz zugänglich ist, wurde unterschiedlich beurteilt.79 Wird die angestrebte Lösung bereits allein durch den Einsatz der menschlichen Verstandestätigkeit erzielt, fehlt es an einer technischen Lehre, denn diese setzt voraus, dass die einzelnen Verfahrensschritte selbst technische Mittel bedingen, um die angestrebte Lösung herbeizuführen.80 Nach der Definition des BGH ist dem Patentschutz zugänglich eine Lehre zum planmäßigen 2 4 Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolgs.81 Technische Erfindungen setzen eine angewandte Erkenntnis voraus, eine Anweisung, mit bestimmten technischen Mitteln zur Lösung einer technischen Aufgabe ein technisches Ergebnis zu erzielen.82 Die technische Maßnahme muss für den Erfolg kausal sein.83 Das weitere Kriterium der unmittelbaren Herbeiführung dieses Erfolgs durch Naturkräfte84 hat der BGH fallen gelassen.85 Mit beherrschbaren Naturkräften sind nur solche gemeint, die außerhalb der menschlichen Verstandestätigkeit liegen und mit ihrer Hilfe vom Menschen beherrscht werden; andernfalls würde das menschliche Denken insgesamt dem Begriff der Technik zugeordnet und dieser damit seiner spezifischen und unterscheidenden Bedeutung beraubt.86 Die Regel, die als solche eine gedanklich-logische Anweisung darstellt, wird nicht dadurch technisch, dass bei ihrer Anwendung technische Mittel - zB Schreibgerät oder Datenverarbeitungsanlage - benutzt werden; es reicht nicht aus, dass technische Mittel gelegentlich der Anwendung einer untechnischen Lehre verwendet werden, die Verwendung technischer Mittel muss Bestandteil der Problemlösung selbst sein, die Erzielung des kausal übersehbaren Erfolgs bezwecken und darf nicht entfallen, ohne dass zugleich der angestrebte Erfolg entfiele.87 Allerdings hat der BGH die Auffassung88 abgelehnt, eine „Gebrauchsanweisung" sei als „bloße Anweisung an den menschlichen Geist" nicht technisch. Die Anweisung, wie mit einem technischen Gerät umzugehen ist, kann technischer Natur sein. Viele Verfahrenserfindungen, insb solche, die eine bestimmte Brauchbarkeit eines bekannten Geräts oder einer bekannten Anlage lehren, lassen sich als Gebrauchsanweisungen charakterisieren, ohne dass diese Einordnung ihrer Patentierbarkeit Abbruch täte.89 Umgekehrt wird eine technische, auf den Einsatz beherrschbarer Naturkräfte gerichtete Regel nicht dadurch ihres technischen Charakters entkleidet, dass sie ihre sprachliche Darstellung in einer äußer-

77 BPatGE 6, 145 = GRUR 1966, 257. 78 BPatGE 16, 21 = Mitt 1973, 193. 79 BPatG GRUR 1978, 705; BPatG 6.8.1974 17 W (pat) 53/73 B1PMZ 1975, 202 LS abl; BPatGE 16, 21 = Mitt 1973,193 bejahend; nach BPatGE 40, 250 wird der technische Charakter eines Verfahrens durch die entfernte Möglichkeit nicht in Frage gestellt, dass eine einzelne Verfahrensmaßnahme auch mit Hilfe der menschlichen Verstandestätigkeit durchführbar ist; BPatG B1PMZ 2000, 55 unterscheidet zwischen (schädlicher) Zwischenschaltung und (unschädlicher) Vorschaltung menschlicher Verstandestätigkeit; nach BPatG GRUR 2000, 408 genügt bei einem Arbeitsverfahren, bei dem eine Handbedienung durch eine Bedienperson nicht zwingend erforderlich, die Möglichkeit, die Verfahrensschritte ohne menschliche Verstandestätigkeit allein mit technischen Mitteln durchzuführen; auch die manuelle Ausführung einzelner Schritte des Verfahrens ist unschädlich, wenn die Bedienperson lediglich ausführendes Organ ist, ohne abwägend, bewertend oder interpretierend tätig zu werden; vgl auch BPatGE 36, 77; BPatG 18.6.1997 9 W (pat) 91/96: Verwendung des menschlichen Auges bei der Beurteilung der Lage von Testmustern macht ein Verfahren zum Abgleichen einer seriellen Aufzeichnungsvorrichtung nicht untechnisch. 80 BPatGE 29, 98. 81 BGHZ 52, 74 = GRUR 1969, 672 rote Taube.

82 Vgl BGH GRUR 1958, 602 Wettschein; BGH GRUR 1975, 549 Buchungsblatt; BGHZ 51, 8 = GRUR 1969, 184 Lotterielos, GbmSache: Wahrnehmbarkeit mit wissenschaftlichen Untersuchungsmethoden genügt. 83 Bcnkard-EPÜ Art 52 Rn 71 ff. 84 Vgl BGH Buchungsblatt. 85 BGHZ 143, 255 = GRUR 2000, 498 Logikverifikation, wonach ein Lösungsvorschlag, der einen Zwischenschritt in einem Prozess betrifft, der mit der Herstellung eines bestimmten Gegenstands endet, nicht deshalb vom Patentschutz ausgenommen sein kann, abgesehen von den im verwendeten Rechner bestimmungsgem ablaufenden Vorgängen auf den unmittelbaren Einsatz von beherrschbaren Naturkräften verzichtet und die Möglichkeit der Fertigung tauglicher Erzeugnisse anderweitig durch auf technischen Überlegungen beruhende Erkenntnis voranzubringen sucht, insoweit in Abkehr von BGHZ 115, 23, 30 = GRUR 1992, 36 chinesische Schriftzeichen; BGHZ 144, 282 = GRUR 2000, 1007, 1009 Sprachanalyseeinrichtung. 86 BGHZ 67, 22 = GRUR 1977, 20 Dispositionsprogramm. 87 BGH Dispositionsprogramm; BGH GRUR 1978, 102 Prüfverfahren. 88 ZB in RGZ 51, 142 = B1PMZ 1902, 190 Manometerskala. 89 BGH Dispositionsprogramm.

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lieh von technischen Merkmalen freien Ausdrucksweise findet.90 Es fehlt allerdings an einer Lehre zum technischen Handeln, wenn der Erfolg der Lehre mit gedanklichen Maßnahmen des Ordnens der zu verarbeitenden Daten steht und fallt.91 Nach der neueren Rspr des BGH und des EPA wird das hinsichtlich der Beurteilung der Technizität nicht mehr für den Fall gelten können, dass diese Lehre in Zusammenhang mit einer technischen Vorrichtung geschützt werden soll.92 25 An einer Lehre zum technischen Handeln fehlt es nicht schon, wenn eines von mehreren Anspruchsmerkmalen nicht durch Anführung des zu verwendenden körperlichen Gegenstands der Erscheinungswelt (zB „normale Drucktype"), sondern durch Anführung seiner der Vorstellungswelt angehörenden Funktion (zB „Lesbarkeit des Abdrucks") umschrieben ist.93 26 Beispiele für nichttechnische Lehren. Als nichttechnisch angesehen hat der BGH einen Wettoder Wahlschein, der durch Linien und Schriftzeichen für die Vornahme von Eintragungen aufgeteilt ist,94 die Aufteilung eines Buchungsblatts in waagerechte Zeilen und unterschiedlich gefärbte senkrechte Spalten.95 In der Rspr des BPatG sind als nichttechnisch angesehen worden die Einteilung der Felder eines Brettspiels durch Färbung, Markierung, Linien,96 die Ersetzung von Erläuterungen an einem Gerät mittels Buchstaben und Zahlen durch andere Symbole, nämlich Messkurven, auch wenn dies eine Mechanisierung bewirkt,97 auf einen Textilstoff aufgedruckte Schnittmusterlinien, auch für den Fall eines fotoelektrisch gesteuerten maschinellen Zuschnitts des Stoffs,98 die Lehre, auf einem Schnittmuster zum Zuschneiden von Stoffteilen für Kleidungsstücke innerhalb der Umrisslinien ein Raster vorzusehen, dessen Linien parallel zum Fadenlauf des Stoffes verlaufen,99 eine besondere Einfärbung von Zigarettenpapier,100 eine Erfindung, die sich auf die farbliche Hervorhebung eines besonders zu handhabenden Teils eines Gebrauchsgegenstands beschränkt,101 die Kennzeichnung der Adern eines vieladrigen Kabels durch in verschiedene Gruppen zusammengefasste Adern mit jeweils gleicher Farbe,102 die Einfärbung oder besondere Form, mit der die Beschichtung einer Fixiereinlage für Kleidungsstücke aufgetragen wird, um den Hersteller oder besondere Eigenschaften der Beschichtung zu kennzeichnen,103 eine gegenüber einem Notensymbole tragenden Grundkörper verschiebbare, mit Ausschnitten versehene Schablone zwecks Kenntlichmachung zusammengehöriger Noten, 104 die Ermittlung von Werten mit Hilfe von gegeneinander verschiebbaren Skalenaufschriften bestimmten Inhalts, wobei die Skalenaufschriften bei bestimmungsgem Gebrauch des Geräts vom Benutzer in ihrer Bedeutung erfasst und im Einzelfall im Hinblick auf die ihnen mögliche Aussage nutzbar gemacht werden müssen,105 die Anordnung einer Notenbildkarte an einem Saiteninstrument unter den Saiten auf der Decke des Instruments dergestalt, dass die Systemlinien unter die zugehörigen Saiten zu liegen kommen, wobei die mit den Systemlinien zur Deckung zu bringenden Saiten eingefärbt werden,106 die Vermehrung der durch ein Puzzle-Spiel gebotenen Kombinationsmöglichkeiten, weil Anwendung von Erkenntnissen der Mathematik,107 ein Aufzeichnungsträger, bei dem der Umriss eines Symbols mit einer Kennzeichnung zum visuellen Erfassen der Lage eines sonst nicht sichtbaren Markierungsfelds versehen ist,108 die Lehren, bei einem im Durchschreibeverfahren zu verwendenden Formularsatz die den Formularen vorgehefteten Listen mit vorgedruckten Feldern zu versehen, die den zugeordneten beschreibbaren Mittelfeldern entsprechen,109 den Umschlag eines 90 BGH GRUR 1977, 657 Straken; BGH Prüfverfahren; BGH GRUR 1978,420 Fehlerortung; vgl auch BPatG ABl EPA 1988, 50, wonach ein Arbeitsverfahren eine technische Lehre enthält, wenn das zu seiner D u r c h f ü h r u n g benutzte Arbeitsmittel - Computertomograph - im einzelnen, wenn auch nach dem auf der Berechnungsmethode beruhenden allg Prinzip, beschrieben ist. 91 BGHZ 115, 23 = GRUR 1992, 36, 38 chinesische Schriftzeichen; vgl BPatGE 38, 31 = GRUR 1998, 35. 92 BGH Sprachanalyseeinrichtung; EPA Τ 931/95 ABl EPA 2001, 441 = GRUR Int 2002, 86 = CR Int 2001, 18 mAnm Sedlmaier/Glaser Steuerung eines Pensionssystems; aA BPatG GRUR 2003, 413, wonach die die beiläufige N e n n u n g eines Vorrichtungsmerkmals technischen Charakter nicht begründen soll. 93 BGH GRUR 1965, 533 Typensatz. 94 BGH GRUR 1958, 602 Wettschein. 95 BGH GRUR 1975, 549 Buchungsblatt; ebenso BPatG 14.3.1974 5 W (pat) 76/73 B1PMZ 1974, 283 LS;

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zur Frage, ob eine Farbe der Erreichung einer technischen Wirkung einer Ware dient, auch BPatG 2.8.1999 20 W (pat) 287/96, Markensache. 96 BPatGE 1, 156 = GRUR 1965, 85. 97 BPatGE 4, 3 = GRUR 1964, 258. 98 BPatGE 10, 55, bdkl. 99 BPatG 23.1.1976 5 W (pat) 26/75, bdkl. 100 BPatG 30.1.1969 5 W (pat) 74/68. 101 BPatGE 10, 246. 102 BPatGE 11, 66, bdkl. 103 BPatG 9.1.1970 5 W (pat) 77/69. 104 BPatG 3.6.1971 5 W (pat) 53/70. 105 BPatGE 13, 101. 106 BPatG 31.1.1973 5 W (pat) 27/72, bdkl. 107 BPatGE 18,170, Begründung bdkl, vgl Rn 40, u n d in BPatG B1PMZ 2000, 55 aufgegeben. 108 BPatG 25.10.1976 17 W (pat) 87/75. 109 BPatGE 20, 29.

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Schreibhefts mit der gleichen Lineatur zu versehen wie die Innenblätter, 110 uU die Lehre, Teilbereiche eines Gegenstands unterschiedlich einzufárben. 111 In der älteren Praxis und Rspr sind als nichttechnisch angesehen worden: Bemalung von Tischplatten für Reklamezwecke; 112 Signalbuch; 113 besondere Angaben auf Manometerskala; 114 Bebauungspläne; 115 Formeln, durch die kein neuer technischer Effekt erzielt wird; 116 Werbetexte auf Buchhüllen usw; 117 Einrichtung für winklig zusammenstoßende Räume zur Kinovorfiihrung; 118 Postpaketkarte mit einem Abschnitt als Versicherungsurkunde; 119 zeitmäßig aufgeteilte Zusammenstellung aller Rundfunksendungen; 120 Liniierungsanordnung; 121 Rechentabellen; 122 Farbentafeln; 123 Feldunterteilung bei Globus; 124 Tonschrift. 125

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Das DPA hat vor 1961 als nichttechnisch angesehen: Werbetexte; 126 Kataloge mit zweckmäßig eingestellten Blättern; 127 Kontentabellen; 128 Briefmarkenvorlageblätter; 129 Preislisten; 130 Reklameblätter in einem Buch; 131 Kontrollbuch aus Formularen. 132 Beispiele für technische Lehren. Eine industriell herstellbare und gewerblich einsetzbare Vorrichtung, zu deren Betrieb Energie eingesetzt wird und innerhalb derer unterschiedliche Schaltzustände auftreten, wie dies bei einem Universalrechner, aber auch bei einer besonders konfigurierten Datenverarbeitungsanlage der Fall ist, ist technisch; 133 dass der Rechner in bestimmter Weise programmtechnisch eingerichtet ist, nimmt ihm nicht seinen technischen Charakter, ebenso wenig, dass auf ihm eine Textbearbeitung vorgenommen wird. 134 Dabei kommt es nach Auffassung des BGH für die Beurteilung des technischen Charakters nicht darauf an, ob mit der Vorrichtung ein weiterer technischer Effekt erzielt wird, ob die Technik durch sie bereichert wird oder ob sie einen Beitrag zum Stand der Technik leistet. 135

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Als technisch hat das BPatG angesehen Vorrichtungen, die eine Bewegung verhindern sollen, 136 einen mit neuen Auflageflächen versehenen Spielwürfel, 137 eine Erfindung, die sich optische Gesetze in besonderer Weise zunutze macht (plastisch vorgewölbt wirkende Gesichtsmaske 138 ), ein Bauplatten-Musterbuch mit Schraubverbindung von farbigen und durchsichtigen Blättern, 139 eine in ihrer Handhabung verbesserte Zeichenschablone, 140 eine Lehre, nach der sich der Fachmann zur Verfahrenssteuerung einer Vergleichskurve bedienen soll, deren Messwerte bei einer Probeschmelze gewonnen worden sind. 141 Markierungen; Skalen. Eine Neuerung, die in der Schaffung einer markierten Scheibe als Markierungsträger besteht, verkörpert eine technische Lehre. 142 Als patentfähig angesehen wurden Skalen, soweit sie durch an ihnen objektiv feststellbare gegenständliche Merkmale gekennzeichnet sind, also etwa durch Material und Form des Skalenträgers, durch Ausbildung und Farbe der Marken oder durch Größe und Gesetzmäßigkeit der Abstände zwischen den Marken, 143 der Vorschlag, eine Geldscheinhülle aus Klarsichtfolie herzustellen und auf dem sich an eine Schmalseite der Hülle anschlie-

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110 BPatGE 20, 47, bdkl. 111 BPatG B1PMZ 1983, 375. 112 PA B1PMZ 1898, 121. 113 PA B1PMZ 1899, 238. 114 RGZ 51, 142 = B1PMZ 1902, 190 Manometerskala. 115 PA B1PMZ 1906, 6. 116 RG B1PMZ 1907, 107, 112 Brisanzgeschoß. 117 KG MuW 12, 194. 118 PA B1PMZ 1914, 257. 119 RGZ 106, 237 = GRUR 1923, 93 Postpaketkarte. 120 RG GRUR 1931, 1286 Europa-Stunde. 121 RPA GRUR 1931, 1283. 122 RG GRUR 1933, 289 Rechentabellen. 123 RPA B1PMZ 1933, 155. 124 RPA MuW 39, 326. 125 RPA MuW 39, 372. 126 DPA GRUR 1951, 37; GRUR 1951, 409. 127 DPA B1PMZ 1950, 299. 128 DPA BlPMZ 1952, 437. 129 DPA BlPMZ 1953, 126. 130 DPA BlPMZ 1954, 227. 131 DPA BlPMZ 1 9 5 2 , 4 0 7 f ; DPA GRUR 1955, 35, 36 = BlPMZ 1954, 367.

132 DPA BlPMZ 1955, 150. 133 BGHZ 144, 282 = GRUR 2 0 0 0 , 1 0 0 7 , 1 0 0 8 Sprachanalyseeinrichtung unter Hinweis auf BGHZ 67, 22, 27 f = GRUR 1977,96 Dispositionsprogramm; BGHZ 117, 144, 149 = GRUR 1992, 430 Tauchcomputer; BPatG GRUR 1999, 1078. 134 BGH Sprachanalyseeinrichtung. 135 BGH Sprachanalyseeinrichtung. 136 BPatGE 7, 78 = Mitt 1965, 147. 137 BPatGE 2, 109 = GRUR 1965, 32. 138 BPatGE 1, 165 = GRUR 1965, 84. 139 BPatGE 1, 163 = GRUR 1962, 190. 140 BPatG Mitt 1978, 169. 141 BPatG 30.11.1978 13 W (pat) 99/76. 142 BGH GRUR 1977, 152 Kennungsscheibe gegen BPatG 28.3.1974 5 W (pat) 39/73 BlPMZ 1974, 283 LS; BPatG Bausch BPatG 1994-1998, 879: Art der Anbringung von Farbmarkierungen bei Einmalfiltern; vgl LG Düsseldorf 23.5.2000 4 O 162/99 Entsch 2000, 81, 88. 143 BPatGE 6, 145 = GRUR 1966, 257.

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ßenden Bereich eine Werbeaufschrift anzubringen; 144 insoweit bestehen nach geltendem Recht wegen des Ausschlusstatbestands in Abs 2 Nr 4 Bedenken. Technisch ist grds auch die Topographie („Layout") eines Halbleitererzeugnisses145 (vgl Rn 112; Rn 11 Einl HISchG). Als technisch hat die ältere Praxis und Rspr erachtet: Grundrisslösungen von Gebäuden; 146 vorteilhafte Faltung von Lohnbeuteln; 147 Reagenzpapier;148 Musiklehrmittel besonderer technischer Gestaltung; 149 Einstellskalen für Rundfunkempfänger; 150 Rückenbeschilderung in Spektralreihenfolge bei Büchern.151 Zusammentreffen technischer und nichttechnischer Merkmale. Enthält eine Erfindung technische und nichttechnische Merkmale, stellt sich die Frage, ob bei der Prüfung auf Schutzfähigkeit der gesamte Erfindungsgegenstand unter Einschluss der nichttechnischen Merkmale zu berücksichtigen ist (Rn 51); eine „Kerntheorie" (Abstellen auf den Kern der Erfindung 152 ) wird jedenfalls seit der „Tauchcomputer"-Entscheidung 153 vom BGH nicht mehr vertreten. Allerdings stellt sich die Frage einer Nichtberücksichtigung bestimmter Merkmale bei der Prüfung auf Schutzfähigkeit nach der Ausweitung des Technizitätsbegriffs neu; der BGH zieht neuerdings Computerprogramme als solche bei der Prüfung der Patentierbarkeit eines herkömmlichen Datenträgers, auf dem das Programm gespeichert ist, nicht heran. 154 Daraus wird sich verallgemeinernd ableiten lassen, dass als solche nach Abs 2 von der Patentierung ausgeschlossene Gegenstände, die zur Lösung eines konkreten technischen Problems nichts beitragen, nicht zur Begründung der Schutzfähigkeit herangezogen werden können. 155 Jedoch ist bei der Beurteilung der technischen Natur der Erfindung von der Gesamtheit der der Problemlösung dienenden Merkmale im Patentanspruch auszugehen. Ein gezielt erreichter Erfolg ist ein Indiz für das Vorliegen einer technischen Lehre.156 Das Vorliegen einer technischen Lehre ist unabhängig von Neuheit und Naheliegen zu untersuchen, 157 die Aufteilung des Patentanspruchs in Oberbegriff und Kennzeichen ist bedeutungslos. 158 Dem technischen Charakter steht es nicht entgegen, dass der Beitrag der Erfindung zum StdT ausschließlich in der Bereitstellung mathematischer Regeln zur Herbeiführung eines technischen Erfolgs liegt (zB eines Algorithmus zur Beseitigung von Übertragungsstörungen 159 ). Demgegenüber hat die ältere Rspr des BPatG teils bereits eine Kombination technischer mit nichttechnischen Merkmalen als nicht schutzfähig angesehen („negative Infektionstheorie" 160 ), teils die untechnischen Merkmale ausgesondert und den verbleibenden Gegenstand allein mit dem StdT verglichen,161 teils auf den Kern der Lehre abgestellt.162 Nach der Praxis des EPA weist ein Anspruch, der als Ganzes betrachtet im wesentlichen eine geschäftliche Transaktion betrifft, auch dann keinen technischen Charakter auf, wenn das beanspruchte Verfahren Schritte mit einer technischen Komponente enthält; die wahre Natur des beanspruchten Gegenstands bleibe dieselbe, auch wenn zur Ausführung technische Mittel verwendet werden, 163 das Abstellen auf den „Kern" oder das „Wesen" der Erfindung ist in der Praxis des EPA aber 144 BPatG 16.7.1974 5 W (pat) 11/74. 145 BPatGE 37, 270 = GRUR 1997, 619. 146 RPA BlPMZ 1921, 187. 147 RG MuW 29, 178 Lohnbeutelverbundbogen. 148 RPA Mitt 1930, 195. 149 RPA Mitt 1932, 59. 150 RPA BlPMZ 1935, 124. 151 RG GRUR 1937, 1084 Registriermerkmal. 152 Eingehend Benkard8 Rn 101. 153 BGHZ 117, 144 = GRUR 1992, 430. 154 BGHZ 149, 68 = GRUR 2 0 0 2 , 1 4 3 Suche fehlerhafter Zeichenketten; vgl BGHZ 144, 282 = GRUR 2000, 1007, 1009 Sprachanalyseeinrichtung; EPA Τ 38/86 ABl EPA 1990, 384 = GRUR Int 1991, 118 Textverarbeitung; Melullis GRUR 1998, 843, 846. 155 Vgl zur Problematik Keukenschrijver FS R. König (2003), 255. 156 BPatG - 19. Senat - BPatGE 2 9 , 1 3 1 = GRUR 1987, 799. 157 BPatGE 29, 131 = GRUR 1987, 799; BPatGE 31, 200 = GRUR 1991, 197.

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158 BPatGE 31, 200 = GRUR 1991, 197. 159 BPatGE 36, 174 = GRUR 1996, 866 „Viterbi-Algorithmus"; vgl Benkard-EPÜ Art 52 Rn 56.ff. 160 BPatGE 1, 151 = BlPMZ 1962, 74; BPatG Mitt 1965, 177; BPatGE 18, 170, 173, jeweils 5. Senat; aufgegeben in BPatG BlPMZ 2000, 55. 161 BPatG Mitt 1964, 97; BPatGE 27, 58 = GRUR 1985, 522. 162 BPatGE 27, 186 = GRUR 1986, 307; BPatGE 40, 62 = GRUR 1999, 411 will weder auf die Gesamtheit der Merkmale noch auf isoliert gesehene Merkmale wie die Verwendung einer Rechenregel oder eines DV-Programms abstellen u n d sieht auch die Erfindungskategorie nicht als entscheidend an, so dass sich aus der Zuordn u n g zur Sach- (Erzeugnis-)kategorie nicht schon zwangsläufig technischer Charakter ergebe. 163 EPA Τ 854/90 ABl EPA 1993, 669 = GRUR Int 1994, 236 Kartenleser; EPA Τ 26/86; vgl Benkard-EPÜ Art 52 Rn 55.

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Episode geblieben.164 Nach Auffassung des EPA kann die Bejahung der Patentfähigkeit nicht durch ein zusätzliches Merkmal zunichte gemacht werden, das als solches dem Patentierungsverbot unterliegen würde, wie ein Bezug auf Verwaltungssysteme und -verfahren.165 Als technisch wurden auch Verfahren und Vorrichtung zum Trainieren von Golfspielern unter Einsatz von Videoaufzeichnungen angesehen.166 Außertechnische Wirkungen. Die erzielte Wirkung muss nicht selbst technischer Natur sein. 3 7 Eine auf Grund technischer Mittel erzielte Wirkung kann auch auf geschmacklichem, ästhetischem (Rn 41), betriebswirtschaftlichem, kaufmännisch-organisatorischem oder medizinischem Gebiet liegen. 167 c. Biologisches Material.168 Der Erfindungsbegriff ist nicht auf die „tote" Technik beschränkt, 38 Erfindung und belebte Natur schließen einander nicht aus. Der nach dem RegE BioTRlUmsG neu einzustellende Abs 2 sieht ausdrücklich die Patentierung von Erfindungen vor, wenn sie ein Erzeugnis enthalten, das aus biologischem Material besteht oder dieses enthält, oder wenn sie ein Verfahren zum Gegenstand hat, mit dem biologisches Material hergestellt oder bearbeitet wird oder bei dem es verwendet wird. Allerdings sehen die §$ la (RegE), 2, 2a (RegE) und 5 Abs 2 Ausnahmen vor. Zur Patentierung des menschlichen Körpers S la RegE, von Lebensformen allg Rn 22 ff zu § 2, von Pflanzensorten und Tierrassen (-arten) $ 2a RegE. 3. Patentierungsausschlüsse nach Absatz 2 und Absatz 3 a. Allgemeines. Abs 2 und 3 sind Art 52 Abs 2 und 3 EPÜ entnommen. Abs 2 gibt eine beispiel- 39 hafte Aufzählung von Gegenständen und Tätigkeiten, die nicht als Erfindungen angesehen werden sollen. Es handelt sich nicht um einen abschließenden Katalog, was schon aus dem Wortlaut der Bestimmung folgt. Damit kommt ein Gegenschluss, dass alles, was nicht in Abs 2 erwähnt ist, patentfähig wäre, nicht in Betracht.169 Die Negativliste beruht auf dem Gedanken, dass den in ihr aufgezählten Gegenständen der erforderliche technische Charakter fehlt 170 (zT abw die EPA-PrRl). Abs 3 beschränkt den Patentierungsausschluss auf die in Abs 2 genannten Gegenstände und Tätig- 4 0 keiten „als solche". Die Anwendung einer Entdeckung oder einer mathematischen Methode kann ohne weiteres zu einer Lehre zum technischen Handeln führen. 171 Eine Erfindung liegt nicht vor, wenn allein dem Geist Wissenswertes ohne Nutzanwendung mitgeteilt wird. 172 Die Verfahrensschritte, auf einem Gegenstand eine kodierte Kennzeichnung aufzubringen, den Gegenstand mit Kenndaten zu versehen und die Kennzeichnung durch Verschlüsselung der Kenndaten zu bilden, können von einer Person auf beliebige Weise durchgeführt werden; richtet sich ein Patentanspruch nur auf solche Verfahrensschritte, ohne technische Mittel zu ihrer Durchführung anzugeben oder vorauszusetzen, fällt ein solches Verfahren unter die von der Patentfähigkeit ausgeschlossenen Sachverhalte.173 Der BGH hat (zum früheren Recht) noch darauf abgestellt, dass die Lehre in ihrem technischen Aspekt eine vollständige Problemlösung bieten muss.174 Ein als solcher ausgeschlossener Gegenstand kann nicht dadurch patentierbar gemacht werden, dass er in Form seines körperlichen Subs-

164 EPA Τ 38/86 ABl EPA 1990, 384 = GRUR Int 1991, 118 Textverarbeitung; vgl auch EPA Τ 65/86 EPOR 1990, 191 Text processing; EPA Τ 107/87 CR 1993, 26 Daten(de)kompressionsverfahren. 165 EPA Τ 769/92 ABl EPA 1995, 525 = GRUR Int 1995, 909 universelles Verwaltungssystem. 166 EPA Τ 446/97 Pesonalized instructional aid. 167 BGH GRUR 1966, 249 Suppenrezept; BGH GRUR 1967, 590 Garagentor; BGH GRUR 1975, 549 Buchungsblatt; BGH GRUR 1977, 152 Kennungsscheibe; BGHZ 102, 118 = GRUR 1988, 290 Kehlrinne; Benkard-EPÜ Art 52 Rn 61. 168 Zur Auslegung eines eine isolierte HIV-Nukleotidsequenz betreffenden Patents LG Düsseldorf 18.5.2000 4 O 285/98 Entsch 2000, 51, 53 ff. 169 BPatGE 29, 24 = GRUR 1987, 800; BPatGE 30, 85 = GRUR 1989, 338; Benkard Rn 95.

170 Teschemacher GRUR Int 1981, 357, 360; BPatGE 43, 35 = B1PMZ 2000, 387, 389; für eine Streichung Wettensen Mitt 1993, 269. 171 Vgl zB RG BlPMZ 1898, 22, 23 Entfärben von Glasmasse; RG BlPMZ 1898, 169, 170 Schiffskraftmaschinen; RG BlPMZ 1911, 291 f Sprengstoff; RG MuW 32, 461, 463 Unterwasserschallwellen; RG GRUR 1939, 35 Vergrößerungsglas; BPatGE 20, 81 = GRUR 1978, 238; BPatG 20.4.1998 4 Ni 18/97: keine bloße Entdeckung einer Wirkungsweise, wenn eine bestimmte Ausbildung eines Merkmals durch eine andere ersetzt werden muss. 172 Vgl DPA GRUR 1951, 156. 173 EPA Τ 51/84 ABl EPA 1986, 226 kodierte Kennzeichnung. 174 BGH GRUR 1986, 531 Flugkostenminimierung.

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1. Abschnitt. Das Patent

trats angemeldet wird, solange dieses Substrat nicht selbst die Voraussetzungen der Patentfähigkeit erfüllt. 1 7 5 41

Problematisch ist vor allem die Ausnahme von „ C o m p u t e r p r o g r a m m e n als s o l c h e n " . 1 7 6 Eine allgemein akzeptierte Definition ist bisher nicht gelungen. 1 7 7 Zu eng ist jedenfalls die Gleichsetzung mit dem Programmlisting, 1 7 8 dem Programmtext 1 7 9 oder -code und dessen Aufzeichnung. 1 8 0 Nach anderer Auffassung ist der Programminhalt 1 8 1 oder die Programmidee (das gedankliche Konzept) vom Ausschluss erfasst. 1 8 2 Ein generelles Verbot der Patentierung von Lehren, die von Programmen für Datenverarbeitungsanlagen Gebrauch machen, besteht nicht. 1 8 3 Der BGH sieht es aber als unstatthaft an, jedwede in computergerechte Anweisungen gekleidete Lehre als patentierbar zu erachten, wenn sie nur über die Bereitstellung der Mittel hinausgeht, die die Nutzung als Programm für Datenverarbeitungsanlagen erlauben. Die prägenden Anweisungen der beanspruchten Lehre müssen demnach der Lösung eines konkreten technischen Problems dienen. 1 8 4 Bdkl ist insoweit die definitionsgem Verknüpfung des Programms als solchem mit der technischen Problemlösung; die darin liegende Herausnahme aller Programme, die einer solchen Problemlösung nicht dienen, erscheint im Ansatz als zu weitgehend.

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Der am 20.2.2002 von der Kommission vorgelegte Vorschlag einer Richtlinie über die Patentierbarkeit c o m p u t e r - i m p l e m e n t i e r t e r Erfindungen (Dok KOM(2002) 9 2 endg) 1 8 5 sieht vor, dass eine computerimplementierte Erfindung nur dann die Voraussetzung der erfinderischen Tätigkeit erfüllt, wenn sie einen technischen Beitrag zum StdT auf einem Gebiet der Technik leistet. Die Begriffsbestimmung des technischen Beitrags in Art 2, 4 des Vorschlags erscheint dabei missglückt, ebenso die Definition des technischen Beitrags über das Nichtnaheliegen und - in Form einer Zirkelargumentation - der erfinderischen Tätigkeit über das Nichtnaheliegen. Die Definition der computerimplementierten Erfindung vermengt Erfindungsbegriff und Neuheit. Der Ansatz in Art 3 des Vorschlags, jede computerimplementierte Erfindung als technisch anzusehen, löst die mit der Beurteilung der Schutzfähigkeit zusammenhängenden Probleme nicht; Entsprechendes gilt für Art 5 des Entwurfs.

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b. Entdeckungen, wissenschaftliche Theorien, mathematische Methoden (Abs 2 Nr 1). Der Patentierungsausschluss geht auf Regel 50 Buchst i AOPCT zurück. E n t d e c k u n g e n sind reine Erkenntnis, während die Erfindung eine bestimmte Regel zum Handeln gibt. 1 8 6 Das Auffinden eines in so wie beansprucht der Natur vorhandenen Gegenstands (Stoffs, Organismus) ist Entdeckung (Rn 4 zu § la; Rn 27 zu S 2a; Rn 131 zu $ 3). Auch die Funktionsentdeckung als Auffinden einer neuen Brauchbarkeit eines bekannten Substrats ist als nicht patentfähig angesehen worden. 1 8 7 Die Erkenntnis, dass ein Stoff selektiv an einen Rezeptor bindet, ist Entdeckung. 1 8 8 Die Entdeckung kann allerdings zugleich eine Anweisung zum technischen Handeln enthalten und damit grds patentfähig

175 Vgl BGHZ 149, 68 = GRUR 2002, 143 Suche fehlerhafter Zeichenketten. 176 Vgl BGHZ 143, 255 = GRUR 2000, 498, 501 Logikverifikation; Betten GRUR 1988, 248, 249; vgl die Gutachten von Lutterbeck/Gehring/Horns Sicherheit in der Informationstechnologie und Patentschutz für Software Produkte: ein Widerspruch? (2000) mit dem Vorschlag eines „Cöiellcodeprivilegs", sowie die Kleinen Anfragen BTDrs 14/4384 und 14/4397. 177 Vgl die Versuche in EPA Τ 26/86 ABl EPA 1988, 19, 22 = GRUR Int 1988, 585 Röntgeneinrichtung; DPAPrüfungsrichtlinien B1PMZ 1987,1; Ρ rasch CR 1987,337; Engel GRUR 1993,197; von Hellfeld GRUR 1989,471,475 und van Raden GRUR 1995, 451, 456 f sehen in „Programmen als solchen" eine Leerformel. 178 So Tauchen GRUR 1997, 149, 155. 179 OLG Düsseldorf WRP 1998, 1202. 180 So BPatGE 43, 35 = B1PMZ 2000, 387, 389f. 181 EPA Τ 935/97 RPC 1999, 861, Computerprogrammprodukt.

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182 Melullis GRUR 1998, 843, 850; die Definition in BGHZ 112, 264 = GRUR 1991, 448 Betriebssystem wird man als überholt ansehen dürfen. 183 BGHZ 144, 282 = GRUR 2000,1007, 1009 Sprachanalyseeinrichtung mwN. 184 BGHZ 149, 68 = GRUR 2002, 143 Suche fehlerhafter Zeichenketten. 185 Vgl Hinweis GRUR Int 2002, 289; Stellungnahme des Ausschusses für Kultur, Jugend, Bildung, Medien und Sport des Europäischen Parlaments vom 22.1.2003 2002/0047(COD) mit umfangreichen Änderungsvorschlägen. Die kontroverse Beratung im Europäischen Parlament war bei Manuskriptschluss noch nicht abgeschlossen. 186 Schulte Rn 74. 187 BGH GRUR 1956, 77 Rödeldraht; BGH GRUR 1996, 753, 756 Informationssignal, nicht in BGHZ; BPatGE 24, 177, 180 = Mitt 1982, 74. 188 EPA Τ 241/95 ABl EPA 2001, 103 Serotoninrezeptor.

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Patentfähige Erfindungen sein, 1 8 9 anders, wenn nur eine weitere Eigenschaft oder Wirkung einer bekannten Lehre aufgezeigt wird. Wissenschaftliche Theorien und m a t h e m a t i s c h e Methoden sind als reine Erkenntnis nicht patentfähig. 1 9 0 Das gilt auch für eine nachfolgende wissenschaftliche Erklärung einer bisher empirisch befolgten Lehre. 1 9 1 Eine patentfähige Erfindung kann aber vorliegen, wenn ein bisher nur zufällig und unbewusst erreichter Erfolg auf Grund der Erkenntnis einer Gesetzmäßigkeit bewusst und planmäßig erreicht werden k a n n . 1 9 2 Nichttechnisch ist ein Verfahren zur Lösung einer bestimmten Art eines mathematischen Problems. 1 9 3 Ebenfalls nichttechnisch sind eine mathematische Methode oder ein Algorithmus (Rn 48), die an Zahlen durchgeführt werden und ein Ergebnis in numerischer Form liefern, wobei Methode oder Algorithmus lediglich ein abstraktes Konzept darstellen, die vorschreiben, wie die Zahlen zu behandeln sind, aber kein direktes technisches Ergebnis liefern. 1 9 4 Eine Methode, mit einem digitalen Computer eine Datenanalyse des zyklischen Verhaltens einer Kurve zu erzeugen, die durch eine Mehrzahl von Parametern zusammengesetzt ist, die zwei Parameter zueinander in Beziehung setzen, ist als mathematische Methode von der Patentierung ausgeschlossen, anders als Methode zur Steuerung eines physikalischen Vorgangs. 1 9 5 Dass die Lehre, ein Puzzlespiel dadurch interessanter zu machen, dass die Kombinationsmöglichkeiten durch mathematische Methoden vermehrt werden, untechnisch wäre, 1 9 6 muss am Maßstab des Abs 2 Nr 1 verneint werden.

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c. Ästhetische F o r m s c h ö p f u n g e n 1 9 7 (Abs 2 Nr 2) sind dazu bestimmt und geeignet, einen Sinneseindruck hervorzurufen. Sie sind als solche nicht patentfähig. 1 9 8 Die Musterung oder Einfärbung eines Zierverkleidungsteils in einem versteckten Bereich stellt keine ästhetische Formschöpfung dar. 1 9 9 Erfindungen können Lehren sein, die durch den Einsatz technischer Mittel ästhetische Effekte erreichen. 2 0 0 Ästhetischer Erfolg schließt Patentschutz nicht aus; 2 0 1 das RG hat einen Stahlrohrstuhl sowohl als Erfindung als auch als Kunstwerk angesehen. 2 0 2 Bdkl ist die Auffassung, dass sich eine Lehre, im auszenbereich eines Informationsträgers auftretende, das Aussehen beeinträchtigende Inhomogenitäten durch eine Mattierung zu kaschieren, auf das Erzielen einer ästhetischen Wirkung beschränke und deshalb nicht patentierbar sei. 2 0 3

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Ästhetische Formschöpfungen an sich sind dem Urheber- u n d Geschmacksmusterschutz zugänglich. Dass ein Gegenstand für Gebrauchszwecke geschaffen ist, steht dem Kunstschutz nicht entgegen. 2 0 4 Zum Verhältnis Patentschutz - Geschmacksmusterschutz Rn 82.

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d. Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftli- 4 7 che Tätigkeiten (Abs 2 Nr 3 1. Alt). 2 0 5 Die Bestimmung geht auf Regel 39 iii AOPCT zurück. Unter die Bestimmung fallen Anweisungen und Verfahren, die nur eine bestimmte menschliche Verstandestätigkeit bezwecken und anleiten sollen, 2 0 6 wie zB Handel, Kundenwerbung, Buchführung und kauf-

189 Vgl auch BPatGE 24, 177 = Mitt 1982, 74. 190 Zur Rechtslage in den USA Ayers JPTOS 1994, 741; GoodmanlMarlette/Trzyna JPTOS 1994, 771. 191 Vgl RG GRUR 1939, 533 Diffuseureinsatz. 192 BGH GRUR 1956, 77 Rödeldraht. 193 BGHZ 67, 22, 25 f = GRUR 1977, 20 Dispositionsprogramm. 194 EPA Τ 208/84 ABl EPA 1987,14 = GRUR Int 1987, 173 computerbezogene Erfindung. 195 EPA Τ 953/94 RBK 1996, 12. 196 So BPatGE 18, 170. 197 Zum Schutz von Geräuschen („sound design") van Raden GRUR 1999, 904. 198 vgl BPatG - 5. Senat - BPatGE 15,184,186 f: Musterkollektionstafel, die durch die Anordnung farblich aufeinander abgestimmter Musterstücke geschmacklich unsicheren Kunden die Auswahl erleichtern soll; BPatG GRUR 1999, 411: keine technische Lehre, wenn der mit der Problemlösung angestrebte in einer ästhetischen Formschöpfung bestehende Erfolg erzielbar ist, ohne dass hierzu bestimmte technische Methoden vorgeschrieben oder abgewandelt werden und wenn die ggf verwendeten technischen Mittel nicht Bestandteil der Problemlösung sind; vgl auch den von Osenberg Das Ge-

brauchsmuster-Löschungsverfahren in der Amtspraxis, GRUR 1999, 838, 841 berichteten Fall eines Handvernebiers in Form einer Comicfigur; LG Düsseldorf 12.11.1999 4 O 38/98 Entsch 2000, 13, 14: Badetuch im Köcher mit gleichartigen Applikationen. 199 BPatG 27.8.2001 9 W (pat) 11/00. 200 Vgl RGZ 79, 328 = B1PMZ 1912, 258 Ziergewebe; RG GRUR 1936, 550 gemusterte Gewebe; RG B1PMZ 1939, 64 Flechtspitze; RG GRUR 1939, 343 Reliefpapiere; BGH GRUR 1966, 249 Suppenrezept; BGH GRUR 1967, 590 Garagentor; BGH Mitt 1972, 235 Rauhreifkerze; BPatG 29.11.1993 3 Ni 14/93 (EU): PKW-Kotflügel; BPatG B1PMZ 2000, 55: Doppelmotivkarte; HG Zürich siel 1999, 52, 53. 201 BGH Rauhreifkerze; BGH Mitt 1977, 152f Kennungsscheibe; EPA Τ 686/90 RBK 1993, 19: Kunstwerk nach Art einer Glasmalerei. 202 RG GRUR 1932, 892 Stahlrohrmöbel. 203 So EPA Τ 962/91 RBK 1993, 19 plattenförmiger Informationsträger. 204 BGHZ 22, 209, 215 = GRUR 1957, 291 Europapost mwN. 205 Zur US-Praxis Fuelling JPTOS 1994, 471. 206 Benkard Rn 103.

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männisches Rechnen,207 oder bloße Vorgänge des Sortierens und Ordnens von Daten.208 Eine Gebrauchsanweisung ist nicht wie eine Spielregel zu behandeln. 209 Modelle,210 Lehrmittel und Spielzeug können Gegenstand einer Erfindung sein.211 Die Tastenmarkierung zum Erlernen des Spiels auf einem Musikinstrument ist als Verfahren zur Verbesserung der Ausführung gedanklicher Tätigkeiten angesehen worden.212 48 Ein Algorithmus 213 ist eine Verarbeitungsvorschrift, die nach festgelegten Regeln funktioniert, dh angibt, wie Eingabedaten in Ausgabedaten umgewandelt werden können, wobei der vollständige Algorithmus in einem endlichen Text aufgeschrieben und jeder einzelne Schritt effektiv mechanisch ausführbar ist;214 er stellt ebenso wie ein EDV-Programm eine Beschreibungsmöglichkeit für die schrittweise Ausführung einer Lehre dar.215 Algorithmen können in allen Lebensbereichen vorkommen. Das Vorliegen eines Algorithmus sagt über die Technizität an sich nichts aus;216 Erfindungen machen häufig von Algorithmen Gebrauch. Technizität lässt sich hier nicht schon aus der Benutzung von technischen Größen oder Daten schließen; abzustellen ist auf den Gesamtcharakter der Erfindung. 217 49 e. Programmbezogene Erfindungen (Abs 2 Nr 3). Software ist „jede von Datenverarbeitungsmaschinen interpretierbare Anordnung von Information, die dazu dient, die Daten- oder Kontrollstruktur von Computerprogrammen zumindest teilweise zu definieren"; Computerprogramme sind Folgen von Anweisungen und Vereinbarungen, „die, gem den Regeln einer Programmiersprache gebildet, als vollständig und ausführbar anzusehen sind, um die Lösung einer bestimmten Aufgabe auf einem Rechner zu steuern".218 Sie sind nicht schlechthin unpatentierbar 219 (zu Computerprogrammen „als solchen" Rn 41). Die Rspr hat (iS eines normativen Technikbegriffs) Programme, die technischer Natur sind, von solchen unterschieden, die untechnischer Natur sind;220 Programm und Technik sind demnach keine gegensätzlichen Begriffe, die einander ausschließen. Insb bei Anlagen zur Durchführung von Verfahren und bei Anordnungen im Bereich der Regeltechnik können durch eine Aufeinanderfolge von bestimmten technischen Einzelmaßnahmen technische Programme verwirklicht sein, weil sie durch den planmäßigen Einsatz berechen- und beherrschbarer Naturkräfte unmittelbar ein bestimmtes Ergebnis erreichen.221 Allerdings hat der (für das Urheberrecht zuständige) I. Zivilsenat des BGH alle Computerprogramme nichttechnischer Natur vom Patentschutz ausnehmen und Betriebssysteme, die lediglich der Steuerung eines Computers und der mit ihm verbundenen Anschlussgeräte dienen, als untechnisch ansehen wollen.222 Dem kann in dieser Allgemeinheit nicht gefolgt werden. Auch im Hinblick auf Art 27 TRIPS-Übk erscheint jedenfalls ein Ausschluss „technischer" Computerprogramme von der Patentierung bdkl. 223 Der Grundlagenentwurf für eine Revision des EPÜ sah eine Streichung der Ausnahme vor; diese ist politisch umstr, vor allem aus der „opensource"-Bewegung,224 und von der Diplomatischen Konferenz nicht beschlossen worden. Computerprogramme können urheberrechtl geschützte Werke sein (Rn 79 ff). Die bloße Programmform macht weder das Programm an sich noch die in diesem enthaltene Information technisch.225 207 RG GRUR 1933, 289 Rechentabellen; DPA B1PMZ 1955, 150; PA MuW 12, 421; BGH GRUR 1975, 549 Buchungsblatt. 208 Vgl BPatGE 31, 36 = GRUR 1990, 261. 209 BGH Buchungsblatt. 210 Vgl BPatGE 40, 254. 211 Vgl BPatG Mitt 1964, 97, 100; vgl auch BPatGE 4, 110 = B1PMZ 1963, 357. 212 EPA Τ 603/89 ABl EPA 1992, 230 = GRUR Int 1992, 654 Anzeiger. 213 Zur Klassifizierung der Algorithmen Ensthaler/Möllenkamp GRUR 1994, 151, 153 ff. 214 Hiiimer GRUR 1994, 883, 884. 215 BPatGE 38, 31 = GRUR 1998, 35. 216 BGH GRUR 1980, 849, 851 Antiblockiersystem; BPatGE 36, 174 = GRUR 1996, 849, 851; BPatGE 38, 31 = GRUR 1998, 35. 217 BPatGE 38, 31 = GRUR 1998, 35 unter Hinweis auf BGHZ 115, 23 = GRUR 1992, 36, 38 chinesische Schriftzeichen. 218 Broy 1992, zitiert nach Hübner GRUR 1994, 883.

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219 BGH GRUR 1978, 102 Prüfverfahren. 220 Vgl auch OLG Düsseldorf WRP 1998, 1202, 1208 ff: softwarebezogenes Verfahren zur Erstellung von Wetterführungsplänen, da direkter Bezug zu technischen Gegenständen im klassischen Sinn und umfangreiche technische Vorüberlegungen bei Realisierung. 221 BGH GRUR 1980, 849 Antiblockiersystem; vgl auch EPA Τ 164/92 ABl EPA 1995, 305 elektronische Rechenbausteine. 222 BGHZ 112, 264 = GRUR 1991, 449 Betriebssystem. 223 Vgl Schiuma GRUR Int 1998, 852 sowie de lege ferenda Kretschmer (Bericht) GRUR 1997, 817 sowie voraussichtlich der Kommissionsentwurf für eine EG-Richtlinie (vgl VPP-Rdbr 1999, 104. 224 Vgl auch Antrag des Abg Dr. Mayer vom 24.10.2000 im Bundestag; JurPC Web-Dok. 236/2000; eingehend Horns Der Patentschutz für softwarebezogene Erfindungen im Verhältnis zur „Open Source"-Software, JurPC Web-Dok 223/2000. 225 Vgl Tauchert GRUR 1999, 829, 831.

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Patentfähige Erfindungen Praxis des BGH. Der X. Zivilsenat des BGH hat zunächst Organisations- und Rechenprogramme

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für elektronische Datenverarbeitungsanlagen zur Lösung von betrieblichen Dispositionsaufgaben, bei deren Anwendung lediglich von einer in Aufbau und Konstruktion bekannten Datenverarbeitungsanlage bestimmungsgem Gebrauch gemacht wird, als nicht patentfähig bezeichnet, weil es an einem Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur Erreichung dieses Erfolgs fehle. Eine Organisations- und Rechenregel stelle sich als eine fertige Problemlösung dar, die zu ihrer Anwendung nicht die Benutzung von Naturkräften erfordere. Die für sich nicht technische Rechenregel verdiene nicht schon wegen des Zusammenhangs mit dem Schaltzustand der Datenverarbeitungsanlage ohne weiteres Patentschutz. Die Lehre, eine Datenverarbeitungsanlage nach einem bestimmten Rechenprogramm zu betreiben, könne nur patentfähig sein, wenn das Programm einen neuen, erfinderischen Aufbau einer solchen Anlage erfordere und lehre oder wenn sie eine neue, erfinderische Brauchbarkeit einer solchen Anlage lehre. 2 2 6 In anderen Entscheidungen hat er von einer Benutzung der Anlage auf eine neue, bisher nicht übliche und nicht naheliegende Art und Weise 2 2 7 oder von einer erfinderischen Veränderung der technischen Mittel 2 2 8 gesprochen. Diese Formulierungen zielten darauf ab, den Weg zur Patentierung einer neuen, erfinderischen Brauchbarkeit einer in ihren Elementen und ihrem Aufbau bekannten Datenverarbeitungsanlage offenzuhalten, falls sich eine solche aus der Angabe des Rechenprogramms herleiten lassen sollte. 2 2 9 Rechenprogramme für elektronische Datenverarbeitungsanlagen, bei deren Anwendung lediglich von einer in Aufbau und Konstruktion bekannten Datenverarbeitungsanlage bestimmungsgem Gebrauch gemacht wird, wurden als nicht patentfähig angesehen, auch wenn das bei der Anwendung der Programme erzielte Ergebnis auf technischem Gebiet verwendbar ist. 2 3 0 Bdkl war, dass solche Rechenprogramme auch dann nicht patentfähig sein sollten, wenn mit Hilfe der Datenverarbeitungsanlage ein Herstellungs- oder Bearbeitungsvorgang mit bekannten Steuerungsmitteln unmittelbar beeinflusst wird. 2 3 1 Auch ein Verfahren zur Minimierung von Flugkosten, das sowohl von Naturkräften abgeleitete als auch betriebswirtschaftliche Faktoren rechnerisch in der Weise miteinander verknüpfte, dass das Ergebnis der Rechnung eine Änderung des Treibstoffdurchsatzes auslöste, wurde schon dann als nichttechnisch angesehen, wenn die markt- und betriebswirtschaftlichen Faktoren den entscheidenden Beitrag zur Erreichung des erstrebten Erfolgs lieferten und die eingesetzten Naturkräfte demgegenüber in ihrer Bedeutung zurücktraten. Der BGH hat es in diesem Zusammenhang als entscheidend bezeichnet, auf welchem Gebiet der Kern der Lehre liege. Sei dies die Auffindung einer Regel, deren Befolgung den Einsatz beherrschbarer Naturkräfte außerhalb des menschlichen Verstandes nicht gebiete, sei die Lehre nichttechnisch, auch wenn zu ihrer Ausführung der Einsatz technischer Mittel zweckmäßig oder notwendig erscheine und auf den Einsatz dieser technischen Mittel hingewiesen sei. 2 3 2 In der Lit ist diese „Kerntheorie" (vgl Rn 34) dahin verstanden worden, dass das technische Element das „erfinderisch Neue" der Lehre ausmachen müsse. 2 3 3

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Eine gewisse Abkehr von dieser Linie hat die spätere Rspr des BGH nicht zuletzt unter dem Eindruck der Praxis des EPA gebracht. Danach ist eine programmbezogene Lehre jedenfalls dann technisch, wenn sie die Funktionsfähigkeit der Datenverarbeitungsanlage als solche betrifft und damit das unmittelbare Zusammenwirken ihrer Elemente ermöglicht, die Anweisung enthält, die Ele-

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mente der Datenverarbeitungsanlage beim Betrieb unmittelbar auf bestimmte Art und Weise zu benutzen. Der BGH hat auch klargestellt, dass der technische Charakter nicht davon abhängt, ob die Lehre neu, fortschrittlich und erfinderisch ist. 2 3 4 Tragen dagegen die gegenständlichen Merkmale der Datenverarbeitungsanlage nur mittelbar zum angestrebten Erfolg bei, reicht dies zur Begründung

226 BGH GRUR 1978, 102 Prüfverfahren; BGH GRUR 1978, 420 ff Fehlerortung. 227 BGHZ 67, 22 = GRUR 1977, 96 Dispositionsprogramm; BGH GRUR 1980, 849 Antiblockiersystem. 228 BGHZ 78, 98 = GRUR 1981, 39 Walzstabteilung. 229 BGH GRUR 1977, 657 Straken; BGHZ 115, 11 = GRUR 1992, 33 Seitenpuffer. 230 BGH Straken; BGH Fehlerortung. 231 BGH Walzstabteilung.

232 BGH GRUR 1986, 531 Flugkostenminimierung. 233 Vgl Βetikard" Rn 104; hiergegen mit Recht EPA Τ 26/86 ABl EPA 1988,19 = GRUR Int 1988, 585 Röntgeneinrichtung; EPA Τ 110/90 ABl EPA 1994, 557 = GRUR Int 1994, 1038, 1041 editierbare Dokumentenform; gegen eine Gewichtung der technischen und nichttechnischen Elemente auch schwed Regeringsrättens Dom ABl EPA 1993, 94 = GRUR Int 1991, 303. 234 BGHZ 115, 11 = GRUR 1992, 33 Seitenpuffer.

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des technischen Charakters nicht aus.235 Eine Lehre zum technischen Handeln gibt demnach auch, wer Messgeräte, Datenspeicher, Auswerte- und Verknüpfungsstufe, Wandlereinrichtung sowie Anzeigemittel nach einer bestimmten Rechenregel (Programm oder Denkschema) betreibt und es ermöglicht, mit Hilfe von Messgeräten ermittelte Messgrößen in der Anzeigeeinrichtung automatisch ohne Einschaltung der menschlichen Verstandestätigkeit anzuzeigen. Der Erfindungsgegenstand darf nicht zerlegt und es darf nicht nur der aus den technischen Merkmalen bestehende Teil der Erfindung auf sein Naheliegen geprüft werden, auch die neuartige Rechenregel ist zusammen mit den technischen Merkmalen in die Prüfung auf erfinderische Tätigkeit einzubeziehen. 236 Es wäre nicht angemessen, die technischen und die nichttechnischen Merkmale zu gewichten, um festzustellen, welche von ihnen überwiegen, oder den „ K e r n " der Erfindung zu suchen und den Rest unbeachtet zu lassen. 237 Neuerdings geht der B G H davon aus, dass es das Patentierungsverbot für Computerprogramme verbietet, jedwede in computergerechte Anweisungen gekleidete Lehre als patentierbar zu erachten, wenn sie nur irgendwie über die Bereitstellung der Mittel hinausgeht, die die Nutzung als Datenverarbeitungsprogramm erlauben, vielmehr müssen die prägenden Anweisungen der beanspruchten Lehre insoweit der Lösung eines konkreten technischen Problems dienen. 238 53

Praxis des BPatG. Aus der Rspr des BPatG ist auf folgende, z T durch die BGH-Rspr überholte Entscheidungen hinzuweisen: 5. Senat. I m Technischen liegende Überlegungen sind zur Bereitstellung einer Programmklasse, die in einem Programmiersystem für objektorientierte Programme verwendet wird und so ausgebildet ist, dass bei der Erzeugung eines Objekts eine bestimmte Speicherstelle mit einem bestimmten Inhalt beschrieben wird, nicht erforderlich. 239

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7. Senat. Ein Verfahren zum Ermitteln der Reihenfolge der Biegevorgänge für die Herstellung eines mehrfach gebogenen Werkstücks in einer mehrstufigen Biegemaschine ist technisch. 240

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8. Senat. Eine neue, auf einen technischen Erfolg zielende Lehre, in der ein Rechenprogramm mit technischen Merkmalen einer maschinellen Anlage (Teilschere) verknüpft ist, ist dem Patentschutz nicht zugänglich, wenn die sich insgesamt ergebende Lehre weder einen neuen erfinderischen Aufbau der Anlage erfordert und lehrt, noch ihr eine Anweisung zu entnehmen ist, die Anlage auf eine neue, bisher nicht übliche und nicht naheliegende Art und Weise zu benutzen. 241

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9. Senat. Bremsregeln bei Fahrzeugbremsen, die mit technischen Merkmalen verknüpft sind, wurden als nicht patentierbar angesehen, selbst wenn es sich dabei nicht um einen Algorithmus im eigentlichen Sinn handelte, sie diesem jedoch wesensverwandt sind. 242

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17. Senat. Die Angabe eines Algorithmus oder eines daraus abgeleiteten Rechenprogramms zur maschinellen Bearbeitung eines Problems durch eine Datenverarbeitungsanlage kennzeichnet jedenfalls dann keinen patentierbaren Gegenstand, wenn die Maßnahmen nicht auf die Ausbildung der Datenverarbeitungsanlage, die deren Zweckbestimmung erst ermöglicht, oder auf die besondere Zusammenschaltung und/oder Ausnutzung oder Anpassung ihrer Baugruppen gerichtet sind, sondern sich in der Angabe des mathematischen Lösungswegs oder der Aufstellung einer die Bearbeitungsmöglichkeiten der Datenverarbeitungsanlage nutzenden Folge von Teiloperationen erschöpfen, die von dieser Anlage durch Umsetzen in Steuersignalfolgen ohne weiteres durchführbar ist. 243 Ein Verfahren, das neben technischen Verfahrensschritten auch Verfahrensschritte aufweist, die eine abwägende Verstandestätigkeit des Menschen erfordern, ist als dem Patentschutz nicht zugänglich angese-

235 BGHZ 115, 23 = GRUR 1992, 36 chinesische Schriftzeichen, unter Hinweis auf EPA Τ 22/85 ABl EPA 1990, 12 = GRUR Int 1990, 465. 467 Zusammenfassen und Wiederauffinden von Dokumenten; EPA Τ 38/86 ABl EPA 1990, 384, 391 f = GRUR Int 1991, 118, 120 f Textverarbeitung; EPA Τ 121/85 Spelling checking; EPA Τ 52/85; EPA Τ 65/86 EPOR 1990, 191 Text processing; EPA Τ 603/89 ABl EPA 1990, 230 = GRUR Int 1992, 654 Anzeiger; EPA Τ 95/86 RBK 1990, 15 Text editing; EPA Τ 158/88 ABl EPA 1991, 566 = GRUR Int 1992, 279 Schriftzeichenform. 236 BGHZ 117, 144 = GRUR 1992, 430 Tauchcomputer; vgl auch BPatG 7.5. 1998 17 W (pat) 55/96 B1PMZ 1998, 480 LS. 237 EPA Τ 110/90 ABl EPA 1994, 557 = GRUR Int 1994, 1038 editierbare Dokumentenform. 56

238 BGHZ 149, 68 = GRUR 2002, 143 Suche fehlerhafter Zeichenketten. 239 BPatG Mitt 2002, 463 = CR 2002, 879. 240 BPatG 9.4.1997 7 W (pat) 45/95. 241 BPatG 21.8.1979 8 W (pat) 13/77 BlPMZ 1980, 175 LS; nachfolgend BGHZ 78, 98 = GRUR 1981, 39 Walzstabteilung. 242 BPatG GRUR 1979, 111; nachfolgend BGH GRUR 1980, 849 Antiblockiersystem. 243 BPatG 23.7.1974 17 W (pat) 58/72 BlPMZ 1975, 202 LS, nachfolgend BGH GRUR 1977, 657 Straken; ähnlich BPatG 23.7.1974 17 W (pat) 11/72 BlPMZ 1976, 202 LS, nachfolgend BGHZ 67,22 = GRUR 1977, 96 Dispositionsprogramm.

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Patentfähige Erfindungen

hen worden. 244 Eine Lehre, die sich im wesentlichen in einer Regel zur Auswahl, Gliederung und Zuordnung bestimmter Bedeutungsinhalte erschöpft, ist auch dann nicht technischer Art, wenn die Anwendung dieser Regel zweckmäßig oder auch ausschließlich unter Zuhilfenahme technischer Geräte erfolgt und sich die Anwendung der Regel in Ergebnissen niederschlägt, die auf technischem Gebiet verwendbar sind. 245 Das Erstellen von Programmen auf Rechenanlagen, also die genaue Beschreibung des in einem Flussdiagramm aufgezeigten Algorithmus, stellt gleichermaßen den bestimmungsgem Gebrauch einer Rechenanlage dar, wie die Ausführung eines fertigen Programms auf dieser Anlage.246 Eine Vorrichtung zum rechnergesteuerten Bewerten eines aus einer Vielzahl von Designelementen bestehenden Designs, bei der das Programm keinen neuen und erfinderischen Aufbau des Rechners lehrt, sondern auf einem üblichen Rechner durchgeführt werden kann, und die auch keine neue Art und Weise seiner Benutzung lehrt, ist nichttechnisch.247 Ein Verfahren zum rechnergestützten Erzeugen von Daten für Masken zur Herstellung einer anwendungsspezifischen integrierten Schaltung aus einer funktionalen Spezifikation der Schaltung ist nicht patentfähig, wenn sich der Beitrag auf ein Programm beschränkt, mit dem aus Eingaben eines Benutzers durch geeignete Umformung eine strukturelle Beschreibung der Schaltung erstellt wird; dass in einem Verfahren oder Programm technische Größen verarbeitet werden, kann allein den technischen Charakter des Verfahrens oder Programms nicht begründen, entscheidend ist, dass die zu verarbeitenden Daten unmittelbar, zB über Wandlereinrichtungen, aus einem technischen Prozess gewonnen werden.248 Ein Programm für eine technische Datenverarbeitungsanlage ist nur dann - und zwar schon auf Grund der in ihm enthaltenen Lehre - technisch, wenn es eine Abfolge von technischen Einzelmaßnahmen lehrt; die ihm eigene Technizität erfordert es nicht, dass das zu seiner Ausführung verwendete Mittel, zB eine Datenverarbeitungsanlage, einen neuen und erfinderischen Aufbau aufweisen muss. Ein Programm, das keine Abfolge von technischen Einzelmaßnahmen lehrt, ist nichttechnisch; nur ein solches Programm stellt sich als fertige Lösung iSd „Kerntheorie" dar; ihm kommt nicht dadurch technischer Charakter zu, dass zu seiner Ausführung übliche technische Mittel, zB bekannte Datenverarbeitungsanlagen, benutzt werden. Über den technischen Charakter eines Programms kann nur anhand des sachlichen Inhalts des Programms befunden werden; Indizien sind die Verwendung von Größen mit technischen Bedeutungsinhalten und das Beruhen auf technischen Überlegungen.249 Mit einem Verfahren zur Simulation der Topographie von Halbleitervorrichtungen ist ein bestimmtes mathematisches Modell für die physikalischen Vorgänge von Niederschlags- oder Abtragsprozessen beansprucht, für das es vorrangig einer geistigen Leistung auf dem Gebiet der Mathematik bedarf; die Umsetzung in ein Datenverarbeitungsprogramm erfordert keine Auseinandersetzung mit den technischen Eigenschaften der Datenverarbeitungsanlage und mithin keine technische Leistung.250 In einem Verfahren zum Erzeugen eines Projektierungssystems zum Verarbeiten von Parametern 5 8 einer Automatisierungseinrichtung für eine Industrieanlage ist lediglich eine gedankliche Konzeption und keine Lehre zum technischen Handeln zu sehen. 251 Die Erstellung und Aktualisierung einer Adressliste für Mailingaktionen beruht auf der Kenntnis der organisatorischen Zusammenhänge und Zielsetzungen für die Durchführung von Mailingkampagnen; der bloße Einsatz einer Datenverarbeitungsanlage für Mailingkampagnen erfordert noch keine technischen Erkenntnisse, die sich auf körperliche oder physikalische Gegebenheiten konzentrieren.252 Jedoch wurde ein Sicherheitssystem für die Ausgabe von Postgebühren als technisch deshalb angesehen, weil sie zur Erstellung von Adressenlisten dient. 253 Auch ist ein Logiksimulator technisch, wenn die Lehre über eine Anweisung zur Berechnung der Ausgangsgrößen einer Schaltung aus dem vorgegebenen Testmuster hinausgeht. 254 Ein universell anwendbares Verfahren zur Planung von Versuchen, das darin besteht, die bisher bei Versuchen aufgetretenen Parameterkombinationen einer mathematischen Abbildung zu unterziehen, die geeignet ist, Kombinationen erkennen zu lassen, die bisher nicht aufgetreten sind, und mit diesen 244 BPatG 6.8.1974 17 W (pat) 53/73 B1PMZ 1975, 202 LS, nachfolgend BGH GRUR 1978, 102 Prüfverfahren; BPatG GRUR 1978, 705. 245 BPatG 27.11.1975 17 W (pat) 111/74 B1PMZ 1978, 216 LS, nachfolgend BGH GRUR 1978, 420 Fehlerortung. 246 BPatGE 28, 210 = GRUR 1987, 354. 247 BPatG 5.12.1996 17 W (pat) 36/94. 248 BPatG CR 1997, 269.

249 BPatGE 39, 229 = GRUR 1998, 656. 250 BPatG 4.11.1997 17 W (pat) 65/95); hiergegen (zu BPatGE 39, 229 = GRUR 1998, 656) BGHZ 143, 255 = GRUR 2000, 498 Logikverifikation. 251 BPatG 4.2.1999 17 W (pat) 65/97. 252 BPatGE 44, 266 = B1PMZ 2002, 210. 253 BPatG Mitt 2002, 78. 254 BPatG 11.2.1999 17 W (pat) 60/97, referiert von Schmidtchen Mitt 1999, 281, 289.

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1. Abschnitt. Das Patent

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weitere Versuche zu unternehmen, ist nicht technisch. Ein universell anwendbares Verfahren zur Planung von Versuchen, das darin besteht, die bisher bei Versuchen aufgetretenen Parameterkombinationen einer mathematischen Abbildung zu unterziehen, die geeignet ist, Kombinationen erkennen zu lassen, die bisher nicht aufgetreten sind, und mit diesen weitere Versuche zu unternehmen, ist nicht technisch. 2 5 5 Ein Verfahren zur Ermittlung einer in Messdaten enthaltenen Struktur (dh einer mathematischen Funktion, die durch die Verteilung der Messpunktdaten selbst gegeben ist), bei dem die Verfahrensschritte allein auf mathematischen Überlegungen beruhen und so allgemein gehalten sind, dass sie universell für Datensätze beliebiger Art gelten, weist trotz des Umstandes, dass die analysierten Daten durch Messungen erfasst werden, keinen technischen Charakter auf. 2 5 6 Die Lehre, diskrete Prozessgrößen einer mathematischen Abbildung nach dem Kohonen-Algorithmus zu unterziehen, um eine anschauliche Darstellung einer bestimmten Zielgröße zu erhalten, einen gewünschten Wert für diese Zielgröße festzulegen und durch Rückrechnung für diesen Wert die zugehörigen Prozessparameter zu ermitteln, hat keinen technischen Charakter, denn der zuständige Fachmann ist nicht ein Techniker, der mit dem konkreten Entwurf oder der Verbesserung von technischen oder chemischen Herstellungsprozessen vertraut ist, sondern ein Mathematiker, dem die spezifischen Eigenschaften von verschiedenen mathematischen Abbildungsverfahren bekannt sind; auch wenn man das beanspruchte Verfahren im engeren Sinne als Verfahren zur Berechnung neuer Versuchsparameter unter Zuhilfenahme eines Rechners betrachtet, bleibt es ein mathematisches Verfahren, dessen Größen erst durch die Interpretation einer menschlichen Bedienperson den einen oder anderen Bedeutungsinhalt zugewiesen bekommen; ein Schutz für ein solches Verfahren würde darauf hinauslaufen, ein für sich anwendungsneutrales mathematisches Abbildungs- oder Berechnungsverfahren jedenfalls beim Ablauf auf einem Rechner generell unter Schutz zu stellen, gleichgültig, welche Bedeutungsinhalte eines beliebigen Herstellungsverfahrens zugrunde gelegt werden. 2 5 7 Eine Lehre, die lediglich Angaben zu einem mathematischen Verfahren enthält, aber keine Lösung eines - konkreten - technischen Problems angibt, liegt auch dann nicht auf technischem Gebiet, wenn sie auf technische Systeme eingeschränkt wird. 2 5 8 Interaktiven Dialogverfahren kann kein technischer Charakter zugestanden werden, wenn deren Ergebnis (maßgeblich) auf menschlicher Verstandestätigkeit beruht. 2 5 9 Unter einem „Programm für eine Datenverarbeitungsanlage als solchem" wurden der Programmcode und dessen Aufzeichnung auf einem Speichermedium gleich welcher Art verstanden. 2 6 0 In der Suche fehlerhafter Zeichenketten (Wörter) in einem Text mit Hilfe von Zeichenketten, die sich aus wahrscheinlich menschlichem, nicht aber technisch bedingtem Fehlverhalten bestimmen, kann eine Leistung auf technischem Gebiet nicht erkannt werden, auch wenn die Suche computerimplementiert ausgeführt wird. 2 5 1 Eine Lehre, die computergerechte Anweisungen zur Erstellung von Kontoauszügen mit kundenspezifischen Zusatzinformationen enthält und bei der im Vordergrund Datenverarbeitungsschritte ohne technische Eigenheiten stehen, ist nicht patentierbar. 2 6 2 Ein Verfahren zur Satzanalyse nach grammatikalischen Gesichtspunkten liegt nicht auf technischem Gebiet, auch wenn es computerimplementiert ausgeführt wird. 2 6 3 Die inhaltliche Bewertung eines Dokuments und die davon abhängige Auslösung geschäftlicher Aktivitäten liegen nicht auf technischem Gebiet, auch wenn sie unter Einsatz eines Computers ausgeführt werden. 2 6 4 Ein Verfahren, mit dem die Rechenzeit gegenüber bekannten Verfahren durch Vermeidung zeitaufwendiger Verschiebeoperationen zum Reskalieren nach Ausführen einer Multiplikation spürbar verringert wird, ist technisch. 2 6 5 Ein Patentanspruch, der auf die Implementierung einer Geschäftsmethode mit Datenverarbeitungsmitteln gerichtet ist, kann dann nicht zum Kreis der patentfähigen technischen Erfindungen gerechnet werden, wenn die Geschäftsmethode im Vordergrund steht und sich die Implementierung auf den Einsatz von gängigen Datenverarbeitungsmitteln beschränkt. 2 6 6

255 BPatG 8.2.2001 17 W (pat) 3/00. 256 BPatG 1.3.2001 17 W (pat) 6/00. 257 BPatG Mitt 2002, 76. 258 BPatG E 46,1 = GRUR 2003, 139. 259 BPatGE 42, 208. 260 BPatGE 43, 35 = BIPMZ 2000, 387; vgl Tauchert GRUR 1997, 149, 154; ders Mitt 1999, 248, 251; van Kaden GRUR 1995, 451, 457.

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261 BPatGE 45, 109 = GRUR 2002, 871 = Mitt 2002, 350 mAnm Sedlmaier. 262 BPatG 12.3.2002 17 W (pat) 52/00. 263 BPatG GRUR 2003, 413 m kr Anm Brandt Mitt 2003, 211. 264 BPatGE 45, 120 = GRUR 2002, 869. 265 BPatG 28.10.1997 17 W (pat) 29/94. 266 BPatG 15.4.2003 17 W (pat) 46/02 Vv.

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Es liegt keine neue Brauchbarkeit einer programmgesteuerten Datenverarbeitungsanlage vor, 60 wenn sie unter Ausnutzung der ihr innewohnenden, sich durch den schaltungsmäßigen Aufbau und die Konfiguration ihrer Anlagenteile ergebenden Fähigkeiten nach einem für die angestrebte Problemlösung ausgearbeiteten, in die logische Aufeinanderfolge von Einzelschritten aufgelösten und in Maschinensprache in die Anlage eingegebenen Programm betrieben wird, ebenso, wenn aufgrund eines geänderten oder neu gewonnenen logischen Konzepts lediglich die Zusammensetzung und/ oder die Aufeinanderfolge der Einzelschritte geänd wird, für deren Durchführung die Anlage grds konstruiert ist; gleiches gilt für Anweisungen zum internen Betrieb der Datenverarbeitungsanlage (Betriebsprogramme), die in die logische Aufeinanderfolge von durch die Anlage ohne weiteres ausführbaren Einzelschritten zu bringen sind, ohne dass hierdurch schaltungsmäßige Änderungen der Anlage bedingt werden.267 Durch die vorübergehende Einspeicherung von Daten in den Speicher einer Datenverarbeitungsanlage und die damit verbundene Änderung des Magnetisierungszustandes in diesem Speicher wie auch im Ablauf eines Programms durch dieses bewirkte vorübergehende Änderungen von Schaltzuständen irgendwelcher Anlagenteile entsteht kein neuer, dem Patentschutz zugänglicher Gegenstand; eine programmgesteuerte universelle Datenverarbeitungsanlage wird durch die Eingabe eines Programms nicht zu einem Gegenstand, der patentrechtl einer zur Durchführung dieses Programms geeigneten festverdrahteten speziellen Datenverarbeitungsanlage entspricht, durch die Angabe eines Programms für eine dem StdT angehörende programmierbare Datenverarbeitungsanlage wird kein technisches Verfahren (Arbeitsverfahren) im patentrechtl Sinn offenbart. 268 Allgemeinbegriffe der Datenverarbeitungsanlagetechnik wie Rechnerkern, Logik oder externe 6 1 Register vermitteln nur dann eine konkrete technische Lehre, wenn sie an geeigneter Stelle in den Anmeldungsunterlagen so eingehend beschrieben sind, dass sie ein hinreichendes Bild vom Aufbau und Zusammenwirken der sie betr Baugruppen geben. Die Verteilung notwendiger, nur mit solchen allg Begriffen benannter Baugruppen einer Datenverarbeitungsanlage auf mehrere Chips mit integrierten Schaltungen kann nur dann als abgrenzend gegenüber anderen Baugruppenzusammenstellungen wirken, wenn spezielle Einzelheiten der Chipsausbildung oder der Verbindungen zwischen ihnen als erfinderischer Unterschied herausgestellt sind.269 Ein Datenflussplan kann auf Grund der darin angeführten Funktionsangaben nur dann als Kurzbeschreibung eines speziellen Geräts angesehen werden, wenn sich aus ihm dessen Aufbau mindestens insoweit ergibt, dass etwaige Lücken mit dem Fachwissen sofort zu schließen sind; er ist keine ausreichende Lehre zum technischen Handeln, wenn sich nicht zwangsläufig auch ein bestimmter hardwaremäßiger schaltungstechnischer Aufbau einer Anordnung ergibt. 270 Eine durch einen Algorithmus beschriebene hardwaremäßige Verknüpfung von Bauelementen ist dem Patentschutz zugänglich; dem steht nicht entgegen, dass der Algorithmus auch auf einem herkömmlichen programmgesteuerten Rechner ausgeführt werden könnte. Ein solches EDV-Programm würde sich nicht der unter Schutz gestellten Schaltungsanordnung bedienen, sondern lediglich ein handelsübliche EDV-Anlage bestimmungsgem gebrauchen. Diese Möglichkeit ist daher mit der Schaltungsanordnung weder unter Schutz gestellt, noch steht sie als bereits bekanntes Vorgehen einer Patentierung entgegen.271 Der bisherigen Rspr ist weder eine „Kerntheorie" noch eine „Suche nach dem Kern der Lehre" derart zu entnehmen, dass jeweils eine Gewichtung der technischen und nichttechnischen Merkmale des Offenbarten zueinander vorzunehmen ist, vielmehr hat sich die Prüfung stets auf die Feststellung des insgesamt offenbarten Erfindungsgedankens zu erstrecken.272 Hinter der „Kerntheorie" verbirgt sich nichts anderes als die Suche nach dem Erfindungsgedanken oder Kern des Erfindungsgedankens.273 Ein elektronisches Übersetzungsgerät, das aus einem auf einer üblichen Datenverarbeitungsanlage ausführbaren nichttechnischen Programm besteht, ist nicht patentfähig.274 Eine datenverarbeitungsbezogene Lehre, die sich nicht allein in programmiertechnischen Maßnahmen erschöpft, sondern bei der zur Lösung der gestellten Aufgabe eine Auseinandersetzung mit dem Aufbau oder der Arbeitsweise der Datenverarbeitungsvorrichtung unabdingbar erforderlich ist, hat technischen Charakter.275 Bei einer Einrichtung zur Speicheradressierung 267

BPatGE 19, 97 =; B1PMZ 1977, 192. BPatGE 19, 102 = B1PMZ 1977, 194.

273

BPatG CR 1989, 902.

268

274

BPatG CR 1989, 902.

269

BPatGE 21, 118 = B1PMZ 1979, 248.

275

BPatGE 37, 228 = G R U R 1997, 617; zur neuen,

270

BPatGE 24, 187 = B1PMZ 1982, 214.

nicht üblichen Benutzung einer Datenverarbeitungsan-

271

BPatGE 30, 78 =• G R U R 1989, 336.

lage BPatGE 32, 114 = G R U R 1991, 816.

272

BPatGE 30, 85 = G R U R 1989, 338; BPatG CR 1989,

902.

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1. Abschnitt. Das Patent

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in einer Fernsteuereinheit, bei der aus dem ROM-Bereich ein Befehlsteil ausgelesen und mit einem Adressteil ergänzt wird, wurde erfinderische Tätigkeit verneint. 2 7 6 19. Senat. Das Zusammenwirken des Programms mit einer Datenverarbeitungsanlage stellt eine technische Lehre dar, wenn zur Lösung einer technischen Aufgabe die Anlage durch das Programm so gesteuert wird, dass ein technisches Ergebnis - ein kausal übersehbarer technischer Erfolg - erzielt wird. Dieses technische Ergebnis kann als unmittelbare Folge ursächlich allein durch die steuernde Einwirkung des Programms auf die Anlage bedingt sein. Der Einsatz beherrschbarer Naturkräfte ist durch dieses unlösbare Zusammenwirken von Programmen und Anlage gegeben. Das „als solches" nicht patentierbare Programm ist bei der Beurteilung einer Datenverarbeitungsaspekte betr Erfindung hinsichtlich ihrer technischen Natur als steuernder Bestandteil der Datenverarbeitungsanlage in die Betrachtung mit einzubeziehen. Die Schaffung eines neuen Aufbaus oder einer neuen Brauchbarkeit einer Datenverarbeitungsanlage ist zwar als hinreichendes (positives) Kriterium für die technische Natur einer Lehre, deren Fehlen jedoch nicht als zwingendes negatives Kriterium zu werten. 2 7 7 Ein Algorithmus iS einer Regel, durch deren schematische Befolgung gleichgelagerte Aufgaben lösbar sind, ist mangels technischen Charakters nicht patentierbar. Es ist jedoch nicht sachgerecht, eine derartige Regel unter Außerachtlassung der zweckgerichteten Inhalte einer im Patentanspruch angegebenen konkreten Anweisung zu abstrahieren und dann den technischen Charakter der Erfindung deswegen zu verneinen, weil diese Regel als solche nicht patentierbar ist. Vielmehr muss sich eine schematisch zu befolgende Regel aus jeder patentierbaren Erfindung abstrahieren lassen, andernfalls dürfte der kausal übersehbare Erfolg der Erfindung nicht ohne Zwischenschaltung der menschlichen Verstandestätigkeit erreichbar sein. 2 7 8

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20. Senat. Eine reine Rechenregel zur Bestimmung der elektrischen Werte von Schaltelementen einer bzgl ihrer Konfiguration bekannten elektrischen Schaltung ist jedenfalls dann als dem Patentschutz nicht zugängliche reine Anweisung an den menschlichen Geist anzusehen, wenn die Ausgangsgrößen für die Anwendung der Rechenregel nicht hinreichend konkretisiert sind. Als Indiz für das Fehlen einer technischen Lehre kann es angesehen werden, wenn an einer fertig vorliegenden Schaltung nicht nachprüfbar ist, ob die Bemessung der Schaltelemente nach den Merkmalen der Lehre, für die Patentschutz begehrt wird, erfolgt ist. 2 7 9 Bei einem "Verfahren zur automatischen Absatzsteuerung von Waren oder Dienstleistungen" ist durch die Zweckangabe in Verbindung mit weiteren beanspruchten Verfahrensschritten, wonach die Absatzdaten elektronisch erfasst werden und ein angepasster Abgabepreis elektronisch ausgewählt und angezeigt wird, eine Zwischenschaltung der menschlichen Verstandestätigkeit ausgeschlossen und der Einsatz beherrschbarer Naturkräfte verlangt. Das beanspruchte Verfahren erschöpft sich nicht in einer betriebswirtschaftlichen Regel. Der technische Charakter einer Lehre wird nicht dadurch fraglich, dass sie von einem üblichen Rechner nur den bestimmungsgem Gebrauch macht. 2 8 0 Geht die anspruchsgem Anweisung mit der sie auch - prägenden Verwendung eines Identifizierungscodes und dessen Weitergabe an den Zahlungsempfänger über die bloße Bereitstellung eines Rechnersystems hinaus und dient sie insoweit der Lösung des technischen Problems, den elektronischen Zahlungsverkehr sicher auszubilden, ist das Verfahren weder ein Verfahren für eine geschäftliche Tätigkeit als solches noch ein Plan oder eine Regel hierfür; allein der Umstand, dass beim beanspruchten Verfahren - auch - geschäftliche Inhalte im Vordergrund stehen, kann ihm den erforderlichen Charakter einer technischen Erfindung nicht nehmen. 2 8 1

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21. Senat. Dem Patentschutz sind nur technische Schöpfungen zugänglich; das Ergebnis muss sich ohne Zwischenschaltung einer symbolischen oder entsprechenden geistigen Anweisung äußern; eine Lehre, die ausschlaggebend durch eine abwägende und auswählende Verstandestätigkeit eines Menschen realisiert werden soll, ist nicht patentierbar; liegt die wesentliche Lehre darin, dass eine Person eine Tabelle zu erstellen und auszufüllen hat, ist das Wirken des Menschen ausschlaggebend für den Erfolg des Verfahrens; die Anweisung an einen bestimmten Menschen, ein bestimmtes Dokument zu unterzeichnen, stellt eine Anweisung an den menschlichen Geist dar. 2 8 2 Die Lehre, bei einem elektrischen Kabel mindestens zwei schwarz isolierte Adern als Phasenleiter und den Phasenleitern 276 LS. 277 278 279

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BPatG 17.12.1996 17 W (pat) 58/94 CR 1997, 355 BPatGE 30, 26 = GRUR 1989, 42. BPatGE 31, 269 = GRUR 1991, 195. BPatGE 18, 1 = GRUR 1976, 421.

280 BPatGE 41, 171 = GRUR 1999, 1078. 281 BPatGE 45, 133 = GRUR 2002, 791 und hierzu Sedlmaier CR 2002, 559. 282 BPatG 4.11.1999 21 W (pat) 61/86.

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zugeordnete blau isolierte Adern als Nulleiter zu verwenden und diese durchgängig unterschiedlich zu beschriften, ist technisch, da die Sicherstellung der Erkennbarkeit und Unterscheidbarkeit der Adern ein kausal übersehbarer Erfolg ist und damit ein technisches Ergebnis darstellt. Demgegenüber liegt in der für den Installateur mit der Unterscheidbarkeit verknüpften Information, welche Adern zusammengehören, eine von dem technischen Ergebnis zu unterscheidende Wirkung, die nichttechnischer Natur sein kann. 283 Bei einer Lehre, die eine Infusionspumpe mit einem Rechner und zugehörigem Speicher, einem Steuergerät und einer Sperreinrichtung betrifft, stellen Angaben über das Zusammenwirken dieser Elemente, die es ermöglichen sollen, eine zulässige Menge eines Medikaments in zuverlässiger Weise zu bestimmen, die Technizität nicht in Frage. 284 23. Senat. Bei der Beurteilung des technischen Charakters einer die Steuerung einer Vorrichtung, 65 wie zB eines Kernreaktors, mit Hilfe eines Rechnerprogramms (Computerprogramms) betr Erfindung ist von der Gesamtheit aller zur Problemlösung erforderlichen Merkmale auszugehen, die für den erzielten technischen Erfolg ursächlich sind. Setzt die Durchführung eines zur Problemlösung vorgesehenen Rechnerprogramms die Messung physikalisch-technischer Größen voraus und wird die Steuerung der Vorrichtung durch eine hieraus berechnete Information ohne Zwischenschaltung menschlicher Verstandestätigkeit, dh auf naturgesetzliche Weise, ausgelöst, liegt eine technische Lehre vor.285 Eine Lehre, die sowohl von Naturkräften materieller und energetischer Art als auch von Information in Form von Kenndaten, einer Rechenregel oder eines Computerprogramms in dem Sinn Gebrauch macht, dass die letztgenannte Entität in so „enger Beziehung" zu den übrigen zum Einsatz kommenden technischen Mitteln steht, dass ohne Zwischenschaltung menschlicher Verstandestätigkeit ein technisches Ergebnis erzielt wird, ist technisch. Eine solche enge Beziehung ist zB dann gegeben, wenn bei einem Herstellungs- und Prüfverfahren für ein elektronisches Gerät eine den jeweiligen Prüfungsschritt dokumentierende Information in dem für die spätere Funktion des Geräts vorgesehenen Speicherelement dauerhaft abgespeichert wird und zur Steuerung nachfolgender Herstellungsund Prüfungsschritte dient. Auch eine als Folge des unmittelbaren technischen Ergebnisses zusätzlich erzielte Wirkung nichttechnischer Art, die zur vorteilhaften weiteren Auswertung der gespeicherten Information für einen anderen Zweck den Einsatz menschlicher Verstandestätigkeit erfordert, ist dem technischen Charakter der Lehre nicht abträglich.286 Eine Erfindung, die eine mit Modusauswahlmitteln versehene, halbautomatisch arbeitende und computergestützte Einparkhilfe für Kraftfahrzeuge zum Gegenstand hat, wird nicht deswegen zu einer untechnischen Lehre, weil der Benutzer vor Beginn des Einparkens den Einparkmodus aus den gespeicherten Steuerprogrammen auswählen und beim Einparken die über den Mikrocomputer erzeugten Anweisungssignale ausführen muss.287 Ein Verfahren zur Verdrahtung in einer integrierten Halbleiterschaltungsanordnung nach einem Algorithmus ist technisch, wenn die mit den technischen und nichttechnischen Merkmalen gegebene Gesamtlehre sich nicht in der vom Patentschutz ausgeschlossenen Rechenregel erschöpft, sondern eine so "enge Beziehung" der Rechenregel mit den beanspruchten technischen Mitteln zur Lösung einer technischen Aufgabe herstellt, dass durch die Verknüpfung der Rechenregel mit den technischen Mitteln ohne Zwischenschaltung menschlicher Verstandestätigkeit ein technisches Ergebnis erzielt wird. Der technische Charakter einer solchen Lehre leidet in einem solchen Fall nicht darunter, dass die der Erfindung zugrunde liegende Erkenntnis als auf einem Computerprogramm (Verdrahtungsalgorithmus) beruhend angesehen werden kann. 288 Die neuere Rspr des BGH („Logikverifikation") ist nicht auf bestimmte technische Gebiete, wie dem der Chip-Herstellung für hochintegrierte Schaltungen, beschränkt, sondern gilt - auch im Hinblick auf Art 27 Abs 1 Satz 1 TRIPS-Übk - für alle technischen Gebiete, deren technologische Entwicklung den Einsatz von entsprechenden Computerprogrammen erfordert; dienen die prägenden Anweisungen des beanspruchten computerimplementierten Verfahrens der Lösung eines konkreten technischen Problems, sind derartige Programme auch nicht nach Abs 2 Nr 3 iVm Abs 3 vom Patentschutz ausgenommen.289 31. Senat. Auch bei Berücksichtigung aller technischen und nichttechnischen Merkmale ist der 6 6 technische Charakter einer Erfindung jedenfalls dann zu verneinen, wenn der der Erfindung zugrunde liegende Gedanke auf einer Organisations- und Verarbeitungsregel bei einem Textverarbei283 284 285 286

BPatG 11.7.2000 21 W (pat) 43/98. BPatG 11.12.2001 21 W (pat) 81/99. BPatGE 30, 90. BPatGE 33, 87 = GRUR 1992, 681.

287 288 289

BPatGE 36, 77. BPatGE 36, 92 = B1PMZ 1997, 63. BPatGE 45, 103 = B1PMZ 2002, 428.

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1. Abschnitt. Das Patent

tungsprogramm beruht, selbst wenn bei der Nutzung dieser Regel in einer Datenverarbeitungsanlage ein technischer Effekt derart erzielt wird, dass Speicherplatz gespart, die Zugriffszeit auf abgespeicherte Daten verringert und die Arbeitsgeschwindigkeit des Verfahrens erhöht wird. 290 Ein Patentanspruch, der Rechenalgorithmen enthält, mit denen nach bekannter Methode ermittelte Messsignale aufbereitet werden, vermittelt eine technische Lehre, wenn hierdurch eine gezielte Veränderung der Messsignale erfolgt. Einer darüber hinausgehenden makroskopischen Veränderung der physikalischen Erscheinungswelt bedarf es nicht. Bei der gezielten Veränderung („Filterung") elektrischer Signale kann die Beurteilung der Technizität einer Erfindung nicht davon abhängen, ob diese durch festverdrahtete Bauelemente oder durch ein Digitalfilter erfolgt, bei dem die erstrebte Signalumformung durch einen Rechenprozess gewonnen wird. 291 67 Praxis des EPA. Das EPA soll schon bis 1993 mehr als 10 000 eur Patente für programmbezogene Erfindungen erteilt und nur etwa 100 Anmeldungen zurückgewiesen haben, wogegen in 30 Fällen Beschwerde eingelegt worden und darauf in 17 Fällen die Zurückweisung bestätigt worden sei. Zu verweisen ist auf die Patente 484 362, das „Karmarkar-Patent" 248 812, Textdatenkomprimierung im Patent 280 549. Im Sommer 2000 standen rund 400 Anmeldungen zu geschäftlichen Verfahren und Verwaltungsverfahren zu Recherche und Prüfung an. 292 Der Beitrag zum StdT kann in dem zu lösenden Problem, den Lösungsmitteln oder in den erreichten Wirkungen liegen. Schutzfáhig sind demnach Erfindungen, die auf eine physikalische Entität einwirken. 293 Als patentfähig wurde ein Verfahren zur Anzeige einer einzelnen aus einer Reihe vorgegebener Meldungen angesehen, die aus einem Satz mit mehreren Wörtern bestehen und jeweils ein bestimmtes Ereignis angeben, das in der Ein-/ Ausgabevorrichtung eines Textverarbeitungssystems auftreten kann, 294 ebenso wurde die Transformation von zu einem Textverarbeitungssystem gehörenden Steuerzeichen in zu einem zweiten Textverarbeitungssystem gehörende Steuerzeichen als technisch angesehen.295 Auch die Kommunikation zwischen unabhängig voneinander ablaufenden Systemen über Dateien wurde als technisch angesehen, 296 ebenso ein elektronisches Dokumentensystem aus mehreren Prozessoren oder Workstations, die Dokumente in Form eines Datenstroms empfangen und übermitteln. 297 Ebenfalls als technisch angesehen wurde die Erstellung eines Menüs mit einer Auswahl möglicher Fortsetzungen eines in natürlicher Sprache eingegebenen Satzes auf Grund schrittweiser Analyse der Eingabe einzelner Wörter oder Satzteile.298 Schließlich hat das EPA auch ein Computermanagementsystem aus konventioneller Hardware und durch Programme realisierten funktionalen Verarbeitungsmerkmalen als patentfähig angesehen. 299 Dagegen hat das EPA als nichttechnisch behandelt ein Verfahren zur automatischen Feststellung und zum Ersetzen von Ausdrücken, die einen vorbestimmten Verständlichkeitslevel übersteigen, sowie ein entspr Textverarbeitungssystem,300 ein System zum automatischen Zusammenfassen und Wiederauffinden von Dokumenten, 301 eine redundanzverminderte Codierungsvorschrift, die es ermöglicht, auf Grund der in einer vorgegebenen Datenfolge auftretenden Redundanz die Datenfolge in eine Darstellungsform zu bringen, die im Vergleich zur Originalfolge kompakter ist, 302 ein Rechtschreibprüf- und Korrektursystem,303 ein System zur automatischen Erstellung einer Liste von Ausdrücken, die sich semantisch auf einen gegebenen Sprachausdruck beziehen, unter Verwendung eines EDV-Systems,304 ein Verfahren zum automatischen Feststellen und Kor-

290 BPatG CR 1991, 26, nachfolgend BGHZ 115, 23 = GRUR 1992, 36 chinesische Schriftzeichen. 291 BPatGE 31, 36 = GRUR 1990, 261. 292 ABl EPA 2000, 310. 293 EPA Τ 208/84 ABl EPA 1987, 14 = GRUR Int 1987, 173 computerbezogene Erfindung/VICOM: digitale Filterung von Daten ist untechnisch, digitale Bildverarbeitung technisch; EPA Τ 26/86 ABl EPA 1988, 19 = GRUR Int 1988, 585 Röntgeneinrichtung: Steuerung einer Röntgenröhre; EPA Τ 6/83 ABl EPA 1990, 5 = GRUR Int 1990, 468 Datenprozessornetz: Steuerung von Computern, und seither öfter. 294 EPA Τ 115/85 ABl EPA 1990, 30 = GRUR Int 1990, 463 computerbezogene Erfindung/IBM. 295 EPA Τ 110/90 ABl EPA 1994, 557 = GRUR Int 1994, 1038 editierbare Dokumentenform; s auch EPA Τ 109/90 RBK 1993, 14 Editable document form.

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296 EPA Τ 679/92 CR 1995, 146 Computer-Management-System. 297 EPA Τ 71/91 RBK 1993, 14. 298 EPA Τ 236/91 RBK 1993, 15. 299 EPA Τ 769/92 ABl EPA 1995, 525 = GRUR Int 1995, 909 universelles Verwaltungssystem. 300 EPA Τ 38/86 ABl EPA 1990, 384 = GRUR Int 1991, 118 Textverarbeitung: kein Beitrag zum StdT auf einem vom Patentschutz nicht ausgeschlossenen Gebiet, Hinweis auf herkömmliche Hardware genügt nicht. 301 EPA Τ 22/85 ABl EPA 1990, 12 = GRUR Int 1990, 465 Zusammenfassen und Wiederauffinden von Dokumenten. 302 EPA Τ 107/87 CR 1993, 26 Daten(de)kompressionsverfahren. 303 EPA Τ 121/85 Spelling checking. 304 EPA Τ 52/85.

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rigieren von Homophonfehlern in einem Textdokument,305 ein Verfahren zum Darstellen und Editieren von Daten in Tabellenform in einem interaktiven Textverarbeitungssystem,306 ein Verfahren zur Unterstützung einer Bedienungsperson bei der Dateneingabe in ein interaktives Textverarbeitungssystem,307 die Meldung über die Abweichung einer in einem Schaubild wiedergegebenen Information von der dort normalerweise zu zeigenden.308 Ebenfalls als nicht patentierbar wurde als Programmiertätigkeit ein System zur Schaffung konkreter Computerprogramme aus Bausteinen oder Modulen angesehen,309 desgleichen eine Anmeldung, die die konzeptionelle oder praktische Entwicklung von Anwendungs- oder Benutzerprogrammen für Computer betraf,310 da kein Beitrag zum StdT auf einem nicht vom Patentschutz ausgeschlossenen Gebiet geleistet werde. Das EPA lässt den Schutz von „Datenträgerprodukten" zu, so den Schutz eines Datenträgers, der ein Programm speichert (zB Speicherelement zur Speicherung von Daten für den Zugriff durch ein auf einer Datenverarbeitungseinheit ausgeführtes Anwendungsprogramm, umfassend ...),311 danach ist ein als solches beanspruchtes Computerprogramm nicht von der Patentfähigkeit ausgeschlossen, sofern es, wenn es auf einem Computer läuft oder in ihn geladen wird, eine technische Wirkung hervorbringt oder dazu in der Lage ist, der über die „normalen" physikalischen Interaktionen zwischen dem Programm und dem Computer hinausgeht. Hierfür dürfte nach der Prüfungspraxis eine bessere Speichernutzung oder eine höhere Verarbeitungsgeschwindigkeit ebenso ausreichen wie die Kontrolle eines Prozesses, dagegen werden reine Geschäftsverfahren auch dann nicht patentierbar sein, wenn sie als Computerprogramm implementiert sind. Das brit PA übernimmt diese Praxis.312 Geschäftsmethoden als solche sieht auch das EPA als nicht patentierbar an. 313 Praxis im Ausland. Europa. Niederlande.314 Das nlPA hat bei einem computergestützten Verfahren darauf abgestellt, ob das Verfahren der Verarbeitung und anschließenden Ausgabe der in den Computer eingegebenen Daten dient; ein solches Verfahren führe zu einer Veränderung in der Natur und sei deshalb der Patentierung zugänglich, selbst wenn es mittels einer Datenverarbeitungsanlage ausgeführt werde.315 Frankreich. Einer Befehlsfolge zur Steuerung des Operationsablaufs einer Rechenmaschine wurde die Patentierbarkeit versagt.316 Ein Verfahren verliert nicht schon dadurch seine Patentfähigkeit, dass ein oder mehrere seiner Schritte durch einen programmgesteuerten Rechner ausgeführt wird. 317 Vereinigtes Königreich.318 Ein vom Patentschutz ausgeschlossenes Computerprogramm wird nicht dadurch patentfähig, dass es in einer Diskette oder in einer ROM-Einheit verkörpert ist.319 Die Regierung hat sich gegen die Patentierbarkeit von Geschäftsmethoden im Internet ausgesprochen.320 In den USA sind alle Erfindungen und Entdeckungen neuer und nützlicher Verfahren, Vorrichtungen, Herstellungsweisen oder Zusammensetzungen sowie deren Verbesserung patentfähig ($ 101 US Code Titel 35: „Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title"). Dies führt zu wesentlich weitergehender Patentierbarkeit als nach europäisch harmonisiertem Recht321 („anything under the sun that is made 305 EPA Τ 65/86 EPOR 1990, 191 Text processing. 306 EPA Τ 186/86. 307 EPA Τ 95/86 RBK 1990, 15 Text editing; vgl auch EPA Τ 38/86 ABl EPA 1990, 384 = GRUR Int 1991, 118 Textverarbeitung. 308 EPA Τ 790/92 RBK 1993, 18. 309 EPA Τ 204/93 RBK 1993, 17 Erzeugung von Computerprogramm-Bausteinen. 310 EPA Τ 833/91 RBK 1993, 16. 311 EPA Τ 935/97, RPC 1999, 861, und EPA Τ 1173/ 97 ABl EPA 1999, 609 = GRUR Int 1999, 1053, beide besprochen bei Hanneman BIE 1999, 156, Schmidtchen Mitt 1999, 281 und Tauchen GRUR 1999, 829. 312 EIPR 1999 N-159. 313 EPA Τ 931/95 ABl EPA 2001, 441 = GRUR Int 2002, 86 = CR Int 2001, 18 mAnm Sedlmaier/Glaser Steuerung eines Pensionssystems. 314 Vgl aus der älteren Rspr die Rooilijn-Entscheidung des HR BIE 1950, 36. 315 BIE 1992, 225, LS auch ABl EPA 1993, 703.

316 CA Paris GRUR Int 1974, 279 = Ann 1973, 275 „Mobil Oil". 317 CA Paris Ann 1982, 24 „Schlumberger". 318 Zur Praxis des brit PatentsC EIPR 1996 D-240. 319 Brit CA RPC 1991, 305 = GRUR Int 1992, 780 Gale; vgl zur brit Praxis auch RPC 1979,318 ITS Rubber; PatentsC GRUR Int 1989, 419 und CA RPC 1989, 561 = GRUR Int 1991,42 Merill Lynch: geschäftliche Tätigkeit, sowie PatentsC RPC 1996, 511 und CA RPC 1997, 708 = HC 1998, 454 Fujitsu: Bilderzeugung als gedankliche Tätigkeit; hierzu auch Likhovski EIPR 2001, 267, 269 f. 320 Bericht EIPR 2001 N - l l l ; im Internet www.pa tent.gov.uk./about/consultation/conclusions.htm. 321 US-SuprC GRUR Int 1980, 627, 629 Diamond/ Chakrabarty; Diamond/Diehr 450 U.S. 175, 182; zur Patentierung eines Multimedia-Suchsystems („ComptonPatent") kr NJW-CoR 1994, 102 und Herberger Compton (not) inside? JurPC 1993, 2343 sowie Hoeren Compton und kein Ende? CR 1994, 525.

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1. Abschnitt. Das Patent

by man"). Allerdings wurde zunächst ein Verfahren zur Konvertierung binär codierter Dezimalzahlen in Binärzahlen als nicht patentierbar angesehen. 322 Eine Änderung brachte die Diehr-Entscheidung: ausgeschlossen sind danach nur Naturgesetze, Naturerscheinungen und abstrakte Ideen, zu denen auch mathematische Algorithmen gehören. 323 Der US-CAFC hat in der Alappat-Entscheidung vom 29.7.1994 324 auf die Gesamtheit der Merkmale abgestellt; danach reicht es aus, wenn die Erfindung im Ganzen auf eine Kombination miteinander verknüpfter Elemente gerichtet ist, die zusammen eine Vorrichtung bilden, mit der bestimmte Datenbestände in andersartige umgewandelt werden können, die auf einer Ausgabeeinheit dargestellt werden sollen. Hierbei handele es sich auch dann, wenn alle Lösungselemente Schaltkreise sind, die mathematische Berechnungen ausführen, nicht um ein mathematisches Konzept in Form einer abstrakten Idee, sondern um eine spezielle Vorrichtung, die ein konkretes und greifbares Ergebnis herbeiführt; hierunter kann auch ein entspr programmierter Universalrechner fallen; 325 der Freeman-Walter-Abele-(FWA-)Test der früheren Rspr des Court of Customs and Patent Appeals 326 ist damit im wesentlichen überholt. 327 Nach der Warmerdam-Entscheidung des CAFC328 kann ein Erzeugnis, das durch ein nicht patentierbares, weil nur eine mathematische Berechnung enthaltendes Verfahren erzeugt wird, patentfähig sein. Dagegen wurde in der auf die Alappat-Entscheidung bezugnehmenden Trovato-Entscheidung 329 Patentfähigkeit verneint, weil spezifische Hardwarekomponenten nicht angegeben waren. 330 Nach der Lowry-Entscheidung 331 stellt ein elektronischer Speicher, der Datenstrukturen beinhaltet, einen patentfähigen Gegenstand dar, auch wenn die Neuheit ausschließlich in der Organisation der Datenstrukturen besteht. 332 Ein Patentierungsausschluss für Geschäftsmethoden, der sich auch in den PrRl 1996 nicht mehr findet, wurde verworfen. 333 Weitere Beispiele für Patentierung von Geschäftsmethoden: US-Patente 5 794 207 „reverse auction", 5 851 117 „cleaner teaching method", 5 960 411 „one-click patent", 6 329 919 „System and method for providing reservations for restroom use". 334 In Australien sind geistige Vorgänge wie mathematische Algorithmen per se nicht patentierbar, jedoch deren praktische Anwendung. 335 Die Rspr hat sich hinsichtlich der Patentierung von Geschäftsmethoden der US-Praxis angeschlossen. 336 74 Nach den japanischen PrRl 1994 konnten softwarebezogene Erfindungen patentiert werden, wenn Hardware-Elemente programmgesteuert werden (zB computergesteuerte Klimaanlage, LuftBenzin-Gemischzufuhr bei Verbrennungsmotoren, Nähmaschinen) oder der Computer selbst gesteuert wird („multi-programming") oder mit einem Rechner auf den physischen oder technischen Eigenschaften von Gegenständen beruhende Gegebenheiten bewirkt werden (zB computergesteuerte Bilderzeugung, Korrektur von Übertragungsfehlern in digitalen Signalen). 337 Die PrRl 2000 lassen Programmansprüche als Erzeugnisansprüche zu; Geschäftsmethoden können in Verbinung mit Hardware-Komponenten patentiert werden. 338 75 Kritik. In der Lit hat es an Stimmen nicht gefehlt, die sich für eine weitergehende Öffnung des Patentrechts für softwarebezogene Erfindungen aussprechen. So wird darauf hingewiesen, dass durch 73

322 SuprC 408 U.S. 63 Gottschalk v. Benson; vgl SuprC 4 3 7 U.S. 584 Parker v. Flok: Außerachtlassen des Algorithmus. 323 SuprC Diamond/Diehr. 324 31 USPQ,2d 1544. 325 S Hanneman BIE 1994, 383, 384 mit Hinweis auch auf die M i n d e r h e i t s m e i n u n g in der Entscheidung; vgl auch CAFC Arrythmia v. Corazonix (22 USPQ.2d 1033 (1992)). 326 CCPA in re Freeman 197 USPQ.464; in re Walter, 205 USPQ.397; in re Abele, 214 USPQ682; vgl Hanneman BIE 2000, 40, 41. 327 CAFC Alappat. 328 31 USPQ_2d 1754. 329 33 USPQ.2d 1194; hierzu Goodman/Marlette/Trzyna JPTOS 1995, 353. 330 Vgl z u r US-Praxis auch Kunin Patentability of Computer Related Inventions in the United States Patent and Trademark Office, JPTOS 1995, 833. 331 32 USPQ.2d 1031 = Mitt 1996, 48. 332 Zu den Entscheidungen Alappat, W a r m e r d a m u n d Lowry Arrióla GRUR Int 1996, 9; vgl auch EIPR 1996 D-

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268 zu den US-PrRl; laudiert Mitt 1997, 207, der sich f ü r einen Programmschutz sui generis ausspricht, 333 US-CAFC 149 F. 3d 1368 = GRUR Int 1999, 633 State Street Bank v. Signature, hierzu Jander Mitt 2000, 346; Fellas EIPR 1999, 330; ebenso in US-CAFC GRUR Int 2000, 174 AT8iT v. Excel m A n m Nack u n d hierzu Hanneman BIE 2000, 40. 334 Falldarstellungen bei Bender EIPR 2001, 375; vgl CAFC Amazon v. Barnesandnoble, referiert in EIPR 2001 N-97. 335 Stoianoff EIPR 1999, 500. 336 Federal Court 17.5.2001 F.C.A. 2001, 445 Welcome Real-Time v. Catuity, referiert in EIPR 2001 N-135, 150. 337 Hierzu Hanneman BIE 1994, 383, 384f; zu Unterschieden in der jp, US- u n d eur Praxis Bericht über das trilaterale Projekt 24.2 (www.jpo-miti.go.jp/siryoe/ repo.242.htm) sowie "Report on Comparative Study Carried O u t u n d e r Trilateral Project 83b", referiert in EIPR 2000 N-162 u n d EIPR 2001 N-15, wonach reine Geschäftsmethoden nicht patentierbar sind. 338 Vgl Hinweis EIPR 2001 N-82.

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den Programmlauf ein informationsverarbeitendes System entsteht, das etwas anderes ist als die Summe von Hardware und Software, nämlich eine funktionelle technische Einheit.339 Hiernach wäre nicht die Technizität, sondern allenfalls Neuheit oder erfinderische Tätigkeit fraglich. Jede Software ist prinzipiell auch als Hardware realisierbar.340 Unter diesen Prämissen erscheint es allerdings weder angängig, die Technizität der Erfindung allein mit dem Einsatz von Software (und ebenso wenig aus der Verwendung eines Algorithmus; dies gilt nicht nur für Basisalgorithmen, sondern auch für Komplexalgorithmen) positiv zu begründen, noch umgekehrt, den Einsatz von Software als Argument gegen die Technizität zu bewerten.341 Aus diesem Grund erscheint auch die Regelung im GbmRecht Österreichs, wonach als Erfindung auch die Programmlogik angesehen wird, die Programmen für Datenverarbeitungsanlagen zugrunde liegt,342 als über die Bestimmungen des § 1 und des Art 52 EPÜ hinausgehend. 343 Die neue Rechtsprechung des BGH kann durchaus als auf dieser Linie liegend verstanden wer- 76 den, jedoch erscheint das Abstellen auf den Patentierungsausschluss insoweit problematisch, als das Vorliegen eines nicht der Lösung eines konkreten technischen Problems dienenden Programms nur zum Ausschluss der Berücksichtigung dieses Programms bei der Bewertung der Patentfähigkeit und nicht dazu führen sollte, dass das Patentierungsverbot dem Schutz der Lehre insgesamt entgegensteht. Damit lässt es sich vermeiden, etwa auch solche Commputerprogrammprodukte vom Schutz auszuschließen, bei denen zwar ein Programm als solches vorliegt, aber das Produkt (der Datenträger) bereits ohne das Programm schutzfähig ist. f. Wiedergabe von Informationen Abs 2 Nr 4). Die Bestimmung geht auf Regel 39 Buchst c 77 AOPCT zurück. Die Wiedergabe von Informationen ist als untechnisch bezeichnet worden, weil sie nicht unmittelbar auf eine Veränderung der auszenwelt hinausläuft, sondern der Vermittlung von Kenntnissen dient. 344 Die bloße Einwirkung auf die menschliche Vorstellung durch Sprache oder Zeichen ist untechnisch.345 Fernsehsignale, die nur durch Informationen an sich gekennzeichnet sind, sind vom Patentschutz ausgeschlossen, nicht aber solche, die die Merkmale des Fernsehsystems aufweisen, in denen sie vorkommen,346 ebenso funktionelle Daten, die inhärent die technischen Daten des Systems aufweisen, in dem ein Datenträger verwendet wird. 347 Bei einem Datenträger, auf dem solche funktionellen Daten aufgezeichnet sind, handelt es sich nicht um eine Wiedergabe von Informationen als solche.348 Die FArbGbung eines Gegenstands zur leichteren Ordnung nach der Farbe ist als bloße Informationswiedergabe angesehen worden,349 ebenso die Tastenmarkierung bei einem Musikinstrument 350 und eine Bildschirmaufteilung und -gestaltung.351 Nicht erfasst von dem Patentierungsausschluss werden Vorrichtungen zur Informationsvermittlung wie Telekommunikationsgeräte, Signal-, Mess- oder Regelvorrichtungen, Datenspeicher- und Wiedergabegeräte.352 Der Informationsgehalt von DNA-Sequenzen macht diese nicht zum Informationsträger iSd Bestimmung.353 4. Patentrecht und Urheberrecht, Geschmacksmuster, Marke und Ausstattung Schrifttum: Arnet Die Formmarke, Diss Zürich 1993; Aschemann Wie werden Formmarken verwechselt? sie! 2000, 571; Böhmann Der Schutz der dreidimensionalen Marke, 2001, zugl Diss Osnabrück; Daniels Die dreidimensionale Marke, Diss Hamburg 1999; Dembowski Schutzumfang der Warenformmarke, FS W. Erdmann (2002), 251; Eichmann Das europäische Geschmacksmusterrecht auf Abwegen? GRUR Int 1996, 859; ders Kein Geschmacksmusterschutz für must-match-Teile? GRUR Int 1997, 595; ders Schutz von industriellem Design: Stand der europäischen Rechtsentwicklung, Mitt 1998, 252; ders Technizität von Erfindungen - Technische Bedingtheit von Marken und Mustern, 339 Vgl Gantner JurPC 1994, 2793, 2799; Troller CR 1987, 278, 281; von Hellfeld GRUR 1989, 471, 477 f; van Raden GRUR 1995, 451, 455. 340 Hübner GRUR 1994, 883, 886. 341 Für einen Ausschluss nur des Programmkonzepts spricht sich Melullis GRUR 1998, 843, 852 aus. 342 Hierzu ÖPA ÖPB1 2001, 151. 343 Allerdings entgegen Hühner GRUR 1994, 883, 887 nicht im Widerspruch zum StraÜ. 344 Windisch GRUR 1980, 587f. 345 DPA GRUR 1951, 156, 157. 346 EPA Τ 163/85 ABl EPA 1990, 379 = GRUR Int 1990, 977 Farbfernsehsignal. 347 EPA Τ 1194/97 ABl EPA 2000, 525 = GRUR Int 2001, 167 Datenstrukturprodukt.

348 EPA Datenstrukturprodukt; vgl BPatG Mitt 2002, 458; zur Frage, unter welchen Umständen in einem Aufzeichnungsträger mit der auf ihm aufgezeichneten Informationsstruktur eine Wiedergabe von Information zu sehen ist, BPatG 17.7.2002 4 Ni 38/00. 349 EPA Τ 119/88 ABl EPA 1990, 395 = GRUR Int 1991, 128 farbige Plattenhülle; bdkl, abl auch BPatG Bausch BPatG 1994-1998, 879. 350 EPA Τ 603/89 ABl EPA 1990, 230 = GRUR Int 1992, 654 Anzeiger. 351 EPA Τ 599/93 RBK 1996, 14. 352 Vgl BPatGE 15, 175, 179; Benkard Rn 105. 353 MGK/Moufang Art 53 EPÜ Rn 55 mwN; str.

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1. Abschnitt. Das Patent GRUR 2000, 751, auch in VPP-Rdbr 2000, 47; ders Schutzvoraussetzungen und Schutzwirkungen von Abbildungsmarken, GRUR Int 2 0 0 0 , 4 8 3 ; Folliard-Monguiral/Rogers The Protection of Shapes by the Community Trade Mark, EIPR 2003, 169; Glöckner Form und Farbe im Marken-, Design- und Lauterkeitsrecht (Tagungsbericht), GRUR Int 2001, 446; Hager Die Verletzung von Formmarken, GRUR 2002, 566; Kiethe/Groeschke Der Designschutz dreidimensionaler Marken nach dem Markengesetz, WRP 1998, 541; Klawitter Kein Geschmacksmusterschutz für „unsichtbar verbaute" Ersatzteile? FS P. Hertin (2000), 545; Körner/Gründig-Schnelle Markenrecht und Produktschutz durch die dreidimensionale Marke, GRUR 1999, 535; Kroher Kein Designschutz für Ersatzteile? Zum Harmonisierungsvorschlag der EGKommission, GRUR 1 9 9 4 , 1 5 8 ; Krüger Produktformmarken im Verletzungsprozess, FS W. Erdmann (2002), 357; KunzHallstein Der Schutz von Form- und Farbmarken in der neueren deutschen Praxis, MarkenR 2000, 389; Kur Gedanken zur Systemkonformität einer Sonderregelung für must-mach-Ersatzteile im künftigen europäischen Geschmacksmusterrecht, GRUR Int 1996, 876; dies Die Zukunft des Designschutzes in Europa - Musterrecht, Urheberrecht, Wettbewerbsrecht, GRUR Int 1998, 353; dies „Freeze Plus" Melts the Ice - Observations on the European Design Directive, IIC 1999, 620; Luchsinger Dreidimensionale Marken, Formmarken und Gemeingut, siel 1999, 195; Meisser/Bohren Perpetuierter Patentschutz durch Formmarken? SMI 1995, 225; Mountstephens Der markenrechtliche Schutz technisch bedingter Warenformen und naturgetreuer Warenabbildungen nach der Ersten Markenrichtlinie 89/104/EWG, GRUR Int 2000, 393; Orou Der Schutz des Industrial Design im deutschsprachigen Raum, Diss Innsbruck 1996; Osterloh Die Ware als Marke, FS W. Erdmann (2002), 445; Osterrieth Geschmacksmuster-Schutz: neuere Entwicklungen der Rechtsprechung zum Schutz für Kfz-Ersatzteile und neuere Entwicklungen bei der Schadensberechnung, VPP-Rdbr 2001, 52; Otero Lastres Gedanken zur Richtlinie 98/71/EG über den Rechtsschutz von Mustern und Modellen, GRUR Int 2000, 408; Pilla Der Schutz von Ersatzteilen zwischen Geschmacksmuster- und Kartellrecht, Diss Konstanz 1999; Plaß Die Probleme der Formmarke in der neuen Rechtsprechung, WRP 2002, 181; Ritscher Formmarken und andere Markenformen, siel 2002, 453; Rohnke Zum Prüfungsmaßstab bei Formmarken, MarkenR 2001, 199; ders Schutz der Produktgestaltung durch Formmarken und wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz, FS W. Erdmann (2002), 455; Schmid Die Eintragungsfáhigkeit von Formen im europäischen Markenrecht, Duss Freiburg/Br 2001; Seiht Die dreidimensionale Marke unter besonderer Berücksichtigung der Abgrenzung zu den Produktschutzrechten, Diss Berlin 2002; Simon Formmarke und Design, in: Baudenbacher/Simon (Hrsg) Drittes St. Galler Internationales Immaterialgüterrechtsforum 1999 (2000), 145; Stolz Geschmacksmuster- und markenrechtlicher Designschutz, 2002, zugl Diss Tübingen 2001; Streuli-YoussefZui Schutzfähigkeit von Formmarken, siel 2002, 794; Ströbele Die Eintragungsfähigkeit neuer Markenformen, GRUR 1999, 1041; Thewes Der Schutz der dreidimensionalen Marke nach dem Markengesetz, Diss München 1998; von Falckenstein Markenrecht versus Geschmacksmusterrecht - Zur ausreichenden Offenbarung dreidimensionaler Marken, GRUR 1999, 881; Wang Die schutzfähige Formgebung: eine Untersuchung der materiellen Voraussetzungen des muster-, Urheber- und markenrechtlichen Schutzes von Warenformen, Diss St. Gallen 1998; Watts Trade Marks for the Shape of Goods, EIPR 1998, 147; Wilde Technische Gestaltung im Ausstattungs- und Wettbewerbsrecht, FS W. Hefermehl (1971), 223; Windisch Beziehungen zwischen Urheber-, Erfinder-, Programmierund Tonaufnahmeleistungen, GRUR 1980, 587; Wippermann Der urheberrechtliche Schutz von Mikrochips, 1993; Witte Mikroprozessoren und Patentschutz, GRUR 1978, 511. 78

a . Z u anderen Leistungsschutzrechten sowie z u K e n n z e i c h n u n g s r e c h t e n ergeben sich vielfältige B e r ü h r u n g e n (besonders augenfällig etwa beim Ersatzteil- u n d Spielzeugmodellschutz). Das Gesetz über U r h e b e r r e c h t u n d verwandte Schutzrechte (UrhG) g e w ä h r t den U r h e b e r n von W e r k e n der Literatur, Wissenschaft u n d Kunst Schutz für ihre W e r k e (§ 1 UrhG). W e r k e sind persönliche geistige S c h ö p f u n g e n 3 5 4 ($ 2 Abs 2 UrhG). Das U r h e b e r r e c h t e n t s t e h t anders als das Recht aus d e m Patent m i t der Schöpfung des Werks; es umfasst das Urheberpersönlichkeitsrecht u n d Verwertungsrechte; es erlischt im Regelfall 7 0 J a h r e nach d e m Tod des Urhebers. Daneben g e w ä h r t das U r h G „ v e r w a n d t e " Schutzrechte für Leistungen, die keine W e r k e sind. G e m e i n s a m sind Patent- u n d U r h e b e r r e c h t , dass unkörperliche Gegenstände, die auf einer schöpferischen Leistung b e r u h e n , b e s t i m m t e n Personen z u g e o r d n e t werden. Auch Darstellungen wissenschaftlicher u n d technischer Art sind urheberrechtss c h u t z f ä h i g , w e n n ihre F o r m g e s t a l t u n g als persönliche geistige Schöpfung a n z u s e h e n ist; d a g e g e n k o m m t es nicht a u f den schöpferischen Gehalt des wissenschaftlichen u n d technischen Inhalts der Darstellung an; so ist die allein a u f technischen Ü b e r l e g u n g e n b e r u h e n d e P l a n u n g eines Flughafens o h n e künstlerische Ausdrucks- u n d Gestaltungsform einem U r h e b e r r e c h t s s c h u t z nach § 2 Abs 1 N r 4 U r h G ( E n t w ü r f e für W e r k e der B a u k u n s t ) nicht z u g ä n g l i c h . 3 5 5 F ü r die Urheberrechtsschutzfähigkeit k o m m t es m i t h i n allein d a r a u f an, ob eine persönliche geistige Schöpfung in der F o r m g e s t a l t u n g (und nicht im wissenschaftlichen oder technischen Inhalt, der im urheberrechtl Sinn per se nicht schöpferisch ist) liegt. E i n e andere Auslegung des § 2 Abs 1 N r 7 U r h G w ü r d e sich in W i d e r s p r u c h z u r A b g r e n z u n g des Urheberrechtsschutzes g e g e n ü b e r d e n technischen Schutzrechten setzen. Die

354 BGHZ 1 1 2 , 2 4 3 , 2 4 7 = GRUR 1991, 523 Grabungsmaterialien; BGH GRUR 1999, 230, 231 Treppenhausgestaltung. 355 BGHZ 73, 288 = GRUR 1 9 7 9 , 4 6 4 Flughafenpläne; vgl BGHZ 24, 55 = GRUR 1957, 391 Ledigenheim; BGH

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GRUR 2002, 958 technische Lieferbedingungen; BGHZ 151, 15 = GRUR 2002, 799 Stadtbahnfahrzeug; OLG Hamburg GRUR-RR 2001, 289: Hardwarekonfiguration einer Faxkarte für einen Rechner.

Alfred Keukenschrijver

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wissenschaftliche und technische Lehre als solche ist nicht Gegenstand des Urheberrechtsschutzes356 (zur Urheberrechtsschutzfähigkeit biologischer Informationen 5. Aufl § 2 Rn 66). Anders als $ 2 Abs 1 Nr 4 UrhG gewährt § 2 Abs 1 Nr 7 UrhG keinen Schutz gegen Nachbau.357 Dem Kunstschutz steht nicht entgegen, dass ein Gegenstand in erster Linie für Gebrauchszwecke geschaffen und bestimmt ist.358 b. Computerprogramme können urheberrechtl geschützt sein. Die Möglichkeit von Doppel- 79 schütz wird insoweit nicht auszuschließen sein.359 Urheberrechtl Schutz war grds schon vor der Änderung des UrhG auf Grund der EG-RatsRl 92/250 vom 14.5.1991360 anerkannt und ist seit 1985 in § 2 Abs 1 Nr 1 UrhG geregelt, allerdings hat die Rspr die Schutzfähigkeit an enge Voraussetzungen geknüpft. 361 Dem Urheberrechtsschutz ist die im Computerprogramm berücksichtigte, sich auf einen vorgegebenen Rechner beziehende Rechenregel (der Algorithmus; Rn 48) ebenso wenig zugänglich wie andere bei der Erstellung des Programms herangezogene mathematische oder technische Lehren oder Regeln, die als Bestandteil der wissenschaftlichen Lehre frei und jedermann zugänglich sein müssen.362 Eine Systemsoftware (Betriebssystem) wurde als dem Urheberrechtsschutz nach % 2 Abs 1 Nr 1 UrhG grds zugänglich angesehen. Patentschutz steht dem Urheberrechtsschutz nicht notwendig entgegen, bezieht sich jedoch auf andere Aspekte des Programms.363 Daneben kommt ergänzender wettbewerbsrechtl Leistungsschutz in Betracht.364 Die Urheberrechtsschutzfähigkeit von Computerprogrammen ist durch das Zweite Gesetz 80 zur Änderung des UrhG in Umsetzung der EG-Ratsrichtlinie (Rn 79) in §§ 69a - 69g (letzterer durch das MarkenRRefG geänd), $ 137d UrhG näher geregelt worden. Die $5 69a und 69g Abs 1 UrhG lauten: 5 69a UrhG Gegenstand des Schutzes (1) Computerprogramme im Sinne dieses Gesetzes sind Programme jeder Art, einschließlich des Entwurfsmaterials. (Z) 'Der gewährte Schutz gilt für alle Ausdrucksformen eines Computerprogramms. 2 Ideen und Grundsätze, die einem Element eines Computerprogramms zugrunde liegen, einschließlich der den Schnittstellen zugrundeliegenden Ideen und Grundsätze, sind nicht geschlitzt. (3) 'Computerprogramme werden geschützt, wenn sie individuelle Werke in dem Sinne darstellen, daß sie das Ergebnis der eigenen geistigen Schöpfung ihres Urhebers sind. 2Zur Bestimmung ihrer Schutzfähigkeit sind keine anderen Kriterien, insbesondere nicht qualitative oder ästhetische, anzuwenden. (4) Auf Computerprogramme finden die für Sprachwerke geltenden Bestimmungen Anwendung, soweit in diesem Abschnitt nichts anderes bestimmt ist. S 69g Abs 1 UrhG Anwendung sonstiger Rechtsvorschriften; Vertragsrecht (1) Die Bestimmungen dieses Abschnitts lassen die Anwendung sonstiger Rechtsvorschriften auf Computerprogramme, insbesondere über den Schutz von Erfindungen, Topographien von Halbleitererzeugnissen, Marken und den Schutz gegen unlauteren Wettbewerb einschließlich des Schutzes von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen, sowie schuldrechtliche Vereinbarungen unberührt.

Nach der Umsetzung der EG-Richtlinie sind bei Computerprogrammen nurmehr geringe Schutz- 8 1 anforderungen zu stellen.365 Dies gilt nach § 137d Abs 1 UrhG auch für die vor dem Inkrafttreten der Gesetzesänderung (24.6.1993) geschaffenen Computerprogramme.366 Die Rückwirkung erstreckt sich jedoch nicht auf die vor diesem Zeitpunkt liegenden Verletzungshandlungen, die grds nach altem Recht zu beurteilen sind. 367 Erforderlich für den Schutz nach UrhG ist nur, dass das Programm als 356 BGH Flughafenpläne; BGH GRUR 1985, 129 Elektrodenfabrik. 357 BGH Elektrodenfabrik. 358 RGZ 124, 68, 72 = GRUR 1929, 733 Besteckmuster; RG GRUR 1938, 137 Stuhlmodelle; BGHZ 16, 4 = GRUR 1955, 445 Mantelskizze; BGHZ 22, 209, 215 = GRUR 1957, 291 Europapost; OLG Düsseldorf GRUR 1954, 417; vgl OG Luzern sie! 1998, 567; OG Luzern sie! 1998, 568. 359 Vgl, auch zu Abgrenzungsmöglichkeiten, Eichmann GRUR 2000, 751, 755 f. 360 ABl EG L 122/42 = GRUR Int 1991, 336. 361 BGH GRUR 1985, 1041 Inkassoprogramm; BGHZ 112, 264 = GRUR 1991, 449 Betriebssystem.

362 BGH Inkassoprogramm. 363 Vgl zur Problematik Melullis GRUR 1998, 843. 364 Vgl OLG Frankfurt GRUR 1983, 757, 758; OLG Frankfurt GRUR 1984, 509. 365 Vgl OLG Karlsruhe GRUR 1994, 726, 729 zur Schutzfähigkeit von Bildschirmmasken. 366 Anders für Österreich ÖOGH ÖBl 1999, 57, 58 „einzigartiges" EDV-Programm. 367 BGHZ 123, 208 = GRUR 1994, 39 Buchhaltungsprogramm; vgl OLG Karlsruhe GRUR 1994, 726, 729; vgl zur eingeschränkten Rückwirkung BGH GRUR 2000, 866 Programmfehlerbeseitigung; BGH 17.5.2001 I ZR 68/00.

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1. Abschnitt. Das Patent

Ergebnis der eigenen geistigen Schöpfung seines Urhebers ein individuelles Werk darstellt; andere, insb qualitative oder ästhetische Kriterien, wie sie die Rspr bisher verlangt hatte, dürfen nicht angewendet werden (§ 69a Abs 3 UrhG). Damit sind die Probleme, die sich dabei aus der Bestimmung der erforderlichen Gestaltungshöhe („Eigentümlichkeit") nach der Rspr des BGH ergeben hatten, ausgeräumt. § 69a UrhG schützt Computerprogramme in jeder Gestalt und Ausdrucksform.368 Die Anwendung sonstiger Rechtsvorschriften, insb des PatG und des HlSchG, auf Computerprogramme bleibt unberührt (§ 69g Abs 1 UrhG). Es bleibt allerdings weiterhin die Schwäche, dass sich der Schutz auf das Verbot unberechtigter Vervielfältigung und Dekompilierung beschränkt und die Programmidee nicht schützbar ist, daneben - mangels Formulierung von Schutzansprüchen - die Unsicherheit über den Schutzumfang.369 82

c. Der nat im Gesetz betr das Urheberrecht an Mustern und Modellen (GeschMG), dessen Novellierung ansteht, und EU-weit in der VO (EG) Nr 6/2002 des Rates vom 12.12.2001 über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster370 geregelte Geschmacksmusterschutz (gemeinschaftsrechtl Regelung in der Richtlinie 98/71 des Parlaments und des Rates vom 13.10.1998 über den rechtlichen Schutz von Mustern und Modellen371 sowie in der VO (EG) Nr 6/2002 des Rates über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster vom 12.12.2001 372 ) erfasste früher nicht die technischen, sondern die ästhetischgeschmacklichen Eigenschaften gewerblicher Erzeugnisse; dies hat sich durch das Gemeinschaftsgeschmacksmuster grds geändert, durch das - von gewissen Ausnahmen (unsichtbare Teile, Merkmale von Verbindungsteilen - jeder industrielle oder handwerkliche Gegenstand geschützt werden kann. Schutzgegenstand eines Geschmacksmusters ist allerdings nicht eine ästhetische „Lehre"; der Inhalt des Schutzrechts wird vielmehr durch die im niedergelegten Muster konkret zum Ausdruck kommende Gestaltung bestimmt 373 ; die ästhetische Formgebung muss geeignet sein, als Vorbild für die äußere Gestaltung gewerblicher Erzeugnisse zu dienen („Eigentümlichkeit"374; nach EU-Recht „Eigenart"). Ein Erzeugnis kann zugleich technische, dem Patent- oder GbmSchutz zugängliche, als auch ästhetische, dem Geschmacksmusterschutz zugängliche Merkmale aufweisen. Beide Schutzrechte sind dann je für sich zu beurteilen. Die für einen Geschmacksmusterschutz bisher erforderliche Eignung, das ästhetische Formempfinden anzusprechen, wird bei einer objektiv nicht ausschließlich technisch bestimmten Gestaltung nicht dadurch ausgeschlossen, dass der Verkehr diese als einem technischen Zweck dienend auffasst.375 Geschmacksmusterschutz scheidet nur aus, soweit es sich um Formgestaltungen handelt, die objektiv ausschließlich technisch bedingt sind 376 (vgl Art 8 VO über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster); der Geschmacksmusterfähigkeit steht bei einem Gebrauchszwecken dienenden Erzeugnis nicht entgegen, dass seine Gestaltung in dem maßgeblichen Merkmal zugleich oder sogar in erster Linie dem Gebrauchszweck dient und ihn fördert, dass der ästhetische Gehalt demnach in die ihrem Zwecke gem gestaltete Gebrauchsform eingegangen ist. 377 Zum besonders umstrittenen Schutz bei „must-match"-Ersatzteilen und „must-fit"-Teilen, Hinweise 5. Aufl;378 eine Übergangsregelung („freeze plus") enthält Art 111 der VO über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster.

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d. Kennzeichnungsrechte. Von den zuvor behandelten Rechten, die technische, schöpferische und gestalterische Leistungen schützen, sind grds die Kennzeichnungsrechte (Marken, Ausstattungs368 OLG Karlsruhe GRUR 1994, 726, 729. 369 Vgl Ullrich Technologieschutz nach TRIPS: Prinzipien und Probleme, GRUR Int 1995, 623, 629 Fn 49. 370 ABl EG 2002 L 3/1 = B1PMZ 2002, 152 = GRUR Int 2002, 221; s den ursprünglichen Verordnungsvorschlag ABl EG 1994 C 29/20 = GRUR Int 1994, 492; zur Diskussion Hinweise 5. Aufl. und weiter Vorschläge DVGR GRUR 2001, 118 sowie Hinweise VPP-Rdbr 1999, 56, 104; 2000, 87; GRUR 1999, 676; Stellungnahme der Patentanwaltskammer GRUR 2000, 672. 371 ABl EG 1998 L 289/34 = GRUR Int 1998, 959 = B1PMZ 1999, 24. 372 ABl EG 2002 L 3/1 = BIPMZ 2002, 152. 373 BGH GRUR 1974, 406 Elektroschalter. 374 BGHZ 50, 340, 350 = GRUR 1969, 90 Rüschenhaube; BGH GRUR 1962, 144, 146 Buntstreifensatin I, nicht BGHZ; BGH GRUR 1996, 57 Spielzeugautos; vgl auch BGH GRUR 1996, 767 Holzstühle; BGH GRUR

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2000,1023 3-Speichen-Felgenrad; BGH GRUR 2001, 503 Sitz-Liegemöbel. 375 BGH GRUR 1966, 97, 99 Zündaufsatz; BGH GRUR 1975, 81, 83 Dreifachkombinationsschalter. 376 Vgl BGH 3-Speichen-Felgenrad; so auch der Richtlinienvorschlag 1996. 377 BGH GRUR 1981, 269,271 Haushaltsschneidemaschine II. 378 Zur Geschmacksmusterfähigkeit von Kraftfahrzeugersatzteilen BGH GRUR 1987, 518 Kotflügel, OLG Düsseldorf GRUR Int 1997, 646; it Corte di Cassazione GRUR Int 1997, 650; Audiencia Provincial de Bizkaja GRUR Int 1997, 656; Vorlage CA Turin an den EuGH vom 19.11.1997 (EuGH C-38/98) GRUR Int 1998, 990 mAnm Floridia/Lamandini. Einzelheiten, auch zur Praxis im Ausland, bei Eichmann GRUR Int 1997, 595, demnach besteht dzt in Deutschland und Frankreich Schutz, nicht dagegen im VK, in Spanien und Italien.

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rechte, Firmen- und Geschäftsbezeichnungen usw379) zu unterscheiden. Anders als jene gewähren sie ein Ausschlussrecht für wörtliche, bildliche, gegenständliche oder andere Hinweise auf einen bestimmten Wettbewerber. Ihr Schutzzweck ist nicht die Belohnung des Schöpfers für seine Leistung, sondern sie sollen verhindern, dass andere die gewerbliche Leistung eines Wettbewerbers und das dadurch begründete, in dem Kennzeichen verkörperte Vertrauen des Verkehrs durch Verwendung gleicher oder verwechselbarer Kennzeichen ausbeuten und dieses Vertrauen dadurch uU sogar gefährden, 380 darüber hinaus ist durch die zunächst auch geschützte unbenutzte Marke auch die Entwicklungschance geschützt. Gewisse Überschneidungen ergeben sich aber daraus, dass das Produkt und seine Kennzeich- 8 4 nung zwar normalerweise, jedoch nicht zwangsläufig verschieden sind, vielfach vielmehr das Produkt selbst in seiner spezifischen Gestalt zugleich Gegenstand des Patents oder Gebrauchsmusters ist 381 und auf Grund seiner besonderen Gestaltung herkunftskennzeichnend wirken kann. Hinzu kommt, dass häufig ein Interesse daran besteht, die zeitliche Begrenztheit des Schutzrechts oder Schutzfähigkeitshürden zu überwinden.382 Daraus ist das Bedürfnis erwachsen, die verschiedenen Schutzrechte sachgerecht gegeneinander abzugrenzen. Dies ist in der Rspr vor allem im Verhältnis von Ausstattung zu den technischen Schutzrechten unternommen worden. Danach war Ausstattungsschutz ausgeschlossen, soweit eine technisch bedingte Formgebung 85 vorlag.383 Bei einer Ware, die technischen Gebrauchszwecken dient, waren Elemente des äußeren Gesamtbilds, die nach der Verkehrsauffassung eine wesensbestimmende Eigenschaft der Ware ausdrückten, dem Ausstattungsschutz nicht zugänglich.384 Dagegen war eine willkürlich gewählte Form oder Farbe ausstattungsfähig.385 Auf die Absicht des Formgebenden kam es nicht an. Nur die technisch bedingte, dh technisch notwendige, durch eine andere zumutbare Gestaltung nicht ersetzbare Ausstattung war mithin vom Ausstattungsschutz ausgeschlossen.386 Das Bestehen technischer Schutzrechte konnte als Beweisanzeichen für eine technisch bestimmte Ausgestaltung gewertet werden, 387 als mehr aber nicht.388 Im Markenrecht hat die Frage, solange es keinen Markenschutz für dreidimensionale Gegen- 86 stände einschließlich der Form der Ware gab, nur eine geringe Rolle gespielt (vgl 5. Aufl). Mit der Eröffnung der Eintragungsmöglichkeit für dreidimensionale Gestaltungen einschließlich der Form der Ware durch § 3 MarkenG hat die Abgrenzungsproblematik auch für das markenrechtl Registerverfahren Bedeutung gewonnen. Sie stellt sich nicht nur im Verhältnis der dreidimensionalen Marken,389

379 Vgl dazu näher Bernhardt/Kraßer S 10 f. 380 Vgl Bemhardt/Kraßer aaO. 381 Vgl für das VK HighC 22.12.1997 Philips v. Remington, referiert bei Watts EIPR 1998, 147. 382 Vgl Meisser/Bohren SMI 1995, 225. 383 RG B1PMZ 1929, 41 posamentierte Kleiderbügel; RG GRUR 1941, 238 Leukoplast; BGHZ 11,119 = GRUR 1954, 121 Zählkassetten; BGH GRUR 1954, 337 Radschutz; BGH GRUR 1962, 299 Sportschuh; KG B1PMZ 1929, 153. 384 BGH GRUR 1972, 122 Schablonen; vgl auch BayObLG NJW 1995, 1767. 385 BGH GRUR 1957, 603 Taschenstreifen; BGH GRUR 1960, 233 Feuerzeug; BGH GRUR 1962, 409 Wandsteckdose; BGH GRUR 1962, 459 Lichtkuppeln; BGH GRUR 1964, 621 Klemmbausteine I; OLG Köln GRUR-RR 2001, 26: Einfärbung. 386 Vgl Wilde MA 1956, 742; weitergehend RGZ 100, 250, 253 = BlPMZ 1921, 16 Gasmessergehäuse; KG GRUR 1932, 311. 387 BGH Taschenstreifen. 388 AA wohl 4. Aufl; Busse/Stark WZG $ 25 Rn 14 unter Bezugnahme auf RGZ 120, 94, 98 = GRUR 1928, 289 Huthaken. 389 Vgl ua BGH GRUR 2001, 56 Likörflasche; BGH GRUR 2001, 416 Omega; BGH GRUR 2001, 413 Swatch;

EuGH-Vorlagen BGH GRUR 2001, 334 Gabelstapler; BGH BlPMZ 2001, 149 Stabtaschenlampen; BGH WRP 2001, 269 Rado-Uhr; BGH GRUR 2001, 418 Montre; BGH GRUR 2003, 712 Goldbarren; BPatGE 38, 89; BPatGE 39, 65 = GRUR 1998, 712; BPatGE 39, 128 = GRUR 1998, 584; BPatGE 39, 132 = GRUR 1998, 581; BPatGE 39, 136 = GRUR 1998, 582; BPatGE 39, 158 = GRUR 1998, 580; BPatGE 40, 17 = GRUR 1998, 1018; BPatG BlPMZ 1998, 531; BPatG BlPMZ 1998, 533; BPatGE 41, 211 = BlPMZ 2000, 194; BPatGE 43, 122; BPatGE 43, 153 = GRUR 2001, 341; BPatG GRUR 2001, 521; BPatG GRUR 2001, 737 (EuGH-Vorlage); BPatGE 44, 140 = GRUR 2002, 163; EuG I. Inst Τ 122/99 IIC 2001, 214; EuG I. Inst IIC 2002, 634, EuG I. Inst GRUR Int 2002, 531; HABM GRUR Int 2000, 260; HABM GRUR Int 2000, 359; HABM GRUR Int 2000, 363; HABM GRUR Int 2000, 549; HABM GRUR-RR 2001, 211; OLG Frankfurt GRUR 1999, 591; OLG Frankfurt GRUR 1999, 593; ÖOGH ÖB1 1999, 194 Magic Joy; ÖVGH ÖPB1 2001, 69; sz ERGE sic! 1998, 300; sic! 1998, 399 und sic! 2000, 701; US-SuprC GRUR Int 2000, 812 Wal-Mart v. Samara; Kiethe/Groeschke WRP 1998, 541; Eichmann GRUR 2000, 751, 756 ff.

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sondern auch im Verhältnis der zweidimensionalen Bildmarken390 zu Patenten und Gebrauchsmustern ebenso wie zu Geschmacksmustern391 (vgl Rn 282 zu S 139). Der Schutz des Markenrechts richtet sich auch bei dreidimensionalen Marken gegen die Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion, nicht gegen die Übernahme ästhetischer Gestaltungsgedanken durch Mitbewerber.392 § 3 Abs 2 MarkenG bezeichnet als dem Markenschutz nicht zugänglich Zeichen, die ausschließlich aus einer Form bestehen, die durch die Art der Ware selbst bedingt oder zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist oder der Ware einen wesentlichen Wert verleiht.393 Das gilt auch, wenn auf andere Gestaltungen ausgewichen werden könnte, mit denen das gleiche technische Ergebnis erreicht werden könnte, 394 und unabhängig von der Gestaltung des Designs, da dieses nicht Frage des Markenschutzes, sondern anderer Schutzrechte ist.395 Eine eigentümliche oder originelle Form ist für die Schutzfähigkeit nicht erforderlich.396 Die Formgestaltung der Ware wird aber vom Verkehr regelmäßig nicht in gleicher Weise wie Wort- oder Bildmarken als Herkunftshinweis aufgefasst, weil es dabei zunächst um die funktionelle und ästhetische Ausgestaltung derWare selbst geht; etwas anderes kann dann gelten, wenn der Verkehr auf Grund der Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem einschlägigen Warengebiet geneigt ist, auch einzelnen Formelementen in einer Gesamtaufmachung eine eigenständige Kennzeichnungsfunktion zuzuerkennen. 397 Die Frage, ob bei dreidimensionalen Marken höhere Anforderungen an die Unterscheidungskraft zu stellen sind als sonst, ist Gegenstand von EuGH-Vorlagen.398 Probleme ergeben sich bei den Fragen der rechtserhaltenden Benutzung 399 sowie unter dem Gesichtspunkt der „Prägetheorie" bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr.400 Wegen der Einzelheiten ist auf die markenrechtl Literatur zu verweisen. ΙΠ. Aufgabe und Lösung Schrifttum: Balk Z u r Formalisierung von Aufgabe u n d Lösung einer technischen Lehre, Mitt 1986, 230; Beyer Naturwissenschaftlich-technisches Selbstverständnis, Logik u n d Patentrecht, Mitt 1988, 129; Brodeßer Die sogenannte „Aufgabe" der E r f i n d u n g , ein unergiebiger Rechtsbegriff, GRUR 1993, 185; Bruchhausen Über die Schwierigkeiten bei der H a n d h a b u n g des Erfindungsbegriffs, FS 25 Jahre BPatG (1986), 125; Dreiss/Bulling Aufgabe u n d Zweck im Erteilungs- u n d im Verletzungsverfahren, FS R. König (2003), 101; Gerhardt Angabe der durch die E r f i n d u n g zu lösenden Aufgabe, M i t t 1981, 235; Graf Nochmals: Die Aufgabe einer E r f i n d u n g bei der Beurteilung der Erfindungshöhe, GRUR 1985, 247; Hesse Die Aufgabe - Begriff u n d Bedeutung i m Patentrecht, GRUR 1981, 853; Köhler Aggregation u n d Kombination, GRUR 1952, 447; U. Krieger Definition u n d Bedeutung der Aufgabe bei Erzeugniserfindungen im deutschen u n d europäischen Patentrecht, GRUR Int 1990, 743; Niedlich Das Problem „Aufgabe", GRUR 1988, 749; Schachenmann Begriff u n d F u n k t i o n der Aufgabe im Patentrecht, 1986; Schanze Problem, Prinzip u n d Hypothese in ihrer patentrechtlichen Bedeutung, GRUR 1898, 161; Schickedanz Die Kombinationserfindung in neuerer Sicht, GRUR 1970, 340; Schmieder Die Aufgabenstellung als Schritt z u r E r f i n d u n g , GRUR 1984, 549; Szabo The Problem a n d Solution Approach to the Inventive Step, EIPR 1986, 293; ders Der Ansatz über Aufgabe u n d Lösung in der Praxis des Europäischen Patentamts, Mitt 1994, 225; ders The Problem and Solution Approach in the European Patent Office, HC 1995, 457.

390 Vgl u a BGH Füllkörper; BGH Autofeige; BGH GRUR 2001, 239 Zahnpastastrang; BGH GRUR 2001, 734 Jeanshosentasche; BPatGE 37, 208; BPatGE 35, 90 = GRUR 1995, 814; BPatG GRUR 2001, 737 - EuGH-Vorlage; EuG GRUR I n t 2002, 75; H i g h C RPC 1998, 283 = GRUR I n t 2000, 439 Philips/Remington; CA RPC 1999, 809 = GRUR Int 2000, 4 4 4 Philips/Remington (EuGHVorlage; hierzu Mountstephens GRUR Int 2000, 393); HABM GRUR Int 2000, 365; sz ERGE sic! 2000, 313; Eichmann GRUR Int 2000, 483. 3 9 1 Vgl u a BPatGE 38, 89; BPatGE 39, 128 = GRUR 1998, 584; BPatGE 39, 132 = GRUR 1998, 581; BPatGE 39, 158 = GRUR 1998, 580; Bauer GRUR 1996, 319; kr Sambuc GRUR 1997, 403, 407; vgl auch sz BG GRUR I n t 1995, 738 The Original; BPatGE 39, 219 = GRUR 1999, 56; BPatG B1PMZ 1998, 534; BPatGE 39, 238; BPatG GRUR 1998, 706; BPatG NJWE-WettbR 1998, 120; BPatG 6.5.1998 29 W (pat) 61/97 B1PMZ 1999, 118 LS,; vgl aber BPatG B1PMZ 1998, 541, wonach es d e m Markenanmelder verwehrt sei, in Form der Marke in Wahrheit ein anderes, die Ware selbst betr Schutzrecht zu erwerben.

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392 BGHZ Vv = GRUR 2003, 332 Abschlußstück. 393 Vgl z u m letzgenannten Ausschlussgrund BPatG BlPMZ 2002, 228 u n d Parallelentschedungen. 394 E u G H 18.6.2002 C-299/99 Philips/Remington Slg 2002 I 5475 = GRUR 2002, 804. 395 BPatGE 40, 98; vgl BGH GRUR 2000, 388 MAGLITE. 396 BGH Likörflasche; BGH Autofeige; BGH Etiketten; BGH Zahnpastastrang; E u G H 18.6.2002 C-299/99 Philips/Remington Slg 2002 I 5475 = GRUR 2002, 804. 397 BGH Abschlußstück. 398 BGH Gabelstapler; BGH Stabtaschenlampen; BGH Rado-Uhr. 399 Vgl BPatGE 43, 122. 4 0 0 Vgl OLG F r a n k f u r t MarkenR 2000, 35, wonach zweidimensionale Zusätze außer Betracht bleiben, einerseits, OLG M ü n c h e n 5.5.2000 29 U 57/00 andererseits; vgl weiter BGH GRUR 2000, 888 MAG-LITE; BPatG 4.7.2001 28 W (pat) 123/00: Erschöpft sich die Übereins t i m m u n g von Formmarken in der bloßen A b w a n d l u n g eines nicht schutzfáhigen Prototyps, scheidet Verwechslungsgefahr aus.

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1. Allgemeines. Herkömmlich wird die Erfindung in Aufgabe (technisches Problem) und Lösung aufgegliedert. 4 0 1 Begriffsnotwendig ist dies unter dem Gesichtspunkt, dass eine Erfindung eine Lehre

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zum technischen Handeln darstellt, nicht. 4 0 2 Eine technische Handlungsanweisung ist notwendig auf die Erzielung eines Erfolgs gerichtet; der Handlungserfolg ist dem Handlungsbegriff des Patentrechts daher immanent. Bezeichnet die Aufgabe diesen Erfolg, bezeichnet die Lösung die Mittel, die eingesetzt werden, um den Erfolg herbeizuführen. Dies reduziert die Bedeutung der Aufgabe auf die eines Charakteristikums eines einheitlichen Handlungsbegriffs. 2. Aufgabe. Eine Aufgabe für sich ist keine Erfindung; nach der Rspr des B G H 4 0 3 kann die Erfindung kann nur in ihrer Lösung liegen. Das ist missverständlich formuliert; die Erfindung liegt in der Lehre zum technischen Handeln, von der Aufgabe und Lösung unselbständige Teilaspekte darstellen. Zur Offenbarung der „Aufgabe" Rn 98 zu § 34. Das EPA will eine Neuformulierung der Aufgabe nur zulassen, wenn die in der Beschreibung dargelegte Aufgabe nicht gelöst wurde oder auf einer objektiv unzutr Beurteilung des StdT beruht. 4 0 4 Die ältere Rspr hat in Ausnahmefällen bereits der Aufgabenstellung Erfindungscharakter zugebilligt, wenn nämlich die Lösung ohne weiteres im Bereich des Fachkönnens lag. 4 0 5 Tatsächlich belehrte die Erfindung den Fachmann auch in diesen Fällen über die einzusetzenden Mittel. Auch die Auffassung, dass sich die im Patentanspruch enthaltenen Angaben nicht in einer Umschreibung der der Erfindung zugrunde liegenden Aufgabe erschöpfen, sondern die Lösung der Aufgabe kennzeichnen müssen, 4 0 6 beruhte im konkreten Fall auf einer solchen nicht zutr Beurteilung. 4 0 7

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Betrachtet man Aufgabe und Lösung als zwei Aspekte der Lehre z u m technischen Handeln, reduziert sich die Bedeutung der Aufgabe auf die Charakterisierung des durch die Erfindung Erreichten. Ausführungen über die Aufgabenstellung mögen immerhin häufig einen Beitrag für das richtige Verständnis der in den Patentansprüchen enthaltene Merkmale und der durch die Gesamtheit der Anspruchsmerkmale charakterisierten technischen Lehre leisten, haben jedoch keine von den Merkmalen der Erfindung losgelöste selbständige Bedeutung. 4 0 8 Die Ermittlung des der Erfindung zugrunde liegenden Problems hat lediglich den Sinn, zur Erfassung der das Wesen einer Erfindung bestimmenden Problemlösung beizutragen. 4 0 9

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So verstanden haben Lösungselemente wie Lösungsansätze, Lösungsprinzipien oder Lösungsgedanken bei der Formulierung der Aufgabe nichts zu suchen, 4 1 0 das objektiv gelöste technische Problem ist frei von ihnen zu bestimmen; 4 1 1 das Problem ist weder das Programm der Lösung noch ein Beitrag dazu. 4 1 2

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Aus dem Vorstehenden folgt weiter, dass sich die Bestimmung der Aufgabe (des technischen Problems) - als Verständnishilfe - ausschließlich an dem von der Erfindung objektiv Erreichten und nicht an dem vom Erfinder subjektiv Gewollten zu orientieren h a t 4 1 3 (vgl Rn 2 0 zu $ 4). Dies kann bei der Formulierung mehrerer Patentansprüche auch eine gewisse Differenzierung in der Aufgabenstellung erfordern. 4 1 4 Die Angaben in der Patentschrift über die Vorteile der Erfindung und die Nach-

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401 Vgl hierzu MGK/Teschemacher Art 83 EPÜ Rn 39 ff. 402 Vgl auch BGH GRUR 1998, 899, 900 Alpinski. 403 BGH GRUR 1984, 194 Kreiselegge. 404 S die im RBK 1994, 39 zitierten Entscheidungen. 405 RG GRUR 1937, 544 Instrumententisch; RG GRUR 1940, 484 f Besatzstreifen; RG GRUR 1941, 316 Garnbinder; RG GRUR 1944, 22, 25 Wellblechofenbekleidung; BGH GRUR 1955, 283 Strahlentransformator; BGH GRUR 1963, 568 Wimpernfarbestift. 406 So BGHZ 92, 129 = GRUR 1985, 31 Acrylfasern. 407 Vgl BGH GRUR 1998, 899, 900 Alpinski. 408 BGH GRUR 1990, 33 Schüsselmühle; BGH 16.1.1990 X ZR 57/88. 409 BGH GRUR 1991, 811 Falzmaschine; vgl auch BPatG 10.2.1999 5 W (pat) 416/98. 410 Vgl BGH GRUR 1985, 369 Körperstativ. 411 BGH 24.3.1992 X ZB 15/91 BGH-DAT Z; EPA Τ 229/85 ABl EPA 1987, 237 Ätzverfahren; EPA Τ 99/85

ABl EPA 1987,349 = GRUR Int 1988,251 diagnostisches Mittel; EPA Τ 957/92 RBK 1993, 32; vgl auch BPatGE 41, 78 = GRUR 1999, 693, 694 f. 412 BGH GRUR 1991, 811 Falzmaschine. 413 BGH Liedl 1971/73, 1 Lenkradbezug Ol; BGH Liedl 1981, 313 Plattenverbinderherstellung; BGHZ 78, 358 = GRUR 1981, 186 Spinnturbine II; BGHZ 98, 12, 20 = GRUR 1986, 803 Formstein; BGH GRUR 1991, 522, 523 Feuerschutzabschluß; BGH 19.11.1996 X ZR 111/ 94: „das, was die Erfindung tatsächlich leistet"; BGH Bausch BGH 1999-2001, 142 Kontaktfederblock 01; BGH 12.02.2003 X ZR 200/99 Vv Hochdruckreiniger; GH Den Haag BIE 1999, 127, 130; RB Den Haag BIE 2002, 458, 460; vgl BPatGE 41, 196; Benkard-EPÜ Art 52 Rn 81. 414 BGH GRUR 1987, 510 Mittelohrprothese.

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1. Abschnitt. Das Patent

teile vorbekannter Maßnahmen können herangezogen werden. 4 1 5 Es kann aber auch auf Vorteile zurückgegriffen werden, über die die Patentschrift keine Aussage enthält, wenn sie sich dem Fachmann nur auf Grund seines Fachwissens erschließen. 4 1 6 Die Wirkungszusammenhänge sind auch für die Bestimmung der Aufgabe ohne Bedeutung. 4 1 7 Das EPA berücksichtigt im Rahmen des „AufgabeLösungs-Ansatzes" (Rn 22 zu $ 4) subjektive Momente stärker. Danach ist zunächst von der vom Anmelder angegebenen Aufgabenstellung auszugehen; ist ein unzutr StdT herangezogen worden oder wird die Aufgabe nicht gelöst, wird objektiv beurteilt. 4 1 8 Auch das EPA beurteilt das Problem damit letztlich objektiv; 4 1 9 maßgeblich ist das gegenüber dem StdT tatsächlich Erreichte, 4 2 0 allerdings soll eine unerwartete Wirkung, die den ursprünglichen Unterlagen nicht zu entnehmen und vom Fachmann unter Berücksichtigung des nächstliegenden StdT ableitbar war, bei der Ermittlung der Aufgabe nicht berücksichtigt werden. 4 2 1 Eine erst nach dem Prioritäts- oder Anmeldetag erkannte oder behauptete Unwirksamkeit einer zum StdT gehörenden Vorrichtung oder eines solchen Verfahrens kann danach nicht zur Formulierung der Aufgabe herangezogen werden, insb, wenn die Aufgabe iS einer Aufgabenerfindung als Argument zur Stützung der erfinderischen Tätigkeit geltend gemacht wird. 4 2 2 Dass die Aufgabe bereits gelöst ist, erfordert nicht notwendig deren Neubestimmung. 4 2 3 Die Aufgabe sollte eine solche sein, die der Fachmann, der nur den StdT kennt, tatsächlich zu lösen wünscht; tendenziöse Aufgabenformulierungen, die auf die beanspruchte Lösung hinlenken, sind zu vermeiden. 4 2 4 Löst das Beanspruchte die in der Beschreibung gestellte Aufgabe nicht, ist im Erteilungsverfahren die Aufgabe an das Beanspruchte anzupassen und nicht umgekehrt. 4 2 5 93

Schließlich spielt auch der Stand der Technik für die Bestimmung der Aufgabe in diesem Sinn keine wesentliche Rolle. Zwar hat jede Erfindung, wenn sie nicht erstmals theoretisches Wissen in die Praxis umsetzt, einen StdT als technischen Hintergrund. Das der Erfindung zugrunde liegende Problem wird durch den StdT selbst aber nicht berührt. 4 2 6 Der dem Gegenstand der Erfindung „am nächsten kommende" StdT ist für die Bestimmung der Aufgabe ohne Belang 4 2 7 (vgl auch die 1994 neugefassten EPA-PrRl C-IV 9.5). Der StdT ist Prüfungsmaßstab bei der Beurteilung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit, nicht aber bei der Ermittlung des technischen Problems. 4 2 8 Das technische Problem ist nicht aus dem „einschlägigen StdT" oder aus einer „am nächsten kommenden" Veröffentlichung, sondern aus der Patentschrift zu ermitteln. 4 2 9

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Ist das technische Problem in der Patentschrift ausdrücklich genannt, sollte es darauf ankommen, was der die Patentschrift studierende Fachmann dieser Angabe unter Einbeziehung des in der Patentschrift genannten StdT und unter Zugrundelegung seines allg Fachwissens als objektive Erkenntnis über das durch die Erfindung tatsächlich Erreichte entnehmen kann. 4 3 0 Bdkl ist unter die415 BGH GRUR 1967, 194 Hohlwalze; BGH Lenkradbezug Ol; BGH Plattenverbinderherstellung; BGH 16.1.1990 X ZR 57/88; vgl BGH 16.7.2002 X ZR 195/ 98: ausdrückliche Angabe nicht erforderlich; BPatGE 20, 133, GbmSache, gestattet nur die Heranziehung des aus den Unterlagen entnehmbaren StdT und des allg FachWissens. 416 So auch Biihring § 1 GebrMG Rn 112; AA BGH Lenkradbezug Ol. 417 BGH Bausch BGH 1994-1998,479, 482 laminierte Metalldichtung. 418 Vgl EPA Τ 246/91; EPA Τ 495/91; EPA Τ 741/91; EPA Τ 881/92; EPA Τ 882/92; EPA Τ 884/92; EPA Τ 39/ 93 ABl EPA 1997, 134 = GRUR Int 1997, 741 Polymerpuder; zur Ableitung der neuformulierten Aufgabe aus den ursprünglichen Unterlagen EPA Τ 13/84 ABl EPA 1986, 253 = GRUR Int 1986, 723 Neuformulierung der Aufgabe; EPA Τ 818/93 RBK 1996, 30. 419 EPA Τ 1/80 ABl EPA 1981, 206 Reaktionsdurchschreibepapier; EPA Τ 24/81 ABl EPA 1983, 133 = GRUR Int 1983, 650 Metallveredelung; EPA Τ 13/84 ABl EPA 1986, 253 = GRUR Int 1986, 723 Neuformulierung der Aufgabe. 420 EPA Τ 162/83. 421 EPA Τ 386/89. 422 EPA Τ 268/89 ABl EPA 1994, 50 = GRUR Int 1994, 516 Magnetpflaster. 72

423 EPA Τ 92/92 RBK 1993, 33; EPA Τ 588/93 RBK 1996, 30; vgl auch EPA Τ 495/91 RBK 1993, 33; BenkardEPÜ Art 52 Rn 88. 424 EPA Τ 800/91 RBK 1996. 28 f. 425 BPatGE 37, 235 = GRUR 1997, 523. 426 BGH GRUR 1988, 44 Betonstahlmattenwender, für nachträglich aufgefundenen StdT. 427 AA EPA Τ 530/90, wonach die Neuformulierung der Aufgabe in Anpassung an einen später aufgefundenen nächstliegenden StdT gerechtfertigt ist; vgl auch EPA Τ 910/90 RBK 1993, 32, wonach neben dem nächstliegenden StdT auch der durch den Unterschied der Erfindung erreichte technische Fortschritt zu berücksichtigen ist; EPA Τ 419/93 RBK 1995, 24f, wonach die Aussagen in der Anmeldung auf ihre Korrektheit gegenüber dem StdT und ihre Relevanz für die Lösungsmerkmale untersucht werden müssen. 428 BGHZ 105, 381 = GRUR 1989, 103 Verschlußvorrichtung für Gießpfannen. 429 BGH GRUR 1987, 280 Befestigungsvorrichtung I; vgl auch BPatGE 41, 78 = GRUR 1999, 693, 694: Ermittlung vom nächstliegenden StdT jedenfalls nicht zwingend geboten. 430 BGHZ 78, 358, 364 = GRUR 1981, 186 Spinnturbine II; BGH GRUR 1991, 811 Falzmaschine; vgl OLG München 12.4.2001 6 U 2780/88.

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Patentfähige Erfindungen

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sem Aspekt die Auffassung, dass auch die einem eingeschränkten Patentanspruch zugrunde liegende Aufgabe der Patentschrift und der das Patent einschränkenden Entscheidung entnommen werden müsse und sie nicht von einem StdT aus zu ermitteln sei, der bei der Abfassung der Patentschrift und bei der Beschränkung keine Berücksichtigung gefunden hat. 4 3 1 Bei chemischen Stofferfindungen soll die Aufgabe darin bestehen, einen neuen chemischen Stoff einer näher umschriebenen Art oder Konstitution bereitzustellen; 4 3 2 sie wird dadurch gelöst, dass der neue Stoff, die neue chemische Verbindung geschaffen wird. 4 3 3 Damit wird nicht nur die Stofferfindung wie die auf das Herstellungsverfahren zielende Erfindung behandelt, sondern die Unterscheidung Aufgabe (Problem) - Lösung letztlich jeglicher Bedeutung entkleidet.

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Das BPatG hat die Auffassung geäußert, bei einem chemischen Analogieverfahren sei die Bekanntgabe allein der Kette „Ausgangsstoff - Arbeitsmethode - Endprodukt" nicht gleichbedeutend mit der Offenbarung einer aus Problem und Problemlösung zusammengesetzten Erfindung. Die Nennung des technischen Problems, das Anlass für die Entwicklung des Verfahrens war und das mit dessen Hilfe gelöst wird, sei notwendig, da andernfalls eine unvollständige und daher nicht schutzfähige Erfindung offenbart wäre. Der Begriff „Problemstellung" wurde dabei in seiner rein qualitativen Bedeutung gebraucht und als nicht identisch mit dem technischen Fortschritt bezeichnet. 4 3 4 Dies ist jedenfalls durch die neuere Rspr überholt (Rn 88).

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Bei einem Verfahren z u r Herstellung chemischer Stoffe sollen die vorteilhaften Eigenschaften der Verfahrensprodukte, die sich bei ihrer Verwendung zeigen, nicht in die Aufgabe einbezogen werden. 4 3 5 Zur Bedeutung der Aufgabe bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit (insb auch nach der Praxis des EPA, „Aufgabe-Lösungs-Ansatz") Rn 18 ff zu S 4 sowie die EPA-PrRl C-IV 9.5.

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3. Lösung a. Allgemeines. Die Lösung liegt in der Angabe der (nicht notwendig nur technischen) Mittel (Lösungsmerkmale), mit denen der angestrebte Erfolg erreicht werden soll. 4 3 6 Abstrahierungen 4 3 7 und Wirkungsangaben 4 3 8 sind dabei nicht ausgeschlossen.

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b. Kombination und Aggregation Begriff. Kombination wie Aggregation setzen eine Mehrheit von Erfindungsmerkmalen voraus. Kombinationserfindungen kommen auch bei Verfahren 439 sowie bei Mischungen (zB Arzneimittelgemische), Lösungen und Legierungen in Betracht. 4 4 0 Die Kombination unterscheidet sich von der Aggregation durch die über die reine Addition hinausgehende Wirkung. Die Lehre einer Kombinationserfindung liegt entscheidend in der Verknüpfung verschiedener Merkmale. 4 4 1 Zu ihr gehört das technische Zusammenwirken der Einzelmerkmale zu einem technischen Gesamterfolg. 4 4 2 Ein bloßer Zusammenhang über eine Betriebsvorschrift wurde als nicht ausreichend angesehen, 4 4 3 ebenso nicht, dass sich die Merkmale beeinflussen können, aber nicht müssen, wenn es im Patentanspruch an einer sie verknüpfenden Beziehung fehlt. 4 4 4 Ein „synergistischer Effekt" kann nicht verlangt werden (Rn 431 BGH Liedl 1971/73, 315 Loseblattgrundbuch; vgl auch BGH 28.3.1968 X ZR 44/65, GbmSache. 432 BGH GRUR 1970, 237, 240 Appetitzügler II; BGHZ 58, 280, 287 = GRUR 1972, 541 Imidazoline: anders substituierte Stoffe; EPA Τ 181/82 ABl EPA 1984, 401 = GRUR Int 1984, 700, 702 Spiroverbindungen. 433 BGH Imidazoline. 434 BPatG - 16. Senat - Mitt 1965, 10. 435 BGH GRUR 1970, 237, 239 Appetitzügler II; BGHZ 64, 86, 90 = GRUR 1975,425 Metronidazol; BGH GRUR 1978, 696 alpha-Aminobenzylpenicillin. 436 Vgl BGH GRUR 1965, 533 Typensatz; BGH GRUR 1998, 899, 900 Alpinski; BGHZ 149, 68 = GRUR 2002, 143 Suche fehlerhafter Zeichenketten. 437 Vgl BPatGE 7, 15: Angaben, die das Prinzip der Erfindung verkörpern, können ausreichen, nicht aber dann, wenn sie die Ausführung ohne erfinderische Leistung nicht ermöglichen; BGH GRUR 1980, 849 Antiblockiersystem.

438 BPatGE 7, 12; BGH GRUR 1972, 707 Streckwalze; BGH B1PMZ 1984, 211 optische Wellenleiter; BGH B1PMZ 1985, 117 Anzeigevorrichtung, GbmSache. 439 RG GRUR 1938, 763, 765 Pottascheherstellung; EPA Τ 163/84 ABl EPA 1987, 301 = GRUR Int 1987, 697 Acetophenonderivate. 440 Vgl RG GRUR 1939, 905 Lithopon. 441 BGH GRUR 1992, 432 Steuereinrichtung I; BGH GRUR 1992, 599 Teleskopzylinder. 442 Vgl schon RG GRUR 1931, 262 Tischkegelspiel; RGZ 142, 325, 327 = B1PMZ 1934, 87 Mülltonne; RG Mitt 1934, 234, 235 Schachtelteile; RG MuW 41, 16, 17 Spielzeugautomobil; RG GRUR 1944, 122 Transformatorenkühler. 443 RG MuW 25, 121 Beregnungsanlage Π. 444 EPA Τ 711/96 Mitt 1998, 302, 304 Schleuderdüngerstreuer.

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1. Abschnitt. Das Patent

81 zu $ 4). Die funktionelle Unentbehrlichkeit eines Merkmals, das außerhalb des Erfindungsgedankens liegt, reicht allerdings nicht aus.445 101 Es ist nicht erforderlich, dass jedes Merkmal von dem anderen abhängt und in gleicher Weise zur Erzielung aller Vorteile notwendig ist. Es genügt, dass durch das Zusammenwirken der technischen Effekte der Einzelelemente der technische Gesamterfolg erreicht wird. 446 Wird der Gesamterfolg erst durch das Zusammenwirken aller Einzelmerkmale erreicht, liegt eine funktionelle Verschmelzung aller Kombinationsmerkmale vor.447 Der BGH hat auch die Stellung einer Gesamtaufgabe seitens des Erfinders herangezogen;448 dies ist mit Rücksicht auf das gewandelte Verständnis der Aufgabe überholt. Ob ein Merkmal im Oberbegriff oder im kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs aufgeführt ist, ist dabei grds nicht entscheidend.449 Allerdings muss nicht jedes im Oberbegriff genannte Merkmal deshalb schon Teil der Kombination sein.450 102 Gleichzeitigkeit der Wirkung ist nicht erforderlich.451 Eine Kombination setzt nicht voraus, dass alle Teile einer Gesamteinrichtung zeitlich ununterbrochen in Tätigkeit sind und Aufgaben erfüllen, es genügt, dass für die zu erfüllenden Aufgaben die einzelnen Teile benötigt werden und in gegenseitigem Zusammenwirken - sei es gemeinsam, sei es in zeitlichem Wechsel - zum Einsatz kommen. 452 Wirken nur einzelne Elemente in der genannten Art und Weise zusammen, beschränkt sich die Kombination auf diese.453 103 Einzelfälle.454 Die Verbindung einer vorbekannten technischen Anweisung und einer weiteren technischen Anweisung, die zusätzlich zu dieser vorbekannten erfolgt und nur eine zusätzliche Wirkung erzielt, stellt keine patentfähige Kombination dar.455 IV. Übertragung und Auswahl Schrifttum: Brodeßer Offenbarung u n d Beschränkung des Schutzbegehrens im Patentrecht, FS R. Nirk (1992), 85; Christ Nicht erfinderische Auswahl - eine zulässige Korrektur der Offenbarung, Mitt 1986,101; ders Der „Crackkatalysator" oder das Ende der Zwiebelschalen-Ideologie, Mitt 1998, 408; Dörries Auswahlerfindungen im Bereich der Chemie, GRUR 1984, 90; ders Zum Offenbarungsgehalt einer (Vor)beschreibung - Gedanken z u m BGH-Beschluß „Crackkatalysator", GRUR 1991, 717; Dunkhase Die sogenannte Übertragungserfindung u n d die Anpassungserfindung, MuW 16, 52; Gupta Selection patents, Patent World November 1993 (57), 15; Giithlein Auswahlerfindung u n d Schutzbereich des älteren Patents, GRUR 1982, 481; Hillinger Auswahlerfindungen auf dem Gebiete der Legierungen, Mitt 1972, 102; Jochum Crackkatalysator u n d „Auswahlerfindung" - Zu den Gedanken von Hans Dörries, GRUR 1992, 293; Klopsch Zur Auswahlerfindung, GRUR 1972, 625; Pietzcker Die Auswahlerfindung - Begriff ohne Inhalt, GRUR 1986,269; Röhl Zur Auswahlerfindung bei Legierungen, GRUR 1972,467; Schickeianz Die wechselseitige Bezieh u n g zwischen Funktions-, Anwendungs-, Auswahl- und zweckgebundenen Stofferfindungen, GRUR 1971, 192; Schmied-Kowamk/Heimbach Der Schutz von Gruppen chemischer Stoffe und von Auswahlerfindungen, GRUR 1983, 109; Vossius Stoffschutz für Auswahlerfindungen auf dem Gebiet der Chemie, GRUR 1976, 165.

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1. Bei der Übertragungserfindung 456 wird eine aus einem bestimmten technischen Gebiet bekannte Vorrichtung oder ein solches Verfahren unverändert auf einem anderen technischen Gebiet verwendet.457 Als Übertragung im weiteren Sinn wird die Übernahme einzelner Elemente angese445 BGHZ 2, 261, 265 = GRUR 1951, 449 Tauchpumpen; BGH GRUR 1987, 626, 628 Rundfunkübertragungssystem. 446 RG GRUR 1933, 840, 841 Azetylenlaterne; RG MuW 41, 16, 17 Spielzeugautomobil; RG GRUR 1942, 543 Gasschutzhaube; RG GRUR 1944, 122 Transformatorenkühler; BGH GRUR 1956, 317 Waschmittel; BGH GRUR 1959, 22 Einkochdose; BGH Liedl 1959/60, 126, 131 Badeofen; BGH Liedl 1959/60, 395, 401 Schwingungswalze; BGH Liedl 1961/62, 304, 321 Reifenpresse 01; BGH Liedl 1965/66, 411 Leuchtglobus; BGH Liedl 1971/73, 261, 265 Hustenmützchen; BGH B1PMZ 1979, 151 Etikettiergerät 02; Benkard-EPÜ Art 52 Rn 147. 447 BGH B1PMZ 1963, 265 Schutzkontaktstecker. 448 BGH Liedl 1961/62, 304, 324 Reifenpresse 01; BGH 12.11.1963 la ZR 94/63; BGH Liedl 1965/66, 411, 421 Leuchtglobus 01. 449 BGH GRUR 1964, 196, 198 Mischer I; BGH 12.11.1963 Ia ZR 94/63; BGH 22.6.1967 Ia ZR 1/65; vgl auch BGH GRUR 1962, 80 Rohrdichtung; BGH Liedl 1963/64, 157, 168 Fächerreflektor.

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450 vgl Benkard Rn 78. 451 RG GRUR 1938, 763, 765 Pottascheherstellung; RG 19.10.1936 I 65/36. 452 BGH 21.12.1962 I ZR 129/60. 453 Vgl RG GRUR 1934, 106, 108 Hochfrequenztelephonie. 454 Beispiele f ü r Kombination BGH GRUR 1959, 22 Einkochdose; BGH Mitt 1962, 110 Stahlgliederband. Grenzfall zwischen technischem und wirtschaftlichem Zusammenwirken BGH Liedl 1959/60, 126, 131 Badeofen. 455 BGH GRUR 1956, 317 Wasch- u n d Bleichmittel. Funktionelle Verschmelzung verneint BGH GRUR 1960, 542, 544 Flugzeugbetankung; vgl auch BGH Bausch BGH 1994-1998, 474, 478 Kopfkissen; EPA Τ 711/96 RBK 1998, 20 f: Einstellung zweier Größen, die sich nicht notwendig beeinflussen. 456 Vgl Benkard Rn 77. 457 Vgl ÖOPM ÖPBl 1993, 172.

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Patentfähige Erfindungen

SI

h e n . 4 5 8 Die Übertragung ist für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit von Bedeutung (Rn 1 5 7 f f zu $ 4). 2. Auswahlerfindung. Bei ihr wird aus der Fülle des Bekannten zur Verwirklichung eines bestimmten Zwecks ausgewählt. Meist wird aus einer mit einer umfassenden Bezeichnung beschriebe-

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nen Vielzahl (zB einer chemischen Summenformel oder einem weiten Parameterbereich) ein bestimmtes, nicht ausdrücklich genanntes Mittel oder ein engerer Parameter. 4 5 9 Eine besondere Kategorie hierfür ist nicht erforderlich. 4 6 0 Auswahlerfindungen werden idR an der Hürde der Neuheit scheitern (vgl Rn 140 ff zu $ 3). 4 6 1

C. Das Patent I. Rechtsnatur des Patents 1. Allgemeines. Das Patent ist ein durch den Staat oder eine kraft Staatsvertrags ermächtigte zwischenstaatliche Einrichtung verliehenes, territorial und zeitlich begrenztes ausschließliches subjektives Recht, eine Erfindung zu benutzen, wobei in der Ausschließlichkeit des Rechts die Befugnis liegt, anderen die Benutzung zu verbieten 4 6 2 (zur Rechtsnatur der Patenterteilung Rn 84 ff vor § 34). Das Patent unterscheidet sich zB vom Urheberrecht dadurch, dass es nicht schon mit Schöpfung des Werks, sondern erst durch staatlichen Erteilungsakt entsteht. 4 6 3 Zur Wirkung des Patents $ 9, zur Rechtslage vor Patenterteilung §§ 6, 33. Zu den verschiedenen Patentrechtstheorien und zur Bedeutung des Patents Rn 55 ff, 6 0 ff Einl PatG. Einer Unterscheidung zwischen dem Patent und dem Recht aus d e m P a t e n t bedarf es heute nicht mehr; das „Patent" bezeichnet keine Urkunde, sondern das durch die Patenterteilung begründete Recht. 4 6 4 Die Patentschrift gibt über den Gegenstand des Patents Auskunft. Die vom DPMA und vom EPA ausgestellten Patenturkunden sind reine Beweisurkunden (vgl Rn 24 f zu § 58).

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2. Nationales Patent - europäisches Patent - Gemeinschaftspatent. Bis zum Inkrafttreten des 1 0 8 EPÜ konnten für den Geltungsbereich des PatG Patente nur durch das nat Patentamt erteilt werden. Seither können Patente mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland sowohl durch das DPMA (zuvor DPA) als auch durch das EPA erteilt werden. Die Besonderheit des eur Patents liegt darin, dass es als „Bündelpatent" zugleich für mehrere Vertragsstaaten erteilt (und auf einige Drittstaaten erstreckt) werden kann. 4 6 5 Die Bestimmungen für die Überleitung vom EPA erteilter Patente in das nat Recht enthält, soweit sie sich nicht unmittelbar aus dem EPÜ ergeben, Art II IntPatÜG. Zur Frage, wieweit die Praxis des EPA die Auslegung auch des nat Patentrechts bestimmen kann, Rn 2 0 vor § 1. Für das Gebiet der EG ist für die Zukunft die Erteilung eines einheitlichen Patents, des sog Gemeinschaftspatents, vorgesehen (Rn 21 ff zu Art I IntPatÜG).

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3. Patent und Gebrauchsmuster, Halbleitertopographie a. Gebrauchsmuster. Ebenso wie das PatG schützt das GebrMG technische Erfindungen. Nach Wegfall des Raumformerfordernisses sind die Voraussetzungen für die GbmFähigkeit dem Sachschutz bei Patenten weitgehend angenähert. Der GbmSchutz wird einfacher, rascher und billiger als durch das Patent erreicht, allerdings ist auch die Schutzdauer wesentlich geringer. Die sachlichen Schutzvoraussetzungen werden nicht gegenüber dem StdT geprüft; deshalb ist das Verletzungsgericht anders als bei Klagen aus Patenten an den Bestand des Schutzrechts nicht gebunden. Einzelheiten s bei §§ 1 3 GebrMG.

458 Vgl RG GRUR 1943, 284 Gasspürgerät. 459 BPatGE 31, 96 = GRUR 1990, 597) ausgewählt (vgl RPA Mitt 1941, 120; BPatGE 32, 104, 108 f = GRUR 1991, 819; EPA Τ 65/82 ABl EPA 1983, 327 = GRUR Int 1983, 660 Cydopropan; HoL GRUR Int 1983, 51); in Betracht kommt auch ein speziellerer Anwendungsbereich (vgl BPatGE 8, 18, 22; Benkard Rn 81. 460 Pietzcker GRUR 1986,269; Jochum GRUR 1992,293; Benkard Rn 81. 461 Generell gegen die Anerkennung von Auswahlerfindungen R. Rogge Gedanken zum Neuheitsbegriff nach geltendem Patentrecht, GRUR 1996, 931, 940.

462 Bernharit/Kraßer S 2. 463 RGZ 155, 321, 325 = GRUR 1939, 43 Maßbecher; BGH GRUR 1974, 146 Schraubennahtrohr; BPatGE 1, 1, 4 = GRUR 1965, 83. 464 Bernhardt/Kraßer S 2. 465 Zu einem sich insoweit anbahnenden Paradigmenwechsel Gall Staatenbenennung und älteres europäisches Recht - die Lage nach dem 1. Juli 1997, Mitt 1998, 161, 177.

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g l

1. Abschnitt. Das Patent

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Erfindungen, die zugleich patent- und gbm-fáhig sind, können zugleich durch ein Patent und durch ein (zeitranggleiches oder älteres, aber nicht vorveröffentlichtes) Gebrauchsmuster geschützt werden (Rn 178 zu S 3; Rn 9 zu § 15 GebrMG). GbmSchutz kann auch durch eine Abzweigung aus der Patentanmeldung begründet werden.

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b. Halbleitertopographie. Das HlSchG schützt die Topographien von Halbleitererzeugnissen mit einem an das Gebrauchsmuster angelehnten Schutzrecht. Verlangt wird keine erfinderische Tätigkeit, sondern Eigenart. Patent- oder GbmSchutz für Mikrochips ist bei Vorliegen der Voraussetzungen möglich. 466

4. Patent und ergänzendes Schutzzertifikat bei $ 16a und Anh $ 16a.

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Π. Arten von Patenten 114

1. Hauptpatent, Zusatzpatent. Den Begriff Hauptpatent verwendet das PatG nur in § 16 Abs 2 Satz 1 in dem Begriffspaar Hauptpatent - Zusatzpatent. Das Zusatzpatent (s auch Art 1 Abs 4 PVÜ) ist ein zum Hauptpatent akzessorisches Patent, das die Verbesserung oder weitere Ausbildung einer anderen, dem Anmelder durch das Hauptpatent geschützten Erfindung bezweckt (§ 16 Abs 1 Satz 2). Der Vorteil des Zusatzpatents liegt für den Anmelder in der Gebühren Vergünstigung nach S 17 Abs 2. Näheres bei $§ 16, 17.

2. Abhängiges Patent vgl Rn 29 ff zu $ 9.

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3. Einführungspatent (Art 1 Abs 4 PVÜ) zur Einführung von ausländischen Erfindungen; dem

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geltenden dt wie eur Recht unbekannt. 4. Grundpatent s ergänzendes Schutzzertifikat ($ 16a; Anh $ 16a).

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5. Patentarten, wirtschaftliche Einteilung. Die nachfolgend genannten, in Rspr und Lit gelegentlich auftauchenden Begriffe sind meist rechtl wenig fruchtbar und eher verwirrend. Von ihrer Verwendung sollte im patentrechtl Zusammenhang daher abgesehen werden. Zu den Begriffen Konstruktionspatent und Pionierpatent vgl Rn 58 f zu § 14. Unter einem Sperrpatent wird zum einen ein Patent verstanden, das auf der Erfindung eines Dritten beruht, und das angemeldet wird, um dem Erfinder die Benutzung seiner Erfindung zu sperren; 467 das RG hat hier § 826 BGB angewandt. 468 Nach geltendem Recht kommen in erster Linie die Grundsätzen der sog „erfinderrechtl Vindikation" (§ 8) zur Anwendung. Zum anderen verwendet die VergRL 18 zu § 11 ArbEG den Begriff in einem abw Sinn (Rn 29 zu S 11 ArbEG). Verbesserungspatent Art 1 Abs 4 PVÜ; 469 Verbilligungspatent, 470 in erster Linie Frage der erfinderischen Tätigkeit (§ 4). Zum Vorratspatent s VergRL 21 und Rn 32 zu § 11 ArbEG. Wegelagererpatent: abschätzige Bezeichnung für ein Patent ohne irgendeinen positiven Wert. 471

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6. Arten von Patentansprüchen. Hauptanspruch, Nebenanspruch, Unteranspruch sind Kategorien, die in erster Linie im Rahmen des § 34 zu behandeln sind. Im Unterschied zu den Erfindungs(Patent-)kategorien Erzeugnis- (Sach-) und Verfahrenserfindung (Rn 120 ff) kann man sie als Anspruchskategorien bezeichnen; sie sagen über den Gegenstand der Erfindung nichts aus. Nebenansprüche enthalten eine vom Hauptanspruch unabhängige, selbständige, aber im Erteilungsverfahren über das Erfordernis der Einheitlichkeit mit dem Hauptanspruch verknüpfte Erfindung und sind selbständig auf ihre Patentfähigkeit zu prüfen. Das gilt auch, wenn sie durch Rückbeziehungen mit anderen Patentansprüchen verknüpft sind, selbst wenn dies innerhalb derselben Erfindungskategorie geschieht. Sonst strahlt die eine Anspruchskategorie nicht ohne weiteres auf die andere zurück. 472 S hierzu näher Rn 33 ff zu § 34.

466 BPatGE 37, 270 = GRUR 1997, 619; Hoeren Der Schutz von Mikrochips in der Bundesrepublik Deutschland (1988), S 32f; Werum Der Schutz von Halbleitererzeugnissen der Mikroelektronik im deutschen Rechtssystem (1990), S 28 ff, 35 ff. 467 Vgl RG GRUR 1940, 437, 439 Spiegelbildvervielfáltigung III.

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4 6 8 Vgl auch Benkard $ 7 Rn 20 einerseits und vor $$ 9 14 Rn 8 andererseits. 469 RGSt 25, 214, 219 = BIPMZ 1897, 54 Gurtensitz. 470 RG GRUR 1939, 475 Benzinleitungshahn. 4 7 1 Vgl RGZ 70, 319ff = MuW 8, 248 Schlitzvorrichtung. 472 EPA Τ 251/85 Polyolgemische.

Alfred Keukenschrijver

Patentfähige Erfindungen

IV. Sachschutz; Verfahrensschutz; Verwendungsschutz Schrifttum: Althammer Rechtsfragen des Vorabgesetzes, GRUR 1970, 209; H. Axster Die Patentfähigkeit von Funktionsentdeckungen, Mitt 1959, 224; Balk Über die Definition des Wortes „Stoff' in der Sprache des Patentrechts, Mitt 1970, 169; Armitage/Ellis Chemical Patents in Europe, EIPR 1990, 119; Bayer/Schwarzmaier/Zeiler Zur Patentfähigkeit von Metall-Legierungen, FS 10 Jahre BPatG (1971), 221; Beil Die Patentfähigkeit von Zwischenprodukt-Herstellungsverfahren, CIT 1959, 549; ders Der „technische Effekt" bei chemischen Analogieverfahren, GRUR 1961, 318; ders Die Patentierbarkeit chemischer Zwischenprodukte, GRUR 1969, 443; Bock Sachpatent und Herstellungspatent, FS G. Wilde (1970), 1; Bosch Medizinisch-technische Verfahren und Vorrichtungen im deutschen, europäischen und amerikanischen Patentrecht, 2000, zugl Diss München; Bozicevic Distinguishing „products of nature" from products derived from nature, JPTOS 1987, 415; Bruchhausen Die Neuheit von Stofferfindungen gegenüber allgemeinen Formeln und dergleichen, GRUR 1972, 226; ders Der Schutzgegenstand verschiedener Patentkategorien, GRUR 1980, 364; ders Hundert Jahre „Kongorot'-Urteil, GRUR 1989, 153; ders Der Stoffschutz in der Chemie: Welche Bedeutung haben Angaben über den Zweck einer Vorrichtung, einer Sache oder eines Stoffes in der Patentschrift für den Schutz der Vorrichtung, der Sache oder des Stoffes durch ein Patent? GRUR Int 1991, 413 (auch HC 1991, 863); Braune Die Patentfähigkeit der Funktionserfindung, GRUR 1963, 105; Biihling Der „product-by-process-claim" im deutschen Patentrecht, GRUR 1974, 299; Β unke Zur Patentfähigkeit von Naturstoffen, GRUR 1978, 132; Casalonga Der Schutz allgemeiner Formeln in der Chemie, GRUR Int 1973,618; Christ Die Patentierungsvoraussetzungen für Stofferfindungen in systematischer Betrachtungsweise, Mitt 1987, 121; de Haas Brevet et médicament en droit français et en droit européen, 1981; Dersin Die Patentfähigkeit von Analogieverfahren für Zwischenprodukte, GRUR 1958, 413; ders Das Sachpatent, Mitt 1959, 234; Di Cerbo Der Schutzbereich des Erzeugnispatents, GRUR Int 1991, 476; Dittmann Praxisnahe Prüfung von Chemie-Erfindungen, FS 10 Jahre BPatG (1971), 225; ders Patentrechtliche Besonderheiten von Chemie-Erfindungen, Mitt 1972, 81; Egerer/Reuschl Über die Möglichkeit eines Patentschutzes für Strukturteile erfinderischer chemischer Stoffe, GRUR 1998, 87; Eggert Stoffschutz im nächsten Jahr, CIT 1967, 879; ders Chemie-Patentrecht - kein Sonderrecht, GRUR 1972,453; Engel Patentkategorie bei Vorrichtungserfindungen, Mitt 1976, 227; Fabel Die Anzahl der Vergleichsversuche, GRUR 1971, 188; Geißler Der Umfang des Stoffschutzes für chemische Erfindungen, 1972; ders Probleme des absoluten Stoffschutzes in den USA, GRUR Int 1971, 504; Gerter Stoffschutz und Neuheitsbegriff, insbesondere bei Legierungen, Mitt 1972, 201; Hegel Zwckgebundener Stoffschutz, GRUR 1973, 577; Heyer/Hirsch Stoffschutz - ein Stück Rechtsgeschichte, GRUR 1975, 632; Hellfritz Kennzeichnung von StoffschutzErfindungen auf dem makromolekularen Gebiet, GRUR 1968, 1; Hirsch Chemieerfindungen und ihr Schutz2, 1987; ders Die Bedeutung der Beschaffenheit chemischer Stoffe in der Patentrechtsprechung, GRUR 1978,263; ders Pragmatik und Logik in der Chemiepatent-Rechtsprechung, GRUR 1989, 5; Hirsch/Hansen Der Schutz von Chemie-Erfindungen, 1995; Huch Kennzeichnung von Stofferfmdungen, GRUR 1971, 235; Hüm Patentschutz für Naturstoffe, GRUR 1970, 9; ders Zur Neuheit bei chemischen Erzeugnissen in der Spruchpraxis des Europäischen Patentamts, GRUR Int 1986, 461; ders Absoluter oder zweckbeschränkter Stoffschutz und andere Harmonisierungsprobleme in der europäischen Rechtsprechung, GRUR Int 1990, 425; R. Isay Patentumfang und Analogieverfahren, MuW 8, 183; Kastenmeier/ Beier La protection des brevets de procédé aux États-Unis d'Amérique, Proprind 1986, 248; Kirchner Der „technische Effekt" als patentbegründendes Merkmal chemischer Verfahren, GRUR 1949, 215; ders Zur Frage der Patentfähigkeit chemischer Analogieverfahren, 1951; Klar Zum Begriff des Zwischenprodukts im chemischen Analogieverfahren, GRUR 1965, 580; Klöpsch Zur Kennzeichnung von chemischen Stoffen unbekannter Konstitution, GRUR 1970, 539; Kneissl Anspruchsfassung bei chemischen Patentanmeldungen nach Wegfall des Stoffschutzverbots, Mitt 1967, 187; Kobs Zweckgebundener Stoffschutz, GRUR 1967, 512; ders Einige Bemerkungen zum derzeitigen Stand der Rechtsprechung auf dem Stoffschutzgebiet, GRUR 1973,120; Koenigsberger Funktionserfindung - technischer Fortschritt, GRUR 1962, 280; Kraft Die Ausgestaltung des Stoffschutzes und das System des deutschen Patentrechts, GRUR 1973, 234; Kumm Die Anomalie der Lehre vom Analogieverfahren, GRUR 1963, 57; ders Die Erfindungen aus der präparativen Chemie und aus der übrigen Technik, GRUR 1965, 509; Lidie Die Legierungen im Patenterteilungsverfahren, Mitt 1942, 129; Maikowski Der Mittelanspruch, GRUR 1977, 200; Marcus Die Praxis des Stoffschutzes in den USA, GRUR Int 1968, 143; Marisco The Chemical-Pharmaceutical Product Patent: Absolute Protection, General Formulas and Sufficiency of Description, EIPR 1990, 397; Mediger Das Problem des Stoff- und Verfahrensschutzes im Patentrecht unter besonderer Berücksichtigung der wirtschaftlichen Gesichtspunkte, 1953; Meyer-Dulheuer Möglichkeiten und Grenzen des product-by-process-Anspruches, GRUR Int 1985, 435; Moser von Filseck Gewährung von Herstellungsund Verwendungsansprüchen bei sog. Analogieverfahren, GRUR 1967, 169; ders Zur Frage des Stoffschutzes für chemische Zwischenprodukte, GRUR 1968, 470; ders Der Patentschutz von chemischen Stoffen im Lichte der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, Mitt 1969, 229; ders Sonderbehandlung für Chemie-Erfindungen? GRUR 1969, 507; E. Müller Was ist ein auf chemischem Wege hergestellter Stoff? MuW 10, 146; E. Müller Das Patentrecht der Legierungen, 1942; ders Chemie und Patentrechts, 1951; H.-J. Müller Der Neuheitsbegriff bei Legierungserfindungen, GRUR 1972, 464; ders Stoffschutz für Speziallegierungen, Mitt 1972, 189; Nastelski Grundfragen des Patentschutzes für chemische Erfindungen, GRUR Int 1972, 43; Paterson The Patentability of Further Uses of a Known Product Under the European Patent Convention, EIPR 1991, 16; ders Erzeugnisschutz in der Chemie: Wie wichtig für den Schutz einer Vorrichtung, eines Geräts oder eines Stoffes sind Zweckbestimmungen in einem Patent? GRUR Int 1991, 407; Pedrazzini Zum Umfang des Stoffschutzes für chemische Erfindungen, GRUR Int 1973, 594; Satchell Die Praxis des Stoffschutzes in Großbritannien, GRUR Int 1968, 149; Schickedanz Die wechselseitige Beziehung zwischen Funktions-, Anwendungs-, Auswahl- und zweckgebundenen Stofferfindungen, GRUR 1971,192; Schmied-Kowarzik Möglichkeiten und Probleme des zukünftigen Patentrechts auf dem Gebiet der Chemie, Mitt 1968, 41, 61, 121,181; ders Der Sachanspruch, GRUR 1970, 490; ders Vier Jahre Stoffschutz, GRUR 1972, 255; ders Die Kategorienfrage, GRUR 1973, 115; ders Mittel- oder Verwendungsansprüche bei Arzneimittelerfindungen, GRUR 1977, 626; ders Über den Schutz von Stereoisomeren, GRUR 1978, 663; ders Der Schutz von Zwischenprodukten bei neuen Verfahren, die zu bekann-

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1. Abschnitt. Das Patent

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ten Endprodukten führen, GRUR 1984, 310; Schmied-Kowarzik/Heimbach Der Schutz von Gruppen chemischer Stoffe und von Auswahlerfindungen, GRUR 1983, 109; Schreiber Die Anomalien der Lehre vom Analogieverfahren - eine Erwiderung, GRUR 1965, 121; Schwanhäuser Stoff- und Verfahrensschutz chemischer Erfindungen, 1962; Spada Erzeugnis, Verfahren und Anwendung zwischen technologischer Realität und dem Patentrecht, GRUR Int 1991, 416; Spiekermann Legierungen - ein besonderes patentrechtliches Problem? Mitt 1993, 178; Spieß Die Schutzbreite von chemischen Stoffansprüchen nach der neueren Praxis der Prüfungsstellen, GRUR 1969, 107; ders Die sogenannten verkappten Verwendungsansprüche („Mittel"), GRUR 1971, 9; Spranger Stoffschutz für „springende Gene"? Transposons im Patentrecht, GRUR 2002 399; Steinherz Die Reform des Patentgesetzes und die Interessen der chemischen Industrie, Diss 1922; Tauchner Schutzumfang von Naturstoffpatenten, Mitt 1979, 84; Τrüstedt Analogieverfahren nach Einführung des Stoffschutzes, Mitt 1969, 237; das Der Patentschutz für chemische Erfindungen nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, CIT 1974, 529; Utermann Naturstoffe, GRUR 1977, 1; ders Verwendungsanspruch neben Stoffanspruch, GRUR 1981, 537; van Raden/D. von Renesse „Überbelohnung" - Anmerkungen zum Stoffschutz für biotechnologische Erfindungen, GRUR 2002, 393;; van Steijn Mobil Oil III, een uitvinding of een ontdekking, Leiden 1999; Veerhof Der Appetitzüglerfall und das Problem des „betrogenen Zweiterfinders'*, Mitt 1969, 142; Vogt Das chemische Analogieverfahren und seine patentrechtlichen Probleme, GRUR 1964,169; von Hellfeld Zweckangaben in Sachansprüchen, GRUR 1998, 243; von Kreisler Die Einführung des Stoffschutzes in Deutschland, Mitt 1972, 21; von Kreisler/Breckheimer Der Schutz chemischer Zwischenstoffe, Mitt 1955,142; von Pechmann Überlegungen zur Änderung des $ 1 PatG, GRUR 1967, 501; ders Der Schutz für das unmittelbare Verfahrenserzeugnis und der mittelbare Stoffschutz, GRUR 1977, 377; von Rospatt Der auf einen Verfahrensanspruch bezugnehmende Vorrichtungsanspruch, GRUR 1985, 740; Vossius Stellungnahme zu dem Aufsatz von Fabel: Die Anzahl der Vergleichsversuche, GRUR 1971, 389; ders Stoffschutz für chemische Zwischenprodukte, GRUR 1974, 64; Walter Chemische Zwischenprodukte in der Analogie-Rechtsprechung, GRUR 1964, 1; U. Weiss Die Legende von der Funktionserfindung, GRUR 1966, 113; Wimmer Das Sonderrecht der Verfahrenspatente, Diss 1934; Windisch Neuere Entscheidungen, insbesondere des Bundesgerichtshofs, und ihre Konsequenzen für die deutsche Patentpraxis auf dem Gebiet der Chemie, GRUR 1971, 550; Zeiler Über die Offenbarungsformen der Komponenten chemischer Stoffgemische und ihre materiell-rechtlichen Konsequenzen, Mitt 1993, 190; Zimmermann Patentwesen in der Chemie, 1965; Zumstein Uneingeschränkter oder zweckgebundener Stoffschutz? GRUR 1967, 509; ders Zwischenprodukte, GRUR 1972, 631.

1. Allgemeines 120

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a. Die Erfindungs- (Patent-)kategorien spielen sowohl für die Frage der Patentfähigkeit als auch für die Einhaltung der Anmeldeerfordernisse (§ 34), schließlich auch für den Schutzumfang (§ 9) eine Rolle. Patente können, wie sich aus § 9 ergibt, für Erzeugnisse und/oder für Verfahren erteilt werden. Die Schutzwirkung ist in beiden Fällen unterschiedlich. Darauf beruht die Bedeutung der Wahl der Erfindungskategorie. Für die E i n o r d n u n g einer Erfindung in die Kategorie des Sach- (Erzeugnis-) oder Verfahrensschutzes ist in erster Linie der nach objektiven Gesichtspunkten zu beurteilende Inhalt der Erfindung maßgebend, wie er sich nach dem sachlichen Offenbarungsgehalt der Anmeldungsunterlagen darstellt. Nach Auffassung des BFH kann die Bestimmung der Kategorie im Prozess die Einholung eines Sachverständigengutachtens erfordern. 4 7 3

122

Stehen dem Anmelder nach Art und Umfang der offenbarten technischen Lehre verschiedene Möglichkeiten offen, kann er die Kategorie, die er wünscht, festlegen. 474 Er ist rechtl nicht gehindert, sein Schutzbegehren auch dann, wenn es sich zB um die Erfindung eines neuen Erzeugnisses handelt, auf ein Herstellungsverfahren zu beschränken. 4 7 5

123

b. Mehrzahl von Kategorien; Mischformen. Der Anmelder ist grds nicht auf die Wahl einer einzigen Kategorie beschränkt, wenn die Erfindung Schutz in mehreren Kategorien ermöglicht (Rn 89ff zu $ 34). Zu Mischformen s Rn 125 sowie Rn 65 zu § 34 und Rn 126 zu § 3.

2. Sachschutz 124

a. Allgemeines. 4 7 6 Absoluter, von der Funktion abstrahierender Sachschutz ist seit langem anerkannt. 4 7 7 Er stellt allerdings unter dem Aspekt des dem Patentrecht zugrunde liegenden, finale Momente aufweisenden Technikbegriffs einen gewissen Fremdkörper dar, soweit nicht die Sache selbst die Finalität aufweist (Rn 126). Daneben kommt in besonders gelagerten Fällen beschränkter Sach473 BFHE 109, 510 = BB 1973, 1100. 474 BGH GRUR 1967, 241 Mehrschichtplatte aus Abfallholz und Spänen; BGH Liedl 1967/68, 53, 65 Überzugsverfahren; BGHZ 95,295 = GRUR 1986,163 borhaltige Stähle. 475 BGH borhaltige Stähle. 476 BPatGE 14, 1, 2 fordert zu Unrecht für den Sachschutz eine technisch-funktionelle Einheit der Sache 78

(dort verneint für ein Reparaturmaterial aus mehreren Komponenten). 477 Seit RGZ 85, 95, 98 = B1PMZ 1914, 298 Manganlegierungen; BGHZ 58, 280f = GRUR 1972, 541 Imidazoline.

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Patentfähige Erfindungen schütz in Betracht. 4 7 8 Eine Relativierung kann sich bei DNA-Sequenzen dann ergeben, wenn das aus der BioTRl folgende Beschreibungserfordernis insoweit als sachschutzausschließend zu verstehen sein sollte (vgl Rn 1 2 f f zu $ l a RegE). Der Gegenstand eines Sachpatents kann auf eine bestimmte Art der Herstellung der geschützten Sache beschränkt werden. Eine derartige Mischform von Sach- und Verfahrenspatent, die sich allerdings zur Vermeidung von Unklarheiten im allg nicht empfiehlt, ist rechtl nicht unzulässig. 4 7 9 Derartige Patentansprüche kommen insb als „product-by-process"-Ansprüche in Betracht (Rn 131 ff). Besondere Probleme ergeben sich bei „research tools" (insb Screening-Verfahren) und „reach-through"-Ansprüchen (vgl Rn 4 3 , 101 zu § 9; Rn 84 zu $ 34). 4 8 0

125

Zweck-, Wirkungs- u n d F u n k t i o n s a n g a b e n sind bei einem Sachpatent grds nur dem besseren Verständnis der Erfindung dienende Erläuterungen; sie haben lediglich die Bedeutung einer mittelbaren Beschreibung der räumlich-körperlichen Ausgestaltung der betr Vorrichtungsteile. 4 8 1 Das rechtfertigt sich unter dem Gesichtspunkt der Erforderlichkeit einer Lehre zum technischen Handeln daraus, dass Vorrichtungen eine bestimmte Finalität idR innewohnt und deshalb keiner besonderen Offenbarung bedarf; bei Erzeugnissen ist dies nicht notwendig, aber doch zumindest häufig der Fall, bei Soffen allerdings nicht ohne weiteres (hierzu Rn 129). Bei Vorrichtungsansprüchen sind Wirkungsangaben unbdkl, wenn sie eine sonst schwer verständliche Aneinanderreihung von konstruktiven Elementen in einen durchschaubaren Sinnzusammenhang bringen; 4 8 2 zur Lehre zum technischen Handeln tragen sie als solche jedenfalls nicht notwendig bei. 4 8 3 Wird eine bekannte Vorrichtung durch Anpassung eines Konstruktionselements an einen neuen Verwendungszweck, auch nur geringfügig, verändert, ist das auf die neue Vorrichtung abgestellte Patent ein Sachpatent, auch wenn im Patentanspruch die Zweckbestimmung des Elements angegeben ist. 4 8 4 Andererseits kann ein Hinweis auf die Eignung einer Vorrichtung für einen bestimmten Zweck dem Fachmann angeben, wie er die einzelnen Merkmale räumlich-körperlich ausgestalten soll. 4 8 5

126

Bei einem Sachpatent ist es grds ausreichend, eine Herstellungsart in der Beschreibung oder einem Unteranspruch zu offenbaren, um dem Erfinder alle zu dem gleichen Erzeugnis führenden Herstellungsarten vorzubehalten 4 8 6 (Rn 85 zu § 34), auch wenn keine Hinweise auf andere Herstellungsmöglichkeiten gegeben sind. 4 8 7

127

b. Stoffschutz Allgemeines. Stoffschutz für chemische Stoffe ist seit Inkrafttreten des PatÄndG 1967 möglich. Bis dahin hatte $ 1 Abs 2 Nr 2 aF Nahrungs-, Genuss- und Arzneimittel sowie auf chemischem Weg hergestellte Stoffe von der Patentierung ausgeschlossen, soweit die Erfindung nicht ein bestimmtes Verfahren zur Herstellung dieser Gegenstände betraf. Das Stoffschutzverbot für auf chemischem Weg hergestellte Stoffe und die Zulassung von Verfahrenspatenten auf die Herstellung derartiger Stoffe sollten die Beteiligten dazu anregen, neue und bessere (zB billigere) Verfahren zur Herstellung der betr Stoffe aufzufinden. 4 8 8 Die Aufhebung des Stoffschutzverbots geht insb auf das StraÜ zurück; auf Initiative des Bundestags ist die Neuregelung bereits in das PatÄndG 1967 aufgenommen worden. 4 8 9 Zur früheren Rechtslage 4. Aufl Rn 53 ff. Zum Stoffschutz für DDR-Anmeldungen vor dem 1.7.1990 Rn 7 vor § 1. Zur Wirkung des Stoffschutzes Rn 53 f zu S 9.

478 Vgl BGH GRUR 1979, 149, 151 Schießbolzen; BGHZ 112, 140, 156f = GRUR 1991, 436 Befestigungsvorrichtung II. 479 BGH GRUR 1960, 483 Polsterformkörper; BGH 17.12.1963 la ZR 150/63 in Abweichung von RGZ 14, 76, 78 Knieblechröhren II. 480 Näher Wolfram Mitt 2003, 57 ff. 481 BGHZ 112, 140, 156 = GRUR 1991, 436 Befestigungsvorrichtung II; vgl Benkard-EPÜ Art 52 Rn 123 ff. 482 BGH Liedl 1961/62, 468, 480 Verpackungseinlage; BGH GRUR 1972, 707 Streckwalze 01. 483 Vgl BGH Bausch BGH 1994-1998, 51, 66 Isothiazolon, nicht BlPMZ, mwN, für den dort entschiedenen Fall allerdings problematisch; aA BPatG 10.2.2000 23 W

(pat) 45/99, wonach ein Hinweis auf eine spezielle Verwendung als mittelbare Umschreibung der funktionellen Zurichtung des Geräts zweckgebundenen Sachschutz begründen könne. 484 BGH GRUR 1979, 149 Schießbolzen. 485 BGH GRUR 1981, 259 Heuwerbungsmaschine. 486 BGH GRUR 1959, 125 Textilgarn; vgl BGHZ 147, 306 = GRUR 2001, 813 Taxol; vgl aber BGHZ 92, 129 = GRUR 1985, 31 Acrylfasern. 487 BGH 17.12.1963 Ia ZR 150/63. 488 BGHZ 64,86,95 = GRUR 1975,425 Metronidazol. 489 Bericht des Rechtsausschusses BlPMZ 1967, 279, 282; Stenographischer Bericht über die 312. Sitzung des Bundesrats vom 14.7.1967, BlPMZ 1967, 293 f.

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1. Abschnitt. Das Patent

Gegenstand. Durch seine Absolutheit passt sich auch der Stoffschutz nicht ohne weiteres in das System des Erfindungsschutzes ein; 490 problematisch ist auch die Gewährung von Stoffschutz für in der Natur vorkommende und naturidentische Stoffe, insb für Gensequenzen.491 Zur Aufgabe (dem Problem) Rn 95. Für Strukturteile chemischer Stoffe mit einem neuartigen Struktur-Wirkungs-Prinzip wurde (Verwendungs-)Schutz vorgeschlagen.492 Angaben über die Herstellung gehören zur ausführbaren Offenbarung iSd § 34, solche über den technischen oder therapeutischen Effekt und über die Verwendung sollen nach der Rspr des BGH nicht zum Gegenstand der Stofferfindung gehören.493 Die Rspr hat allerdings die Angabe jedenfalls eines allg technischen Gebiets verlangt, auf dem die Erfindung Verwendung finden soll. 494 Dadurch soll verhindert werden, dass weite Stoffbereiche etwa zu Experimentierzwecken monopolisiert werden.495 Die Praxis der Beschwerdekammern des EPA hat demgegenüber die Angabe einer zielgerichteten Aufgabe verlangt,496 weil eine chemische Verbindung nicht auf Grund der bloßen potenziellen Bereicherung der Chemie patentierbar sei; verlangt wurde die Angabe einer wertvollen Eigenschaft im weitesten Sinn, Wirkung oder Potenzierung einer Wirkung. 497 Das ist schon deshalb zutr, weil die bloße Angabe eines Stoffs ohne Hinweis auf dessen Fuktionalität das Erfordernis einer Lehre zum technischen Handeln nicht ausfüllt. Damit gehört jedenfalls eine derartige Funktionsangabe zur erforderlichen Mindestoffenbarung (vgl Rn 95,107 zu § 34). 498 An der in der 5. Aufl vertretenen, der Rspr des BGH entspr Auffassung wird deshalb nicht festgehalten.

130

Kennzeichnung der Stofferfindung. Die eindeutige Kennzeichnung des unter Schutz gestellten Stoffs ist im geltenden Recht keine Frage der Patentfähigkeit an sich mehr (Rn 14). Die Identifizierung des Stoffs hat aber weiterhin Bedeutung für die Erfüllung der Erteilungsvoraussetzungen nach § 34 (Rn 53 ff zu $ 34), für die Neuheit (§ 3) und die Bestimmung des Schutzgegenstands und des Schutzbereichs des Patents. 131 Ein Stoffanspruch, in dem ein chemischer Stoff durch das Herstellungsverfahren gekennzeichnet ist (sog product-by-process-Anspruch), ist grds, allerdings nach wohl allgM nur subsidiär, zulässig (Rn 102 f zu $ 34). Bei „product-by-process"-Ansprüchen darf ein Stoff nicht mit einem Herstellungsweg umschrieben werden, von dem feststeht, dass er nicht mit hinreichender Aussicht auf Erfolg ausführbar ist. 499 Eine solche Kennzeichnung kommt nicht nur bei chemischen Umsetzungen, sondern auch im Bereich der Biologie sowie bei Mischungen und sonstigen Erzeugnissen in Betracht500 (Rn 103 zu § 34). Auch das EPA geht grds von der Zulässigkeit von „product-by-process"-Ansprüchen aus (Rn 102 zu § 34). 132 Der durch das Herstellungsverfahren gekennzeichnete Stoffanspruch ist Sachanspruch;501 das Vorbekanntsein des Herstellungsverfahrens muss ihm nicht entgegenstehen.502 Führt ein Herstellungsverfahren unmittelbar zu dem Erzeugnis, kann für dieses bei Vorliegen der Patentierungsvoraussetzungen Erzeugnisschutz beansprucht werden.503 Nur hierdurch wird auch Schutz gegenüber dem Einsatz anderer Herstellungsverfahren erlangt; dies schließt nicht aus, dass letztere selbst eine patentfähige Erfindung darstellen können. 504 133 Stoffgruppen. Stoffschutz kann auch einen chemischen Stoffbereich erfassen.505 Dann braucht nach der Rspr des BGH nur die betr Stoffgruppe, nicht aber jedes einzelne Individuum der Gruppe eindeutig identifizierbar bezeichnet zu werden.506 Zur Einbeziehung untauglicher Bereiche Rn 86 zu § 34. „Es gibt keinen Grundsatz, dass nur die Beschreibung von Individuen eine ausreichende Offen490 Vgl Benkard-EPÜ Art 52 Rn 112. 491 Insoweit hält GH Den Haag BIE 2001, 440, 452 einen disclaimer für erforderlich, sieht aber Schließung der Schutzlücke über den Schutz des unmittelbaren Verfahrenserzeugnisses als möglich an. 492 Egerer/Reuschl GRUR 1998, 87. 493 BGHZ 58, 280, 287 = GRUR 1972, 541 Imidazoline gegen die Vorinstanz BPatG 9.7.1970 16 W (pat) 65/ 69 B1PMZ 1971, 188 LS; BGH GRUR 1978, 696 alphaAminobenzylpenicillin; so auch Benkard-EPÜ Art 52 Rn 113. 494 BGH Imidazoline; BPatGE 17, 192, 199. 495 Vgl Benkard Rn 89. 496 EPA Τ 939/92 ABl EPA 1996, 309 = GRUR Int 1996, 1049, 1051 unter 2.5.1 Triazole; vgl Schulte S 1 Rn 272, 283.

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497 EPA Τ 22/82 ABl EPA 1982, 341 = GRUR Int 1983, 44, 45 unter 6. Bis-epoxyäther. 498 AA BGH Imidazoine. 499 BGH GRUR 1978, 162 7-Chlor-6-demethyltetracyclin. 500 Benkard Rn 88. 501 Vgl BPatG B1PMZ 1986, 263. 502 Vgl BPatGE 21, 43, 46 = GRUR 1978, 586, dort zum Rechtsschutzinteresse für Sach- und VerfahrensanSpruch. 503 BGHZ 73, 183, 186 = GRUR 1979, 461 Farbbildröhre. 504 Benkard Rn 88. 505 BPatGE 19, 14 = GRUR 1976, 697. 506 BGH GRUR 1972, 80, 86 Trioxan, nicht BGHZ.

Alfred Keukenschrijver

Patentfähige Erfindungen

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barung darstelle". 507 Einschränkungen können sich wegen fehlender Ausführbarkeit, Fehlens einer fertigen Erfindung 508 oder fehlender Neuheit ergeben. Kennzeichnung. Auf bestimmte Arten der Kennzeichnung der Stofferfindung als SchutzvorausSetzung kann der Anmelder grds nicht verwiesen werden. 509 Heranzuziehen ist in erster Linie der Gesichtspunkt der zulässigen oder unangemessenen Anspruchsbreite (Rn 79 ff zu § 34). Zur Beschränkung ursprünglich weit gefasster Patentansprüche Rn 28 zu $ 38. Zur Neuheit einer unter eine bekannte Gruppenformel fallenden Verbindung Rn 141 f zu S 3. Besondere Arten von Stoffen. Naturstoffe sind als solche Entdeckungen und damit nicht patentfáhig. 510 Erschöpft sich die Lehre darin, die Verwendung eines nach Fundort bestimmten Naturvorkommens vorzuschlagen, das gegenüber vorbekannten, schon zu demselben Zweck verwendeten Vorkommen keine besonders abweichenden und dadurch überraschenden Eigenschaften aufweist, ist sie nicht schutzfähig. 511 Patentfähig sind aber Erfindungen, die bestimmte Erscheinungsformen oder Isolierungen von Naturstoffen betreffen, soweit die weiteren Erfordernisse der Patentfähigkeit erfüllt sind (insb Neuheit, hierzu Rn 131 f zu S 3, erfinderische Tätigkeit, hierzu Rn 91 zu $ 4). Ein Stoffwechselprodukt von Mikroorganismen, das in vitro gewonnen wurde und in der Natur entweder nicht entsteht oder unter Umwelteinfluss sofort wieder verändert wird, kann patentfähig sein. 5 1 2 Auch hergerichtete und präparierte Gewebeteile oder Organe (Transplantate) können patentfähig sein. 5 1 3 Synthetisch hergestellte Stoffe, die in der Natur vorkommen, sind als patentfähig angesehen worden. 514 Der Schutz des Naturstoffs soll das Naturvorkommen nicht erfassen, wohl aber Isolierungen daraus. 515 Legierungen sind Gemische aus mindestens zwei Komponenten, von denen wenigstens eine ein Metall ist. Probleme ergeben sich bei der Anspruchsformulierung (vgl Rn 79 ff zu $ 34), bei der Neuheit unter dem Gesichtspunkt der Auswahl (Rn 144ff zu § 3) und bei der erfinderischen Tätigkeit unter dem Gesichtspunkt der überraschenden überlegenen Wirkung (Rn 89 zu § 4). Stoffgemische. Zur Zulässigkeit von Stoffansprüchen, die sich auf ein Gemisch von Makromolekülen beziehen, unter dem Gesichtspunkt der „eindeutigen Identifizierung" (hierzu Rn 8, 14), Rn 100 zu § 34. Zwischenprodukte sind zur Weiterverarbeitung bestimmte Stoffe. Sind sie nicht auf chemischem Weg hergestellt, bereitet ihr Schutz keine Schwierigkeiten. Für auf chemischem Weg hergestellte Zwischenprodukte war nach der Praxis des DPA und des BPatG wegen des Stoffschutzverbots Patentschutz nicht möglich (Nachw 5. Aufl). Der BGH hat demgegenüber die grundsätzliche Schutzfähigkeit von Zwischenprodukten anerkannt und bei der Beurteilung von technischem Fortschritt und erfinderischer Tätigkeit auf überlegene Eigenschaften und Wirkungen zurückgegriffen, die sich bei der Verwendung des Endprodukts zeigen, selbst wenn noch eine chemische Umsetzung erforderlich war. Nach geltendem Recht wird man an Zwischenprodukte grds keine anderen Maßstäbe anlegen können als an sonstige Erzeugnisse (vgl Rn 92 zu S 4). Zum Stoffschutz für Zwischenprodukte, die nur vorübergehend existieren, Rn 101 zu $ 34. Zur umstr Frage des absoluten Stoffschutzes für Gensequenzen Rn 12 zu S la RegE, Zur Offenbarung der Weiterverarbeitung des Zwischenprodukts Rn 101 zu $ 34; zur Einheitlichkeit Rn 125 zu § 34. Zur Beurteilung von technischem Fortschritt (nach früherem Recht) Rn 7, 9 Anh § 3, der erfinderischen Tätigkeit Rn 92 ff zu 5 4. Intermediär anfallende Erzeugnisse, die nicht zur Weiterverarbeitung bestimmt sind, werden idR schon deshalb nicht patentierbar sein, weil mit ihnen eine Lehre zum technischen Handeln nicht verbunden ist. 5 1 6

507 Schulte5 S 35 Rn 158.

508 Hierzu BGH BGHZ 111, 21 = GRUR 1990, 510 Crackkatalysator I; BGHZ 118, 210 = GRUR 1992, 842 Chrom-Nickel-Legierung hierzu BGH BGHZ 111, 21 = GRUR 1990, 510 Crackkatalysator I; BGHZ 118, 210 = GRUR 1992, 842 Chrom-Nickel-Legierung. 509 BGHZ 122, 144, 154f = GRUR 1993, 651, 653f tetraploide Kamille. 510 Vgl BGHZ 52, 74, 80 = GRUR 1969, 672 rote Taube; BGHZ 64, 101, 107 = GRUR 1975, 430 Bäckerhefe: in der Natur vorkommende Organismen sollen vom Patentschutz ausgeschlossen bleiben; andererseits BPatGE 20, 81 = GRUR 1978, 238; BPatGE 21, 43, 46 =

GRUR 1978, 586: die Tatsache allein, dass ein Stoff in der Natur vorkommt, begründet noch keinen Patentierungsausschluss; vgl auch US-SuprC GRUR Int 1980, 627, 629 Diamond/Chakrabarty; „product of nature"Doktrin, Bozicevic JPTOS 1987, 415; Bunke GRUR 1978, 132 mwN. 511 BGH GRUR 1969, 531 Geflügelfutter. 512 BPatGE 15, 1, 10 = GRUR 1973, 463. 513 BPatGE 26, 104 = GRUR 1985, 276. 514 BPatGE 20, 81 = GRUR 1978, 238; BPatG GRUR 1978, 702. 515 Benkard Rn 92; aA Tauchner Mitt 1979, 84. 516 AA offenbar Benkard-EPÜ Art 52 Rn 115.

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1. Abschnitt. Das Patent

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Mittel. Mittelansprüche 5 1 7 haben etwa die Form: „Schädlingsbekämpfungsmittel, enthaltend den Wirkstoff X". Die Rspr hat derartige Ansprüche während der Geltung des Stoffschutzverbots zugelassen, den Schutzbereich aber als durch das Stoffschutzverbot begrenzt angesehen. 5 1 8 Auch nach Aufhebung des Stoffschutzverbots hat der BGH für einen Anmeldungsgegenstand, der einen chemischen Stoff betrifft, neben Patentansprüchen, die auf den Stoff und dessen Herstellung gerichtet sind, einen Verwendungsanspruch oder einen Mittelanspruch zugelassen (Rn 9 0 zu § 34). Wie ein Verwendungsanspruch dient der Mittelanspruch demnach zur Sicherung einer Auffangstellung, sofern sich später ergibt, dass nur die Verwendung des Stoffs oder der Stoff als Mittel patentfähig ist. 5 1 9 Die im Mittelanspruch enthaltene Zweckbestimmung erweitert den Schutzbereich gegenüber dem Stoffanspruch nicht; der Mittelanspruch ist deshalb praktisch bedeutungslos, solange Stoffschutz besteht. 5 2 0

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Die neuere Rspr des BGH hat Mittelansprüche abgelehnt. Wird die Patentfähigkeit eines Arzneimittelanspruchs ausschließlich aus der überraschenden Wirksamkeit des Wirkstoffs bei der Behandlung der Krankheit abgeleitet, kommt demnach kein Mittelanspruch, sondern ein Verwendungsanspruch in Betracht; die überraschenden Wirkungen, die mit einem bekannten Wirkstoff bei der Behandlung einer Krankheit erzielt werden, rechtfertigen nicht den Erzeugnisschutz für das aus dem bekannten Wirkstoff formulierte Arzneimittel. Dessen Schutz unterscheidet sich jedenfalls nicht wesentlich von dem eines entspr formulierten Verwendungsanspruchs, mit dem nicht unmittelbar die Herstellung und der Vertrieb, wohl aber die sinnfällige Ausrichtung des Wirkstoffs zur Verwendung bei der therapeutischen Behandlung erfasst werden k a n n . 5 2 1 Das ist im Ergebnis deshalb bdkl, weil der Anmelder auf eine bestimmte Anspruchsformulierung festgelegt wird, ohne dass hierfür ein hinreichender sachlicher Grund besteht. Die Argumentation mit „unklaren Rechtsverhältnissen" erscheint wenig überzeugend, wenn man den Schutz des Mittelanspruchs parallel zu dem des entspr Verwendungsanspruchs definiert.

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Dem „zweckgebundenen Stoffschutz" wohnt ein finales Element, nämlich eine bestimmte Zweckverwirklichung, inne, das einen wesentlichen Bestandteil der durch einen Mittelanspruch unter Schutz gestellten Erfindung bildet. 5 2 2 Zur erfinderischen Tätigkeit bei Mittelansprüchen Rn 1 0 4 f zu § 4; zum Schutzumfang bei Mittelansprüchen Rn 61 zu § 9; zur Zulässigkeit von Mittelansprüchen neben anderen Erfindungskategorien Rn 9 0 f zu § 34; zum Schutz von vorbekannten Stoffen als Arzneimittel Rn 193 ff zu § 3, zur „zweiten medizinischen Indikation" Rn 3 2 f zu $ 5.

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3. Verfahrensschutz 143

a. Allgemeines. Im Verfahrenspatent kommt der Schutz einer Lehre zum technischen Handeln in Form einer konkreten Handlungsanweisung besonders deutlich zum Ausdruck. Verfahrensschritte können auch durch Wirkungs- und Vorrichtungsangaben beschrieben werden. 5 2 3 Zur Möglichkeit von Verfahrensansprüchen neben Vorrichtungsansprüchen Rn 8 9 zu $ 34. Man unterscheidet in Hinblick auf die in $ 9 Satz 2 Nr 3 geregelte Rechtsfolge Arbeitsverfahren und Herstellungsverfahren; die Klärung, welche Art vorliegt, kann dem Verletzungsstreit überlassen bleiben. 5 2 4 Dem Patentschutz sind alle technischen Verfahren zugänglich, nicht nur reine Arbeits- oder reine Herstellungsverfahren. 5 2 5

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b. Ein Arbeitsverfahren ist eine technische Betätigung, durch die Arbeitsschritte vollzogen werden, ohne dass dabei eine Veränderung des behandelten Objekts eintritt, 5 2 6 einfacher: ein Verfahren, das nicht auf die Schaffung eines Erzeugnisses gerichtet ist. In Betracht kommen zB das Auswerten statistischer Angaben, 5 2 7 Sortierverfahren, 5 2 8 Untersuchungsverfahren, 5 2 9 Schädlingsbekämpfungs517 Vgl MGK/Teschemacher Art 84 EPÜ Rn 54. 518 BGHZ 53, 274 = GRUR 1970, 361 Schädlingsbekämpfungsmittel. 519 BGHZ 54, 181, 186 = GRUR 1970, 601 Fungizid. 520 BGH GRUR 1972, 638, 640 Aufhellungsmittel. 521 BGH GRUR 1982,548 Sitosterylglykoside; Benkard $ 5 Rn 26 unter Hinweis auf die mit den Mittelansprüchen verbundenen unklaren Rechtsverhältnisse; vgl Benkard-EPÜ Art 52 Rn 127; aA Mes $ 5 Rn 13. 522 BGHZ 101, 159 = GRUR 1987, 794 Antivirusmittel; zum zweckgebundenen Stoffschutz auch Sellnick GRUR 2002, 121, 124f.

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523 BGH Liedl 1982/83, 280 Keramikbrennverfahren; vgl BGH GRUR 1960,483 Polsterformkörper; BGH Liedl 1978/80,211 Rohrverbindungsstück. 524 Βenkard Rn 37. 525 BPatG Mitt 1997, 368, 369. 526 BGH Liedl 1965/66, 115, 121 Dungschleuder; BGH GRUR 1998, 130,131 Handhabungsgerät; vgl EPA Τ 378/86 ABl EPA 1988, 386, 391 Kategoriewechsel; nach BPatG Mitt 1971, 156 eine Tätigkeit, bei der auf ein Substrat eingewirkt wird und bestimmte Arbeitsgänge vollzogen werden, um ein bestimmtes Arbeitsziel

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verfahren, 5 3 0 auch die Einwirkung auf Speicherzellen eines Datenverarbeitungssystems. 5 3 1 Auch Patente, die durch die Anwendung des Verfahrens auf ein bestimmtes Arbeitsmittel gekennzeichnet sind, sind statthaft. 5 3 2 c. Das Herstellungsverfahren ist auf die Herstellung eines Erzeugnisses oder Stoffs gerichtet; zum Schutz des Erzeugnisses § 9 Satz 2 Nr 3 und § 139 Abs 3. Dabei kann nur ein bestimmtes Verfahren als schutzfáhig in Betracht kommen, das nach Ausgangsstoff, Arbeitsweise und Endergebnis von anderen denkbaren Herstellungsverfahren unterscheidbar ist. 5 3 3 Dass die Konstitution des Endprodukts nicht richtig erkannt ist, steht der Patentierung für sich nicht entgegen. 5 3 4 Auch ein Verfahren, das auf einem neuen Weg zu bekannten Erzeugnissen führt, kann patentfähig sein. 5 3 5 Als Herstellung kommt nicht nur die Neuherstellung des Gegenstands, sondern auch seine Bearbeitung

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in Betracht. 5 3 6 Unterschieden wird weiter zwischen „eigenartigen" und „nicht eigenartigen" Verfahren; auch letztere können als „Analogieverfahren" unter bestimmten Voraussetzungen schutzfähig sein (Rn 146 ff). Zum Schutzumfang Rn 83 ff zu $ 9. d. Analogieverfahren. Unter einem (insb chemischen) „Analogieverfahren im engeren Sinn" wird ein chemisch nicht eigenartiges und daher in sich selbst nicht patentfähiges Verfahren verstanden, also ein Verfahren, das zwar an sich neu ist, bei dem aber im Vergleich zu bekannten Verfahren Ausgangsstoffe analoger Konstitution mittels der gleichen Arbeitsweise oder gleiche Ausgangsstoffe mittels analoger Arbeitsweise zur Einwirkung aufeinander gebracht und dadurch erwartungsgem Endprodukte analoger Konstitution gewonnen werden. 5 3 7 Auch für solche Analogieverfahren kann, wie erstmals das RG in der „Kongorot"-Entscheidung 5 3 8 ausgesprochen hat, Patentschutz gewährt werden, wenn sie „einen neuen technischen Effekt mit sich bringen" oder zu „Stoffen mit neuen, überraschenden und technisch wertvollen Eigenschaften" führen. Der Entscheidung des RG sind Praxis und Wissenschaft fast einhellig gefolgt. BGH, BPatG und DPA sind vor Aufhebung des Stoffschutzverbots in stRspr 5 3 9 von der Schutzfáhigkeit chemischer Analogieverfahren ausgegangen.

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Bei einem chemischen Analogieverfahren besteht die Lehre in der Herstellung eines Stoffs bes t i m m t e r Konstitution; die (patentbegründenden) wertvollen Eigenschaften dieses Stoffs sollen nicht zur Lehre gehören. 5 4 0 Durch Offenbarung der Ausgangsstoffe, Arbeitsmethoden und Endprodukte wird eine ausreichende Lehre gegeben, zu deren Durchführung es der Angabe technisch, therapeutisch oder sonst wertvoller Eigenschaften der Verfahrensprodukte nicht bedarf; auch der Angabe des Anwendungsgebiets bedarf es nicht, wenn dieses sich für den Fachmann bereits aus der formelmäßigen Zusammensetzung der Verfahrenserzeugnisse ergibt. 5 4 1

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Ob und unter welchen Voraussetzungen seit der 1968 in Kraft getretenen Aufhebung des Stoffschutzverbots ein auf ein chemisches Analogieverfahren gerichteter Patentanspruch noch zuzulassen ist, hat der BGH offengelassen. 5 4 2 Nach hM hat sich an der Patentierbarkeit von Analogieverfahren nichts geänd. 5 4 3 In der Praxis des BGH und des BPatG hat das Analogieverfahren in den letzten

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zu erreichen, wobei durch die Einwirkung das behandelte Objekt nicht verändert wird. 527 RG GRUR 1936, 1G4 Lochkarten. 528 BPatG Mitt 1971, 156. 529 RPA Mitt 1930, 195, 196. 530 Benkard Rn 35. 531 BPatG Mitt 1976, 239; vgl BPatG Mitt 1977, 133, beide gegen BPatGE 8, 136. 532 BGH GRUR 1960, 483, 484 Polsterformkörper; BGH GRUR 1962, 577, 580 Rosenzüchtung. 533 BGH GRUR 1966, 249 Suppenrezept; BGHZ 45, 102,107 = GRUR 1966, 312 Appetitzügler I; BGH GRUR 1986, 163 borhaltige Stähle. 534 BPatG GRUR 1973, 313. 535 BGH B1PMZ 1973, 170 Schmelzrinne. 536 Vgl RG GRUR 1927, 696 Dermatoid-Schuhkappen; BPatGE 7, 7, 9 = Mitt 1965, 236; BPatGE 7, 88, 90; BPatGE 8, 136, 138; BPatGE 19, 116, 117 = Mitt 1978, 18.

537 BGHZ 45, 102, 105 = GRUR 1966, 312 Appetitzügler I; BGHZ 51, 378, 381 = GRUR 1969, 265 Disiloxan; vgl DPA B1PMZ 1952, 477; DPA Mitt 1957, 94; EPA

Τ 119/82 ABl EPA 1984, 217, 234 Gelatinierung; EPA Τ 65/82 ABl EPA 1983, 327, 332 = GRUR Int 1983, 660 Cyclopropan. 538 RG PatBl 1889, 209 Kongorot I. 539 BGHZ 41, 231, 242f = GRUR 1964, 439 Arzneimittelgemisch; BGH Appetitzügler I; BGH Disiloxan; BPatGE 7, 1 = Mitt 1965, 96; BPatG Mitt 1966, 192; vgl auch RPA B1PMZ 1931, 71; RPA B1PMZ 1935, 28; DPA Mitt 1957, 116. 540 Vgl BGH GRUR 1970, 237 Appetitzügler II, wo allerdings nicht auf die Lehre, sondern auf die „Aufgabe" abgestellt ist; aA wohl Dersin GRUR 1952, 365 und GRUR 1955, 320; 4. Aufl Rn 61. 541 BPatG Mitt 1967, 110. 542 BGHZ 51, 378, 380 = GRUR 1969, 265 Disiloxan; BGH GRUR 1969, 269 Epoxydverbindungen. 543 BPatG GRUR 1972, 648, 651; BPatG v. 21.2.1972 16 W (pat) 71/71; vgl Benkard Rn 94a; Schulte Rn 103; Bernhardt/Kraßer S 179; EPA Τ 181/82 ABl EPA 1984, 401 = GRUR Int 1984, 700 Spiroverbindungen; vgl auch BGHZ 68, 156, 159 = GRUR 1977, 652 Benzolsulfonylharnstoff.

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1. Abschnitt. Das Patent

Jahren keine erhebliche Rolle mehr gespielt. Ein praktisch relevanter Anwendungsbereich ist bei nicht eigenartigen Verfahren denkbar, bei denen ein bekanntes und daher selbst nicht mehr schutzfàhiges Endprodukt durch analoge Arbeitsweise erreicht wird (zB Ersetzung eines bekannten, aber mit zu vermeidenden Nachteilen behafteten Alkylierungsmittels durch ein anderes bekanntes, das diese Nachteile vermeidet). 149 Zur erfinderischen Tätigkeit bei Analogieverfahren Rn 96 f zu § 4. Zur Einheitlichkeit von Patentansprüchen anderer Erfindungskategorien (Verwendung des Verfahrenserzeugnisses) mit solchen auf den Stoff oder das Analogieverfahren Rn 124 zu $ 34. 150 Als „Analogieverfahren im weiteren Sinn" ist ein chemisches Analogieverfahren zur Herstellung eines weiteren Arzneimittels angesehen worden, das in der gleichen Richtung wirkt wie mehrere bereits bekannte Arzneimittel,544 dabei wurde auf das Bestehen eines Bedürfnisses für das weitere Mittel abgestellt. Derartige Analogieverfahren sind nach Auffassung des EPA grds nicht patentfähig. 545 151 Für die von der früheren Amtspraxis546 und zunächst auch vom BPatG abgelehnte, aber vom BGH bejahte Patentfähigkeit von zu Zwischenprodukten führenden Analogieverfahren ist ein Kausalzusammenhang zwischen den im Zwischenprodukt liegenden Eigenschaften und den am Endprodukt in Erscheinung tretenden Eigenschaften als erforderlich,547 aber auch ausreichend angesehen worden.548 4. Verwendungsschutz a. Allgemeines. Bei der Verwendungserfindung wird eine bekannte Sache oder ein bekanntes Verfahren zu einem bestimmten Zweck verwendet. Die Verwendungserfindung zeigt eine bestimmte Brauchbarkeit der Sache oder des Verfahrens auf.549 Verwendungsschutz wurde für Strukturteile chemischer Stoffe vorgeschlagen.550 153 b. Der BGH hat die Auffindung einer weiteren Funktionsmöglichkeit einer bekannten Vorrichtung zunächst jedenfalls dann als patentfähige „Funktionserfindung" angesehen, wenn der Vorrichtung eine von der bekannten Vorrichtung abweichende, der neuen Funktion angepasste einfachere und wirksamere Gestaltung gegeben wurde. 551 Er hat dies später auf bekannte Verfahren ausgedehnt und in der Entdeckung einer neuen Brauchbarkeit zB dann eine patentwürdige Erfindung gesehen, wenn die Verwendung einer Vorrichtung für einen ganz neuen technischen Zweck erschlossen wird oder ein bisher nur zufällig oder unbewusst erzielter Erfolg nunmehr bewusst und planmäßig erreicht werden kann. 552 Der besondere Verwendungszweck konnte demnach der Lehre erst einen technisch verwertbaren Sinn553 oder Erfindungsrang geben.554 Der besonderen Erfindungskategorie der Funktionserfindung bedarf es hierfür nicht.555 Der BGH hat den Begriff auch nicht durchgängig verwendet.556 Die erstmalige Formulierung einer (weiteren) Wirkung eines bekannten Erzeugnisses, 152

544 BGHZ 53, 283 = GRUR 1970, 408 Anthradipyrazol. 545 EPA Τ 119/82 ABl EPA 1984, 217 Gelatinierung; EPA Τ 65/82 ABl EPA 1983, 327 = GRUR Int 1983, 660 Cyclopropan. 546 DPA Mitt 1954, 60; DPA B1PMZ 1956, 358. 547 BGHZ 51, 378, 381 ff = GRUR 1969, 265 Disiloxan; BGH GRUR 1969, 269 Epoxydverbindungen; BGH GRUR 1969, 270 Farbstoffbildungskomponenten; BGH GRUR 1970, 506 Dilactame; BGHZ 63, 1 = GRUR 1974, 718 Chinolizine; BPatG GRUR 1971, 561; EPA Τ 22/82 ABl EPA 1982, 341 = GRUR Int 1983,44 bis-epoxyäther; EPA Τ 65/82 ABl EPA 1983, 327 = GRUR Int 1983, 660 Cyclopropan; von Kreisler Mitt 1972, 31; Zumstein Mitt 1971, 198. 548 AA BPatG 27.7.1970 16 W (pat) 107/67 B1PMZ 1971, 189 LS: einschrittiges Verfahren Voraussetzung, hierzu BGH GRUR 1972, 642,644 Lactame: Weiterverarbeitung ist zu offenbaren; vgl auch BPatG 19.5.1969 16 W (pat) 315/61: nicht schon bei Abhängigkeit der Struktur des Endprodukts von Struktur oder Reaktionsfähigkeit des Zwischenprodukts; BPatG 11.5.1967 16 W (pat)

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116/64 B1PMZ 1968, 299 LS und BPatG 15.2.1968 16 W (pat) 213/64 B1PMZ 1968, 391 LS: Verwendbarkeit für Weiterverarbeitung nicht schutzbegründend, auch wenn die Endprodukte überlegene Eigenschaften aufweisen. 549 Vgl RGZ 126, 62, 64 = GRUR 1929, 1418 Bodenauflockerung; RG MuW 30, 481 f Wiechertsches Verfahren; RG MuW 30, 486, 487 Anlaßeinrichtung für Wechselstrominduktionsmotoren I; RG MuW 32, 461, 463 Unterwasserschallwellen; RG GRUR 1936, 103 Windschutzscheibe I; RG GRUR 1938,180 Windschutzscheibe II; RG GRUR 1939, 533, 536 Diffuseureinsatz. 550 Egerer/Reuschl GRUR 1998, 87. 551 BGH GRUR 1956, 77 Rödeldraht; BGH Liedl 1961/62, 397 Straßenbeleuchtung. 552 BGH Liedl 1961/62, 618, 636 Zerspaner. 553 BGH GRUR 1960, 542, 544 Flugzeugbetankung. 554 BGH GRUR 1962, 83, 85 Einlegesohle. 555 U. Weiss GRUR 1966, 113; Benkard Rn 75; ΒenkardEPÜ Art 52 Rn 140 f. 556 BGH GRUR 1954, 584 Holzschutzmittel gebraucht den Begriff Verwendungspatent.

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die nicht zugleich eine weitere Brauchbarkeit (Funktion) des Erzeugnisses aufzeigt, sondern gerade die bekannte Brauchbarkeit betrifft, kann auch nicht unter dem Gesichtspunkt der Funktions- oder Verwendungserfindung schutzfáhig sein. 557 c. Verwendungsschutz und Sachschutz. Der BGH hat Verwendungsansprüche auch dann zugelassen, wenn Sachschutz ausgeschlossen war. 558 Auch die Anwendung eines Stoffs zur Bekämpfung einer Krankheit ist nach der Rspr des BGH dem Verwendungsschutz zugänglich (zur gewerblichen Anwendbarkeit Rn 3 2 f zu § 5). 559 Der Verwendungsanspruch kommt nach der Rspr des BGH auch neben dem Stoffanspruch in Betracht, 560 nicht aber neben dem Mittelanspruch. 561 Wird die Patentfähigkeit eines Arzneimittelanspruchs ausschließlich aus der überraschenden Wirksamkeit des bekannten Wirkstoffs bei der Behandlung der Krankheit abgeleitet, kommt kein Mittelanspruch, sondern ein Verwendungsanspruch in Betracht. 562 Zum Schutzumfang, insb zur Vorverlagerung des Schutzes auf die „sinnfällig hergerichtete" Sache, 563 die sonst noch nicht unter den Patentschutz fällt, 564 Rn 112ff, 141 zu § 9. Auch der „zweckgebundene Mittelanspruch" kann als Verwendungsanspruch aufgefasst werden. 565 d. Erfindungskategorie. Der ein Erzeugnis betreffende Verwendungsschutz lässt sich sowohl als Verfahrensschutz als auch als eingeschränkter Sachschutz 566 begreifen. Soweit ein bekannter Gegenstand für einen ungewöhnlichen Zweck eingesetzt wird, mag die Zuordnung letztlich sogar eine Frage der sprachlichen Einkleidung sein, je danach, ob auf die bekannte oder die veränderte Funktionalität des Gegenstands abgestellt wird (Bsp: Schlüsselanhänger in Form und mit den Merkmalen eines Golfballs oder Verwendung eines Golfballs als Schlüsselanhänger). Bedeutung gewinnt die Unterscheidung wegen des Ausschlusses des Verfahrensschutzes im GbmRecht (vgl Rn 6 zu $ 2 GebrMG), aber auch bei der nachträglichen Beschränkung des Patents (Rn 102 zu § 21; Rn 32 zu $ 22). Der BGH sieht den auf die Verwendung einer Sache/eines Erzeugnisses gerichteten Verwendungsanspruch als Verfahrensanspruch an, weil er auf den zweckgerichteten Einsatz einer Sache zu der geschützten Verwendung gerichtet ist; er könne aber nicht schlechterdings den auf die Erzeugung eines Stoffs oder einer Sache ausgerichteten Herstellungsverfahren zugeordnet werden, weil Ergebnis des Verfahrens in aller Regel kein unmittelbar hergestelltes Erzeugnis iSd $ 9 Satz 2 Nr 3, sondern ein abstrakter Handlungserfolg sei. 5 6 7 Bezieht sich ein Verwendungsanspruch darauf, mit einem Stoff ein Erzeugnis zu erzielen, handelt es sich um ein Herstellungsverfahren, dessen unmittelbare Erzeugnisse ohne Beschränkung auf eine bestimmte Verwendung geschützt werden. 568 Ein auf ein Erzeugnis gerichteter Patentanspruch kann (im Rahmen der ursprünglichen Offenbarung) auf eine bestimmte Art seiner Verwendung beschränkt werden. 569 Nach Auffassung des BGH erklärt ein Patentinhaber, der sein auf ein Erzeugnis gerichtetes Patent dadurch beschränkt verteidigt, dass er Patentschutz nur noch für die auf einen zweckgerichteten Einsatz des Erzeugnisses gerichtete Verwendung beansprucht, damit den Verzicht auf den Schutz eines durch das Verfahren etwa unmittelbar hergestellten Erzeugnisses. 570 All dies ist folgerichtig, aber dann unnötig, wenn man den Verwendungsanspruch in einem solchen Fall als eingeschränkten Sachanspruch ansieht. Einen Übergang von einem auf ein Zwischenprodukt 557 BPatGE 41, 202. 558 BGH GRUR 1966, 201 ferromagnetischer Körper: bei auf chemischem Weg hergestellten Stoffen, insoweit gegen BPatGE 5, 73; zur erfinderischen Verwendung eines bereits hinterlegten Mikroorganismus BGHZ 81, 1 = GRUR 1981, 734 Erythronolid. 559 BGHZ 68, 156 = GRUR 1977, 652 Benzolsulfonylharnstoff; BGHZ 1 0 1 , 1 5 9 , 167 = GRUR 1987, 794 Antivirusmittel. 560 BGHZ 54, 181, 186 = GRUR 1970, 601 Fungizid; BGH GRUR 1972, 644, 646 gelbe Pigmente; BGH GRUR 1977, 212 Piperazinoalkylpyrazole; BGH GRUR 1972, 646 Schreibpasten BGHZ 54, 181, 186 = GRUR 1970, 601 Fungizid; BGH GRUR 1972, 644, 646 gelbe Pigmente; BGH GRUR 1977, 212 Piperazinoalkylpyrazole; BGH GRUR 1972, 646 Schreibpasten. 561 BGH Fungizid; BGHZ 53, 274 = GRUR 1970, 361 Schädlingsbekämpfungsmittel; BGH gelbe Pigmente; BGH Benzolsulfonylharnstoff.

562 BGH GRUR 1982, 548 Sitosterylglykoside. 563 BGHZ 88, 209, 212 = GRUR 1983, 729 Hydropyridin; BGH GRUR 1990, 505 geschlitzte Abdeckfolie. 564 BGHZ 1 1 6 , 1 2 2 = GRUR 1992, 305 Heliumeinspeisung. 565 BGH GRUR 1982, 548 Sitosterylglykoside; BGHZ 101, 159 = GRUR 1987, 794 Antivirusmittel. 566 Vgl von Falck GRUR 1993, 199; König VPP-Rdbr 2002, 50 ff; kr zu diesem Ansatz Brandi-Dohrn FS R. König (2003), 33, 36; vgl auch Benkard-EPÜ Art 52 Rn 139. 567 BGHZ 110, 82 = GRUR 1990, 508, 510 Spreizdübel. 568 BGH GRUR 1982, 162 Zahnpasta. 569 BGH GRUR 1988, 287 Abschlußblende; BGH Spreizdübel; vgl auch BGH Liedl 1987/88, 408 Postgutbegleitkarte; BPatG 19.11.2002 23 W (pat) 27/01. 570 BGH Spreizdübel.

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1. Abschnitt. Das Patent

(RegE)

g e r i c h t e t e n S a c h a n s p r u c h auf die V e r w e n d u n g d e r Sache als A u s g a n g s p r o d u k t f ü r die H e r s t e l l u n g eines E n d p r o d u k t s in e i n e m n ä h e r g e k e n n z e i c h n e t e n Verfahren h a t d e r B G H n i c h t z u g e l a s s e n . 5 7 1

jr la RegE/Regel 23e AOEPÜ/Art S BioTRl (Menschlicher Körper) (1) Der menschliche Korper in den einzelnen Phasen seiner Entstehung und Entwicklung sowie die bloße Entdeckung eines seiner Bestandteile, einschließlich der Sequenz oder Teilsequenz eines Gens, können keine patentierbaren Erfindungen sein [AOEPÖ/BioTRl· darstellen], (2) Ein isolierter Bestandteil des menschlichen Körpers oder ein auf andere Weise durch ein technisches Verfahren gewonnener Bestandteil, einschließlich der Sequenz oder Teilsequenz eines Gens, kann eine patentierbare Erfindung sein, selbst wenn der Aufbau dieses Bestandteils mit dem Aufbau eines natürlichen Bestandteils identisch ist. (3) Die gewerbliche Anwendbarkeit einer Sequenz oder Teilsequenz eines Gens muss in der Anmeldung konkret [nicht in AOEPÜ/BioTRl: unter Angabe der von der Sequenz oder Teilsequenz erfüllten Funktion] beschneben werden. Übersicht Rn A. Entstehungsgeschichte B. Patentierung des menschlichen Körpers: I. Allgemeines II. Bestandteile des menschlichen Körpers

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Rn III.

Verfahren in bezug auf den menschlichen Körper

C. Funktionsangabe (Abs 3)

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Schrifttum: Anwander/Bachmannßiippe Gene patentieren: eine ethische Analyse, 2002; Appel Der menschliche Körper im Patentrecht, 1995; BaumbachfRasch Kann man das menschliche Genom und damit den Menschen patentieren? Mitt 1992, 209; Bostyn Octrooieren van klonen en andere biologische merkwaardigheden, BIE 1997, 403; ders One Patent a Day Keeps the Doctor Away? Patenting Human Genetic Information and Health Care, 7 European Journal of Health Law (2000), 229; ders Enabling Biotechnological Inventions in Europe and the United States, EPOScript Vol 4, 2001; Egerer Patentschutz auf dem Gebiet der Biotechnologie - Stoffschutz für Gene? FS R. König (2003), 109; Fuchs Patentrecht und Humangenetik, JZ 1999, 597 = Mitt 2000, 1; Goebel Ist der Mensch patentierbar? PharmaRecht 1994, 130 = Mitt 1995, 153; Jacobs/van Overwalk Gene Patents: A Different Approach, EIPR 2001, 505; Joye Génome humain, droit des brevets et droit de la personalité: étude d'un conflit, 2002; Knoppers (Hrsg) Human DNA: Law and Policy, oj; G. König Angemessener Stoffschutz für Sequenzerfindungen, FS R. König (2003), 267; Köster Absoluter oder auf die Funktion eingeschränkter Stoffschutz im Rahmen von „Biotech'-Erfindungen, insbesondere bei Gen-Patenten, GRUR 2002, 833; Krauss Richtlinienkonforme Auslegung der Begriffe „Verwendung" und „Funktion" bei Sequenzpatenten und deren Effekte auf die Praxis, Mitt 2001, 396; Krefft Patente auf humangenomische Erfindungen unter besonderer Berücksichtigung des EST-Problems, 2002; Lausmann-Murr Schranken für die Patentierung der Gene des Menschen, 2000; Markt Who Owns the Human Genome? HC 2002,1; Marwitz Der Mensch im Patentrecht, GRUR 1930, 1078; Moufang Patentierung menschlicher Gene, Zellen und Körperteile? Zur ethischen Dimension des Patentrechts, EPOscript Bd 1, 133 und GRUR Int 1993, 439 = Patentability of Human Genes, Cells and Parts of the Body? HC 1994, 487; Νagi Gentechnologie und Grenzen der Biologie, 1987; Nieder Die gewerbliche Anwendbarkeit der Sequenz oder Teilsequenz eines Gens: Teil der Beschreibung oder notwendiges Anspruchsmerkmal von EST-Patenten? Mitt 2001, 97; ders Gensequenz und Funktion - Bemerkungen zur Begründung des Regierungentwurfs für ein Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 98/44/EG, Mitt 2001, 238; Nys Het nader gebruik van lichaamsmaterial en biotechnologische uitvindingen, in van Overwalle (Hrsg) Octrooirecht, ethiek en biotechnologie, 1998; Ohly Die Einwilligung des Spenders von Körpersubstanzen und ihre Bedeutung für die Patentierung biotechnologischer Erfindungen, FS R. König (2003), 417; Oser Patentierung von (Teil-)Gensequenzen unter besonderer Berücksichtigung der ESTProblematik, GRUR Int 1998, 648 = Patenting (Partial) Gene Sequences Taking Particular Account of the EST Issue, IIC 1999, 1; Prowda Moore v. The Regents of the University of California: An Ethical Debate on Informed Consent and Property Rights in a Patient's Cells, JPTOS 1995, 611; Quade Kann der Mensch Gegenstand biologischer Patente sein? GRUR 1913, 28; Roberts The Prospects of Success of the National Institute of Health's Human Genome Application, EIPR 1994, 30; Ruderisch Rechtliche und rechtspolitische Fragen der Humangenetik, ZRP 1992, 260; Smith/ Ketteiberger Patents and the Human Genome Project, 22 AIPLA Q.J. (1994), 27; Spranger Ethische Aspekte bei der Patentierung menschlichen Erbguts nach der Richtlinie 98/44/EG, GRUR Int 1999, 595 = Ethical Aspects of Patenting Human Genotypes According to EC Biotechnology Directive, IIC 31 (2000), 373; ders Stoffschutz für „springende Gene"? Transposons im Patentrecht, GRUR 2002 399; Straus Patenting Human Genes in Europe - Past Developments and Prospects for the Future, IIC 1995, 920; ders Genpatentierung - eine „abstruse Idee"? Deutsches Ärzteblatt 2000, 571 86

BGH GRUR 1984, 644 Schichtträger. Alfred Keukenschrijver

Menschlicher Körper

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90; ders Zur Patentierbarkeit des menschlichen Genoms, in: HonnefelderfPropping (Hrsg) Was wissen wir, w e n n wir das menschliche Genom kennen? 2001, 243; Taupitz Forschung mit menschlichen Zellen in Österreich: Profit auf Kosten des Patienten? JB1 2000, 152; Then Ein Patent auf die Z ü c h t u n g des Menschen, Gen-ethischer Informationsdienst 139/2000, 45; Tilmann Patentverletzung bei Genpatenten, Mitt 2002, 438; van Overwalle/Jacobs Octrooien op genen: een altematieve benadering, BIE 2001, 115; van RadenfD. von Renesse „ Ü b e r b e l o h n u n g " - A n m e r k u n g e n z u m Stoffschutz f ü r biotechnologische E r f i n d u n g e n , GRUR 2002, 393; M. von Renesse/Tanner/D. von Renesse Das Biopatent - eine H e r a u s f o r d e r u n g an die rechtsethische Refelexion, Mitt 2001, 1; Vogel/Grunwald (Hrsg) Patenting of h u m a n genes and living organisms, 1994; von Fiiner Der patentfähige Mensch - 2000, in AIPPI, Ungarische Landesgruppe (Hrsg) New Technical Tendencies and Industrial Property Protection, S 43; Vossius/Grund Patentierung von Teilen des Erbguts, der Mensch als Sklave? - Einspruchsverfahren gegen das Relaxin-Patent, Mitt 1995, 339; Wee Loon Patenting of Genes A Closer Look at the Concepts of Utility and Industrial Applicability, IIC 2002, 393.

A. Entstehungsgeschichte. Die Einführung der die Patentierbarkeit des menschlichen Körpers 1 betr Bestimmung ist im RegE BioTRIUmsG vorgesehen; der Wortlaut des RegE 2003 ist gegenüber dem RegE 2001 unverändert. Sie entspricht mit einer redaktionellen Abweichung in Abs 1 und einer sachlichen Abweichung in Abs 3 Art 5 BioTRl und Regel 23e AOEPÜ. Abs 2 verstößt nicht gegen die Menschenwürde.1 Die frz Regierung, die einen Widerspruch zwischen Abs 1 und Abs 2 sieht, will die Bestimmung nicht umsetzen.2 Auch das Europäische Parlament hat Bedenken geäußert.3 Vergleichbare Verbotsbestimmungen finden bzw fanden sich in einigen Rechtsordnungen,4 während das nat Recht bisher keine Regelung enthielt. Der Vorschlag für die Umsetzung der BioTRl in das belgische Recht sieht über die BioTRl hinaus- 2 gehend Sittenwidrigkeit vor, wenn die Erfindung auf der Grundlage menschlichen Gewebes entwickelt ist, das ohne Zustimmung des Spenders entnommen wurde.5 In einem solchen Fall kann auch sonst Sittenwidrigkeit zu bejahen sein6 (vgl Rn 33, 39 zu $ 2). B. Patentierung des menschlichen Körpers I. Allgemeines. Die Patentierung des menschlichen Körpers oder von seinen Teilen war bisher nicht ausdrücklich verboten; dass Patente auf menschliche Lebewesen selbst nicht möglich sind, folgte allerdings bereits aus Verfassungsrecht.7 Die Regelung schließt den menschlichen Körper in allen Phasen seiner Entstehung und Entwicklung von der Patentierung aus; der Ausschluss setzt jedenfalls im Vorkernstadium der imprägnierten Eizelle ein.8 Dies gilt bis zum Tod, aber nicht darüber hinaus; Erfindungen, die sich auf den toten menschlichen Körper beziehen, sind daher nicht nach der Bestimmung von der Patentierung ausgeschlossen, über das Vorliegen anderer Ausnahmetatbestände ist damit nichts ausgesagt.9 Die bloße Entdeckung von Bestandteilen des menschlichen Körpers, insbesondere von Genen oder Gensequenzen, stellt, wie Abs 1 klarstellt, keine patentfähige Erfindung dar. Es handelt sich um eine schon nach § 1 Abs 3 Nr 1 RegE nicht schutzfähige Entdeckung.10 II. Bestandteile des menschlichen Körpers sind grds patentierbar, soweit es sich um isolierte oder in anderer Weise durch ein technisches Verfahren gewonnene Bestandteile handelt (Abs 2). Grds patentierbar sind demnach auch Gensequenzen 11 und Teilsequenzen.12 Das EPA hat eine Vielzahl von Patenten, bei denen Nukleotidsequenzen des menschlichen Genoms eine Rolle spielen, erteilt (so für verschiedene Interferone, Erythropoietin, Granulozytenkolonien stimulierende Faktoren, Relaxin, Wachstumshormone13). Bei ihm sind bis 1997 ca 2 000 Patente auf DNA-Sequenzen menschlichen Ursprungs angemeldet worden,14 weltweit sind über 1 500 Patente hierfür erteilt worden.15 Das Auffinden und Entwickeln eines Verfahrens für die Gewinnung einer Gensequenz (zB 1 E u G H C-377/98 Niederlande/Parlament u n d Rat (BioTRl) II Slg 2001 I 6229 = GRUR I n t 2001, 1043. 2 Vgl Moore EIPR 2002, 149, 154. 3 Resolution vom 4.10.2001 z u den eur Patenten 699 754 u n d 705 903, jeweils Brustkrebs-Gene betr, vgl Moore aaO. 4 Nachw bei Moufang EPOscript Bd 1, 133, 138. 5 Van Overwalle IIC 2000, 259, 282. 6 Teilweise zu weitgehend Schulte § 2 Rn 54 ff. 7 Ähnlich MGK/Moufang Art 53 EPÜ Rn 53 aE; vgl Schulte § 2 Rn 4 0 f ; BPatGE 26, 104 = GRUR 1985, 276. 8 Vgl Koenig/Müller GRUR Int 2000, 295, 300 f; Schulte S 2 Rn 42.

9 Schulte § 2 Rn 43. 10 Vgl Schulte $ 2 Rn 45. 11 Zu informationsbezogenen bzw urheberrechtl Ansätzen bei der Beurteilung von Gensequenzen 5. Aufl § 2 Rn 66. 12 De lege ferenda abl Jacobs/van Overwalle EIPR 2001, 505. 13 Straus/Fritze GRUR 1994, 895. 14 Schatz GRUR Int 1997, 588. 15 Straus GRUR 1998, 314.

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Isolierung und Beschreibung eines für ein menschliches Protein codierenden DNA-Fragments16) ist keine bloße Entdeckung.17 Die Diskussion hatte durch das internationale Humangenom-Projekt Auftrieb erhalten, das ua die Erstellung einer „hochauflösenden" vollständigen Genkarte zum Ziel hat. 18 Die Patentierbarkeit von „single nucleotide polymorphisms" - SNPs - und „expressed sequence tags" - ESTs - (Patentierung durch das USPTO im Oktober 1998) ist weiterhin in der Diskussion.19 Ob aus dem menschlichen Körper isolierte Gene patentiert werden können, ist im Europäischen Parlament kr erörtert worden;20 eine grds positive Regelung sieht Abs 2 vor, der allerdings gegenüber etwa der US-Praxis zusätzliche Hürden aufstellt und die Möglichkeit eröffnet, Abhängigkeiten abzumildern.21 Die Isolierung von für ein menschliches Protein codierender Messenger-RNA aus menschlichem Gewebe verstößt nach Auffassung des EPA für sich nicht gegen die guten Sitten; ebenso wenig ist danach die Patentierung eines für menschliche Proteine codierenden DNA-Fragments für sich unethisch.22 Auch eine Patentierung isolierter Bestandteile wie entnommener Körpersubstanzen (Blut- oder Gewebepräparate ist nach Abs 2 nicht ausgeschlossen.23 Bei der Gewinnung und Verwertung auftretende eigentumsrechtl Fragen spielen patentrechtl allenfalls für die Beurteilung der Sittenwidrigkeit eine Rolle, vgl Rn 2. Abs 2 erfasst auch auf andere Weise, insb durch gentechnische Verfahren wie Synthese gewonnene Bestandteile. Dass der Bestandteil dem Körper wieder zugeführt werden soll, steht der Patentierung für sich nicht entgegen.24 Auf andere Weise durch ein technisches Verfahren gewonnene Bestandteile sind solche, die nicht aus dem Körper isoliert sind. Abgetrennte Bestandteile werden schon von der Regelung über isolierte Bestandteile erfasst.25 Unter die Ausnahme fallen neben Implantaten und Prothesen auch in vitro vermehrte menschliche Substanzen.26 Die Identität von künstlichem und natürlichem Bestandteil steht der Patentierung an sich nicht entgegen,27 stellt aber von den Erfordernissen der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit nicht frei. 28 ΙΠ. Verfahren in bezug auf den menschlichen Körper sind durch die Bestimmung nicht erfasst; ob sie patentierbar sind, richtet sich nach §§ 2, 2a und 5 Abs 2. Auf Ablehnung ist das vom EPA selbst als zu Unrecht erteilt bezeichnete eur Patent 695 351 („Edinburgh-Patent") gestoßen, das ein Verfahren zur Veränderung (auch menschlicher) Stammzellen schützt.29 C. Funktionsangabe (Absatz 3).30 Die vorgesehene Regelung verlangt für dt Patente31 in Übernahme und Verschärfung der Vorgabe in Art 5 Nr 3 BioTRl (vgl hierzu Erwägungsgründe 22-24) eine konkrete Beschreibung der gewerblichen Anwendbarkeit der Gensequenz oder Teilsequenz unter Angabe der von dieser erfüllten Funktion in der Anmeldung - dh nicht notwendig in einem Patentanspruch - , womit ein zusätzliches, über die Regelung in § 34 hinausgehendes Offenbarungserfordernis aufgestellt wird (Regel 23e Abs 2,3 AOEPÜ hat die Regelung der BioTRl unverändert übernommen32). Ihrer systematischen Stellung nach bezieht sich die Bestimmung nur auf menschliche Gene und Gensequenzen, jedoch ergibt sich aus der Ableitung aus dem Erfordernis der gewerblichen Anwendbarkeit (Erwägungsgrund 24), dass sie generell auf jegliches Gen und jegliche Gensequenz anwendbar 16 EPA, Einspruchsabteilung, ABl EPA 1995, 388, 396 = GRUR Int 1995, 708 Relaxin; hierzu Vossius/Grund Mitt 1995, 339. 17 Vgl HG Zürich sie! 1997, 208, 210. 18 S 5. A ufi $ 2 Rn 65; Schulte J 2 Rn 60 f; zur Problematik der in diesem Zusammenhang getätigten Anmeldungen vgl Moufang EPOscript Bd 1,133, 140 ff; Bodewig (Bericht) GRUR Int 1996, 756; Straus GRUR 1998, 314, 315; Oser GRUR Int 1998, 648; Bericht der brit AIPPI-Gruppe zu Frage Q.150 EIPR 2000, 39. 19 Vgl Straus aaO und den Deutsches Ärzteblatt 2000, 903, 904; Oser GRUR Int 1998, 648; Seilnick GRUR 2002, 121. 20 Straus/Fritze GRUR 1994, 895, 896. 21 Vgl Straus Deutsches Ärzteblatt 2000, 903, 905 f. 22 EPA, Einspruchsabteilung, ABl EPA 1995, 388, 397 ff = GRUR Int 1995, 708 Relaxin. 23 Vgl Bernhardt/Kraßer S 138; Benkard-EPÜ Art 53 Rn 43.

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24 Schulte § 2 Rn 46. 25 AA offenbar Schulte S 2 Rn 47 ff. 26 Vgl Schulte § 2 Rn 52. 27 Vgl Schulte § 2 Rn 53. 28 Insoweit missverständlich Schulte aaO. 29 Vgl BTDrs 14/2879 S 18 f; Hinweis GRUR Int 2000, 283; ABl EPA 2000, 309 f; insgesamt sind 13 Einsprüche eingelegt worden. Das Patent ist am 24.7.2002 teilweise widerrufen worden, vgl Hinweis GRUR Int 2002, 782. 30 Näher Keukenschrijer FS W. Tilmann (2003), 475. 31 Zur Unanwendbarkeit der dt Fassung auf eur Patente auch im nat Nichtigkeitsverfahren Tilmam Mitt 2002, 438, 439. 32 Vgl auch die Erwägungen 16a, 16b und 16d des Entwurfs und hierzu Straus GRUR 1998, 314, 319, Erwägung 24 der BioTRl.

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sein soll; dies stellt § 2a Abs 2 Satz 2 RegE 2003 klar. In Betracht kommt insb die Angabe, dass die Gensequenz für ein bestimmtes Protein (und nicht nur für irgendeines) kodiert, daneben ihre Verwendung als Sonde, Adaptor, Linker, Primer oä; dies gilt auch in Fällen, in denen die Gensequenz nicht zur Herstellung eines Proteins genutzt wird. 3 3 Ob hieraus eine (aus dem Gesichtspunkt einer „Überbelohnung" bei absolutem Sachschutz begründete) Einschränkung des an sich umfassenden Sachschutzes folgt in Richtung eines anwendungsgebundenen, dh zweckgebundenen Schutzes, 3 4 wie dies die Intention der Regelung ist, erscheint aus systematischen Überlegungen zwh, 3 5 relativiert sich aber, wenn Sachschutz, sei es wegen fehlenden Erfindungscharakters (Entdeckung), mangelnder Neuheit oder erfinderischer Tätigkeit ausscheidet und nur Schutz über das Herstellungsverfahren oder Verwendungsschutz in Betracht kommt. Die Einspruchsabteilung des EPA hat unter Bezugnahme auf Erwägungsgrund 23 der BioTRl die Auffassung vertreten, dass eine DNA-Sequenzen betr Erfindung mit der Angabe einer Funktion, die nicht wesentlich, spezifisch und glaubhaft ist, keinen technischen Charakter habe und deshalb keine patentierbare Erfindung darstelle. 3 6 Dies entspricht der Auffassung der Beschwerdekammern des EPA zur Bedeutung der Funktionsangabe bei Stoffansprüchen (vgl Rn 129 zu § 1). Klärungsbedürftig bleibt die Frage, ob die Funktion des Gens oder der Gensequenz zum Gegenstand der Erfindung gehört. Schon aus Gründen einer in sich konsistenten Systematik sollte diese Frage nach Möglichkeit nicht anders behandelt werden als beim Stoffschutz insgesamt. Die Beschreibung ist Anmeldefordernis, 3 7 aber angesichts der eindeutigen Regelung in § 35 nicht Voraussetzung der Begründung eines Anmeldetags. Dass sie zur den Inhalt der Anmeldung begrenzenden ursprünglichen Offenbarung rechnet 3 8 und damit nicht ohne Zeitrangverlust nachholbar ist, lässt sich nur damit begründen, dass ohne sie eine Lehre zum technischen Handeln, ohne die eine Erfindung nicht in Betracht kommt, nicht vorliegt 3 9 (vgl Rn 95, 107 zu § 34, Rn 129 zu § 1). Unter dieser Voraussetzung und in diesem Umfang, der sich nicht mit dem Umfang decken muss, der sich aus Abs 3 RegE oder Regel 23e Abs 3 AOEPÜ ergibt, hätte - gegen die bisherige Rspr des BGH - die Offenbarung in den ursprünglichen Unterlagen zu erfolgen und sie könnte nicht nachgebracht oder ausgewechselt werden. 4 0 Zur Frage, ob die Angabe im Patentanspruch erfolgen muss, Rn 3 2 zu § 34.

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Ist das Erfordernis nicht bis zur Entscheidung über die Patenterteilung erfüllt, rechtfertigt dies jedenfalls die Zurückweisung der Anmeldung. 4 1 Wird gleichwohl erteilt, liegt darin kein eigenständiger Widerrufs- oder Nichtigkeitsgrund, 4 2 jedoch kann mangelnde Ausführbarkeit in Betracht kommen, sowie, wenn die Funktionsangabe zum Gegenstand der Erfindung rechnet, auch mangelnde Patentfähigkeit wegen Fehlens einer Lehre zum technischen Handeln. Erforderlich, aber auch ausreichend ist die Angabe einer Funktion, die kausal zur Lösung eines Problems beiträgt (zB als Marker in der Diagnostik), die Angabe der biologischen Funktion ist nicht erforderlich. 4 3 Wird die Funktion einer Gensequenz angegeben, ist die Frage der erfinderischen Tätigkeit nach allg Kriterien zu beurteilen, das Überraschungsmoment kann berücksichtigt werden.

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33 Tilmann Mitt 2002, 438, 442. 34 In diese Richtung Land/ermann in Wortprotokoll der 5. Sitzung der Enquete-Kommission Recht und Ethik der modernen Medizin vom 3.7.2000 S 36; aA Then aaO S 42 f; Straus GRUR 2001,1016,1018 meint, gestützt auf die Erwägungsgründe der BioTRl und auf Meyer-Dulheuer GRUR 2001, 181, Feuerlein GRUR 2001, 563 und Nieder Mitt 2001, 99 und 238, dass die Funktion der DNA-Sequenz zum integralen Bestandteil einer Stofferfindung zumindest in diesem Bereich gemacht worden sei; eine Formulierungshilfe des BMJ fügt den Satz an: „Beruht die Erfindungshöhe allein auf der Benutzungsart einer Sequenz, so ist die Benutzungsart im Patentanspruch aufzunehmen." 35 Eingehend zur Problematik Köster GRUR 2002, 833; Tilmann Mitt 2002, 438. 36 EPA - Einspruchsabteilung ABl EPA 2002, 293, 307 - Neuer Sieben-Transmembran-Rezeptor V28.

37 Weitergehend Schulte § 2 Rn 65 f: eigenständige Patentierungsvoraussetzung. 38 So wohl Straus in Wortprotokoll der 5. Sitzung der Enquete-Kommission Recht und Ethik der modernen Medizin vom 3.7.2000 S 22, und Baumbach aaO S 34. 39 Vgl Schulte $ 2 Rn 65, anders jedoch für den Fall, dass ohne die Funktionsbeschreibung eine Lehre zum technischen Handeln fehle, was mit der bisherigen Rspr des BGH zum Stoffschutz nicht im Einklang steht. 40 So im Ergebnis auch Schulte $ 2 Rn 66 f. 41 Vgl Schulte $ 2 Rn 67. 42 Unklar Schulte $ 2 Rn 67. 43 Vgl Straus Deutsches Ärzteblatt 2000, 903, 905 mwN; Stein in Wortprotokoll der 5. Sitzung der Enquete-Kommission Recht und Ethik der modernen Medizin vom 3.7.2000 S 36.

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1. Abschnitt. Das Patent 16

Umstr ist, ob die Erfüllung der Voraussetzungen des Abs 3 absoluten Stoffschutz eröffnet (und damit eine Art „Türöffnerfunktion" hat). 4 4 Dies ist mit Rücksicht auf den besonderen Charakter der Gensequenz als Informationsträger wie auf die Vorgaben der BioTRl in Zweifel gezogen worden. 4 5 Es ist vorgeschlagen worden, danach zu differenzieren, ob die Funktionsangabe lediglich der Identifizierung der Funktion dient, was die Möglichkeit des Stoffschutzes eröffnen soll, ob die Informationsbeziehung zwischen Gensequenz und Protein Gegenstand des Patents ist (Lösung auf der Ebene der Äquivalenz sowohl bei Gensequenz als auch des Proteins) oder ob der Schutz auf die konkrete Gensequenz, die für ein bestimmtes Protein codiert, beschränkt sein soll. 4 6 Hinreichende Gründe, die Frage des Stoffschutzes bei Genen und Gensequenzen anders zu behandeln als bei Chemiepatenten, erscheinen nicht erkennbar, jedoch könnten die Einwände Anlass sein, das Konzept des absoluten Stoffschutzes insgesamt neu zu überdenken.

S 2 (Vom Patentschutz ausgeschlossene Erfindungen) 1 Patente werden nicht erteilt für 1. Erfindungen, deren Veröffentlichung oder Verwertung gegen die öffentliche O r d n u n g oder die g u t e n Sitten verstoßen würde; ein solcher Verstoß k a n n nicht allein aus der Tatsache hergeleitet werden, d a ß die Verwertung d e r Erfindung d u r c h Gesetz oder Verwaltungsvorschrift verboten ist. z Satz 1 schließt die Erteilung eines Patents für eine u n t e r S 50 Abs. 1 fallende Erfindung nicht aus;

2. Pflanzensorten oder Tierarten sowie für i m wesentlichen biologische Verfahren z u r Zücht u n g von Pflanzen oder Tieren. 2 Diese Vorschrift ist nicht anzuwenden a u f mikrobiologische Verfahren u n d a u f die m i t Hilfe dieser Verfahren g e w o n n e n e n Erzeugnisse. Fassung nach RegE BioTRIUmsG: (1) Für Erfindungen, deren gewerbliche Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen würde, werden keine Patente erteilt; ein solcher Verstoß kann nicht allein aus der Tatsache hergeleitet werden, daß die Verwertung der Erfindung durch Gesetz oder Verwaltungsvorschrift verboten ist. 1. 2. 3. 4.

(2) 'Insbesondere werden Patente nicht erteilt für Verfahren zum Klonen von menschlichen Lebewesen; Verfahren zur Veränderung der genetischen Identität der Keimbahn des menschlichen Lebewesens; die Verwendung von menschlichen Embryonen zu industriellen oder kommerziellen Zwecken; Verfahren zur Veränderung der genetischen Identität von Tieren, die geeignet sind, Leiden dieser Tiere ohne wesentlichen medizinischen Nutzen für den Menschen oder das Tier zu verursachen, sowie die mit Hilfe solcher Verfahren erzeugten Tiere.

2Bei der Anwendung der Nummern 1 bis 3 sind die entsprechenden Vorschriften des Embryonenschutzgesetzes maßgeblich.

DPA-PrRl 2.6.4.; EPA-PrRI C-IV, 3 Ausland: Belgien: Art 4 PatG 1984; Dänemark: $ 1 Abs 4 PatG 1996; Frankreich: Art L 611-17, L 623-2 CPI; Italien: Art 13 PatG; Luxemburg: Art 5 PatG 1992/1998; Niederlande: Art 3 ROW 1995; Österreich: $ 2 Nr 1, 3 öPatG (1984/86); Polen: Art 29 RgE 2000, biotechnologische Erfindungen Art 93'-93 7 RgE, eingefügt 2002; Schweden: $ 1 Abs 4 PatG; Schweiz: Nr 1 entspricht Art 2 Buchst a PatG, Nr 1 entspricht Art la PatG; Slowakei: $ 6 PatG; Slowenien: Art 11 GgE; Spanien: Art 5 PatG; Tschech. Rep.: $4 PatG, geänd 2000; Türkei: Art 6 Abs 2 VO 551; VK: Sec 1 Abs 3, 4 Patents Act 44 Absoluter Stoffschutz wird uneingeschränkt bejaht von Köster GRUR 2002,833, 843. Vgl auch Albers JZ 2003, 275,283 mwN; zur Diskussion in den Niederlanden und in Belgien van Overvtalleßacobs BIE 2001, 117 und 221 einerseits sowie Swinkels BIE 2001, 220 andererseits. 45 Vgl M. von Renesse/Tanner/D. von Renesse Mitt 2001, 1, 3; van Raden/D. von Renesse GRUR 2002, 393, 398, die sich für zweckgebundenen Stoffschutz aussprechen; Straus 90

GRUR 2001, 1016, 1018; zur besonderen Problematik bei Transposons, denen viele unterschiedliche Funktionen zukommen können; Spranger GRUR 2002, 399, der bei einer neuen Funktion den Stoffschutz nach § 9a Abs 3 Satz 1 RegE eingeschränkt sieht; vgl weiter von Pechmann GRUR Int 1996, 366, 372f, Straus GRUR 1998, 314; H. U. Doerries Mitt 2002, 15, 17f. 46 Τilmann Mitt 2002, 438, 448.

Alfred Keukenschrijver

Vom Patentschutz ausgeschlossene Erfindungen Übersicht A. Entstehungsgeschichte; zeitliche Anwendbarkeit: I. Entstehungsgeschichte II. Zeitliche Anwendbarkeit; Übergangsregelung III. EPÜ B. Verstoß gegen die öffentliche Ordnung und die guten Sitten: I. Allgemeines II. Veröffentlichung III. Verwertung: 1. Allgemeines 2. Vestöße gegen die öffentliche Ordnung... 3. Verstöße gegen die guten Sitten 4. Einzelfálle und Beispiele 5. Maßgeblicher Zeitpunkt C. Patentierungsausschlüsse nach [Abs 1 RegE] Nr 2: I. Patentierung von Lebensformen: 1. Nationales Recht vor 1978 2. Ausland 3. EPÜ und geltendes deutsches Recht: a. Grundsatz b. Ausnahmen

Rn 1 6 7 8 10 11 13 18 20 21 22 25 26 29

II. Die EG-Biotechnologie-Richtlinie III. Sittenwidrigkeit bei gentechnischen Erfindungen: 1. Allgemeines 2. Diskussionsstand D. Ausschlüsse nach Abs 2 RegE BioTRIUmsG; Regel 23 d AOEPÜ: I. Allgemeines II. Verfahren zum Klonen menschlicher Lebewesen III. Verfahren zur Veränderung der genetischen Identität der Keimbahn des menschlichen Lebewesens IV. Verwendung von menschlichen Embryonen zu industriellen oder kommerziellen Zwecken . . V. Verfahren zur Veränderung der genetischen Identität von Tieren; mit Hilfe solcher Verfahren erzeugte Tiere: 1. Allgemeines 2. Leiden verursachende Verfahren 3. Mit Hilfe solcher verfahren erzeugte Tiere

Rn 32 34 35 40 42 44 45

47 48 49

Schrifttum: Adrian Technikentwicklung und Patentrecht, Mitt 1995, 329; Andres Was hat Ethik, das hintergründig Immaterielle, mit Technik, dem vordergründig Materiellen, zu tun? EPOscript Bd 1,171; E. Armitage/Davis Patents and Morality in Perspective, 1994; heier Die vom Patentschutz ausgeschlossenen Erfindungen in rechtsvergleichender Sicht, GRUR Int 1960, 105; ders Zukunftsprobleme des Patentrechts, GRUR 1972, 214, 216 ff = HC 1972, 423; Beyer Patent und Ethik im Spiegel der technischen Evolution, GRUR 1994, 541; Bock Kann die Behandlung des lebenden menschlichen Körpers Gegenstand einer Erfindung im Sinne des Patentgesetzes sein? GRUR 1927, 622; Braun Die vom Patentschutz ausgeschlossenen Erfindungen nach belgischem Recht, GRUR Int 1960, 133; Burdach Patentrecht: eine neue Dimension in der medizinischen Ethik? Mitt 2001, 9; Busche Patentrecht zwischen Innovationsschutz und ethischer Verantwortung, Mitt 2001,4; Cantor Patent- und Gebrauchsmusterschutz bei Benutzung des Erfindungsgegenstandes im Widerspruch mit deutschen Gesetzesvorschriften oder den guten Sitten, GRUR 1910, 36; Casalonga Die vom Patentschutz ausgeschlossenen Erfindungen nach französischem Recht, GRUR Int 1960,125; Croon Die vom Patentschutz ausgeschlossenen Erfindungen nach niederländischem Recht, GRUR Int 1960, 137; de Muyser Die vom Patentschutz ausgeschlossenen Erfindungen nach luxemburgischem Recht, GRUR Int 1960, 140; Dersin Aktuelle Probleme der Rechtsprechung in Patentsachen, GRUR 1955, 311, 313 ff, 319 ff; Deutsch Patente für Arzneimittel und Gentechnik, FS W. Erdmann (2002), 263; Egerer Who in our society should take on the responsability of deciding what is ethically or morally just, and what are the criteria upon which decisions should be based? EPOscript Bd 1, 327; Fuchs/Sandart Die vom Patentschutz ausgeschlossenen Erfindungen nach schwedischem Recht, GRUR Int 1960, 164; Grandjean Ethique et brevet: La valeur et le code, EPOscript Bd 1, 289; Gudel Zum Problem der gesetzwidrigen Erfindungen, GRUR 1966, 235; Harms Drafting Claims Around Morality, EIPR 1996, 424; Hesketh-Prichard Die vom Patentschutz ausgeschlossenen Erfindungen in Großbritannien, GRUR Int 1960, 159; Höller Anforderungen an den gewerblichen Rechtsschutz und Anfragen an die Rechtswissenschaft aus der Sicht der Industrie, in: van Raden (Hrsg) Zukunftsaspekte des gewerblichen Rechtsschutzes, 1995, 57; International Development Research Centre (Hrsg) People, Plants, and Patents. The Impact of Intellectual Property on Biodiversity, Conservation, Trade, and Rural Society, 1994; Horn/Horn Der Fortschritt und das Patentrecht, GRUR 1977, 329; Karte Moral dilemmas in the history of patent legislation, EPOscript Bd 1, 311; Klett Exceptions to Patentablity Under Article 1(a) Swiss Patent Law, IIC 1997, 858 = Die Ausnahmen von der Patentierbarkeit nach Art. la schweizerisches Patentgesetz, GRUR Int 1998, 215; Kranz Die Auswirkungen des 6. Überleitungsgesetzes vom 23. März 1961 auf S 1 Abs. 2 Nr. 1 des Patentgesetzes, GRUR 1962, 389; Luzzati Die vom Patentschutz ausgeschlossenen Erfindungen nach italienischem Recht, GRUR Int 1960, 128; Mieth Der ethische Aspekt der Patentierung im Kontext der Biotechnologie, in Braun/Elstner (Hrsg) Gene und Gesellschaft, Deutsches Krebsforschungszentrum Heidelberg 1999, 123-131; ders Bio-Patentierung im ethischen Disput, Manuskript 25jähr Jubiläum der Kanzlei Bardehle pp, 2002; Moser Exceptions to Patentability Under Article 53(b) EPC, IIC 1997, 845 = Die Ausnahmen von der Patentierbarkeit nach Artikel 53 b) EPÜ, GRUR Int 1998, 209; Pedrazzini/Blum Die vom Patentschutz ausgeschlossenen Erfindungen nach schweizerischem Recht, GRUR Int 1960, 150; Reitstötter Rechtssetzung und Rechtsprechung im Deutschen Patentrecht in der Bundesrepublik, Fette und Seifen 1953, 273; Säger Ethische Aspekte des Patentwesens, GRUR 1991, 267; Schacht Spannungsverhältnis zwischen Patent und Ethik am Beispiel moderner Techniken aus den Bereichen Biotechnologie, Chemie/Pharmazie, Elektrotechnik und Mechanik, EPOscript Bd 1, 229; Schricker Gesetzesverletzung und Sittenverstoß, 1970; Smith International Convention for the Protection of New Varieties of Plants and Some Comments on Plant Breeders' Rights Legislation in the United Kingdom, IndProp 1965, 275; Sonn Die vom Patentschutz ausgeschlossenen Erfindungen nach österreichischem Recht, GRUR Int 1960, 141; Sontag Anforderungen an den gewerblichen Rechtsschutz und Anfragen an die Rechtswissenschaft aus der Sicht der Forschung, in van Raden (Hrsg) Zukunftsaspekte des gewerblichen Rechtsschutzes, 1995,61; Straus Aktuelle juristische Fragen, in van Raden (Hrsg) Zukunftsaspekte des gewerblichen Rechtsschutzes,

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1. Abschnitt. Das Patent 1995, 47; ders Ethical Aspects in Intellectual Property Rights, in Smelser/Baltes (Hrsg) International Encyclopedia of t h e Social & Behavioural Sciences, 2001, 7621; H. Tetzner Gesetz- u n d sittenwidrige E r f i n d u n g e n , GRUR 1952, 304; ders Die vom Patentschutz ausgeschlossenen E r f i n d u n g e n nach deutschem Recht, GRUR Int 1960, 107; Thomsen The Exception to Patentability Under Article 53(b) EPC and Corresponding Laws of t h e EPC Contracting States, IIC 1997, 850 = Die A u s n a h m e n von der Patentierbarkeit nach Artikel 53 b) EPÜ u n d den entsprechenden Rechtsvorschriften in den Vertragsstaaten, GRUR I n t 1998, 212; von Pechmann Grenzen der A u s n a h m e b e s t i m m u n g des $ 1 PatG, GRUR 1959, 441.

A. Entstehungsgeschichte; zeitliche Anwendbarkeit 1

2

3 4

5

6

7

I. Entstehungsgeschichte. 1 Die Bestimmung, die in ihrer geltenden Fassung zwei sachlich nicht zusammengehörende Bereiche regelt, ist als § la durch das IntPatÜG eingeführt worden. Zuvor hatte S 1 Abs 2 Nr 1 PatG 1936 (sachlich übereinstimmend mit $ 1 Abs 2 PatG 1877 und PatG 1891), Erfindungen, deren Verwertung den Gesetzen oder guten Sitten zuwiderlaufen würde, vom Schutz ausgenommen. Durch das 6.ÜberlG wurde die Ausnahme in Nr 1 mit Rücksicht auf die Lissaboner Revision der PVÜ2 eingeschränkt, durch das PatÄndG 1967 fiel mit der Aufhebung des Stoffschutzverbots Nr 2 weg. Durch $ 56 SortG ist der bis dahin geltende Wortlaut Nr 1 geworden, eine neue, Pflanzensorten betreffende Nr 2 wurde angefügt. Durch das IntPatÜG ist die Bestimmung neu gefasst und als $ la verselbständigt worden. Die geltende Bezeichnung beruht auf der Neubek 1981. Nr 1 entspricht der geltenden Fassung. Die nunmehr geltende Fassung der Nr 2 beruht auf dem l.SortÄndG vom 27.3.1992.3 Die im RegE BioTRlUmsG vorgesehenen umfangreichen Änderungen sind bisher nicht Gesetz geworden, liegen aber der Kommentierung zugrunde. Sie entsprechen mit Ausnahme von Abs 2 Satz 2 RegE sachlich, wenn auch nicht ganz wörtlich, Art 6 BioTRl sowie Art 53 Buchst a EPÜ idF der noch nicht in Kraft getretenen Revisionsakte 2000 und Regel 23d AOEPÜ. Der RegE 2003 weicht vom RegE 2001 in Abs 2 Satz 2 ab („maßgeblich" statt „zu berücksichtigen"). II. Zeitliche Anwendbarkeit; Übergangsregelung. § 2 idF des IntPatÜG ist auf alle nach dem 31.12.1977 eingereichten Anmeldungen und darauf erteilten Patente anzuwenden (Art XI S 1 Abs 1 IntPatÜG). Die Neufassung durch das 1. SortSchÄndG ist nach dessen Art 5 am 8.4. 1992 in Kraft getreten. Zur Kollisionsregelung in Form eines Wahlrechts des Anmelders oder Patentinhabers Rn 12 zu $ 2a RegE.4 III. EPÜ. S 2 entspricht Art 53 EPÜ. Die BioTRl hat in die Regeln 23b-23e AOEPÜ Eingang gefunden. 5 B. Verstoß gegen die öffentliche Ordnung und die guten Sitten I. Allgemeines. Da die Patenterteilung nicht von der Beachtung der Gesetze freistellt, kann es grds nicht Sache des Erteilungsverfahrens sein zu untersuchen, ob sich aus der Benutzung der Erfindung Gesetzesverstöße ergeben können; 6 verfehlt ist allerdings in diesem Zusammenhang der immer wieder zu findende Verweis auf das Nichtbestehen eines positiven Benutzungsrechts. Gleichwohl enthielten die meisten Patentsysteme seit jeher Patentierungsausschlüsse bei Gesetzesverstößen.7 Ihre innere Rechtfertigung finden derartige Regelungen darin, dass das Patentrecht als Teil der objektiven Rechtsordnung nicht vollkommen wertneutral sein kann. 8 Es kommt hinzu, dass die Patenterteilung entscheidend unter Mitwirkung staatlicher oder internat Behörden zustande kommt; zwar kann in der Patenterteilung grds kein ethisches Werturteil über die angemeldete Erfindung gesehen werden, die Mitwirkung an der Patenterteilung kann allerdings in extrem gelagerten Fällen für die mit der Prüfung befassten Personen unzumutbar sein. Hier greift § 2 ein, allerdings nicht auf der Ebene fehlender Patentfähigkeit, sondern eines Patentierungsausschlusses (vgl Rn 1 vor $ l). 9 1 Materialien sind umfassend bei MGK/Moufang S 8 nachgewiesen; dort auch eingehend z u r geschichtlichen Entwicklung (Rn 4-21). 2 Begr B1PMZ 1961, 140, 143. 3 BGBl 1992 I 727f. 4 Näher Keukenschrijver SortG $ 41 Rn 5 ff. 5 Vgl z u r Begr Mitteilung vom 1.7.1999 ABl EPA 1999, 573. 92

6 MGK/Moufang Art 53 EPÜ Rn 23; Benkard-EPÜ Art 53 Rn 3. 7 Vgl auch die US-Praxis seit 1817 Lowell ν. Lewis, 15 Fed. Cas. 1018 (C.C.D. Mass. 1817). 8 Beier/Straus Gentechnologie S 136; MGK/Moufang Art 53 EPÜ Rn 24. 9 Vgl MGK/Moufang Art 53 EPÜ Rn 2; Benkard-EPÜ Art 53 Rn 2.

Alfred Keukenschrijver

Vom Patentschutz ausgeschlossene Erfindungen

Die Regelung in Nr 1 enthält (anders als die frühere, die nur auf die Verwertung abstellte) zwei Tatbestände, nämlich einmal, dass die Veröffentlichung der Erfindung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen würde, und zum anderen, dass dies bei ihrer Verwertung der Fall wäre. Die Patentierung als solche wird dabei nicht unmittelbar bewertet. 10

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Π. Veröffentlichung. Der RegE BioTRUmsG sieht in Übereinstimmung mit Art 27 TRIPS-Übk und der EPÜ-Revision 2000 den Wegfall der Bestimmung vor. 11 Veröffentlichung iS dieser Bestimmung ist die Herausgabe der Offenlegungs- und Patentschriften. 12 Die Regelung ist an sich systematisch fehl am Platz, weil sie nicht erst ein Patenterteilungshindernis bedeutet, sondern nur den ohnehin an die Tätigkeit des DPMA anzulegenden ordnungsrechtl Maßstab betrifft. Das DPMA ist (anders als uU das EPA im Rahmen der Art 8, 20 Immunitätsprotokoll 13 ) von den Anforderungen des allg Ordnungsrechts nicht freigestellt. Soweit das DPMA im ordnungsrechtl Sinn als Störer in Betracht kommt, unterliegt es den Bestimmungen des Polizeirechts. Wegen der engeren Schranke des Ordnungsrechts braucht an sich auf die weiter gefasste des $ 2 Abs 1 nicht zurückgegriffen zu werden. Verstößt die Veröffentlichung nur gegen die guten Sitten, ohne zugleich ordnungsrechtl relevant zu sein, wird ein Verstoß gegen § 2 Nr 1 1. Alt verneint werden müssen. Ein Verstoß ist auch ausgeschlossen bei Patentanmeldungen, die nach den $5 5 0 - 5 6 zu behandeln sind oder bei denen sich der Mangel auf andere Weise beseitigen lässt (vgl für das eur Erteilungsverfahren Regel 34 AOEPÜ). Unzulässigkeit der Veröffentlichung kommt insb in Betracht, wenn der Inhalt der zu veröffentlichenden Unterlagen strafrechtl relevant ist, zB nach SS 90ff, 94, 95, 9 7 , 1 1 1 , 130a, 1 4 131, 185 ff StGB. Herabsetzende Äußerungen über Konkurrenzprodukte werden auch dann keinen iSd Bestimmung relevanten Verstoß begründen können, wenn sie gegen den Anmelder Abwehransprüche, zB wegen Wettbewerbsverstoßes, begründen. 15 Ist eine Veröffentlichung gleichwohl erfolgt, wird man zwar eine weitere Veröffentlichung (Patentschrift nach Offenlegungsschrift) als unzulässig ansehen müssen, der Bestimmung für die Entscheidung im Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren aber keine Relevanz mehr zuerkennen können. 1 6

10

ΙΠ. Verwertung 1. Allgemeines. Maßgeblich ist die Verwertung der Erfindung, nicht die Entstehung der Erfindung; Gesetzes- oder Sittenverstoß bei Schaffung der Erfindung mag aber wettbewerbsrechtl und uU strafrechtl relevant sein. Verwertung ist jede Benutzung der Erfindung. 1 7 Hinsichtlich des Vertriebs enthält Art 4 q u a t e r PVÜ (Lissaboner und Stockholmer Fassung) eine Regelung. Ein Verstoß gegen die Regelung liegt nicht schon vor, wenn die Verwertung gegen das Gesetz oder Verwaltungsvorschriften verstößt, also schlicht gesetzwidrig ist. 1 8 Die Regelung ist weder dazu bestimmt noch dazu geeignet, gesetzwidriges Handeln zu unterbinden. Sie ist Ausdruck der allg Erwägung, dass solche Erfindungen nicht als patentwürdig anerkannt und vom Staat nicht durch Patenterteilung belohnt und geschützt werden, die bestimmungsgem allein zu Zwecken verwendet werden können, die die Rechtsordnung missbilligt. 19 Voraussetzung ist die Gefährdung einer zu den tragenden Grundsätzen der Rechtsordnung zählenden Norm oder die Verletzung einer ethisch fundierten Norm von zentraler Bedeutung, die allg als verbindlich angesehen wird. 20 Die sz Rspr verweist darauf, dass auch ein Herstellungsverfahren nicht patentierbar ist, wenn es zu einem Endprodukt führt, dessen Bekanntgabe oder Verwendung der öffentlichen Ordnung oder den guten Sitten widerspricht. 21

11

2. Verstöße gegen die öffentliche Ordnung. Voraussetzung ist ein Verstoß gegen „tragende Grundsätze der Rechtsordnung"; 22 auf die Stellung der Bestimmung in der Normenhierarchie muss

13

10 Vgl Benkard-EPÜ Art 53 Rn 4; Busche GRUR Int 1999, 299, 301. 11 Vgl zur Regelung in Belgien van Overwalle HC 2000, 259, 280; dies EIPR 2002, 233. 12 Schulte Rn 12. 13 Vgl Benkard-EPÜ Art 53 Rn 5. 14 Vgl Tröndle/Fischa § 130a StGB Rn 5. 15 AA ersichtlich VG München 30.10.2002 M 17 E 02.3943: vgl auch Benkard-EPÜ Art 53 Rn 22. 16 Βernhardt/Kraßer S 137; MGK/Moufang Art 53 EPÜ Rn 42.

17 Schulte Rn 14. 18 Vgl Schulte Rn 18. 19 BGH GRUR 1973, 585 f IUP. 20 Moufang EPOscript Bd 1, 133, 149. 21 Sz BG SMI 1995, 358, 363 = GRUR Int 1996, 1059, 1060 Manzana II. 22 Begr IntPatÜG B1PMZ 1976, 332; vgl BGH GRUR 2003, 707 DM-Tassen; BGH GRUR 2 0 0 3 , 7 0 5 Euro-Billy; BGH GRUR 2003, 708 Euro-Banknoten; BGH B1PMZ 2003, 291 Euro-Bauklötze GeschmMSachen.

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1. Abschnitt. Das Patent

es allerdings nicht entscheidend ankommen.23 Entgegen verbreiteter Auffassung kann, da es nicht um kollisionsrechtl Fragen geht, auf den „ordre-public"-Begriff des Art 6 EGBGB nicht zurückgegriffen werden.24 Zu berücksichtigen sind Vorgaben etwa in der UN-Charta und der Europäischen Menschenrechtskonvention25 und in völkervertragsrechtl Normen.26 In Betracht kommt weiter der Verstoß gegen ausdrückliche gesetzliche Verbote, zB im Gesetz zur Regelung von Fragen der Gentechnik vom 20.6.1990 idF der Bek vom 16.12.1993,27 im Embryonenschutzgesetz vom 13.12.199028 (so ausdrücklich Abs 2 Satz 2 nach dem RegE BioTRIUmsG), im Stammzellgesetz vom 28.6.200229 oder im Tierschutzgesetz vom 24.7.1972 idF der Bek vom 25.5.1998;30 soweit diese der gemeinsamen eur Überzeugung entsprechen31 (bdkl deshalb der gesetzgeberische Versuch, nat Regelungen zum absoluten Maßstab zu machen). Gesetzwidrigkeit ist jedoch im Gegensatz zur früheren Rechtslage nicht mehr entscheidendes Kriterium; dies trägt dem Umstand Rechnung, dass gesetzliche Verbote nicht unveränderlich sind, die zum früheren Recht geführte Diskussion über die Beurteilung von Zeitgesetzen ist damit obsolet. Ein relevanter Verstoß gegen die öffentliche Ordnung kann noch nicht bei der Verletzung sicherheits- und ordnungsrechtl Normen (die auch bei Bestehen von Patentschutz zu beachten sind32) angenommen werden, sondern nur bei Tätigkeiten, bei denen der Gesetzesverstoß zugleich ein gesteigertes Unwerturteil impliziert. Als Faustregel können jedenfalls solche Fälle als erfasst gelten, die das Gesetz als Verbrechen und nicht nur als Vergehen wertet (Mindestfreiheitsstrafe ein Jahr und höher, § 12 Abs 1 StGB). Ausnahmetatbestände in den Verbotsnormen schließen die Annahme des Verstoßes gegen die öffentliche Ordnung regelmäßig aus.33 Auch der Schutz der Umwelt wird vom Begriff der öffentlichen Ordnung erfasst,34 allerdings ebenfalls nur unter den genannten Voraussetzungen35 (das EPA hat auf die hinreichende Substantiierung abgestellt). Für die Frage der Anwendung eines nat oder eur Maßstabs wird man die gleichen Grundsätze anwenden müssen wie bei der Frage der Sittenwidrigkeit36 (Rn 19). 14 Falls die Verwertung der Erfindung gegen zentrale Grandsätze der Verfassungsordnung verstößt (ins bei einer Lehre, deren Anwendung gegen die Würde des Menschen verstößt), ergibt sich das Verbot bereits unmittelbar aus Verfassungsrecht;37 dies hindert es nicht, in Nr 1 insoweit eine deklaratorische Wiederholung des bereits verfassungsrechtl ableitbaren Verbots zu sehen.38 In diesem Fall ist im nat Rahmen eine weniger strenge eur Beurteilung unbeachtlich. 15 Ein relevanter Verstoß kommt grds nur in Betracht, wenn praktisch jede denkbare Verwertungsmöglichkeit gegen die öffentliche Ordnung verstößt. Eine bloße Missbrauchsmöglichkeit (zB bei Waffen, Giftstoffen, Abtreibungsmitteln) steht mit Rücksicht auf verbleibende gesetzeskonforme Anwendungsbereiche der Patentierung nicht entgegen;39 daher reichen auch mögliche Ausnahmegenehmigungen oder die Zulässigkeit der Herstellung für den Export40 aus; in letzterem Fall muss allerdings die Frage des Verstoßes gesondert geprüft werden (zB im Fall im Inland verbotener, im Ausland aber erlaubter gesundheitsgefährdender Stoffe). 16 Dass die Erfindung ein Staatsgeheimnis darstellt, steht der Patenterteilung nicht entgegen, wie Nr 1 Satz 2 bestätigt.41 Bei eur Anmeldungen ergibt sich ein Korrektiv zur Nichtberücksichtigung im Erteilungsverfahren aus Art II $ 4 Abs 2 IntPatÜG (s dort), bei PCT-Anmeldungen aus Art ΙΠ § 2 IntPatÜG.

23 Bernhardt/Kraßer S 135. 2 4 So auch Benkard-EPÜ Art 53 Rn 18; aA MGK/Moufang Art 53 EPÜ Rn 31; wohl auch Βtihring $ 2 GebrMG Rn 6. 25 Vgl hierzu EPA D 11/91 ABl EPA 1995, 721, 775 f. 26 MGK/Moufang Art 53 EPÜ Rn 33. 27 BGBl 1 2 0 6 6 . 28 BGBl I 2746; vgl Benkard-EPÜ Art 53 Rn 19. 29 BGBl 1 3 2 7 7 . 30 BGBl 1 1 1 0 6 . 31 Vgl Busche G RUR I n t 1999, 299, 305 f m w N ; BVerfGE 101, 1 = NJW 1999, 3253; z u r wettbewerbsrechtl Beurteilung, w e n n ein Verhalten zwar gegen strengere n a t Bestimmungen verstößt, aber EG-Recht entspricht, BGHZ 130, 182 = GRUR 1995, 817 Legehennenhaltung. 3 2 Vgl EPA Τ 356/93 ABl EPA 1995, 545, 565 = GRUR I n t 1995, 978 Pflanzenzellen.

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33 Vgl MGK/Moufang Art 53 EPÜ Rn 34. 3 4 EPA Pflanzenzellen; Mes Rn 3; Benkard-EPÜ Art 53 Rn 20; vgl Singer/Stauder Art 53 EPÜ Rn 13. 35 Vgl Schulte Rn 17. 36 Vgl EPA Pflanzenzellen aaO S 558; vgl auch BGH Legehennenhaltung. 37 AA offenbar Benkard Rn 5. 38 Vgl auch Moufang EPOscript Bd 1, 133, 150. 39 Vgl RG BIPMZ 1904, 35, 36 Milcheis; Benkard Rn 4; Benkard-EPÜ Art 53 Rn 6 ff; Schulte Rn 6; auf RGZ 149, 224 Präservative sollte nicht m e h r zurückgegriffen werden. 4 0 Vgl BPatGE 2, 161, 163 = GRUR 1965, 31; BPatGE 11, 1; DPA Mitt 1956, 162. 4 1 Vgl Begr IntPatÜG BTDrs BIPMZ 1976, 332; Bernhardt/Kraßer S 135.

Alfred Keukenschrijver

Vom Patentschutz ausgeschlossene Erfindungen Fälle, in denen Verstoß gegen die öffentliche Ordnung erwogen wurde, finden sich in der Rechtsprechung des BGH und des BPatG nur vereinzelt. 4 2 So hat der BGH die Patentfähigkeit einer Erfindung nicht daran scheitern lassen, dass die Verwertung den Gesetzen zuwiderlief, weil das Verfahren auch in Fällen anwendbar war, die nicht gegen das Gesetz verstießen. 4 3 Intrauterinpessare hat der BGH jedenfalls mit Rücksicht auf Fälle ärztlich gebotener Unterbrechung der Schwangerschaft als patentfähig angesehen. 4 4 Das BPatG hat ein Patentierungsverbot bei Personenbeförderung in Bauaufzügen verneint; 4 5 weitere Fälle, betrafen Erfindungen, bei denen die Verwertung gegen Lebensmittelrecht verstieß, 4 6 für den Export zulässige Fremdstoffzusätze; 4 7 eine theoretische Exportmöglichkeit wurde als ausreichend angesehen, das Verbot leerlaufen zu lassen; 4 8 bei Teilverboten wurde ein Beschreibungszusatz des Inhalts, dass die Verwertung der Erfindung durch gesetzliche Bestimmungen, insb durch das Lebensmittelgesetz, beschränkt sein könne, als erforderlich, aber auch ausreichend angesehen. 4 9 Die Anbringung eines Hoheitszeichens („Europaemblem") auf einer Gehäuseabdeckplatte wurde nicht ohne weiteres als bdkl angesehen. 5 0

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3. Verstöße gegen die g u t e n Sitten. Die Generalklausel entzieht sich einer präzisen Definition, formelhafte Umschreibungen „helfen bei der patentrechtl Würdigung nicht viel weiter". 5 1 Sittenwidrigkeit darf nicht mit zeitlich wandelbaren oder gar gerade „herrschenden" Moralvorstellungen gleichgesetzt werden, 5 2 die Heranziehung des „Anstandsgefühls aller billig und gerecht Denkenden" als Maßstab erscheint wegen der besonderen Bedeutung der Klausel im patentrechtl Kontext als zu eng. 5 3 Soweit die Verwertung in relevanter Weise gegen Rechtsnormen, auch in innerstaatliches Recht transformierte Normen des Völkerrechts, verstößt, greift bereits der Gesichtspunkt des Verstoßes gegen die öffentliche Ordnung, ohne dass hier eine Exklusivität der beiden Tatbestände angenommen werden müsste. 5 4 Ist dies nicht der Fall, sollte regelmäßig auch bei der Bejahung einer patentrechtl relevanten Sittenwidrigkeit Zurückhaltung geübt werden; bloße Anstößigkeit sollte nicht durchschlagen 5 5 . Ein Anwendungsbereich kann insb da bleiben, wo der Gesetzgeber auf neuartige Erscheinungsformen der Technik noch nicht reagieren konnte 5 6 und deshalb eine unerträgliche rechtl Lücke besteht; zu weitgehend wäre deshalb die Auffassung, dass Nichtverbotensein zwingend der Annahme der Sittenwidrigkeit entgegenstehen müsste. 5 7 Auch hier ist in erster Linie das Ordnungsrecht gefordert und ein Einschreiten im Patenterteilungsverfahren nur geboten, wenn bereits die Mitwirkung des Patentamts im Erteilungsverfahren als Billigung oder Förderung angesehen werden könnte. 5 8 Nr 1 und Art 53 Buchst a EPÜ betreffen demnach nur extreme Ausnahmefälle, die die Allgemeinheit als besonders verabscheuungswürdig ansieht; 5 9 selbst hier ist aber für das Wettbewerbsrecht die Auffassung vertreten worden, dass es Sache des Gesetzgebers und nicht der Wettbewerbsgerichte sei, Abhilfe zu schaffen; 6 0 dem wird man für das Patentrecht nicht folgen können. Pflanzenbiotechnologie ist unter Rekurs auf die Gesamtheit der im eur Kulturkreis verwurzelten anerkannten Normen - nicht als sittenwidrig angesehen worden. 6 1

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42 Bsp aus dem Geschmacksmusterrecht: BPatG GRUR 2002, 337; BPatGE 44, 148; BPatG 8.10.2001 10 W (pat) 703/00; BPatG 8.10.2001 10 W (pat) 710/00 (verneint); BPatG B1PMZ 2001, 154 (bejaht). 43 BGH GRUR 1972, 704 Wasseraufbereitung. 44 BGH GRUR 1973, 585 f IUP; anders noch PA B1PMZ 1915, 248, 249; die Patentierbarkeit abl auch BPatG 3.11.1970 23 W (pat) 91/70 gegen BPatG 13.3.1969 5 W (pat) 60/68 und BPatG 2.4.1969 18 W (pat) 193/68. 45 BPatGE 5, 129 = GRUR 1965, 357. 46 BPatGE 11, 47 = Mitt 1970, 97, insb zur „Offensichtlichkeit" des Verstoßes; vgl hierzu auch Reitstötter Fette und Seifen 1953, 273, 276. 47 BPatGE 2, 161, 163 = GRUR 1965, 31. 48 BPatG Mitt 1967, 14. 49 BPatGE 11, 1. 50 BPatGE 45,211 = GRUR 2003, 142, GbmSache. 51 MGK/Moufang Art 53 EPÜ Rn 36, 37. 52 Vgl zur Behandlung von Empfängnisverhütungsmitteln PA B1PMZ 1915, 248; RPA Mitt 1934, 19 einer-

seits und die zwar großzügigere, aber besonders stark Zeitströmungen verhaftete Entscheidung RGZ 149, 224, 229 Präservative andererseits; Schulte Rn 22. 53 Vgl auch MGK/Moufang Art 53 EPÜ Rn 35; anders Mes Rn 6; Schulte Rn 23; vgl zum GeschmMG BPatGE 42, 67 = GRUR 2000, 1026; BPatG B1PMZ 2001, 154; BPatG 16.1.2003 10 W (pat) 714/01. 54 AA offenbar Bernhardt/Kraßer S 136. 55 Vgl auch die Bsp bei Benkard Rn 6. 56 Vgl Schulte Rn 23. 57 Vgl hierzu Straus GRUR 1996, 10, 15 in Auseinandersetzung mit EPA Τ 356/93 ABl EPA 1995, 545, 565 = GRUR Int 1995, 978 Pflanzenzellen. 58 Ähnlich Bernhardt/Kraßer S 136. 59 EPA - Einspruchsabteilung - GRUR Int 1993, 865 Patent für pflanzliche Lebensformen; vgl Warren EIPR 1998, 445. 60 BGHZ 130, 182 = GRUR 1995, 817 Legehennenhaltung. 61 EPA Pflanzenzellen aaO S 562ff.

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S 2

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1. Abschnitt. Das Patent

Europäischer oder nationaler Maßstab?62 Von der Beschränkung auf Extremfalle her relativiert sich auch die Streitfrage der Anwendung eines „europäischen" oder eines strengeren „nationalen" Maßstabs, etwa im nat Nichtigkeitsverfahren über eur Patente.63 Eine eur Definition der „guten Sitten" wird sich noch schwieriger entwickeln lassen als eine nat, 64 anders dort, wo - etwa im Richtlinienweg - normative Regelungen erfolgen;65 der auszuarbeitende Grundrechtskatalog der Gemeinschaft wird zu beachten sein. Im eur Patenterteilungsverfahren ist eine differenzierende Betrachtung im Hinblick auf die jeweilige nat Rechtsordnung nicht möglich,66 dies wird auch in der Weise gelten müssen, dass die Unanstößigkeit in nur einem Vertragsstaat noch keine Patentierungsmöglichkeit eröffnet, 67 sondern dass auf die durchschnittlichen Auffassungen in allen Vertragsstaaten abzustellen ist,68 für die auch einheitliche EG-Regelungen einen Hinweis geben können. 69 Da die nat Regelung die eur rezipiert, werden hier einheitliche Grundsätze anzuwenden sein; dies wird auch für das nat Nichtigkeitsverfahren gegen eur Patente70 und letztlich auch für die Bewertung nat Patente selbst gelten müssen, allerdings mit der Maßgabe, dass nat Verfassungsrecht als nat Maßstab immer beachtlich ist.

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4. Einzelfälle und Beispiele.71 Gesetzwidrigkeit hat das BPatG bei einem evakuierbaren Sarg bejaht, der ein Erwachen des Scheintoten durch Entziehung der Atemluft ausschließt.72 In Betracht kommen besonders grausame oder heimtückische Waffen, insb solche, deren Einsatz völkerrechtl verboten ist, wie biologische und chemische Kampfstoffe; Abtreibungsmittel, deren Anwendung von Ärzten wegen Gefährlichkeit allg abgelehnt wird; Erfindung, deren bestimmungsgem Gebrauch in einer zum Schutz elementarer Rechtsgüter unter Strafe gestellten Handlung besteht, zB Briefbombe, Mittel, die beim Konsum von Betäubungsmitteln eingesetzt werden sollen (zwh im Hinblick auf die Wandelbarkeit der Anschauungen auch hier), Vorkehrungen zur Diebstahlsicherung im Bereich der Selbstjustiz; Erfindungen, deren einziger Zweck Erleichterung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten ist, zB Beseitigung denaturierender oder kennzeichnender Zusätze, Radarwarnvorrichtungen (zwh mit Rücksicht auf ihre Erlaubtheit in Teilen des Auslands); Herstellung gesundheitsschädlicher oder verfälschter Lebensmittel; Klonierung Tumor erzeugender Viren im Schrotschussverfahren unter Verwendung ungeschwächter Empfängerorganismen,73 Mittel oder Verfahren zum massenweisen oder grausamen Töten von Menschen;74 nach nat Verfassungsrecht wohl aber jedes Hinrichtungsgerät, jedenfalls, soweit man in der Todesstrafe einen Verstoß gegen die Menschenwürde sieht.75 21 5. Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung der Sittenwidrigkeit ist nicht der Anmelde- oder Prioritätszeitpunkt, sondern der Zeitpunkt der Erteilung.76 Im Einspruchs- und Nichtigkeitsverfah6 2 Vgl z u r Problematik im R a h m e n von Art 27 Abs 2 TRIPS-Übk B. Goebel S 214 ff. 6 3 Vgl auch HG Zürich sie! 1997, 208, 211; vgl z u r sz Gen-Schutz-Initiative Calame/Schweizer SJZ 1998, 173, 178; z u r Rechtslage in D ä n e m a r k NIR 1994, 444. 6 4 Vgl EPA Τ 356/93 ABl EPA 1995, 545, 567 = GRUR I n t 1995, 978 Pflanzenzellen u n t e r Hinweis auf die Materialien; f ü r die H e r a n z i e h u n g der EMRK als Standard R. Ford EIPR 1997, 315; in Betracht k o m m t auch die Menschenrechts- u n d Biomedizin-Konvention des Europarats vom 4.4.1997, European Treaty Series 164, mit Zusatzprotokoll vom 6.11.1997. 65 Vgl BGHZ 138, 55 = GRUR 1998, 824 Testpreisangebot, UWGSache. 6 6 MGK/Moufang Art 53 EPÜ Rn 26; Schulte Rn 27. 67 AA Straus GRUR I n t 1990, 913, 918f; Benkard-EPÜ Art 53 Rn 34; aA wohl auch R. Rogge GRUR 1998, 303, 307; weitergehend Schatz GRUR Int 1997, 588, 595, der schon Verstoß in einem b e n a n n t e n Vertragsstaat als hind e r n d ansieht, jedoch auf die Praxis verweist, dass der Anmelder nach entspr Prüfungsbescheid auf die Benenn u n g dieses Vertragsstaats verzichtet; vgl auch die Regel u n g in Art 63 Abs 3 Buchst f GSortV; vgl Singer/Stauder Art 53 EPÜ Rn 22f; Fuchs Mitt 2000, 1, 7; Busche Mitt 2001, 4, 7. 68 Vgl MGK/Moufang Art 53 EPÜ Rn 28 f; EPA Pflanzenzellen, wo auf den „europäischen Kulturkreis" abgestellt wird; HABM M i t t 2000, 304.

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69 Vgl BGHZ 1 3 0 , 1 8 2 = GRUR 1995, 817 Legehennenhaltung. 70 Hierzu MGK/Moufang Art 53 EPÜ Rn 27. 7 1 Bsp aus der Lit f ü r Gesetz- oder Sittenwidrigkeit MGK/Moufang Art 53 EPÜ Rn 4 7 - 4 9 ; Bernhardt/Kraßer S 137f. 72 BPatG 15.1.1971 23 W (pat) 248/70; Armenrechtssache; sehr zwh dagegen BPatGE 29, 39 „Scheintotenentlarvungssystem", Verfahrenskostenhilfesache, wonach die Menschenwürde des Verstorbenen u n d seiner Angehörigen verletzt sein soll, wenn der tote menschliche Körper z u m bloßen Objekt wirtschaftlicher Verwertung herabgewürdigt wird, indem er trotz der Endgültigkeit des Todes m i t einem nutzlosen Lebensrettungssystem versehen wird. 73 MGK/Moufang Art 53 EPÜ Rn 45. 74 Weiter gehend Horn/Horn GRUR 1977, 329, 337. 75 Das EPA h a t eine medikamentöse Sterbehilfe auch z u r A n w e n d u n g b e i m Menschen patentiert (EP-Patent 516 811 - Z u s a m m e n s e t z u n g e n f ü r Euthanasie/Michigan State University). 76 RPA B1PMZ 1920, 52, 53; Benkard Rn 3; Bernhardt/ Kraßer S 137; MGK/Moufang Art 53 EPÜ Rn 44; Kranz GRUR 1962, 389, 390.

Alfred Keukenschrijver

Vom Patentschutz ausgeschlossene E r f i n d u n g e n

ren sollte auf den jeweils für die Entscheidung maßgeblichen Zeitpunkt (letzte mündliche Verhandlung in der Tatsacheninstanz oder entspr Zeitpunkt) abgestellt werden. 77 Dagegen wird man bei der Veröffentlichung auf deren Zeitpunkt abzustellen haben. 78

C. Patentierungsausschlüsse nach Nr 2 Schrifttum: Adam Ethische u n d rechtliche Probleme der Patentierung genetischer Information. Ein Tagungsbericht, GRLTR I n t 1998, 391; Adler Controlling the Application of Biotechnology - A Critical Analysis of the Proposed Moratorium on Animal Patenting, Harv.J.L. & Technol. 1988, 1, 1; ders Patenting of Gene Sequences - Why a n d W h e n , FS F.-K. Beier (1996), 3; Ahrens Genpatente - Rechte a m Leben? GRUR 2003, 89; Albers „Patente auf Leben", JZ 2003, 275; Altner Vom Aufschrei z u r Argumentation - „Würde der Kreatur", „Eigenwert des Lebens" - was h e i ß t das eigentlich? Über die übergeordneten ethischen Fragen der Patentierung, Gen-ethischer Informationsdienst 114/ 1 9 9 6 , 4 3 ; Andersen/Koktvedgaard Biotechnologi og patentret, 1990; Anderson N I H drops bid for gene patents, 263 Science (1994), 909; Appel Der menschliche Körper im Patentrecht, EPOscript Bd 1, 201; I. Armitage Patents and Genetic Engineering - The Genentech Decision, EIPR 1988, 10, 95; R. A. Armitage The Emerging US Patent Law for t h e Protection of Biotechnology Research Results, EIPR 1989, 47; Assanti Profili della brevettabilità dei microorganismi, Riv. Dir. Ind. 1983 I, 35; Aston Patenting Nucleotide and Amino Acid Sequences in View of Electronic Sequence Database Searches, JPTOS 1993, 30; Astudillo Gómez La protección legal de las invenciones. Especial referencia a la biotecnologia, 1995; ders tía Biotecnología y Derecho, 1997; Auerbach Biotechnology Patent Law Developments in Great Britain a n d t h e United States: Analysis of a Hypothetical Patent Claim for a Synthetized Virus, Boston College International a n d Comparative Law Review 1983, 6, 56326; Baldock Broad biotech patents - the final word in the UK, Scrip Magazine 1997,6; Baumbach Patentierbarkeit gentechnischer Ergebnisse, d n Β 1980, 135; ders Mikroorganismenschutz per se - eine Brücke zwischen Patentschutz u n d Sortenschutz? Mitt 1 9 9 1 , 1 3 ; Baumbach/Rasch Der Rechtsschutz biologischer Verfahren in westeuropäischen Ländern, d n Β 1979, 152; Beier Biotechnologie u n d gewerblicher Rechtsschutz, GRUR Int 1987, 285, auch in Gesellschaft ftr Rechtspolitik (Hrsg) Biotechnologie u n d gewerblicher Rechtsschutz (1988), 1; ders Gewerblicher Rechtsschutz f ü r moderne biotechnologische Verfahren u n d Produkte, GRUR Int 1990, 219; Beier/Crespi/Straus Biotechnology and Patent Protecting, 1985 = Biotechnologie u n d Patentschutz, 1986; Beier/Straus Gentechnologie u n d gewerblicher Rechtsschutz, FS 25 Jahre BPatG (1986), 133 = IndProp 1986, 4 4 7 = P r o p r l n d 1986,483; Ben-Ami (Hrsg) Legal Aspects of Biotechnology, 1989; Bent/Schraal/Gulinßeffery Intellectual Property Rights in Biotechnology Worldwide, 1987; Bently Imitations and Immorality: The Onco-Mouse Decision, King's College L.J. 1992, 145; Bently/Maniatis Intellectual Property and Ethics, 1998; Bercovits Problemática de la protección de las invenciones biotechnológicas desde u n a perspectiva europea, RDI 1990, 55; Berge/ El proyecto de directiva europea relativo a la protección jurídica de invenciones biotechnológicas, RDI 1990, 85; Bergmans Propriété industrielle et diversité biologique des espèces végétales et animales, L'Ingénieur-Conseil 1987, 319; ders La protection des innovations biologiques - Une étude de Droit comparé, Diss Louvain-la-N. 1991; Beyleveld/Brownsword Mice, Morality and Patents. 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77 Vgl MGK/Moufang Art 53 EPÜ Rn 4 4 m w N in Fn 132.

78

Wie hier Benkard-EPÜ Art 53 Rn 29.

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1. Abschnitt. Das Patent

der Patentierbarkeit gentechnologischer E r f i n d u n g e n , 2001; Calame/Schweizer Z u m Patentierungsverbot der GenSchutz-Initiative. 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Vom Patentschutz ausgeschlossene E r f i n d u n g e n 41; Rural Advancement Foundation International (RAFI) Farmers' Rights: the Informal Innovation Systam at GATT (TRIPs) and in Intellectual Property Negotiations in the Context of New Biotechnologies, RAFI C o m m u n i q u é Mai/Juni 1989, 1; Salivanchik Legal Protection for Microbiological and Genetic Engineering Inventions, 1982; Sampson Rewriting the Genetic Code: The Impact of Novel Nucleotides on Biotechnology Patents, EIPR 2 0 0 2 , 4 0 9 ; Sandri/Caporascio Biotecnologie: l'ultima proposta dell'Unione Europea, Riv.dir.ind. 1 9 9 4 1 6 4 5 ; Savignon Die Natur des Schutzes der Erfindungspatente u n d seine A n w e n d u n g auf lebende Materie, GRUR Int 1985, 83; ders Considérations sur les principes d u rapprochement des législations en matière de brevets: la brevetabilité des êtres vivants, GRUR Int 1990, 766; Schade Patentierung von Pflanzenzüchtungen, GRUR 1950, 312; Schatz Z u r Patentierbarkeit gentechnischer E r f i n d u n g e n in der Praxis des Europäischen Patentamts, GRUR Int 1997, 588 = Patentability of Genetic Engineering Inventions in European Patent Office Practice, HC 1998, 2; Schertenleib The Patentability and Protection of DNA-based Inventions in the EPO and t h e European Union, EIPR 2 0 0 3 , 1 2 5 ; Schippel Zur Patentierung landwirtschaftlicher Kulturverfahren, GRUR Int 1958, 333; Schrell F u n k t i o n s g e b u n d e n e r Stoffschutz f ü r biotechnologische Erfindungen? GRUR 2001, 782; Scott The Dutch Challenge to the Bio-Patenting Directive, EIPR 1999, 212; Sellnick E r f i n d u n g , Entdeckung u n d die Auseinandersetzung u m die U m s e t z u n g der Biopatentrichtlinie der EU, GRUR 2002, 121; Sena Directive on Biotechnical Inventions: Patentability of Discoveries, IIC 1999, 731; Seiler Sui Generis Systems: Obligations and Options for Developing Countries, 34 Biotechnology and Development Monitor (1998), 2; Sellnick E r f i n d u n g , Entdeckung u n d die Auseinandersetzung u m die U m s e t z u n g der Biopatentrichtlinie der EU, GRUR 2002, 121; Senatskommission der Deutschen Forschungsgemeinschaft Genforschung, Therapie, Technik, Patentierung, 1997; Sheiness Patenting Gene Sequences, Patenting Gene Sequences? JPTOS 1996, 121; Sherman Die Entscheidung Genentech v. Wellcome des englischen Court of Appeal, GRUR Int 1990, 191 = IIC 1990, 76; Shuman (Hrsg) Intellectual Property Rights and Their Special Impact on Biotechnology, 1999; Smith Copyright Protection for t h e Intellectual Property Rights to Recombin a n t Deoxyribonucleic Acid: A Proposal, St. Mary's L.J. 1988, 1083; Sparrow An International Comparative Analysis of the Patentability of Recombinant DNA-Derived Organisms, 12 Univ. Toledo L.Rev. 945 (1981); Speck Generic Copyright, EIPR 1995, 171: Spranger Stoffschutz f ü r „springende Gene"? Transposons im Patentrecht, GRUR 2002 399; Stamm Biotechnologische E r f i n d u n g e n , in: FS 100 Jahre eidgen. Patentgesetz (1988), 159; Stanleyßnce Copyright Law in Biotechnology: A View f r o m t h e Formalist Camp, EIPR 1997, 142; Stenger ua Question 93: Relation entre la protection par les brevets pour les inventions biotechnologiques et la protection des obtentions végétales. 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GRUR 1998, 314; ders Genpatentierung - eine „abstruse Idee"? Deutsches Ärzteblatt 2000, 903; ders Patentierung von Leben, in CDU-Bundesgeschäftsstelle (Hrsg) Arbeitsmaterialien „Bioethik", 2 0 0 1 , 4 6 ; ders Biotechnologie et brevets, in Gros (Hrsg) Les Sciences d u vivant - E t h i q u e et société, 2001, 233; ders Biodiversity and Intellectual Property, in Hill/Takenaka/Takeuchi (Hrsg) Rethinking International Intellectual Property (2001), 141; ders Produktpatente auf DANN-Sequenzen: eine aktuelle Herausforderung des Patentrechts, GRUR 2001, 1016; Straus/Moufang Legal Aspects of Acquiring, H o l d i n g and Utilizing Patents with Reference to the Activities of the International Centre for Genetic Engineering a n d Biotechnology (ICGEB), UNIDO-Dok. 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1. Abschnitt. Das Patent Study About the Requirements and the Scope of Protection, 1997; van Nieuwenhoven Heibach Europese bescherming van microbiologische uitvindingen, BIE 1980, 127; van Overwalle Protecting Innovations in Plant Biotechnology: Patents or Plant Breeder's Rights? Mededelingen van de Faculteit Landbouwwetenschapen Universiteit Gent, 1993, Bd 57; dies Octrooierbaarheid van plantenbiotechnologische uitvindingen, 1996; dies Patentability of Biotechnical Inventions, A Comparative Study, 1996 (niederländisch m i t englischer Zusammenfassung); dies The Legal Protection of Biotechnical Inventions in Europe and in t h e United States. Current Framework a n d F u t u r e Developments, Leuven 1997; dies Biotechnology Patents in Europe, F r o m Law to Ethics, in: Biotechnology Patents and Morality, 1997, 139; dies De octrooieerbarheid van biotechnologische uitvindingen, in van Overwalle (Hrsg) Octrooirecht, ethiek en biotechnologie, 1998; dies T h e Legal Protection of Biotechnical Inventions in Europe and in the United States, 1997; dies Patent Protection for Plants: a Comparison of American and European Approaches, 39 IDEA (1999), 143; dies Octrooien voor planten onder de EG-Biotechnologierichtlijn van 6. Juli 1998, AgrarR 1999 Beilage I S 9 = Agrarisch recht 1999, 111; dia The Legal Protection of Biological Material in Belgium, IIC 2000, 259; dies Influence of intellectual property law on safety in biotechnology, in: Safety of m o d e r n technical systems, Congress-documentation, Saarbrücken 2001, 663; dies Traditional Medicinal Knowledge, Patents and t h e Convention on Biological Diversity, IngCons 2001, 161; dies Belgium Goes its Own Way on Biodiversity and Patents; EIPR 2002, 233; van Raden/D. von Renesse „ Ü b e r b e l o h n u n g " - A n m e r k u n g e n z u m Stoffschutz f ü r biotechnologische E r f i n d u n g e n , GRUR 2002, 393; van Wezenbeek Patents a n d DNA, 1993; van Wijk Broad Biotechnology Patents H a m p e r Innovation, 25 Biotechnology a n d Development Monitor (1995), 15; Vanderghheynst La notion d ' o r d r e public et des bonnes moeurs dans la proposition de directive européenne relative à la protection j u r i d i q u e des inventions biotechnologiques, in van Overwalle (Hrsg) Octrooirecht, ethiek en biotechnologie, 1998; Vanzetti I nuovi brevetti. Biotecnologie e invenzioni chimiche, 1995; Vermeersch Ethische implicaties van octrooien op plant, dier en mens, in van Overwalle (Hrsg) Octrooirecht, ethiek en biotechnologie, 1998; Vida Ungarische Rechtsprechung zu biotechnologischen E r f i n d u n g e n , Mitt 1989, 210; von Dungern Zur Praxis der Lizenzvergabe f ü r gentechnische E r f i n d u n g e n in den USA, GRUR Int 1982, 502; von Fiina Sachschutz f ü r neuen Mikroorganismus - Z u m x-ten Mal „Bäckerhefe", Mitt 1985, 169; von Pechmann Über nationale u n d internationale Probleme des Schutzes mikrobiologischer E r f i n d u n g e n , GRUR 1972, 51 = IIC 1972,295; ders Gewerblicher Rechtsschutz auf d e m Gebiet der Mikrobiologie, GRUR Int 1 9 7 4 , 1 2 8 u n d 448; ders Sind Vermehrungsansprüche bei biologischen E r f i n d u n g e n ungesetzlich? GRUR 1975, 395; ders Ausschöpfung des bestehenden Patentrechts f ü r E r f i n d u n g e n auf d e m Gebiet der Pflanzen- u n d T i e r z ü c h t u n g u n t e r Berücksichtigung des Beschlusses des Bundesgerichtshofs Tollwutvirus, GRUR 1987, 475; ders Ist der Ausschluß von Tierzüchtungen u n d Tierbehandlungsverfahren vom Patentschutz gerechtfertigt? GRUR Int 1987, 344, auch in Gesellschaft fir Rechtspolitik (Hrsg) Biotechnologie u n d gewerblicher Rechtsschutz (1988), 155; Vossius Der Patentschutz von Mikroorganismen u n d Viren nach d e m deutschen Patentgesetz u n d d e m z u k ü n f t i g e n europäischen Patenterteilungsverfahren, GRUR 1973, 159; ders Der Schutz von Mikroorganismen u n d mikrobiologischen Verfahren, GRUR 1975, 477; ders Patentfähige E r f i n d u n g e n auf d e m Gebiet der genetischen Manipulationen, GRUR 1979, 579; ders Patent Protection for Biological Inventions - Review of Recent Case Law in EEC Countries, EIPR 1979, 278; ders Ein wichtiger Schritt z u r A n e r k e n n u n g der Patentfähigkeit von Mikroorganismen in den USA. Bericht über die CCPA-Entscheidung in den Fällen Bergy u n d Chakrabarty, GRUR Int 1980, 16; ders Patenting living material, Naturwissenschaften 1984, 552; ders Zur Patentierung von E r f i n d u n g e n im Bereich der DNA-Rekombinations-Technologie u n d Hybridoma-Technologie, in Gaul/Bartenbach Aspekte des gewerblichen Rechtsschutzes (1986), 1; ders Patentschutz f ü r Tiere: „Krebsmaus/HARVARD", GRUR I n t 1990, 333 = Patent Protection for Animals: Oncomouse/HARVARD, EIPR 1990, 250; ders Über den Patentschutz von E r f i n d u n g e n auf d e m Gebiet der Biologie in Deutschland u n d Europa, FS Z. Kitagawa (1992), 1046; ders Die Beurteilung der Patentfähigkeit von E r f i n d u n g e n auf d e m Gebiete der Biotechnologie, GRUR 1993, 344; ders Patenting Inventions in the Field of Biology and Chemistry: German a n d European Patent Law and Case Law, Naturwissenschaften 1997, 431; Vossius/Jaenichen Z u r Patentierung biologischer E r f i n d u n g e n nach Europäischem P a t e n t ü b e r e i n k o m m e n u n d Deutschem Patentgesetz, GRUR 1985, 821; Vossius/Schnappauf A n m e r k u n g e n z u m Vorlagebeschluß Τ 1054/96 - transgene Pflanze/NOVARTIS, Mitt 1999, 253; Vossius/Schrell Die „Harvard-Krebsmaus" in der dritten R u n d e vor d e m EPA, GRUR I n t 1992, 269; Walles Biotechnical Inventions and Swedish Patent Legislation, NIR 1985, 509, 1986, 71; dies Bioteknik och patentbarhet, NIR 1989, 14; Walser Gewerblicher Rechtsschutz an gentechnisch veränderten Pflanzen u n t e r Berücksichtigung des US-amerikanischen Rechts, Diss Göttingen 2001; Warcoin Les développements de la biotechnologie et les brevets d'invention, RDPI, Jan. 1985, S 2; Warren A Mouse in Sheep's Clothing: The Challenge to t h e Patent Morality Criterion Posed by „Dolly", EIPR 1999, 445; Wegner Patent Protection for Novel Microorganisms Useful for the Preparation of Known Products, IIC 1974, 285; ders Patenting Nature's Secrets - Microorganisms, IIC 1976, 235; ders Patent Law in Biotechnology, Chemicals and P h a r m a c e u t i c a l , 1995; Wells Patenting New Life Forms: An Ecological Perspective, EIPR 1994, 111; Wendland Intellectual Property, Traditional Knowledge and Folklore: WIPO's Exploratory Program, 33 IIC (2002), 606; Whaiteßones Biotechnical Patents in Europe - The Draft Directive, EIPR 1989, 145; White Problems in Obtaining Patents in Biological Cases, in Kemp (Hrsg) Patent Claim D r a f t i n g and Interpretation, 1982, S 189; Widtmann Patentfähigkeit von Mikroorganismen, M i t t 1972, 89; Wiehe Gentechnikrecht als Patenthindernis, GRUR 1993, 88; Wies Patent Protection of Biotechnical Inventions - American Perspectives, IIC 1990, 480; Wilczek (Hrsg) Biomedical Research a n d Patenting: Ethical, Social and Legal Aspects, 1996; Winnacker Eröffnet die Gentechnologie neue Beschreibungsmöglichkeiten f ü r E r f i n d u n g e n im Bereich der lebenden Natur? Derzeitiger Stand u n d Aussichten, GRUR Int 1987, 292, auch in Gesellschaft fir Rechtspolitik (Hrsg) Biotechnologie u n d gewerblicher Rechtsschutz (1988), 67; Wirtz Die E i n o r d n u n g der mikrobiologischen Verfahren sowie der durch diese zu gewinnenden Erzeugnisse u n t e r den Erfindungsbegriff im Straßburger Übereinkommen, GRUR 1970, 105; ders Nochmals: die schutzlosen Mikroorganismen, GRUR 1971, 238; ders Patentschutz von Pflanzenzüchtungen, Mitt 1955, 75; Witt Biopatentierung: Chronologie u n d rechtliche Problematik, in: Vieweg (Hrsg) S p e k t r u m des Technikrechts, Refereate eines Symposiums aus Anlaß des 10jährigen Bestehens des Instituts f ü r Recht u n d Technik in Erlangen, 2002, 323; Wong Patenting Innovations in Biotechnology, IP ASIA März 1999, 38; Woodley/Smith Conflicts

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Alfred Keukenschrijver

Vom Patentschutz ausgeschlossene E r f i n d u n g e n in Ethics - Patent in Gene R&D, LES Nouvelles 1997, 129; Wolfram „Reach-Through Claims" u n d „Reach-Through Licensing" - Wie weit k a n n Patentschutz auf biotechnologische Research Tools reichen? Mitt 2003, 57; Wuesthoff Schöpferische Fortentwicklung auf d e m Gebiet der belebten Natur, eine neue Grundsatzfrage des gewerblichen Rechtsschutzes, GRUR I960, 517; ders Biologische E r f i n d u n g e n i m Wandel der Rechtsprechung, GRUR 1977, 404; Yesley Protecting Genetic Difference, 13 Berkeley Tech. L.J. 653 (1998).

Materialien:

Comparative Study of Biotechnology Patent Practices, im Internet www.jpo-miti.go.jp/siryoe/

contents.htm

I. Patentierung von Lebensformen 1. Nationales Recht vor 1978. Das Patentrecht hatte zunächst nur den Schutz der „toten Technik" im Auge.79 Die frühe Praxis des PA hat Verfahren der Pflanzenzüchtung und Tiererzeugung, Tierpflege und -dressur als nicht patentfähig angesehen.80 Seit 1934 hat das RPA Verfahren für Pflanzenzüchtungen bekanntgemacht. 81 Als patentierbar wurden waldtechnische Verfahren82 und landwirtschaftliche Kulturverfahren 83 angesehen. Auf biologischem Weg hergestellte Erzeugnisse wurden schon 1922 als patentierbar angesehen.84 Sachansprüche auf Erzeugnisse von Pflanzenzüchtungsverfahren waren nicht ausgeschlossen, ebensowenig Verfahren zur Beeinflussung des Pflanzenwuchses85 oder zur Ertragssteigerung bei Tieren.86 Tierzüchtungsverfahren wurden seitens des BPatG als nicht patentfähig angesehen.87 Dagegen hat der BGH die Schutzfáhigkeit von Tierzüchtungsverfahren in der „rote Taube'-Entscheidung grds anerkannt; danach war die planmäßige Ausnutzung biologischer Naturkräfte und Erscheinungen nicht grds vom Patentschutz ausgeschlossen, Voraussetzung für die Patentierung eines Tierzüchtungsverfahrens jedoch seine Wiederholbarkeit.88 Sachschutz für einen neuen Mikroorganismus war gewährbar, wenn der Erfinder zu seiner Erzeugung einen nacharbeitbaren Weg aufzeigte; zur vollständigen Beschreibung einer mikrobiologischen Erfindung konnte der Mikroorganismus bei einer anerkannten Hinterlegungsstelle hinterlegt werden. 89 Aber auch die Möglichkeit einer wiederholbaren Neuzüchtung konnte durch Hinterlegung und Freigabe einer vermehrbaren Probe des Mikroorganismus ersetzt werden. 90 All das ist heute nicht mehr eine Frage der Patentfähigkeit, sondern der ausführbaren Offenbarung (Rn 273 ff zu $ 34; zur Hinterlegung biologischen Materials Rn 311 ff zu S 34). Zur Patentierbarkeit mikrobiologischer Erfindungen Rn 23 ff zu $ 2a RegE. 2. Ausland. 91 In den USA sind lebende Mikroorganismen, die (auf gentechnischem Weg) von Menschenhand geschaffen wurden und die mit den ihnen auf diese Weise gegebenen Eigenschaften in der Natur nicht vorkommen, als patentfähig angesehen worden; 92 im Apil 1988 ist dort das erste Tierpatent erteilt worden (US-Patent 4 736 866; „Krebsmaus"-Anmeldung, in Kanada ist das Patent als Tierpatent nicht erteilt worden; 93 vgl auch Rn 306 zu § 34; weiteres US-Patent 5 175 384 auf immunodefiziente Maus zur Untersuchung von Autoimmunerkrankungen). Patentiert wurden Gene, die ein Enzym für die Penicillin-Biosynthese und humanes Erythropoietin codieren (US-Patente 79 Benkard Rn 8. 80 PA B1PMZ 1914, 257, 258; eingehend Benkard Rn 8. 8 1 Nachw 5. Aufl sowie Keukenschrijver SortG Einl Rn 16 Fn 61 ff. 82 RG Mitt 1 9 3 2 , 1 1 8 , 1 1 9 sturmsicherer Randstreifen. 83 RPA GRUR 1932, 1114, 1115 f; Anm Ktícft JW 1933, 734. 84 RPA - Nichtigkeitsabteilung - B1PMZ 1924, 6, 7: Tuberkuloseimpfstoff, „Friedmann-Patent". 85 Zur Praxis des DPA, des BPatG u n d des BGH Keukenschrijver aaO Fn 6 2 - 6 6 . 86 DPA B1PMZ 1959, 71. 87 BPatGE 8, 121; BPatGE 10, 1: Verfahren z u m Steuern des Geschlechts von N a c h k o m m e n ; BPatG 5.5.1967 10 W (pat) 573/61 B1PMZ 1968, 197 LS. 88 BGHZ 52, 74, 79 = GRUR 1969, 672 rote Taube; BGHZ 64, 101, 108 = GRUR 1975, 430 Bäckerhefe; BGHZ 100, 67, 70ff = GRUR 1987, 231 Tollwutvirus. 89 BGHZ 64, 101, 108 = GRUR 1975, 430 Bäckerhefe. 90 BGHZ 100, 67, 70ff = GRUR 1987, 231 Tollwutvirus u n t e r Abweichung von der f r ü h e r e n Rspr: BGHZ 52, 74, 79 = GRUR 1969, 672 rote Taube; BGH Bäckerhefe.

91 Weitere Hinweise auf die US- u n d kanadische Praxis bei Benkard Rn 8, auf die int Praxis bei der Patentier u n g von Tieren bei MGK/Moufang Art 53 EPÜ Rn 94. Zur Praxis in Belgien eingehend van Overwalle HC 2000, 259, 267f. 92 Schon seit der Entscheidung des US-SuprC vom 16.6.1980 (Diamond/Chakrabarty, GRUR Int 1980, 627, 629: gentechnisch veränderter Pseudomonas-Stamm z u m Abbau von Kohlenwasserstoffen, US-Patent 4 259 444; US-SuprC Ex parte Allen GRUR Int 1988, 601, 602 zu polyploiden Austern. 93 Bestätigt durch den kanadischen Federal Court 21.4.1998, referiert in EIPR 1998 N-145f u n d auszugsweise bei Funder EIPR 1999, 551, 568, wegen fehlender Wiederholbarkeit u n d weil d e m Erfinder n u r ein Patent f ü r die Schaffung des Plasmids u n d das Verfahren z u seiner E i n f ü h r u n g in das Tier zustehe, nicht aber auf jeden Abkömmling; vgl aber kanad. Federal Court of Appeal 3.8.2000 F.C.J. 2000 Nr 1213, referiert in EIPR 2001 N103, u n d hierzu Perry/Krishna EIPR 2001, 196.

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1. Abschnitt. Das Patent 4 885 2 5 1 und 4 703 008), weiter eine Maispflanze mit höherem Tryptophan-Anteil 9 4 (Hibberd, USPatent 4 581 857).

3. EPÜ und geltendes deutsches Recht 26

a. Grandsatz. Die Regelung in $ 2 Nr 2 (nach dem RegE BioTRlUmsG § 2a) stimmt seit 1992 mit der im EPÜ überein; Entsprechendes gilt im wesentlichen auch für die meisten anderen EPÜVertragsstaaten. 95 Ein genereller Ausschluss von Erfindungen auf dem Gebiet der belebten Natur ist dem EPÜ - und ebenso dem geltenden nat Recht - nicht zu entnehmen; 9 6 die übereinstimmende eur und nat Regelung nimmt nur Pflanzensorten und Tierarten (richtigerweise Tierrassen) und im wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen und Tieren vom Patentschutz aus; eine Ausnahme von der Ausnahme bilden nach Nr 2 Satz 2 wiederum mikrobiologische Verfahren und mit Hilfe dieser Verfahren gewonnene Erzeugnisse. Weitere Ausnahmen können sich aus dem Erfindungsbegriff des § 1 (Art 52 EPÜ) ergeben, der Entdeckungen nicht einschließt (Rn 43 zu $ 1), sowie aus dem Patentierungsausschluss für Behandlungs- und Diagnostizierverfahren in $ 5 Abs 2 (Art 52 Abs 4 EPÜ). Art 52 Abs 1 EPÜ, der $ 1 Abs 1 entspricht, beinhaltet einen allg Grundsatz der Patentierbarkeit, der nur dann nicht zur Anwendung kommt, wenn andere gesetzliche Bestimmungen bestimmte Gegenstände von der Patentierbarkeit ausschließen. 9 7

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Grds patentierbar sind demnach insb Verfahren, bei denen auf nichtgenetischem, physikalischem o d e r c h e m i s c h e m Weg auf die lebende Natur eingewirkt wird, insb Verfahren zur Beeinflussung der Beschaffenheit, der Ausbeute, des Ertrags, des Wachstums usw von Pflanzen und Tieren oder zur Beeinflussung von Körperfunktionen des Menschen, 9 8 das gilt auch für behandeltes Pflanzengut 9 9 und erst recht für Schädlingsbekämpfungsverfahren und -mittel chemischer oder physikalischer Art. 1 0 0 Grds patentierbar sind mutagene Verfahren, bei denen die Erbstruktur auf physikalischem oder chemischem Weg beeinflusst wird. 1 0 1

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Grds patentierbar ist weiter die Beeinflussung nichtlebender Materie mit biologischen Mitteln, insb mit Mikroorganismen (Alkoholerzeugung, Käseerzeugung, Backen, biologische Säuerung 1 0 2 ), hierzu Rn 23 zu § 2a RegE.

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b. A u s n a h m e n . Nicht generell patentierbar ist die Einwirkung auf biologische Abläufe mit biologischen Mitteln. Zwar besteht auch hier im Grundsatz Patentierbarkeit. Die Regelung enthält aber Patentierungsausschlüsse für bestimmte biologische Erfindungen. Nach verbreiteter Meinung sind die Patentierungsausschlüsse in Nr 2 als Ausnahmebestimmungen eng auszulegen; 1 0 3 dies trifft jedoch nur zu, soweit es nicht um die Abgrenzung der beiden Schutzsysteme Patentschutz und Sortenschutz geht. 1 0 4 Es kann geboten sein, bei der Prüfung der Patentierbarkeit den § 2 Nr 1 entspr Art 53 Buchst a EPÜ zu berücksichtigen 1 0 5 (Rn 34ff).

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Die Patentierungsausschlüsse im Bereich der belebten Natur werden zT für verfehlt, 1 0 6 zT für zu weitgehend gehalten; mehr als ein Minimal- oder Formelkonsens zeichnet sich bisher nicht ab. In

94 Vgl Funder EIPR 1999, 551, 558. 95 Nachw bei MGK/Moufang Art 53 EPÜ Rn 57. 96 EPA Τ 49/83 ABl EPA 1984, 112 = GRUR Int 1984, 301 Vermehrungsgut. 97 EPA - Prüfungsabteilung - ABl EPA 1992, 589 = GRUR Int 1993, 240 Krebsmaus III. 98 EPA Τ 231/85 ABl EPA 1989, 74 = GRUR Int 1989, 678, 679 Triazolylderivate; EPA G 6/88 ABl EPA 1990, 114 Mittel zur Regulierung des Pflanzenwachstums; EPA Τ 208/88 ABl EPA 1992, 22 = GRUR Int 1992, 282 Wachstumsregulation; Benkard-EPÜ Art 53 Rn 46. 99 EPA Τ 49/83 ABl EPA 1984, 112 = GRUR Int 1984, 301, 302 Vermehrungsgut; EPA Τ 34/83 Vermehrungsgut II; EPA Τ 144/83 ABl EPA 1986, 301 = GRUR Int 1986, 720, 721 Appetitzügler; Benkard-EPÜ Art 53 Rn62f. 100 Vgl schon zum früheren Recht BGHZ 53, 274 = GRUR 1970, 361 Schädlingsbekämpfungsmittel; BGHZ 54,181 = GRUR 1970, 601 Fungizid; BGH BlPMZ 1973, 257 selektive Herbizide; BPatG GRUR 1976, 633; ÖPA

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GRUR Int 1974, 257; Benkard Rn 10; MGK/Moufang Art 53 EPÜ Rn 73 f; Benkard-EPÜ Art 53 Rn 47. 101 BGH GRUR 1978, 162, 163 7-Chlor-6-demethyltetracyclin; Benkard Rn 12. 102 Vgl - noch zum früheren Recht - BGH GRUR 1989, 899 Sauerteig; BPatGE 21, 43 = GRUR 1978, 586: „lactobacillus bavaricus"; Benkard Rn 11. 103 EPA Τ 320/87 ABl EPA 1990, 71 = GRUR Int 1990, 629 Hybridpflanzen; EPA - Einspruchsabteilung GRUR Int 1993, 865 Patent für pflanzliche Lebensformen; Benkard-EPÜ Art 53 Rn 45; Schulte Rn 105; Mes Rn 11; MGK/Moufang Art 53 EPÜ Rn 61; Looser GRUR 1986, 27; Funder EIPR 1999, 551, 560. 104 Zutr Benkard Rn 12a; vgl Straus GRUR Int 1998, 1, 9; F under EIPR 1999, 551, 564 Fn 83. 105 EPA Τ 19/90 ABl EPA 1990, 476 = GRUR Int 1990, 978 Krebsmaus II. 106 So zB MGK/Moufang Art 53 EPÜ Rn 58, 88; Benkard Rn 2.

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Vom Patentschutz ausgeschlossene Erfindungen

Europa ist die Diskussion über die Patentierbarkeit von Lebewesen vor allem an dem noch nicht abschließend entschiedenen „Krebsmaus"-Fall des EPA entbrannt 107 (Rn 19 zu 5 2a). Zur Hinterlegung biologischen Materials Rn 311 ff zu $ 34 sowie der Budapester Vertrag über die internat Anerkennung der Hinterlegung von Mikroorganismen (BV); zur Offenbarung Rn 289 zu S 34; zur Wiederholbarkeit Rn 305 ff zu § 34; zur Klarheit der Patentansprüche Rn 103 zu § 34,

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zur Neuheit Rn 131 zu $ 3, zur erfinderischen Tätigkeit Rn 101 ff zu § 4. II. Die am 30.7.1998 in Kraft getretene EG-Biotechnologie-Richtlinie (Rn 39 Einl PatG) wird 3 2 erhebliche Auswirkungen auf die Praxis haben. Die Art 23b - 23e AOEPÜ haben den sachlichen Gehalt der Richtlinie übernommen, eine Umsetzung in das nat Recht sieht der RegE BioTRIUmsG vor, dessen Wortlaut eingearbeitet und der Kommentierung zugrunde gelegt ist. Zur Beachtlichkeit der Richtlinie vor ihrer Umsetzung Rn 84 Einl. In Belgien ist Sittenwidrigkeit nach dem Gesetzesvorschlag auch für den Fall vorgesehen, dass die 3 3 Erfindung auf der Grundlage tierischen oder pflanzlichen Materials entwickelt ist, das in Verletzung des Rechts des Herkunftslands importiert wurde 108 (vgl aber BioTRl Erwägungsgrund 27 sowie $ 34 RegE).

ΠΙ. Sittenwidrigkeit bei gentechnischen Erfindungen 1. Allgemeines. Die Beurteilung in der Öffentlichkeit ist extrem kontrovers, auch deshalb, weil 3 4 auf sehr unterschiedlichen Ebenen und weitgehend in wenig miteinander kommunizierenden Kreisen diskutiert wird. Dies gilt nicht nur, soweit der Mensch betroffen ist (s die Kommentierung zu $ la RegE). Insb bei der Genmanipulation von Tieren, bei denen ein aktiviertes Onkogen inseriert wird, ist es geboten, bei der Prüfung der Patentierbarkeit Nr 1 (Art 53 Buchst a EPÜ) zu berücksichtigen. 109 Im Hinblick auf die Erfordernisse der Nr 1 (des Art 53 Buchst a EPÜ) muss jede Erfindung darauf hin untersucht werden, ob sie gegen die guten Sitten verstößt; mögliche schädliche Wirkungen und Gefahren sind zu bewerten und gegen den Nutzen und die Vorzüge der Erfindung abzuwägen. Es ist Sache des Gesetzgebers festzulegen, unter welchen Bedingungen ein bestimmtes technisches Wissen eingesetzt werden darf, das den Umgang mit gefahrlichen Materialien einschließt. 110 Ob eine Differenzierung zwischen Sachschutz und Verfahrens- oder Verwendungsschutz geboten sein kann, bleibt zu prüfen. 2. Diskussionsstand. Zur Frage der Sittenwidrigkeit werden unterschiedliche und nur teilweise kompatible Argumente angeführt. 111 Ausschließlichkeitsrechte an Lebensformen („kein Patent auf Leben") sind grds abzulehnen; 112 vgl S 90a BGB idF des Gesetzes vom 20.8.1990. 1 1 3 Die Gegenkritik 114 lässt außer Betracht, dass Eigentum an einzelnen Tieren und Patentschutz nicht ohne weiteres vergleichbar sind.

107 Vgl auch folgende Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA zu gentechnischen Erfindungen: EPA Τ 130/90 RBK 1 9 9 1 , 1 7 rekombinanter monoklonaler Antikörper, auszugsweise bei Jaenichen GRUR Int 1992, 327, 330; EPA Τ 500/91 Human immune interferon; EPA Τ 223/92 DNA sequences. 108 Van Overwalk HC 2000, 259, 282. 109 EPA Τ 19/90 ABl EPA 1990, 476 = GRUR Int 1990, 978 Krebsmaus II. 110 EPA Prüfungsabteilung ABl EPA 1992, 589 Krebsmaus III. 111 Vgl Kinkeldey GRUR Int 1993, 394, 398 f; MGK/ Moufang Rn 50ff; Moga JPTOS 1994, 511, 543f; Laudien VPP-Rdbr 1997, 15, 20; s auch die Tagungsdokumentation der int Konferenz beim Europäischen Parlament vom 7.-8.2.1989, veranstaltet von der International Coalition for Development Action und der Grün-Alternativen Fraktion ICDA Seeds Campaign (Hrsg) Patenting Life Forms in Europe, 1989 sowie die Wiedergabe der Posi-

tion der Einsprechenden - Fraktion der Grünen im Europäischen Parlament - in der Entscheidung der Einspruchsabteilung des EPA ABl EPA 1995, 388, 3 9 7 f f = GRUR Int 1995, 708 Relaxin. 112 ZB Rajotte Some Theological and Ethical Points of Concern on the Issue of the Patenting of Genetically Engineered Living Organisms, in ICDA Seeds Campaign (Hrsg) Patenting Life Forms in Europe (1989), S 51; D'Siha Patenting of Animals: A Welfare Viewpoint, aaO S 48; The Genetics Forum, London, Jahresbericht EPA 1991 S 7; hierzu MGK/Moufang Rn 50, 51: Brody An Evaluation of the Ethical Arguments Commonly Raised Against the Patenting of Transgenic Animals, in Lesser (Hrsg) Animal Patents, S 141; Then in Wortprotokoll der 5. Sitzung der Enquete-Kommission Recht und Ethik der modernen Medizin vom 3.7.2000 S 14f. 11Î BGBl I 1762. 114 Vgl MGK/Moufang Art 53 EPÜ Rn 51.

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1. Abschnitt. Das Patent

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Eine Monopolisierung genetischer Ressourcen ist unerwünscht.115 Das Gegenargument, dass genetische Ressourcen, die der Öffentlichkeit bereits zur Verfügung stehen, mangels Erfüllung des Neuheitserfordernisses nicht patentierbar sind, 116 greift im Fall der Patentierung isolierter oder synthetisierter DNA-Sequenzen zu kurz. Ob patentrechtl Anreize für die Bewahrung genetischer Ressourcen eher förderlich sind, 117 erscheint bedenkenswert. Folgen für die Umwelt; 118 unkontrollierte Freisetzung transgener Lebensformen;119 Erhalt der 38 Artenvielfalt.120 39 Ethische und religiöse Einwände. Würde und Integrität des Menschen,121 so bei objektmäßiger Nutzung des menschlichen Körpers zur Gütererzeugung,122 Achtung vor der Natur, Würde der Kreatur; 123 Unversehrtheit der Schöpfung,124 vgl Regel 23d Buchst a - c AOEPÜ; Embryonenschutzgesetz vom 13.12.1990, 125 insb §§ 5-7 (künstliche Veränderung menschlicher Keimbahnzellen, Klonen, Chimären- und Hybridbildung - „Newman application"126) und Stammzellgesetz vom 28.6.2002; Kommerzialisierung des Lebens.127 Ein Fall („Fall Moore"), in dem einem Patienten während einer Therapie Zellmaterial entnommen und ohne dessen Wissen zur Klonierung einer Zellinie verwendet wurde, die Grundlage für eine Patenterteilung und Vermarktung wurde, und seine Entscheidung durch den kalifornischen Obersten Gerichtshof128 ist in der Lit berichtet worden,129 die dort angesprochenen Fragen sind jedoch nicht primär patentrechtl Natur, sondern betreffen die Vermarktung entnommenen Zellmaterials an sich. Vgl auch die Diskussion über eigene Rechte der Natur.

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D. Ausschlüsse nach Abs 2 RegE BioTRlUmsG; Regel 23d AOEPÜ I. Allgemeines. Die auf Art 6 Abs 2 BioTRl beruhende Regelung nennt vier Tatbestände, nach denen eine Patentierung nicht stattfindet. Die Aufzählung ist nicht abschließend, was sich schon daraus ergibt, dass der 38. Erwägungsgrund der BioTRl die Herstellung von hybriden Lebewesen aus Keimzellen oder totipotenten Zellen von Mensch und Tier erwähnt, die in den Einzeltatbeständen nicht erfasst ist. 130 Abs 2 Satz 2 RegE verlangt die Berücksichtigung der Regelungen des Embryonenschutzgesetzes. 115 Vgl Bousquet Plant Genetic Resources: Protection of Rights, in ICDA Seeds Campaign (Hrsg) Patenting Life Forms in Europe (1989), S 43; Hardon Industrial Patents, Plant Breeding and Genetic Resources: A Plant Breeder's View, aaO S 34; Resolution 8/83 der 22. Sitzung der FAO-Konferenz Rom 1983, nachgewiesen bei MGK/Moufang Rn 59; zur Wetterführung der „Common Heritage"Diskussion auf int Ebene Keukenschrijver SortG Einl Rn 9; vgl Bundesregierung BTDrs 12/3871 S 4, wonach die Erteilung gewerblicher Schutzrechte für Pflanzen mit den Grundsätzen der Erklärung, wozu der freie Zugang zu genetischen Ressourcen gehört, nicht in Widerspruch steht; vgl auch die Resolution der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften vom 7.11.1992, die die Patentierung von natürlich vorkommenden DNA-Sequenzen ablehnt; Aufruf des Genethischen Netzwerks Berlin zur BioTRl, durch die „Sonderrechte geschaffen werden, die eine zunehmende Privatisierung der gemeinsamen Lebensgrundlagen der Menschheit befürchten lassen"; Antrag der Gruppe PDS/ LL BTDrs 12/4577, wonach der Einfluss von Großkonzernen der Chemie-, Pharma- und Saatgutindustrie weiter ansteigen werde; Auswirkungen auf die Dritte Welt; Freiheit der Forschung; fehlende Wettbewerbsfähigkeit nichtgenmanipulierter Tiere, vgl Moga JPTOS 1994, 511, 543; kolumbianische und peruanische Vorstöße im Verlauf der Beratungen des PLT, vgl Bühler Der neue Patentrechtsvertrag ..., sie! 2000, 531, 532. 116 MGK/Moufang Art 53 EPÜ Rn 50. 117 Straus Patentierung von Pflanzen und Tieren S 167 f. 118 ZB Greenpeace UK, Jahresbericht EPA 1991 S 11; EPA Τ 356/93 ABl EPA 1995, 545, 566 ff = GRUR Int 1995, 978 Pflanzenzellen.

106

119 Vgl Moga JPTOS 1994, 511, 544. 120 Zum Inverkehrbringen gentechnisch veränderter Pflanzen, die ein Gen für ein Skorpiontoxin enthalten, s Kleine BT-Anfrage BTDrs 12/2523 und Antwort der Bundesregierung vom 27.5.1992 BTDrs 12/2627. 121 Vgl MGK/Moufang Art 53 EPÜ Rn 53 mwN. 122 Dolder Mitt 1 9 8 4 , 1 ; zB Hybridom-Technik zur Gewinnung menschlicher monoklonaler Antikörper; Bradish Patenting Human Material: What Form of Political Responsability, in ICDA Seeds Campaign (Hrsg) Patenting Life Forms in Europe (1989), S 55; Entwurf BioTRl 1992 Art 2 Abs 3 Buchst a, b. 123 Vgl Burdach Mitt 2002, 9, 12 mwN. 124 Hoffmaster The Intellectual Property Journal 1988 Nr 4 , 1 , 5: „We are not playing God, we are taking dominion over God"; Empfehlung des Europarats 934 (1972) Nr 7 b, in BTDrs 9/1373: Recht auf nichtmanipuliertes genetisches Erbe mit Ausnahmen im Bereich der therapeutischen Anwendungen; Antrag der Gruppe PDS/LL BTDrs 12/4577. 125 BGBl I 2746. 126 Hierzu Presseerklärung des US-Patentamts vom 2.4.1998, referiert in EIPR 1998 N-119; hierzu auch MGK/Moufang Art 53 EPÜ Rn 53 mit weiteren Hinweisen in Fn 183-185; Straus GRUR 1992, 261 und GRUR 1996, 10, 15; Schatz GRUR Int 1997, 588, 594 f; eur Patent 695 351 und Pressemitteilung des EPA, referiert in GRUR Int 2000, 283 f. 127 Hoffmaster aaO S 11. 128 Nachw bei Bostyn BIE 1997, 403, 404 Fn 19, 20. 129 Prowda JPTOS 1995, 611. 130 Koenig/Müller EuZW 1999, 681, 685; vgl Herdegen GRUR Int 2000, 859, 860.

Alfred Keukenschrijver

Vom Patentschutz ausgeschlossene Erfindungen

$2

Rechtsnatur. Schon ihrem Wortlaut nach nimmt die Regelung die von ihr erfassten Fälle nicht 41 vom Erfindungsbegriff aus, sondern stellt ein Patentierungsverbot auf. Die Regelung über das Patentrecht und nicht über das Ordnungsrecht erscheint schon vom Ansatz nicht ganz überzeugend. 131 Π. Verfahren zum Klonen von menschlichen Lebewesen (Abs 2 Nr 1 RegE; Regel 23d Buchst 42 a AOEPÜ) Schrifttum: Bostyn Octrooieren van klonen en andere biologische merkwaardigheden, BIE 1997,403; Frankenberg Die Würde des Klons u n d die Krise des Rechts, KJ 2000, 325; Herdegen Die Patentierbarkeit von Stammzellenverfahren nach der Richtlinie 98/44/EG, GRUR Int 2000, 859; Koechlin Auf dem Weg z u m Bruch eines Tabus, Wochenzeitung online 22.3.2001; Koenig/Müller EG-rechtlicher Schutz biotechnologischer Erfindungen am Beispiel von Klonverfahren an menschlichen Stammzellen, EuZW 1999, 681.

Die Regelung beruht auf Art 6 Abs 2 Buchst a BioTRl und setzt diesen um. Einen Hinweis auf die Bioethik-Konvention des Europarats vom 4.4.1997 und das bisher nur von Griechenland ratifizierte Zusatzprotokoll (Klonprotokoll) vom 12.1.1998 enthält die Regelung ebensowenig wie die BioTRl.132 Der Begriff des Klonens muss gemeinschaftsrechtl autonom definiert werden. 133 Das Klonen von Zellen schlechthin ist nicht erfasst. 134 Einbezogen ist jedes Verfahren einschließlich der Verfahren zur Embryonenspaltung, das darauf abzielt, ein menschliches Lebewesen zu schaffen, das im Zellkern die gleiche Erbinformation wie ein anderes lebendes oder verstorbenes menschliches Lebewesen besitzt (Erwägungsgrund 41 der BioTRl). Str ist, ob der Begriff des Klonens nur „identische" oder bereits „gleiche" (Identität nur im Zellkern) Erbinformationen erfasst. 135 Der Verweis auf das TRIPS-Übk in den Erwägungsgründen der BioTRl ist als Grundlage für eine restriktive Auslegung der Regelung angesehen worden. 136 Unklar ist zudem, wieweit neben dem reproduzierenden Klonen auch das therapeutische erfasst wird; 137 insoweit ist der Regelung ein Ausschluss nicht zu entnehmen, jedoch will Erwägungsgrund 42 der BioTRl vom Verbot Erfindungen ausnehmen, die therapeutische oder diagnostische Zwecke verfolgen.138 Menschliches Lebewesen ist der Mensch in allen seinen Entwicklungsstufen, auch bereits die 43 totipotente Zelle,139 nicht aber die einzelne Keimzelle und wohl noch nicht die imprägnierte Eizelle im Vorkernstadium.140 Nicht erfasst ist das Klonen von Gewebe oder einzelnen Organen. 141 Verfahren zum Klonen von Tieren werden durch die Bestimmung nicht von der Patentierung ausgeschlossen.142 HE. Verfahren zur Veränderung der genetischen Identität der Keimbahn des menschlichen 44 Lebewesens (Abs 2 Nr 2 RegE; Regel 23d Buchst b AOEPÜ)143 Schrifttum: Bender Eingriff in die menschliche Keimbahn, 2000; K. Braun Kapitulation des Rechts vor der Innovationsdynamik, KJ 2000, 332; Koenig/Müller EG-rechtliche Vorgaben zur Patentierbarkeit gentherapeutischer Verfahren unter Verwendung künstlicher Chromosomen nach der Richtlinie 98/44/EG, GRUR Int 2000, 295.

Die Regelung, die Art 6 Abs 2 Buchst b BioTRl umsetzt, entspricht Regel 23b Buchst b AOEPÜ. Sie betrifft bestimmte Therapieverfahren im Rahmen der Gentherapie, für deren Patentfähigkeit an sich schon $ 5 zu beachten ist (Rn 22 zu § 5), nämlich die Keimbahntherapie (Zellinie der Gameten) am menschlichen Lebewesen, während die somatische Gentherapie ausschließlich an § 5 (Verfahren zur Behandlung des menschlichen Körpers) sowie an Abs 1 zu messen ist. 144 Als von der Bestimmung nicht erfasst angesehen werden weiter die Keimbahntherapie, wenn diese die genetische Identität der Keimbahn nicht verändert, die in-vitro-Fertilisierung und die intracytoplasmische Spermainjektion. 145 Die Keimbahnzellen gehen aus der befruchteten Keimzelle hervor; eine Genkorrektur an Keimzellen (Ei- und Samenzellen), die im Anschluss nicht befruchtet und reimplantiert werden, vern i Vgl auch Benkard-EPÜ Art 53 Rn 41 f. 132 Vgl Koenig/Müller EuZW 1999, 681, 682. 133 Koenig/Müller aaO S. 686. 134 Koenig/Müller aaO S 687. 135 Für die letztgenannte Alternative Herdegen GRUR Int 2000, 859, 860. 136 Koenig/Müller aaO S. 684 ff, die n u r das identische Klonen erfassen wollen; anders Erwägungsgrund 41 der BioTRl, wonach auf die gleiche Erbinformation im Zellkern abgestellt wird, was auch die Kerntransplantation, bei der das Mitochondrien-Genom unterschiedlich ist, und nicht n u r das Splitting erfasst; so wohl auch Schulte Rn 31.

137 Vgl Koenig/Müller aaO S. 685; Herdegen GRUR Int 2000, 859, 862. 138 So auch Schulte Rn 31; kr Baumbach in Wortprotokoll der 5. Sitzung der Enquete-Kommission Recht u n d Ethik der modernen Medizin vom 3.7.2000 S 27. 139 AA Herdegen GRUR Int 2000, 859, 861. 140 Vgl Koenig/Müller EuZW 1999, 681, 687. 141 Schulte Rn 31; Herdegen GRUR Int 2000, 859, 861. 142 Herdegen GRUR Int 2000, 859, 861. 143 Zur ethischen Diskussion Burdach Mitt 2002, 9 . 1 3 . 144 Zur Unterscheidung Koenig/Müller GRUR Int 2000, 295, 296 f. 145 Schulte Rn 34.

Alfred Keukenschrijver

107

1. Abschnitt. Das Patent

ändert als solche nicht die Keimbahn des Menschen.145 In der Lit ist von der Patentfähigkeit genetischer Veränderungen im Vorkernstadium der Eizelle, dh noch in der imprägnierten Eizelle, ausgegangen worden,147 auch Patentbegehren, die allg auf die Veränderung der genetischen Identität von Zellen gerichtet sind, werden als von dem Patentierungsausschluss nicht erfasst angesehen.148 Erfasst ist zB der therapeutische Einsatz künstlicher menschlicher Mikro-Chromosomen.149 Die Anwendung solcher Verfahren ist auf allgemein-rechtl Ebene in der Bioethik-Konvention des Europarats vom 4.4.1997 einschließlich des Zusatzprotokolls vom 12.1.1998 (Klonprotokoll), auf nationalrechtl Ebene im Embryonenschutzgesetz und im Stammzellgesetz geregelt. 150 45

IV. Verwendung von menschlichen Embryonen zu industriellen oder kommerziellen Zwecken (Abs 2 Nr 3 RegE; Regel 23d Buchst c AOEPÜ)

Schrifttum: Frommel Taugt das Embryonenschutzgesetz als ethisches Minimum gegen Versuche der Menschenzüchtung? KJ 2000, 341; Herdegen Die Patentierbarkeit von Stammzellenverfahren nach der Richtlinie 98/44/EG, GRUR Int 2000, 859.

Die Regelung beruht auf Art 6 Abs 2 Buchst c BioTRl und setzt diesen um. Verwendung zu therapeutischen und diagnostischen Zwecken wird als von der Bestimmung nicht erfasst angesehen. 151 46 Dass der Embryonenbegriff nicht aus dem nat Recht, etwa dem Embryonenschutzgesetz, sondern gemeinschaftsrechtl autonom zu bestimmen ist, 152 kann mit der Regelung in Abs 2 Satz 2 RegE kollidieren (vgl Rn 13). Über ihn besteht gemeinschaftsweit keine Einigkeit. 153 Totipotente Zellen sind noch nicht Embryonen iSd Bestimmung. 154 V. Verfahren zur Veränderung der genetischen Identität von Tieren; mit Hilfe solcher Verfahren erzeugte Tiere 47

1. Allgemeines. Die Regelung (Abs 2 Nr 4 RegE; Regel 23d Buchst d AOEPÜ) beruht auf Art 6 Abs 2 Buchst d BioTRl und setzt diese um. Sie trägt auch dem besonderen rechtsethischen Status von Tieren als empflndungsfähigen Wesen Rechnung und soll Leidenszufiigung und Qualzüchtungen verhindern;155 vgl zur Leidenszufiigung auch die nat Regelung in $ I I b Tierschutzgesetz; für Tierversuche § 7 Tierschutzgesetz, sowie die Hinweise in der 5. Atifl $ 2 Rn 76. Einen ausdrücklichen Tierschutzvorbehalt enthält Art 3 nl ROW 1995. In der sz Rspr ist darauf hingewiesen worden, dass Postulate zum Tierschutz nicht schlechterdings aus dem Patentrecht verbannt werden können. 156 48 2. Leiden verursachende Verfahren (Abs 2 Nr 4 1. Alt RegE). Erfasst sind Verfahren, die geeignet sind, Leiden dieser Tiere ohne wesentlichen medizinischen Nutzen für den Menschen oder das Tier zu verursachen. Danach ist eine (qualitative) Abwägung zwischen den zugefügten Leiden und dem medizinischen Nutzen für Mensch oder Tier vorzunehmen.157 49 3. Mit Hilfe solcher Verfahren erzeugte Tiere (Abs 2 Nr 4 2. Alt RegE). Nach dem eindeutigen Wortlaut der Regelung sind nur Tiere (als Verfahrenserzeugnisse) erfasst, die mit Hilfe eines Verfahrens erzeugt werden, das geeignet ist, Leiden dieser Tiere ohne wesentlichen medizinischen Nutzen für Mensch oder Tier zu erzeugen. Der Anwendungsbereich der Regelung ist damit denkbar eng. Jedoch können Qualzüchtungen, bei denen diese Voraussetzungen nicht vorliegen, von der Generalklausel in Abs 1 erfasst sein.

14« Koenig/Müller GRUR Int 2000, 291, 297. 147 Koenig/Müller aaO S 301. 148 Koenig/Müller aaO S 302. 149 Hierzu Koenig/Müller GRUR Int 2000, 295. 150 Zur Erteilung des eur Patents 695 351 Antwort des parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Pick BTDrs 14/ 2579, 9 = GRUR 2000, 495. 151 Schulte Rn 37, Herdegen GRUR Int 2000, 859, 862, der allerdings darauf verweist, dass eine scharfe Trennunglebensfremd sei, und den Ausschluss nur bei industrieller oder kommerzieller Verwertung ale einzigem Ziel greifen lassen will; aA offenbar Benkard-EPÜ Art 53 Rn 40.

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152 So Koenig/Müller EuZW 1999, 681, 686; anders allerdings Koenig in Wortprotokoll der 5. Sitzung der Enquete-Kommission Recht und Ethik der modernen Medizin vom 3.7.2000 S 35. 153 Vgl insb zur Praxis im VK Koenig in Wortprotokoll aaO S 7f unter Hinweis auf „ethisches Trittbrettfahrertum". 154 Koenig/Müller EuZW 1999, 681, 687; aA Herdegen GRUR Int 2000, 859, 862. 155 Vgl MGK/Moufang Rn 52. 156 HG Zürich sie! 1997, 208, 211. 157 Vgl Schulte Rn 38.

Alfred Keukenschrijver

Pflanzensorten und Tierrassen; Züchtungsverfahren

S 2a (RegE)

JT 2a RegE (Pflanzensorten und Tierrassen; Züchtungsvetfahren) (1) Für Pflanzensorten und Tierrassen sowie im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen und Tieren werden keine Patente erteilt. (2) 'Patente können erteilt werden für Erfindungen, 1. deren Gegenstand Pflanzen oder Tiere sind, wenn die Ausführung der Erfindung technisch nicht auf eine bestimmte Pflanzensorte oder Tienasse beschränkt ist; 2. die ein mikrobiologisches oder ein sonstiges technisches verfahren oder ein durch ein solches Verfahren gewonnenes Erzeugnis zum Gegenstand haben, sofern es sich dabei nicht um eine Pflanzensorte oder Tierrasse handelt. ZS la Abs 3 gilt entsprechend. (3) Im Sinne dieses Gesetzes bedeuten: 1. „biologisches Material" ein Material, das genetische Informationen enthält oder sich selbst reproduzieren oder in einem biologischen System reproduziert werden kann; 2. „mikrobiologisches Verfahren" ein Verfahren, bei dem mikrobiologisches Material verwendet, ein Eingriff in mikrobiologisches Material durchgeführt oder mikrobiologisches Material hervorgebracht wird; 3. „im Wesentlichen biologisches Verfahren" ein Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren, das vollständig auf natürlichen Phänomenen wie Kreuzung oder Selektion beruht; 4. „Pflanzensorte" eine Sorte im Sinne der Drfinition der Verordnung (EG) Nr. 2100/94 des Rates vom 27. Juli 1994 über den gemeinschaftlichen Sortenschutz (ABl. EG Nr. L 227 S. 1) in der jeweils geltenden Fassung. Übersicht Rn 1

A. Entstehungsgeschichte B. Patentierbarkeit von Lebensformenaterial: I. Allgemeines II. Pflanzen: 1. Grundsatz 2. Verhältnis Patent - Sortenschutz: a. Allgemeines

2 5 8

b. Sortenbegriff; normative V o r g a b e n . . . .

Rn c. Kollisionsregelung anlässlich der Ausweitung des Sortenschutzes d. Kollision mit erstreckten Sortenschutzrechten III. Tiere IV. Züchtungsverfahren C. Mikrobiologische Verfahren und Erzeugnisse . . . .

12 13 14 19 23

11

A. Entstehungsgeschichte. Die nach dem RegE BioTRlUmsG 2001 neu einzustellende Bestimmung übernimt in Abs 1 im wesentlichen die bisher in § 2 Nr 2 enthaltene Regelung; insoweit setzt sie Art 4 Abs 1 BioTRl um und entspricht Art 53 Buchst b 1. Halbs EPÜ und Regel 23c Buchst c AOEPÜ. Die neu vorgesehene Regelung in Abs 2 entspricht Art 4 Abs 2 BioTRl und Regel 23c Buchst b AOEPÜ. Die Fassung des RegE 2003 hat gegenüber dem RegE 2001 im wesentlichen die Systematik der Abs 1 und 2 geänd (zu Abs 2 Satz s Rn 12 zu S la RegE). Die neu einzustellenden Definitionen in Abs 3 entsprechen Art 2 Abs 1-3 BioTRl und Regel 23b Abs 3 - 6 AOEPÜ.1 Der Ausschluss von Pflanzensorten und Tierrassen geht auf Art 2 StraÜ zurück. 2

1

B. Patentierbarkeit von biologischem Material I. Allgemeines. Zur früheren Rechtslage Rn 22 ff zu § 2. Biologisches Material ist nach der Défini- 2 tion in Abs 3 Nr 1 RegE, die Art 2 Abs 1 Buchst a BioTRl übernimmt, jegliches Material, das genetische Informationen enthält oder sich selbst reproduzieren oder in einem biologischen System reproduziert werden kann. 3 Ein umfassender Patentierungsausschluss für solches Material, insb Pflanzen und Tiere, ist im Gesetz nicht vorgesehen; die Ausnahme beschränkt sich auf "Pflanzensorten" und „Tierrassen" (bisher „Tierarten"). Das Merkmal „biologisch" lässt sich in Abgrenzung zu anderen Bereichen der Naturwissenschaf- 3 ten, insb Chemie und Physik, konkretisieren. 4 Das Verfahren zur Auslösung des auch in der Natur

1 2

Sellungnahme des Bundesrats BRDrs 655/1/00. Benkard-EPÜ Art 53 Rn 50.

3 4

Vgl Schulte § 2 Rn 79. MGK/Moufang Art 53 EPÜ Rn 112.

Alfred Keukenschrijver

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s Za (RegE)

4

1. Abschnitt. Das Patent

vorkommenden Tetraploidisierungsvorgangs von Kamillenpflanzen mittels Colchicin ist als ein i m wesentlichen technisches u n d nicht biologisches Verfahren angesehen worden. 5 Die T r a g w e i t e d e s P a t e n t i e r u n g s a u s s c h l u s s e s war nach verschiedenen Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA 6 auch für den Bereich des EPÜ nicht restlos geklärt. 7 Verfahren zur Steigerung von Ertrag, Wachstum u s w sind grds patentfähig; das gilt auch für D ü n g u n g u n d Verhinderung von Schädlingsbefall (Rn 2 7 z u % 2).

II. Pflanzen8 5

1. G r u n d s a t z . Der Ausschlusstatbestand in Nr 2 erfasst in Anlehnung an die Regelung i m revidierten PflZÜ lediglich Pflanzen oder deren Vermehrungsgut in der genetisch fixierten Form der P f l a n z e n s o r t e . D e m Patentschutz sind weiterhin Pflanzen zugänglich, die nicht einer einzelnen Sorte, sondern zB einer h ö h e r e n t a x o n o m i s c h e n E i n h e i t angehören. 9

6

D e m Patentschutz sind auch V e k t o r e n wie Plasmide und einzelne Pflanzenteile oder -organe (auch Teile des Pflanzengenoms) zugänglich. Das gilt auch für Pflanzenzellen, die nach Auffassung des EPA eher als mikrobiologische Erzeugnisse angesehen werden k ö n n e n . 1 0 Verfahren. Im wesentlichen biologische Züchtungsverfahren sind mit Ausnahme von mikrobiologischen Verfahren von der Patentierung ausgeschlossen (§ 2 Nr 2; Art 53 Buchst b EPÜ; Abs 2 Satz 1 Nr 2 RegE 2003 mit Definitionen des mikrobiologischen Verfahrens in Abs 3 Nr 2 RegE unter Übernahme von Art 2 Abs 1 Buchst b BioTRl wie Regel 23b Abs 6 AOEPÜ und des im wesentlichen biologischen Verfahrens in Abs 3 Nr 3 RegE in Übereinstimmung mit d e m auf Art 2 Abs 2 BioTRl beruhenden Art 23b Abs 5 AOEPÜ); patentfähig sind nicht im wesentlichen biologische Verfahren jedenfalls dann, w e n n sie nicht zur Züchtung einer Sorte dienen. 1 1

7

2. Verhältnis Patent - Sortenschutz Schrifttum: Adler Können Patente und Pflanzenzüchterrechte nebeneinander bestehen? GRUR Int 1988, 11 = Can Patents Coexist with Breeders' Rights? HC 1986, 195; Anderson/Tilmann Patent protection for plants - The Novartis Ruling by the European Patent Office, Mitt 2000,192; hzéma Chroniques de législation et de jurisprudence françaises, II. Propriétés incorporelles, Revue trimestrielle de droit commercial 1996, 259; Bai Protecting Plant Varieties Under TRIPS and NAFTA: Should Utility Patents Be Available for Plants? 322 Texas International Law Journal (1997), 139; Bauer Patente für Pflanzen - Motor des Fortschritts? 1993; Benjamin Plant Patents in Germany, JPOS 1936, 462, 886; Büchting Sortenschutz und Patent, Diss Bonn 1962; Byrne Patents for Plants, Seed and Tissue Cultures, IIC 1986, 324; ¡fera The Scope of Intellectual Property Protection for Plants and Other Life Forms - Part 1, 1989; Christie Patents for Plant Innovation, EIPR 1989, 394; Crespi The Legal Protection of Plant Innovation in Europe, 1IPB 1989/1, S 15; ders Patents and Plant Variety Rights. Is there an Interface Problem? IIC 1992, 168; Eierhart ua (Hrsg) Intellectual Property Rights III. Global Genetic Resources: Access and Property Rights, 1998; Fähnrich Über den Schutz von Pflanzenzüchtungen, 1952; Floridia Brevetto o certificato di protezione per le varietà vegetali? Riv. Dir. Ind. 1987 I, 199; Geisler Untersuchungen über die Möglichkeiten zum Schutze der Erfolge der Pflanzenzüchtung, Diss München (TH) 1952; Ghidini/Hassan Biotecnologie - novità vegetali e brevetti, 1990; Girsberger Keine Patente mehr auf Weizen & Co.? sic! 2002, 541; Β. Goebel Pflanzenpatente und Sortenschutzrechte im Weltmarkt, 2001, zugl Diss Freiburg/Br; Greengrass UPOV and the Protection of Plant Breeders - Past Developments, Future Perspectives, IIC 1989, 622; Häußer Neue Pflanzen im Spannungsfeld zwischen Patent- und Sortenschutz, GRUR Int 1996, 330; Heitz Intellectual Property in New Plant Varieties and Biotechnical Inventions, EIPR 1988, 297; Herzfeld-Wuesthoff Gewerbliches Eigentum an neuen Pflanzensorten, Der Züchter 1932, 202; G. Hesse Rechtsschutz des Saat- und Pflanzguts, insbesondere Entwurf eines Saat- und Pflanzgutschutzgesetzes, Diss Jena 1931; H. G. Hesse Zur Patentierbarkeit von Züchtungen, GRUR 1969, 644; ders Der Schutz der züchterischen Leistung und die Grundrechte, GRUR 1971, 101; Huber Der 5 HG Bern SMI1995,331,352f = GRUR Int 1995,511, 517f. 6 EPA Τ 19/90 ABl EPA 1990, 476 = GRUR Int 1990, 978 Krebsmaus II einerseits, EPA Τ 356/93 ABl EPA 1995, 545, 581 = GRUR Int 1995, 978 Pflanzenzellen andererseits. 7 Die GBK des EPA hat einen Widerspruch zwischen den Entscheidungen „Pflanzenzellen", „Krebsmaus Π" und EPA Τ 49/83 ABl EPA 1984, 112 = GRUR Int 1984, 301 Vermehrungsgut verneint und die Vorlage des PräsEPA zu der Rechtsfrage, ob ein Patentanspruch, der auf Pflanzen oder Tiere gerichtet ist, ohne dass dabei bestimmte Pflanzensorten oder Tierarten in ihrer Individualität beansprucht werden, gegen das Patentierungsverbot des Art 53 (b) EPÜ verstößt, wenn er Pflanzensor110

ten oder Tierarten umfasst (ABl EPA 1995, 595), als unzulässig erachtet (EPA G 3/95 ABI EPA 1996, 169 = GRUR Int 1996, 819 Vorlage unzulässig; 5. Aufl S 2 Rn 48). 8 Zur Frage, ob die Regelungen des Internationalen Vertrags über pflanzengenetische Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft vom 3.11.2001 der Patentierung gentechnisch veränderter Pflanzen und Pflanzenteile entgegenstehen können, Girsberger sie! 2001, 541, 547 ff. 9 Zu Einzelheiten Keukenschrijver SortG Einl Rn 20. 10 Nachw bei Keukenschrijver SortG Einl Rn 21 und Fn 101-103. 11 Vgl Huber Mitt 1994, 174, 175.

Alfred Keukenschrijver

Pflanzensorten u n d Tierrassen; Züchtungsverfahren

S Za

(RegE)

Sortenschutz u n d seine Auswirkung auf die Patentierung von Pflanzen, Mitt 1994,174; Institut de recherche en propriété intellectuelle Henri-Desbois/Académie de droit européen Trêves Les inventions biotechnologiques - Protection et exploitation, Colloque Paris 12.10.1998; Jaenichen/Stolzenburg Recent Developments in t h e Patenting of Plants at t h e European Patent Office, 2 Biotechnology Law Report (1998), 242; fondle Legal Protection for Plant Intellectual Property, in: Βaxton ua (Hrsg) International Crop Science I (1983), 481; Jiihe Das Züchterrecht des Internationalen Übereinkommens z u m Schutz von Pflanzenzüchtungen, GRUR Int 1963, 525; Jurgensen Of plants, patents and breeders' rights: some proposals for t h e international unification of proprietary protection of plant biotechnology, 12 Journal of Agricultural Taxation and Law (1991), 291; Kjeldgaard/Marsh Recent Developments in the Patent Protection of Plant-based Technology in the United States, EIPR 1997, 16; Kiing Sui generis System nach TRIPS, Diplomarbeit ΕΤΗ Zürich 1999; LaClavière The Convention of Paris of December 2 , 1 9 6 1 for the Protection of New Varieties of Plants and the International Union for t h e Protection of New Varieties of Plants, IndProp 1965, 224; Lange Die N a t u r des Züchterrechts (Sortenschutzrecht) in Abgrenzung z u r patentfähigen E r f i n d u n g , GRUR Int 1985, 88; ders Pflanzenpatente u n d Sortenschutz - friedliche Koexistenz? GRUR 1993, 801; ders Patentierungsverbot f ü r Pflanzensorten, GRUR Int 1996, 586; ders The Non-Patentability of Plant Varieties. 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GRUR 1952, 168; Schmitz Auslegung des Art. 53 b) EPÜ hinsichtlich des Begriffs „Pflanzensorten" u n t e r Berücksichtigung der späteren Praxis der EPÜ-Vertragsstaaten, Diplomarbeit ΕΤΗ Zürich 1998; Schrell Are Plants (Still) Patentable? EIPR 1996, 242; Shillito/Smith/Morgan Patenting Genetically Eingineered Plants, EIPR 2002, 333; Stenger ua Question 93: Relation entre la protection par les brevets p o u r les inventions biotechnologiques et la protection des obtentions végétales. Brevetabilité des races d ' a n i m a u x , RDPI, Dezember 1987, S 17; Straus Patentschutz f ü r gentechnologische Pflanzenzüchtungen? Z u m Verbot des „Doppelschutzes" von Pflanzensorten, GRUR Int 1983, 591 = Patent Protection for New Varieties of Plants Produced by Genetic Engineering - Should ,Double Protection' be Prohibeted? IIC 1984, 426; ders Das Verhältnis von Sortenschutz u n d Patentschutz f ü r biotechnologische E r f i n d u n g e n in internationaler Sicht, GRUR Int 1987, 333, auch in Gesellschaft für Rechtspolitik (Hrsg) Biotechnologie u n d gewerblicher Rechtsschutz (1988), 127; ders The Principle of „Dependence" u n d e r Patents and Plant Breeders' Rights, IndProp 1987, 433; ders Plant Biotechnology, Industrial Property, and Plant Genetic Resources, Intellectual Property in Asia and the Pacific, N r 21 (1988), S 41; ders AIPPI a n d the Protection of Inventions in Plants - Past Developments, F u t u r e Perspectives, IIC 1989, 600; ders Patentierung von Pflanzen u n d Tieren, in Grosch ua (Hrsg) Herstellung der Natur? 1990, S 159; ders WIPO/UPOV-Sachverständigenausschuß über das Verhältnis zwischen Patentschutz u n d Sortenschutz, GRUR Int 1990, 617; ders Ethische, rechtliche u n d wirtschaftliche Probleme des Patent- u n d Sortenschutzes f ü r die biotechnologische Tierzüchtung u n d Tierproduktion, GRUR Int 1990, 913; ders Der Schutz biologischer E r f i n d u n g e n , insbesondere von Pflanzenzüchtungen, FS 100 Jahre GRUR (1991), 363; ders Pflanzenpatente u n d Sortenschutz - friedliche Koexistenz, GRUR 1993, 794; ders Völkerrechtliche Verträge u n d Gemeinschaftsrecht als Auslegungsfaktoren des Europäischen P a t e n t ü b e r e i n k o m m e n s - dargestellt am Patentierungsausschluß von Pflanzensorten in Artikel 53 (b), GRUR Int 1998, 1; Straus/von Pechmann (Bericht) GRUR Int 1988, 53; Teschemacher Die Schnittstelle zwischen Patentu n d Sortenschutz nach der Revision des UPOV-Übereinkommens von 1991, FS R. Nirk (1992), 1005; Todaro Le Alfred Keukenschrijver

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s 2a (RegE)

1. Abschnitt. Das Patent

problème législatif de l'application des brevets aux nouvelles variétés de plantes, Proprlnd 1931, 75; van de Graaf Zum Begriff der Pflanzensorte und des im wesentlichen biologischen Pflanzenzüchtungsverfahrens im Patentrecht und Sortenschutzrecht, GRUR Int 1990, 632; ders Patent Law and Modern Biotechnology, 1997; van Overwalk Patents for Plants and Plant Varieties: Towards the Abolition of Article 53 (b) EPC, Prophyta Annual 1997, 32; dies Patent Protection for Plants: A Comparison of American and European Approaches, 39 IDEA (1999), 143; dies Octrooien voor planten onder de EG-Biotechnologierichtlijn van 6. Juli 1998, AgrarR 1999 Beilage I S 9; van Poucke La protection des obtentions végétales en question, L'Ingénieur-Conseil 1983, 281; van Wijk Plant Patenting Provision Reviewed in WTO, 34 Biotechnology and Development Monitor (1998), 6; Verna TRIPs and Plant Variety Protection in Developing Countries, EIPR 1995, 281; Vida Patentfähigkeit neuer Pflanzensorten und Tierarten in Ungarn, FS R. König (2003), 511; von der Trenck Zum Patentschutz von Pflanzenzüchtungen, GRUR 1939, 437; von Pechmann Zum Problem des Schutzes gentechnologischer Erfindungen bei Pflanzen durch Sortenschutz und/oder Patente, GRUR 1985, 717; von Pechmann/Straus Die Diplomatische Konferenz zur Revision des Internationalen Übereinkommens zum Schutz von Pflanzenzüchtungen, GRUR Int 1991, 507; Vossius/Schnappauf Anmerkungen zum Vorlagebeschluß Τ 1054/96 - transgene Pflanze/NOVARTIS, Mitt 1999, 253 = Bioscience Law Review 1998/99, 179; Williams Schutzrechtliche Aspekte der Gentechnologie bei Pflanzensorten, GRUR Int 1983, 702; Winter Das Patentierungsverbot für Pflanzensorten ein unzeitgemäßes Hindernis für die Patentierung gentechnisch veränderter Pflanzen? Mitt 1996, 270; WIPO Report of the Committee of Experts on the Interface Between Patent Protection and Plant Breeders Rights, WIPO/UPOV/CE/ 14 (1990); Franz Wuesthojf Erschließung des Patentrechts für neue Gebiete (dargelegt am Beispiel der Pflanzenzüchtungserfindungen), GRUR 1953, 230; Freda Wuesthojf Patentschutz für Pflanzen, GRUR 1957, 49; Wuesthoff/Wuesthoff Der Schutz von Pflanzenzüchtungen, GRUR Int 1952, 64.

a. Allgemeines. 1 2 Die frühe Praxis des PA hat Verfahren der Pflanzenzüchtung und Tiererzeugung, Tierpflege und -dressur als nicht patentfähig angesehen; jedoch hat schon das RPA seit 1934 Verfahren für Pflanzenzüchtungen bekanntgemacht. Nach dem Zweiten Weltkrieg sind zahlreiche Patenterteilungen für Pflanzenzüchtungen erfolgt, jedoch hat das BPatG Patentansprüche, die die vegetative Vermehrung von Pflanzen ohne sonstiges erfinderisches Zutun betreffen, als unzulässig erachtet.13 9 Ein Patentierungsausschluss bestand bis zum Inkrafttreten des l.SortÄndG nur für die Pflanzenarten, die im Artenverzeichnis zum SortG aufgeführt waren. Nach der seit 1992 geltenden Regelung ist Patentschutz für Pflanzensorten generell ausgeschlossen. 14 Insoweit besteht im Sortenschutz ein spezifisches Schutzsystem. 15 Das SortG ist seit 1992 auf alle Pflanzenarten anwendbar. Entsprechend ist der Ausschlusstatbestand auf alle Pflanzenarten ausgeweitet worden und die Ausnahme hiervon konnte als gegenstandslos entfallen; 16 der Ausschluss entspricht nunmehr der Regelung in Art 53 Buchst b EPÜ. Soweit die spezifischen Voraussetzungen einer Pflanzensorte nicht erfüllt sind, kommt Patentschutz in Betracht (vgl zur Beständigkeit Rn II). 17 Zur Frage, ob über den Ausschluss im wesentlichen biologischer Züchtungsverfahren auch ein Schutz der Sorte als unmittelbares Verfahrenserzeugnis ($ 9 Satz 2 Nr 3) verhindert wird, Rn 8 zu $ 9a RegE. Der Patentierungsausschluss greift bereits dann ein, wenn Sortenschutz erteilt werden kann, nicht erst, wenn er erteilt ist. 18 Er ist auf Pflanzensorten unabhängig davon anzuwenden, wie diese erzeugt wurden; deshalb sind Pflanzensorten, die ein Gen enthalten, das mittels rekombinanter Gentechnik in eine Elternpflanze eingebracht wurde, von der Patentierung ausgeschlossen, ausreichend ist aber nicht schon die Gemeinsamkeit einzelner Gene. 19 Nach Auffassung des EuGH wird die Sorte durch ihr gesamtes Genom bestimmt; wenn eine Gruppe von Pflanzen durch ein bestimmtes Gen charakterisiert wird, ist sie nicht von der Patentierung ausgeschlossen, auch wenn sie neue Sorten umfasst. Auch nach der Rspr des EuGH ist das Genom einer Pflanzensorte von der Patentierung ausgeschlossen, wenn es Gene enthält, die mittels rekombinanter Gentechnologie in die Elternpflanze eingebracht worden sind. 20 8

12 Zum Verhältnis von Sortenschutz und Patentschutz vgl Keukenschrijver SortG Einl Rn 15. 13 Nachw bei Keukenschrijver SortG Einl Rn 16; zur (in diesem Zusammenhang abzulehnenden) „engen" Auslegung des Patentierungsausschlusses Rn 29 zu § 2 sowie Keukenschrijver SortG Einl Rn 18. 14 Vgl Keukenschrijver SortG Einl Rn 18. 15 Vgl EPA Τ 49/83 ABl EPA 1984, 112 = GRUR Int 1984, 301, 302 Vermehrungsgut; EPA Τ 320/87 ABl EPA 1990, 71,79 = GRUR Int 1990, 329 Hybridpflanzen; Benkard $ 2 Rn 13; Benkard-EPÜ Art 53 Rn 52 f; zur Rechtslage in der Schweiz auch HG Bern SMI 1995, 331 = GRUR Int 1995, 511.

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16 Begr BTDrs 12/1059. 17 Vgl EPA Hybridpflanzen; Benkard $ 2 Rn 13. 18 Benkard-EPÜ Art 53 Rn 55. 19 EPA G 1/98 ABl EPA 2000, 111 = GRUR Int 2000, 431 transgene Pflanze II auf Vorlage EPA Τ 1054/96 ABl EPA 1998, 511 = GRUR Int 1999, 162 transgene Pflanze, und hierzu Ν Ott EIPR 1999, 33; Vossius/Schnappauf Mitt 1999, 253; Stellungnahme der DVGR GRUR 1999, 682; vgl Benkard-EPÜ Art 53 Rn 58. 20 EuGH C-377/98 Slg 2001 I 6229 = GRUR Int 2001, 1043 Niederlande/Parlament und Rat (BioTRl) II.

Alfred Keukenschrijver

Pflanzensorten und Tierrassen; Züchtungsverfahren

S 2a (RegE)

Erfindung u n d schutzfähige Pflanzensorte schließen sich begrifflich nicht aus. 21 Der Unterschied zwischen den Schutzsystemen besteht ua darin, dass das Patentrecht generischen Schutz zur Verfügung stellt, während sich das Züchterrecht stets auf die konkrete Sorte beschränkt. 2 2 Umfasst

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der Patentanspruch auch Pflanzensorten, sollte dies nach früherer Praxis des EPA grds den Patentierungsausschluss begründen. 2 3 Dies gilt nach der Rspr der GBK des EPA nicht mehr. 2 4 b. Sortenbegriff; normative Vorgaben. Hintergrund für den Patentierungsausschluss ist das Internationale Übk zum Schutz von Pflanzenzüchtungen (PflZÜ, ,,UPOV"-Übk) vom 2.12.1961. 2 5 Das Übk ist 1972 ergänzt, 1978 und erneut am 19.3.1991 revidiert worden; 2 6 die Revision ist am 24.4.1998 in Kraft getreten (vgl Beitrittsgesetz vom 25.3.1998 2 7 ). Art 1 (vi) PflZÜ definiert die Sorte

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im wesentlichen gleichlautend mit den Definitionen in dem durch das SortÄndG vom 17.7.1997 2 8 eingefügten § 2 Nr l a SortG und in Art 5 Abs 2 GSortV 29 wie in der mit Wirkung vom 1.9.1999 neu eingeführten Regel 23b Abs 4 AOEPÜ. Die Regelung in Abs 3 Nr 4 nimmt auf die GSortV in Form einer „dynamischen" Verweisung Bezug. Probleme ergeben sich hinsichtlich der Schutzvoraussetzung der Beständigkeit. Hybridpflanzen, die nur durch Klonen vermehrt werden, weil die maßgeblichen Eigenschaften bei einer weiteren geschlechtlichen Vermehrung nicht beständig auftreten, wurden als von der Patentierung nicht ausgeschlossen angesehen. 3 0 Eine Pflanze, der ein „Terminator-Gen" eingefügt ist, dass die Ausbildung der phänotypischen Merkmale nach der ersten Generation unterbricht, ist nicht beständig, soll aber als solche nicht patentierbar sein; 3 1 dagegen kann das entsprechende Gen schutzfáhig sein. c. Eine Kollisionsregelung anlässlich der Ausweitung des Sortenschutzes 1992 enthält S 4 1 Abs 2 SortG idF des 1.SortÄndG vom 2 7 . 3 . 1 9 9 2 . 3 2 Danach ist ein Wahlrecht des Anmelders oder Patentinhabers vorgesehen. Vor Ausübung des Wahlrechts besteht ein Rechtsschutzinteresse an der Aufrechterhaltung des Patents. 33

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IV. Kollision m i t erstreckten Sortenschutzrechten. Die Erstreckung eines in der DDR erteilten Sortenschutzrechts steht dem Bestand eines zuvor für die Erfindung der Pflanzensorte erteilten Patents nicht entgegen, da § 41 Abs 2 SortG nur den Fall regelt, dass bei Inkrafttreten dieses Gesetzes für die Sorte bereits ein Patent angemeldet oder erteilt war. 34

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ΙΠ. Tiere. Der Patentierungsausschluss bei Tieren ist wiederholt als verfassungsrechtl bdkl angesehen worden, 35 dies zu Unrecht, weil dem Gesetzgeber hier ein weiter Gestaltungsspielraum zusteht (Rn 47 Einl PatG) und der Ausschluss der Tierarten - unabhängig von der Frage des Bestehens eines Bedarfs für ein Schutzsystem für Tierzüchter - jedenfalls angesichts der bestehenden internat Verträge (StraÜ, PCT, EPÜ) und der Bemühungen um die Einführung eines Tierzüchterschutzrechts 3 6 auch auf eur Ebene (vgl die im Rahmen der Arbeiten an der EG-BioTRl abgegebene Erklärung, nach der sich die Kommission um die Übernahme eines Züchterprivilegs auf gemeinschaftlicher Basis in die BioTRl einsetzen wird) nicht als willkürlich angesehen werden kann; 3 7 vgl auch die Regelung in Art 27 TRIPS-Übk, die die Möglichkeit eines Patentierungsausschlusses für Pflanzen und Tiere vorsieht.

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Die Diskussion über die Patentierbarkeit von Tieren ist in den Parlamenten und in der Öffentlichkeit mit großer Heftigkeit geführt worden (5. Aufl $ 2 Rn 55). Auslöser war insb die „Krebsmaus"-

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21 Zur Patentierung von transgener Baumwolle in den USA (Agracetus-Patent) F under EIPR 1999, 551, 559 mwN in Fn 2. 22 Crespi HC 1992, 168, 182; Straus GRUR 1993, 794, 796. 23 EPA Τ 356/93 ABl EPA 1995, 545 = GRUR Int 1995, 978 Pflanzenzellen, Entscheidungsgründe 40.8. 24 EPA G 1/98 ABl EPA 2000, 111 = GRUR Int 2000, 431 transgene Pflanze II; vgl Keukenschrijver SortG Einl Rn 20 und Fn 89; Benkard-EPÜ Art 53 Rn 64. 25 BGBl 1968 II, 429. 26 BGBl 1998 II 259 = B1PMZ 1998, 232. 27 BGBl II 258 = B1PMZ 1998, 232. 28 BGBl I 1854 = B1PMZ 1997, 330. 29 ABl EG 1994 L 227/1 = B1PMZ 1995, 353. 30 EPA Τ 320/87 ABl EPA 1990, 71 = GRUR Int 1990, 629 Hybridpflanzen; vgl Benkard-EPÜ Art 53 Rn 58.

31 Vgl zur Problematik Funder EIPR 1999, 551, 569 Fn 31 mwN. 32 BGBl 1992 I 727 f. 33 BGHZ 122, 144 = GRUR 1993, 651 tetraploide Kamille, näher Keukenschrijver SortG S 41 Rn 5 ff. 34 BGHZ 122, 144 = GRUR 1993, 651 tetraploide Kamille. 35 Vgl Hesse GRUR 1971, 101; Schulte s 2 Rn 103; von Pechmann GRUR Int 1987, 344 und GRUR Int 1987, 475, 480; zurückhaltend Benkard $ 2 Rn 17; Benkard-EPÜ Art 53 Rn 67; rechtsvergleichend MGK/Moufang Art 53 EPÜ Rn 94. 36 Vgl BTDrs 11/8520 S 46 f; Benkard $ 2 Rn 17. 37 AA Schulte aaO.

Alfred Keukenschrijver

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1. Abschnitt. Das Patent

Anmeldung beim EPA. Diese betrifft ua einen transgenen nichtmenschlichen Säuger, insb Nager, dessen Keim- und somatische Zellen eine aktivierte Onkogen-Sequenz enthalten, die spätestens im Achtzellen-Stadium in dieses Tier oder einen seiner Vorfahren eingeschleust worden ist, wobei das Onkogen in bestimmter Weise näher definiert ist. Die Prüfungsabteilung des EPA hat die Anmeldung zunächst zurückgewiesen, weil Tiere an sich von der Patentierung ausgeschlossen seien. 3 8 Nach Auffassung der Beschwerdekammer des EPA gilt die Ausnahme von der Patentierbarkeit jedoch nur für bestimmte Gruppen von Tieren, nicht für Tiere an sich. 3 9 Demnach stellen zB Säuger und Nager eine taxonomische Klassifizierungseinheit dar, die höher anzusiedeln ist als die Begriffe „animal variety", „race animale" und „Tierart" in Art 53 Buchst b EPÜ; sie sind daher nicht nach dieser Bestimmung vom Patentschutz ausgeschlossen. Damit ist grds Sachschutz auch für Tiere möglich. Das EPA hat am 1992 ein Patent (Nr 0 169 672) erteilt. Gegen die Patenterteilung sind 16 Einsprüche eingelegt. 4 0 In den USA ist die Erfindung schon 1988 patentiert worden; beim EPA sind bis 1999 ca 6 0 0 Anmeldungen eingereicht worden, die transgene Tiere betreffen (etwa zur Erzeugung pharmazeutisch nützlicher Stoffe mit der Milch oder zur Weiterentwicklung von Labortieren 4 1 ). 16

Auch ein Erzeugnisanspruch auf ein Tier, das ein bestimmtes Gen enthält, das entweder in das Tier selbst oder in einen seiner Vorfahren eingebracht wurde, kommt in Betracht; in diesem Fall handelt es sich um einen „product-by-process"-Anspruch, der das Tier als Produkt ohne Rücksicht auf das zur Herstellung verwendete Verfahren definiert. Die Beschwerdekammer des EPA 4 2 lehnt damit die Auffassung der Prüfungsabteilung ab, die die Kombination eines patentierbaren Verfahrens der ersten Generation und eines nicht patentierbaren, im wesentlichen biologischen Züchtungsverfahrens in den Folgegenerationen angenommen hatte. Ein Patent auf einen in dieser Art definierten Säuger hat auch das DPA erteilt (DE-Patent 4 2 2 8 162). Zur Frage des Schutzes von Tieren als unmittelbare Verfahrenserzeugnisse Rn 7 f zu § 9a RegE.

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Der Begriff Tierrasse ist iSd entspr taxonomischen Kategorie zu verstehen; jedenfalls sind nicht unter diese Kategorie fallende Erfindungen nicht vom Patentschutz ausgeschlossen. 43 Wie bei Pflanzen können nichtgenetische Erfindungen und solche, die über die von der Regelung umfasste taxonomische Einheit hinausgehen, in die Ausschlussbestimmung nicht einbezogen werden, 4 4 dasselbe gilt für Teile von Tieren; die Probleme, die sich bei somatischen Pflanzenzellen stellen, bestehen bei Tieren grds nur bei Keimzellen. 4 5

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IV. Züchtungsverfahren. Die Regelung nimmt „im wesentlichen biologische" Verfahren zur Züchtung von Pflanzen und Tieren von der Patentierbarkeit aus. 4 5 Es handelt sich auch hier um einen Rechtsbegriff, der eine wertende Ausfüllung erfordert. 4 7 Ob auch gentechnische Verfahren als im wesentlichen biologische Züchtungsverfahren angesehen werden können, war fraglich (vgl 5. Aufl § 2 Rn 57). Solche Verfahren werden nach der Definition der BioTRl aber nicht mehr erfasst. 4 8 Wesentlichkeit. Grundlegend hat die Einspruchsabteilung des EPA 4 9 ausgeführt, es führe grds noch nicht zu einem Patentierungsausschluss, dass bestimmte Folgegenerationen von Pflanzen das direkte Produkt eines biologischen Prozesses darstellten. Verfahren zur Genbeeinflussung von Pflanzen und/oder deren Produkten seien nicht durch Art 53 Buchst b EPÜ von der Patentierung ausgeschlossen, sofern sie sich nicht auf Pflanzensorten beschränkten. Ob ein Verfahren im wesentlichen biologisch iS dieser Bestimmung sei, sei auf der Grundlage dessen, was das Wesentliche der Erfindung 38 ABl EPA 1989,451 = GRUR Int 1990, 56 Krebsmaus I. 39 EPA Τ 19/90 ABl EPA 1990, 476 = GRUR Int 1990, 978 Krebsmaus II. 40 Vgl hierzu EIPR 1996 D-90. 41 Kinkeldey GRUR Int 1993, 394; Mitteilung ABl EPA 1999, 573, 574; zur Diskussion in Belgien van Overwalle HC 2000, 259, 276 f. 42 EPA Τ 19/90 ABl EPA 1990, 476 = GRUR Int 1990, 978 Krebsmaus II. 43 Vgl EPA Τ 19/90 ABl EPA 1990, 476 = GRUR Int 1990, 978 Krebsmaus II; vgl hierzu Schulte $ 2 Rn 121. 44 MGK/Moufang Art 53 EPÜ Rn 100-102; vgl aber EPA Τ 356/93 ABl EPA 1995, 545, 581 = GRUR Int 1995, 978 Pflanzenzellen, unter Umgehungsgesichtspunkten. 114

45 MGK/Moufang Art 53 EPÜ Rn 104 f. 46 Vgl MGK/Moufang Art 53 EPÜ Rn 114; Straus GRUR Int 1998,1, 8f; aA noch HG Bern SMI 1995, 331, 350 ff= GRUR Int 1995, 511, 517f, wonach eine planmäßige Selektion nach bestimmten Kriterien ihrem Wesen nach kein biologischer Vorgang sein soll. 47 Vgl Funder EIPR 1999, 551, 569, der darauf verweist, dass Erfindungen per definitionem nicht im wesentlichen biologische Verfahren sein können, sondern einen signifikanten menschlichen Beitrag erfordern; zu den Interpretationsmöglichkeiten EPA Τ 1054/96 ABl EPA 1998, 511 = GRUR Int 1999, 162 transgene Pflanze. 48 Vgl Schulte S 2 Rn 127; Benkard-EPÜ Art 53 Rn 70. 49 GRUR Int 1993, 865 Patent für pflanzliche Lebensformen.

Alfred Keukenschrijver

Pflanzensorten u n d Tierrassen; Züchtungsverfahren

S 2a (RegE)

ausmache, zu beurteilen. Zugrundezulegen sind danach das Wesen der Erfindung sowie die Gesamtmitwirkung des Menschen und sein Anteil am erzielten Ergebnis; die Notwendigkeit menschlichen Eingreifens ist allein kein ausreichender Grund, das Verfahren nicht als im wesentlichen biologisch anzusehen.50 Nach aA soll schon ein planmäßiges Eingreifen des Menschen ein „im wesentlichen biologisches" Verfahren ausschließen;51 das war mit dem Wortlaut der Regelung schwer in Einklang zu bringen, weil dieser auf die Wesentlichkeit des nichtbiologischen Anteils und damit auf eine wertende Beurteilung abstellt. Die stabile Integration einer DNA-Sequenz in das Genom einer Pflanze kann nicht ohne menschliche Mitwirkung durchgeführt werden; wenn sie entscheidenden Einfluss auf das Endergebnis (zB Schädlingsresistenz) hat, liegt ein technisches Verfahren vor.52 Die sz Rspr53 hat darauf abgestellt, ob die technischen Verfahrensschritte im Vordergrund stehen. Abweichend davon sieht Abs 3 Nr 3 RegE in Übereinstimmung mit dem auf Art 2 Abs 2 BioTRl beruhenden Art 23b Abs 5 AOEPÜ als im wesentlichen biologisch nur ein Verfahren an, wenn es vollständig auf natürlichen Phänomenen wie Kreuzung und Selektion beruht. 54 Zum Schutz bei Folgegenerationen s die Kommentierung zu § 9a RegE. C. Mikrobiologische Verfahren und die mit ihrer Hilfe gewonnenen Erzeugnisse (Rn 28) sind 23 nicht von der Patentierung ausgeschlossen.55 Herkömmlich dienen sie insb der Brotbereitung, der Herstellung von Alkohol, Essig, Vitaminen, Heilseren, Antibiotika und zur biologischen Umweltreinigung. 56 Die Mikrobiologie umfasst alle Lebensformen unterhalb der Kategorie Pflanze oder Tier, also Mikroorganismen, und zwar sowohl Prokaryonten wie Bakterien als auch Eukaryonten wie Fungi und Hefen,57 sowie Partikel von Lebendmaterial, insb Gegenstände der Gentechnik wie Zellinien,S8 Plasmide, Gene, Genombereiche, Hybridome, auch Viren,59 überhaupt alle einzelligen Organismen unterhalb der Sichtbarkeitsgrenze, die in einem Laboratorium vermehrt und gehandhabt werden können. 60 Mikrobiologische Verfahren sind nach der Rspr des EPA solche, in denen Mikroorganismen 24 benutzt werden, um Erzeugnisse herzustellen oder zu verändern oder bei denen neue Mikroorganismen für besondere Anwendungen entwickelt werden.61 Ob es bei mehrstufigen Verfahren genügt, dass eine wesentliche Verfahrensstufe mikrobiologisch ist, war str (Nachw 5. Aufl $ 2 Rn 59). Abs 3 Nr 2 RegE definiert unter Übernahme von Art 2 Abs 1 Buchst b BioTRl wie Regel 23b Abs 6 AOEPÜ das mikrobiologische Verfahren als jedes Verfahren, bei dem mikrobiologisches Material verwendet, ein Eingriff in solches durchgeführt oder solches hervorgebracht wird; damit fallen Verfahren, die auch nichtmikrobiologische Verfahrensstufen umfassen, unter die Definition.62 Die Vermehrung von Mikroorganismen fällt schon deshalb nicht unter den Patentierungsausschluss für Züchtungsverfahren, weil sich dieser nur auf Pflanzen und Tiere bezieht. Andere Erfindungen auf dem Gebiet der Mikro- und Molekularbiologie sind grds patentier- 25 bar. In Betracht kommen Erzeugnispatente auf Mikroorganismen (Rn 23) und vermehrbares Zellmaterial,63 zB rekombinante DNA-Techniken, Mutagenese, Hybridom-Technologie, Mikroinjektion, Insertion in ein Plasmid, Klonierung von Genen und die Herstellung von Proteinen durch Expression dieser Gene in Bakterien, planzlichen oder tierischen Zellen oder die Herstellung monoklonaler Antikörper gegen beliebige Antigene, daneben aber auch Verfahrens- oder Verwendungsschutz. Zu den

50 EPA Τ 320/87 ABl EPA 1990, 71 = GRUR Int 1990, 629 Hybridpflanzen; nach MGK/Moufang Art 53 EPÜ Rn 111,115 läuft dies im Ergebnis darauf hinaus, das Erfordernis der erfinderischen Tätigkeit für einen Spezialbereich zu konkretisieren; vgl zur Problematik B. Goebel S 197 f; Benkard-EPÜ Art 53 Rn 69. 51 Huber Mitt 1994, 174, 176. 52 EPA Τ 356/93 ABl EPA 1995, 545, 581 ff = GRUR Int 1995, 978 Pflanzenzellen. 53 Sz BG SMI 1995, 358, 366 = GRUR Int 1996, 1059, 1062 Manzana II. 54 Vgl aus der Praxis EPA die in GRUR Int 2003, 271 referierte Entscheidung der EPA-Einspruchsabteilung z u m „Öl-Mais"-Patent 744888. 55 Vgl schon zur früheren Rechtslage BGH GRUR 1978, 162 7-Chlor-6-demethyltetracyclin; BPatGE 9,

150 = B1PMZ 1968, 165; BPatGE 16, 1 = GRUR 1974, 392. 56 Benkard S 2 Rn 20; Schulte $ 2 Rn 137. 57 MGK/Moufang Art 53 EPÜ Rn 118; vgl Benkard-EPÜ Art 53 Rn 73. 58 EPA Prüfungsabteilung ABl EPA 1990,156 = GRUR Int 1990, 530, 531 Aktenzeichen der Hinterlegung. 59 Vgl Schulte $ 2 Rn 35; kr f ü r mikrobiologische Verfahren MGK/Moufang Rn 122. 60 EPA Τ 356/93 ABl EPA 1995, 545, 575 = GRUR Int 1995, 978 Pflanzenzellen. 61 EPA Pflanzenzellen. 62 Mitteilung ABl EPA 1999, 573, 580; Schulte S 2 Rn 134 f. 63 Schulte § 2 Rn 130; Benkard $ 2 Rn 24; MGK/Moufang Art 53 EPÜ Rn 87.

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1. Abschnitt. Das Patent

therapeutisch nützlichen rekombinanten Proteinen gehören die früher nur in geringen Mengen verfügbaren Interferone, Wachstumsfaktoren, Erythropoietin und Somatostatin.64 26 Nicht zum Gebiet der Mikroorganismen zählen Samenkörner.55 27 Das bloße Auffinden eines Mikroorganismus ist Entdeckung und damit vom Patentschutz nach § 1 Abs 2 Nr 1 ausgeschlossen;66 dies gilt nicht für die Isolierung oder Züchtung des Mikroorganismus, so dass der isolierte oder gezüchtete Mikroorganismus eine patentfähige Erfindung darstellen kann 67 (s auch Rn 43 zu S 1; Rn 131 zu S 3). Ein in vitro gewonnenes Stoffwechselprodukt von Mikroorganismen ist nicht als Naturprodukt vom Patentschutz ausgeschlossen, soweit nicht feststeht, dass es in der Natur selbst entsteht und nicht unter Umwelteinfluss wieder verändert wird.68 28 Mit Hilfe mikrobiologischer Verfahren gewonnene Erzeugnisse sind solche, die durch Mikroorganismen erzeugt oder verändert werden. Dazu zählen nicht nur durch „traditionelle" Verfahren wie Fermentations- und Biotransformationsverfahren gewonnene Erzeugnisse, sondern auch die Ergebnisse der Manipulation von Mikroorganismen durch gentechnische oder Fusionsverfahren, die Herstellung oder Veränderung von Erzeugnissen in rekombinanten Systemen,69 aber auch neue Mikroorganismen als solche. Die schutzfähigen Erzeugnisse können wie sonstige (chemische) Erzeugnisse mit jedem unterscheidungskräftigen, zuverlässig feststellbaren Parameter umschrieben werden, und zwar auch mit dem Herstellungsverfahren.70

S 3 (Neuheit) (1) 'Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. 2 Der Stand der Technik umfaßt alle Kenntnisse, die vor dem für den Zeitrang der Anmeldung maßgeblichen Tag durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind. (2) 'Als Stand der Technik gilt auch der Inhalt folgender Patentanmeldungen mit älterem Zeitrang, die erst an oder nach dem für den Zeitrang der jüngeren Anmeldung maßgeblichen Tag der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind: 1. der nationalen Anmeldungen in der beim Deutschen Patentamt ursprünglich eingereichten Fassung; 2. der europäischen Anmeldungen in der bei der zuständigen Behörde ursprünglich eingereichten Fassung, wenn mit der Anmeldung für die Bundesrepublik Deutschland Schutz begehrt wird und die Benennungsgebühr für die Bundesrepublik Deutschland nach Art 79 Abs. 2 des Europäischen Patentübereinkommens gezahlt ist, es sei denn, daß die europäische Patentanmeldung aus einer internationalen Anmeldung hervorgegangen ist und die in Artikel 158 des europäischen Patentübereinkommens genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind; 3. der internationalen Anmeldungen nach dem Patentzusammenarbeitsvertrag in der beim Anmeldeamt ursprünglich eingereichten Fassung, wenn für die Anmeldung das Deutsche Patentamt Bestimmungsamt ist. 2 Beruht der ältere Zeitrang einer Anmeldung auf der Inanspruchnahme der Priorität einer Voranmeldung, so ist Satz 1 nur insoweit anzuwenden, als die danach maßgebliche Fassung nicht über die Fassung der Voranmeldung hinausgeht. Patentanmeldungen nach Satz 1 Nr 1, für die eine Anordnung nach S 50 Absatz 1 oder 4 des Patentgesetzes erlassen worden ist,

64 Jaenichen GRUR Int 1992, 327. 65 SuprC Kanada GRUR Int 1991, 154. 66 Vgl BGHZ 52, 74, 80 = GRUR 1969, 672 rote Taube; BGHZ 64, 101, 107 = GRUR 1975, 430 Bäckerhefe. 67 BGHZ 100, 67, 73 = GRUR 1987, 231 Tollwutvirus; BPatGE 21, 43 = GRUR 1978, 586, 587; Tribunale Mailand 11.10.1999 Sorin/Chiron, Hepatitis-C-Virus; RB Den Haag BIE 2001, 90; vgl BGH rote Taube; BGH Bäckerhefe; Βenkard § 2 Rn 26a; Benkard-EPÜ Art 53 Rn 77.

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68 BPatGE 15, 1 = GRUR 1973, 463: Thermothiocin; zur Beweislast in einem solchen Fall auch BPatG 28.10.1974 16 W (pat) 99/72: Antibioticum 8036 R.P.. 69 EPA Τ 356/93 ABl EPA 1995, 545, 573 ff, 576 = GRUR Int 1995, 978 Pflanzenzellen. 70 BPatG 15, 1 = GRUR 1973, 463, 464f; BPatG GRUR 1979, 629; Benkard Rn 29; vgl BPatG 28.10.1974 16 W (pat) 99/72; BPatG 4.11.1974 16 W (pat) 20/70; Rn 123f zu S 1.

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S3

Neuheit

gelten vom Ablauf des achtzehnten Monats nach ihrer Einreichung an als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. (3) Gehören Stoffe oder Stoffgemische zum Stand der Technik, so wird ihre Patentfähigkeit durch die Absätze 1 und 2 nicht ausgeschlossen, sofern sie zur Anwendung in einem der in S 5 Absatz 2 genannten Verfahren bestimmt sind und ihre Anwendung zu einem dieser Verfahren nicht zum Stand der Technik gehört. (4) *Für die Anwendung der Absätze 1 und 2 bleibt eine Offenbarung der Erfindung außer Betracht, wenn sie nicht früher als sechs Monate vor Einreichung der Anmeldung erfolgt ist und unmittelbar oder mittelbar zurückgeht 1. auf einen offensichtlichen Mißbrauch zum Nachteil des Anmelders oder seines Rechtsvorgängers oder 2. auf die Tatsache, daß der Anmelder oder sein Rechtsvorgänger die Erfindung auf amtlichen oder amtlich anerkannten Ausstellungen im Sinne des am 22. November 1928 in Paris unterzeichneten Abkommens über internationale Ausstellungen zur Schau gestellt hat. z Satz 1 Nr 2 ist nur anzuwenden, wenn der Anmelder bei Einreichung der Anmeldung angibt, daß die Erfindung tatsächlich zur Schau gestellt worden ist und er innerhalb von vier Monaten nach der Einreichung hierüber eine Bescheinigung einreicht. 3Die in Satz 1 Nr 2 bezeichneten Ausstellungen werden vom Bundesminister der Justiz im Bundesgesetzblatt bekanntgemacht. DPA-PrRl 1995 3.3.2.4.1; DPA-PrRl 1981 III.4.k; EPA-PrRl A-IV,3; C-IV, 5 - 8 Ausland: Belgien: Art 5 PatG 1984; Dänemark: $ 2 PatG 1996; Frankreich: Art L 611-11, 13 CPI; Italien: Art 14, 15 PatG; Luxemburg: Art 6, 7 PatG 1992/1998; Niederlande: Art 4, 5 ROW 1995; Österreich: $ 3 öPatG (1984/ 94/98); Polen: Art 2 5 , 1 5 (Ausstellungspriorität) RgE 2000; Schweden: $ 2 PatG; Schweiz: Art 7, 7a (Doppelpatentierungsverbot), 7b, 7c PatG; Slowakei: S 7 PatG; Slowenien: Art 12, 13, 62 (Ausstellungspriorität) GgE; Spanien: Art 6, 7 PatG; Tschech. Rep.: $5 PatG, geänd 2000; Türkei: Art 7, 8 VO 551; VK: See 2 , 4 Abs 3 (Stoffe und Stoffgemische) Patents Act Übersicht Rn A. Systematik, Entstehungsgeschichte, Anwendungsbereich: I. Systematik 1 II. Entstehungsgeschichte 2 III. Anwendungsbereich: 1. Grundsatz 9 2. EPÜ 10 3. DDR-Patente 12 4. Gebrauchsmusterrecht 13 IV. Zeitliche Geltung 15 B. Der Stand der Technik: I. Begriff 16 Π. Bedeutung; Verhältnis zur erfinderischen Tätigkeit 17 III. Maßgeblicher Zeitpunkt 19 IV. Relevante Tatsachen: 1. Grundsatz 24 2. Rechtslage vor 1978: a. Grundsatz 25 b. Öffentliche Druckschriften 26 c. Offenkundige Vorbenutzung 47 d. Reichweite des Standes der Technik . . . 67 3. Geltende Rechtslage: a. Kenntnisse 74 b. Öffentliche Zugänglichkeit 76 c. Offenbarungsgehalt 90 C. Vorwegnahme: I. Neuheitsbegriff: 1. Normativer Charakter 96 2. „Absoluter" Maßstab 98 3. „Enger" oder „weiter" Neuheitsbegriff?. . . 99 Π. Neuheitsvergleich: 1. Grundsatz 106

Rn 2. Objektive Beurteilung 107 3. Einzelvergleich 108 4. Berücksichtigung des Stands der Technik: a. Grundsatz 112 b. Nacharbeitbarkeit 116 c. Bedeutung des Offenbarungsmittels . . . 119 d. Heranziehung weiterer Erkenntnismittel 121 e. Technisches Fachgebiet 122 5. Die beanspruchte Lehre: a. Allgemeines 124 b. Bedeutung der Anspruchskategorie . . . 126 c. Auswahlerfindungen 140 d. Verallgemeinerung 157 e. Übertragung 158 f. Ergebnis; Wirkung 159 g. Identifikation 164 h. Aufstellen allgemeiner Regeln 165 III. Neuheitsschädlichkeit älterer Anmeldungen (Absatz 2): 1. Allgemeines; früheres Recht; Regelungszweck: a. Grundsatz 166 b. Doppelpatentierungsverbot 167 c. Übergangsrecht 1978/1981 175 d. Regelungszweck 176 2. Inhalt der geltenden Regelung: a. Neuheitsschädliches Material 177 b. Anhängigkeit 183 c. Veröffentlichung 184 d. Maßgeblicher Inhalt 186 e. Zeitrang 189 3. EPÜ 190

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1. Abschnitt. Das Patent

Rn 4. Gemeinschaftspatent 192 D. Unschädliche Vorbekanntheit: I. Schutz vorbekannter Erzeugnisse, Stoffe oder Vorrichtungen, insb von Arzneimitteln (Abs 3): 1. Grundsatz 193 2. „Erste" medizinische Indikation: a. Grundsatz 194 b. Voraussetzung für die Patentfähigkeit. . 197 c. Wirkung 199 3. „Zweite" medizinische Indikation 200 II. Missbrauchstatbestand (Abs 4, 5); Neuheitsschonfrist: 1. Früheres Recht: Neuheitsschonfrist: a. Allgemeines 203 b. Voraussetzungen 204 c. Wirkung 209

2. Übergangsrecht (Verweisung) 3. Die Regelung in Abs 4: a. Allgemeines b. Missbrauchstatbestand, Voraussetzungen c. Wirkung III. Ausstellungsschutz: 1. Früherer Rechtszustand; Ausstellungsgesetz 2. Geltendes Recht: a. Grundlagen b. Internationale Ausstellung c. Schutzvoraussetzungen d. Wirkung E. Beweislast; verfahrensrechtliche Fragen: I. Prüfung; Beweisfragen II. Aussetzung des Erteilungsverfahrens III. Zwischenentscheidungen

Rn 211 212 213 225

226 229 231 233 235 236 242 243

Schrifttum: (S zu biologischen Erfindungen die Hinweise zu $ 2) Äschert Der Begriff der Neuheit im Licht neuerer Entscheidungen, GRUR Int 1989, 836; Az Castro Vorbenutzung als Stand der technik u n d ihr Beweis, GRUR Int 1996, 1099 = Prior Use as Prior Art and Evidence Thereof, n e 1996, 190; Balk Neuheitsprüfung von Stoffansprüchen, Mitt 1966, 85; Ballhaus Steht die Beschreibung einer Erfindung in einem an eine Zeitschrift nur eingesandten Beitrag der Erteilung eines Patents entgegen? FS H. Kirchner (1985), 1; Bardehle Das ältere Recht im Europa-Patent, GRUR 1972, 211; das Stellungnahme zu Teschemacher (GRUR 1975, 641), GRUR 1975, 650; Beil Die Auswahlerfindung, GRUR 1971, 53; Benkard Inlandsbegriffe im gewerblichen Schutzrecht, GRUR 1951, 177; Blumenberg Die ältere Anmeldung im künftigen europäischen Patentrecht, GRUR Int 1972, 261; Boecker Das Problem des älteren Rechts im künftigen europäischen Patentrecht, GRUR Int 1963, 341; Bossung Erfindung und Patentierbarkeit im europäischen Recht, 3. Teil, Mitt 1974, 141; ders Das nationale Vorverfahren im europäischen Patentsystem, GRUR Int 1975, 272, 333; ders Stand der Technik u n d eigene Vorverlautbarung im internationalen, europäischen u n d nationalen Patentrecht, GRUR Int 1978, 381; ders Das der „Öffentlichkeit zugänglich Gemachte" als Stand der Technik, GRUR Int 1990, 690; Botana Agra Zur Frage der Neuheitsschädlichkeit von Versuchen u n d Experimenten, GRUR Int 1983, 288; Bruchhausen Die Neuheit von Stofferfindungen gegenüber allgemeinen Formeln und dergleichen, GRUR 1972, 226; P. Brunner Die Offenkundigkeit im Geheimnisschutz, ein Vergleich zur patentrechtlichen Offenkundigkeit in bezug auf die Schweiz, Diplomarbeit ΕΤΗ Zürich 1998; Bühling Der patentrechtliche Neuheitsbegriff im Wandel der jüngeren Rechtsprechung, GRUR 1984, 246; Christ Der „Crackkatalysator" oder das Ende der Zwiebelschalen-Ideologie, Mitt 1998, 408; Comte L'homme du métier en droit des brevets, siel 2000, 659; Cornish Die wesentlichen Kriterien europäischer Erfindungen: Neuheit u n d erfinderische Tätigkeit, GRUR Int 1983, 221; Decker Der Neuheitsbegriff im Immaterialgüterrecht, Diss Regensburg 1989; Dellinger Fachmann - Durchschnittsfachmann, VPP-Rdbr 1998, 42; Dersin Über die zeitliche Grenze, bis z u der Druckschriften neuheitsschädlich sein sollen, B1PMZ 1952, 211; ders Zur Frage der Neuheitsschädlichkeit einer in Ungarn bekanntgemachten Patentanmeldung, Mitt 1955, 75; Dickels Die Neuheit der Erfindung im Vorentwurf eines Abkommens über ein europäisches Patentrecht unter besonderer Berücksichtigung der sogenannten „älteren Rechte", Diss München (TH), 1970; D inné Betablocker, Neuheit im Chemie-Patentrecht, Mitt 1979, 201; Domes Zum sachlichen Umfang des Neuheitsbegriffs, GRUR 1984, 240; Dreiss Der Durchschnittsfachmann als Maßstab für ausreichende Offenbarung, Patentfähigkeit u n d Patentauslegung, GRUR 1994, 781; Duchesne In welchem Zeitpunkte m u ß der Ort der Benutzung einer Erfindung im Sinne des $ 2 PatG z u m Inlande gehört haben? MuW 2 4 , 3 ; Dunkhase Die Neuheit der Erfindung nach Patent- und Gebrauchsmusterrecht, 1913; ders Die patentfähige Erfindung u n d das Erfinderrecht, 1913; ders Die Prüfung der Erfindung auf Patentfähigkeit, 1913; ders Die offenkundige Vorbenutzung eines Verfahrens, MuW 19,19; Fähndrich/Freischem Gegenwärtige Standards f ü r Offenbarungen im Stand der Technik bei der Beurteilung der Voraussetzungen der Neuheit u n d der Erfindungshöhe, Bericht der d t AIPPI-Landesgruppe zu Q.167, GRUR Int 2002, 495; Fikentscher Neuheitserfordernis, Selbstkollision u n d Unionspriorität im Patentrecht, GRUR 1977, 318; Friedrich Unschädliche Vorveröffentlichung u n d Vorbenutzung, GRUR 1937, 17; Gall Staatenbenennung u n d älteres europäisches Recht - die Lage nach dem 1. Juli 1997, Mitt 1998, 161; Gerber Stoffschutz u n d Neuheitsbegriff, insb bei Legierungen, Mitt 1972, 201; Gesthuysen Das Patenthindernis der älteren, jedoch nachveröffentlichten Patentanmeldung, GRUR 1993, 205; Gramm Der Stand der Technik u n d das Fachwissen, GRUR 1998, 240; Grassi Der Fachmann im Patentrecht, sie! 1999, 547; Gronning-Nielsen Der Begriff der Neuheit, GRUR Int 1991, 445; Giinzel Die offenkundige Vorbenutzung im Einspruchsverfahren vor dem EPA - ausgewählte Probleme aus der Praxis, VPP-Rdbr 1992, 61; dies Die Vorbenutzung als Stand der Technik im Sinne des europäischen Patentübereinkommens, Amtspraxis u n d Rechtsprechung der Beschwerdekammern, FS R. Nirk (1992), 441; Habersack Das ältere Recht im Patentwesen, Mitt 1973, 41; Hansen Zur Schutzfähigkeit von Enantiomeren, GRUR 1996, 943; Harden Die Neuheitsprüfung - ihre Bedeutung für die P r ü f u n g der Zulässigkeit von Änderungen u n d des Anspruchs auf Priorität, GRUR Int 1993, 370 = The „Test for Novelty" - His Relevance in Considering the Allowability of Amendments and the Entitlement to Priority, IIC 1993, 729; Harraeus Gedanken z u m J 2 PatG, GRUR 1961, 105; Harris Trends in U.K. Patent Litigation: The Age of Reason? EIPR 1999, 254; Hesse Anwendungsgebiet und Offenbar u n g des Erfindungsgedankens, Mitt 1983, 106; Hirsch Neuheit von chemischen Erfindungen, GRUR 1984, 243; Hoepffiier Dépôt légal technique? - Überlegungen z u m absoluten Neuheitsbegriff im Patentrecht, GRUR Int 1973,

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Neuheit

S3

370; Höst-Madsen Die Problematik kollidierender P a t e n t a n m e l d u n g e n im k ü n f t i g e n europäischen Patenterteilungsverfahren, GRUR Int 1970, 370; Hövelmann Alles Fiktion? GRUR 1999,476; Hutbuch Vorbekanntgemachte A n m e l d u n g e n im deutschen Erteilungs- u n d Nichtigkeitsverfahren, Mitt 1957, 83; ders Neuheitsschädliche Wirkungen von Vorben u t z u n g s h a n d l u n g e n , Mitt 1958, 192;; ders Neuheitsschädliche W i r k u n g vorbekanntgemachter P a t e n t a n m e l d u n g e n u n d vorveröffentlichter Gebrauchsmuster, Mitt 1960, 236; Hiini Zur N e u h e i t bei chemischen Erzeugnissen in der Spruchpraxis des Europäischen Patentamts, GRUR Int 1986, 461; ders Zur Frage der Neuheit bei Verwendungserfind u n g e n (Art 54 EPÜ), GRUR I n t 1989, 192; Jacob Die N e u h e i t von Verwendungsansprüchen, GRUR Int 1996, 1088 = Novelty of Use Claims, HC 1996,170; Jestaedt Die erfinderische Tätigkeit in der neueren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, GRUR 2001, 939; Kalle Der Stand der Technik als einheitlicher Rechtsbegriff, GRUR Int 1971, 63; Kraßer Die ältere A n m e l d u n g als Patenthindernis, GRUR Int 1967, 285; Krauße Die Vorpatentierung, MuW 34, 257; Lederer Die o f f e n k u n d i g e Vorbenutzung nach n e u e m Recht, FS R. Vieregge (1995), 547; Liesegang Zur Neuheit einer Bemessungsregel, Mitt 1982, 71; Loth Neuheitsbegriff u n d Neuheitsschonfrist im Patentrecht, 1988; Lutter O f f e n k u n d i g e Vorbenutzung im abgetretenen Gebiet, M u W 27, 564; Maiwald Rechtsprechung z u r Neuheit im EPA u n d in Deutschland, Mitt 1997, 272; Mandel Die Vorbenutzung der E r f i n d u n g im französischen Recht, GRUR Int 1996, 1104 = Prior Use Under French Law, HC 1996, 203; Mediger Die neue E r f i n d u n g , GRUR 1941, 390; ders Historie der NichtNeuheitsschädlichkeit von Auslegestücken bis 7.8.1953, Mitt 1960, 233; ders Die notwendigen Voraussetzungen f ü r den öffentlichen Charakter von druckschriftlichen u n d nicht-druckschriftlichen Schriftwerken, Mitt 1961,207; MeyerDulheuer Die Bedeutung von Sequenzprotokollen f ü r den Offenbarungsgehalt biotechnologischer E r f i n d u n g e n , GRUR 2000, 1; Moser von Filseck Das ältere Recht im Patentrecht FS Ph. M ö h r i n g (1965), 254; ders Z u r Abgrenzung einer j ü n g e r e n gegenüber einer prioritätsälteren europäischen P a t e n t a n m e l d u n g , GRUR Int 1970. 156; ders Zur Frage der Neuheit bei P a t e n t a n m e l d u n g e n u n d Patenten f ü r chemische Stoffe, GRUR Int 1973, 373; H.-J. Müller Z u m Neuheitsbegriff bei Legierungserfindungen, GRUR 1972, 464; ders Disclaimer - eine Hilfe f ü r den Erfinder, Zur Neuheitsfrage bei Werkstoff-Erfindungen, GRUR 1987, 484; Niedlich Offenkundige Vorbenutzung, VPP-Rdbr 1999, 65; Ochmann Die Vorveröffentlichung u n d die Reichweite ihres Offenbarungsgehalts als Problem der Neuheit i m Lichte der Rechtsprec h u n g des Bundesgerichtshofs u n d des Patentgesetzes in der geltenden Fassung, GRUR 1984, 235; Oettinger Die sachlichen Voraussetzungen des Patentschutzes, Diss 1911; Ohnesorge Inwieweit d ü r f e n als Vorveröffentlichungen entgegengehaltene Druckschriften ergänzt werden? MuW 2 7 , 4 8 3 ; ders Der Z u s a m m e n h a n g zwischen Neuheit, Erfindungshöhe, Bereicherung der Technik u n d deren Verhältnis zu ihren Bezugsgrundlagen, GRUR 1940, 64; Ohrt Stand der Technik. Beitrag z u r Frage der Patentfähigkeit von E r f i n d u n g e n , 1952; Pagenberg Herkules im Augias-Stall als Patentliteratur? GRUR I n t 1976, 421; Panzer Die Neuheit der E r f i n d u n g , Diss 1933; Papke Die Preisgabe des Erfindungsgedankens, GRUR 1980, 775; Paterson Die Neuheit von Verwendungsansprüchen, GRUR Int 1996, 1093 = The Novelty of Use Claims, HC 1996, 179; Pfab Neuheitsschädlichkeit öffentlicher Druckschriften im Sinne des Patentgesetzes, Mitt 1972, 3; ders O f f e n k u n d i g e Vorbenutzung im Sinne des Patentgesetzes, Mitt 1973, 1; Pfanner Die geschichtliche Entwicklung der Einsichtnahme in die ausgelegten Unterlagen von Patentanmeldungen, GRUR 1955, 110; ders Vereinheitlichung des materiellen Patentrechts im Rahmen des Europarats, GRUR Int 1964, 247; Pietsch Patentrechtliche Neuheit, Diss 1927; Pietzcker Voraussetzungen der Patentierung: Neuheit, Fortschritt u n d Erfind u n g s h ö h e , FS 100 Jahre GRUR (1991), 417; G. Pinzger Unschädliche Vorveröffentlichung u n d Vorbenutzung, GRUR 1936, 707; ders Geheimhaltungspflicht u n d Vorbenutzung, GRUR 1937, 761; Plaisant Neuheit u n d erfinderische Leist u n g im neuen französischen Patentrecht, GRUR I n t 1968, 175; Ρoth Z u m Neuheitsbegriff des Artikels 54 des EPÜ, M i t t 1998,453; Puchberger P r ü f u n g von E r f i n d u n g e n auf Neuheit, Mitt 1968, 21; Rauhßaenichen Neuheit u n d erfinderische Tätigkeit bei E r f i n d u n g e n , deren Gegenstand Proteine oder DNA-Sequenzen sind, GRUR Int 1987, 753; Reimann Einige Überlegungen z u r Offenkundigkeit im Rahmen von §$ 17ff.ú UWG u n d von § 3 PatG, GRUR 1998, 298; E. Reimer Der Neuheitsbegriff im deutschen Patentrecht, GRUR Int 1953, 18; ders Äquivalenz, Erfindungsgegenstand, allgemeiner Erfindungsgedanke in Theorie u n d Praxis, GRUR 1956, 396; ders Die I d e n t i t ä t s p r ü f u n g aus § 4 Abs. 2 PatG, GRUR 1957, 189; Richter Neuheitsschädlichkeit der ausgelegten Unterlagen von P a t e n t a n m e l d u n g e n u n d eingetragenen Gebrauchsmustern, GRUR 1956, 245; R. Rogge Gedanken z u m Neuheitsbegriff nach geltendem Patentrecht, GRUR 1996, 931; ders The Concept of Novelty and European Patent Law, IIC 1997, 443; ders The Concept of Novelty with Particular Regard in Conflicting Patent Applications, IIC 1997, 794 = Der Neuheitsbegriff u n t e r besonderer Berücksichtigung kollidierender Patentanmeldungen, GRUR Int 1998, 186; Röhl Z u r Neuheitsschädlichkeit ausländischer Patentunterlagen, GRUR Int 1963, 473; Schanze Was sind neue Erfindungen? GRUR 1899, 5; ders Die o f f e n k u n d i g e Vorbenutzung von E r f i n d u n g e n u n d Gebrauchsmustern, in: Patentrechtliche Untersuchungen (1901), 3; ders Die neue E r f i n d u n g nach Pietzcker, MuW 29, 262; Scheuchzer Nouveauté et activité inventive en droit européen des brevets, 1981; Schickedanz Zur O f f e n b a r u n g des Geschmacksmusters, GRUR 1999, 291; Schiff Was ist eine „neue Erfindung"? GRUR 1899, 45; Schmidt-Szalewski Nouveauté, Juris-Classeur, Brevets d'inventions Fase. 170/11 (1982); Schmied-Kovtarzik Über den Schutz von Stereoisomeren, GRUR 1978, 663; Schmitz Begriff der Neuheit im Patentrecht, Diss Köln 1936; Schönherr Mosaikarbeit u n d Neuheitsschädlichkeit, Mitt 1 9 8 1 , 4 9 ; Schramm Stand der Technik, Fachgebiet, Fachkönnen, M i t t 1964, 181; Schumann Die o f f e n k u n d i g e Vorbenutzung, Diss Leipzig 1936; Schuster Die Bewert u n g der Vorpatente, GRUR 1934, 211; ders Rechtslehre u n d Rechtsprechung betreffend das Vorpatent, GRUR 1957, 401; Schütze Die Neuheit der E r f i n d u n g e n , GRUR 1901, 217; Schwanhäusser Neuheit einer Bemessungsregel - Der Fall „Schmiermitteladditiv", Mitt 1992, 233; Singer Der Neuheitsbegriff in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des europäischen Patentamts, GRUR 1985, 789; Spangenberg Neuere Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA z u m Neuheitsbegriff, VPP-Rdbr 1992, 45; ders The Novelty of „Selection" Inventions, IIC 1997, 808 = Die Neuheit sogenannter „Auswahlerfindungen", GRUR I n t 1998, 193; Stamm Abgrenzungen aus der Logik im Patentrecht. Beziehungen zwischen Inhalts- u n d N e u h e i t s b e d i n g u n g der Artikel 123 (2) u n d 54 EPÜ, M i t t 1994, 85; Starck Die N e u h e i t s v e r m u t u n g nach S 2 PatG, insb bei widerrechtlicher E n t n a h m e durch den Anmelder, GRUR 1939, 876; Steup/ Goebel Stand der Technik u n d eigene Vorverlautbarung im internationalen, europäischen u n d nationalen Patentrecht - eine Erwiderung, GRUR I n t 1979, 336; Straus Neuheit, ältere Anmeldungen u n d unschädliche O f f e n b a r u n g e n

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im europäischen u n d deutschen Patentrecht, GRUR Int 1994, 89; Szabo Probleme der Neuheit auf d e m Gebiet der Auswahlerfindungen, GRUR Int 1989, 447; Tendt Wann gelten technische N e u e r u n g e n als patentfähig? 1910; Teschemacher Das ältere Recht im deutschen u n d europäischen Patenterteilungsverfahren, GRUR 1975, 641; Törnroth Prior Use, HC 1997, 800 = Vorbenutzung, GRUR Int 1998, 189; Trtistedt Das Verbot doppelter Patentierung, GRUR 1957, 176; Turrini Der Begriff der Neuheit: Überblick über die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, GRUR Int 1991, 447; van den Berg Die Bedeutung des Neuheitstests f ü r die Priorität u n d die Ä n d e r u n g e n von P a t e n t a n m e l d u n g e n u n d Patenten, GRUR Int 1993, 354 = The Significance of the „Novelty Test" for Priority a n d A m e n d m e n t s to Patent Applications, IIC 1993, 696; Vivian Neuheit u n d Auswahlerfindungen, GRUR I n t 1989, 451; Voigt Offenkundigkeit u n d Wille des Erfinders, GRUR 1938, 292; Vollrath Z u m U m f a n g der neuheitsschädlichen O f f e n b a r u n g einer z u m Stand der Technik gehörenden Beschreibung, GRUR 1997, 721; von Boehmer Offenkundiges Vorbenutztsein als H i n d e r n i ß f ü r die Patentertheilung u n d als Nichtigkeitsgrund f ü r Patente, 1900; ders Die Patentfähigkeit von E r f i n d u n g e n , 1911; ders Patentrechtliches Beurteilen von E r f i n d u n g e n , 1931; von Falci. Durchschnittsfachm a n n u n d Stand der Technik, Mitt 1969, 252; ders Die irrtümliche Angabe eines zu starken Standes der Technik in der Beschreibung von Schutzrechten, GRUR 1972, 233; von Füner Z u r Frage der Neuheitsschädlichkeit sowjetischer Druckschriften, GRUR 1965, 217; ders Die N e u h e i t von chemischen E r f i n d u n g e n i m Prüfungsverfahren beim Deutschen u n d Europäischen Patentamt, Mitt 1989, 225; Vossius Der Beurteilungsmaßstab f ü r die Neuheit einer E r f i n d u n g nach deutschem u n d europäischem Patentrecht, FS R. Nirk (1992), 1033; Weber Bildet die Neuheitsfiktion einen wesentlichen Bestandteil des Patentgesetzes? GRUR 1948, 224; Wetzel Z u r Frage der offenkundigen Vorbenutzung, M i t t 1958, 138; Wirth Der Neuheitsgehalt des e r f u n d e n e n Gegenstandes, M u W 41, 62; ders Die Fiktion des $ 2 PatG, M i t t 1938, 269; Wolf In welchem Z e i t p u n k t m u ß der Ort der B e n u t z u n g einer E r f i n d u n g im Sinne des $ 2 PatG z u m Inlande gehört haben? M u W 27, 247; Zeiler Über U m f a n g u n d Beweiserheblichkeit der öffentlichen Druckschriften im Patenterteilungsverfahren, GRUR 1977, 751; Zeller Neuheitsschädliche Patentanmeldung, M i t t 1955, 37.

A. Systematik, Entstehungsgeschichte, Anwendungsbereich 1

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I. Systematik. § 3 regelt, was für die Prüfung der Neuheit als „relativer" Voraussetzung der Patentfähigkeit als StdT gilt. Abs 1 umschreibt den StdT zunächst allg und auch für die Prüfung auf erfinderische Tätigkeit nach § 4, Abs 2 erweitert ihn auf bestimmte rangältere, aber später oder überhaupt nicht öffentlich zugänglich gemachte Tatsachen, dies aber nur für die Neuheitsprüfung und nicht für die Prüfung auf erfinderische Tätigkeit (§ 4 Satz 2), Abs 3 enthält eine Sonderregelung für zur Anwendung in medizinischen Verfahren bestimmte Stoffe und Stoffgemische. Abs 4 nimmt schließlich bestimmte Tatsachen von der Neuheitsschädlichkeit aus. II. Entstehungsgeschichte. Die Bestimmung hat ihre geltende Fassung durch das IntPatÜG und ihre Paragraphennummer durch die Neubek 1981 erhalten. Durch sie ist der Neuheitsbegriff mit den Bestimmungen des StraÜ in Übereinstimmung gebracht worden. Das 2.PatGÄndG hat in Abs 2 Satz 1 Nr 2 die Notwendigkeit der Zahlung der Benennungsgebühr eingefügt. Nach S 2 PatG 1877 galt „eine Erfindung gilt nicht als neu, wenn sie zur Zeit der auf Grund dieses Gesetzes erfolgten Anmeldung in öffentlichen Druckschriften bereits derart beschrieben oder im Inlande bereits so offenkundig benutzt ist, dass danach die Benutzung durch andere Sachverständige möglich erscheint". S 2 Abs 1 PatG 1891 fugte zusätzlich ein, dass es sich um Druckschriften aus den letzten hundert Jahren handeln musste. Abs 2 enthielt eine Regelung für ausländische Voranmeldungen (Rn 2 vor S 40). In der bis 31.12.1977 geltenden Fassung des PatG 1936 war die bisherige Regelung in § 2 Satz 1 unverändert übernommen; Satz 2 ließ „eine innerhalb von sechs Monaten vor der Anmeldung erfolgte Beschreibung oder Benutzung" „außer Betracht, wenn sie auf der Erfindung des Anmelders oder seines Rechtsvorgängers beruht". Dies bedeutete einen „relativen" Neuheitsbegriff, der die Vorwegnahme zeitlich, örtlich und nach der Erscheinungsform begrenzte. Die Neuregelung hat den Bereich des Neuheitsschädlichen dadurch, dass zeitliche und räumliche Grenzen für die Berücksichtigung des Vorbekannten nicht mehr bestehen, erheblich erweitert. Auf Form und Mittel der Kundgebung kommt es im geltenden Recht1 grds nicht mehr an. Auch nachveröffentlichte ältere nat und eur Patentanmeldungen rechnen nunmehr für die Neuheitsschädlichkeit zum StdT; diese Regelung ist an die Stelle des früheren Doppelschutzverbots getreten. Abs 4 entspricht Art 55 EPÜ. Neuheitsschonfrist und Ausstellungsschutz sind stark eingeschränkt worden. Allerdings bestehen auf internat Ebene Tendenzen zu einer Erweiterung der Neuheitsschonfrist, die in einigen neueren Patentgesetzen Niederschlag gefunden haben (Rn 212). 1 Vgl zu den sich hieraus ergebenden Folgen R. Rogge GRUR 1996, 931.

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III. Anwendungsbereich. 1. Grundsatz. $ 3 gilt für Patentanmeldungen nach dem PatG und für nach dem PatG erteilte Patente, aber nicht für Gebrauchsmuster (Rn 13) sowie DDR-Anmeldungen und auf diese erteilte Patente (Rn 12). 2. EPÜ. Für europäische Patentanmeldungen und europäische Patente gelten die Art 54, 55 EPÜ, die im wesentlichen übereinstimmende Regelungen enthalten, in Einzelheiten (keine Geheimpatente; Anknüpfung an benannte Mitgliedstaaten) aber abweichen. Die Revisionsakte vom 29.11.2000 präzisiert die Neuheitsschädlichkeit bei bekannten Stoffen und Stoffgemischen, sie sieht weiter die Pauschalbenennung aller Vertragsstaaten vor, so dass insoweit Differenzierungen entfallen werden. Abweichungen ergeben sich auch bei der Neuheitsschädlichkeit älterer (eur und nat) Anmeldüngen; hierzu Rn 181. Die Revisionsakte vom 29.11.2000 sieht auch insoweit Änderungen vor. 3. Für die Beurteilung von DDR-Patenten ist nach § 5 ErstrG, Ani I Kap ΠΙ Sgb E Abschn Π Nr 1 $ 3 Abs 1 EinigV auf das DDR-Recht abzustellen; Rn 6 vor § 1. 4. Das Gebrauchsmusterrecht (§ 3 Abs 1 GebrMG) kennt einen eigenständigen „relativen" Neuheitsbegriff. Auch das Geschmacksmusterrecht geht von einem „relativen" Neuheitsbegriff aus.2 Einen abw Neuheitsbegriff kennt weiter das Sortenschutzrecht. IV. Zeitliche Geltung. Die Regelung in $ 3 gilt uneingeschränkt für Anmeldungen seit dem 1.1. 1981. Sie gilt uneingeschränkt nicht für Anmeldungen vor dem 1.1.1978. Für die Übergangszeit trifft Art XI IntPatÜG eingehende Regelungen; auf die dortige Kommentierung wird verwiesen.

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B. Der Stand der Technik I. Begriff. Das PatG kennt den - aus dem StraÜ und dem EPÜ entlehnten - Begriff des Stands 1 6 der Technik (state of the art, former art; état de la technique) erst seit der Änderung durch das IntPatÜG; jedoch war er schon lange zuvor in Rspr und Lit als zusammenfassende Bezeichnung des neuheitsschädlichen und bei der Prüfung auf Erfindungshöhe zu berücksichtigenden Materials gebräuchlich. II. Bedeutung; Verhältnis zur erfinderischen Tätigkeit. Die Patenterteilung setzt eine Berei- 1 7 cherung der Technik voraus; an dieser fehlt es, wenn die beanspruchte Lehre gegenüber dem StdT nicht neu ist. Die Funktion des Beurteilens („Messens") der Erfindung am StdT besteht darin, das vom Patentschutz auszuschließen, was ohne Zutun des Erfinders bereits zur Verfügung stand oder aus verfügbarem Wissen durch routinemäßige Tätigkeit erwachsen konnte.3 Allein die objektive Bereicherung der Technik rechtfertigt eine Patenterteilung. $ 3 schließt daher das, was objektiv im StdT bereits vorhanden ist, von einer Patentierung aus. Komplementär hierzu stellt $ 4 sicher, dass Erfindungen nicht bei jedem Unterschied zum StdT zum Patent führen können, sondern erst ein gewisser Abstand („Nichtnaheliegen", non-obviousness) zum Vorbekannten patentbegründend wirkt. Wegen des bei der Prüfung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit zu berücksichtigenden unterschiedlichen StdT kann das Vorliegen der Neuheit nur offengelassen oder unterstellt werden, wenn die erfinderische Tätigkeit verneint wird.4 Nach Auffassung des BGH müssen auf Grund der gesetzgeberischen Wertentscheidung, Neuheit und erfinderische Tätigkeit als unterschiedliche Prüfungskategorien auszubilden, diese Begriffe auch materiell unterschiedlich angereichert werden; so ist die Neuheitsprüfung herkömmlich als reiner Erkenntnisakt, die Prüfung auf Erfindungshöhe oder erfinderische Tätigkeit als Akt wertender Entscheidung angesehen worden.5 Ersetzbarkeit einer Vorrichtung durch eine andere ist deshalb als Frage der erfinderischen Tätigkeit und nicht der Neuheit angesehen worden.6 Die internat Standard entspr geltende Regelung mit den zwei getrennten Erfordernissen Neu- 1 8 heit und erfinderische Tätigkeit erscheint vom Ansatz her nicht zwingend. Maßgebliches Kriterium für die Patentfähigkeit ist erst der erfinderische Abstand vom StdT, noch nicht die bloße Neuheit an sich, die erst über die Regelung in Abs 2 iVm der in § 4 Satz 2 erheblich wird. Die Funktion der beiden Erfordernisse stimmt grds überein. Schon heute spielt die Neuheitsprüfung da, wo ihr und der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit ein übereinstimmender StdT zugrunde gelegt werden kann, 2 BGHZ 50, 340 = GRUR 1969, 90 Rüschenhaube; ÖOGH ÖB1 1995, 38, 41 Andante. 3 Vgl Bernhardt/Kraßer S 140. 4 MGK/Pagenberg Art 56 EPÜ Rn 19 gegen CA Paris GRUR Int 1981, 244.

S BGHZ 128, 270, 2 7 4 f = GRUR 1995, 330, 3 3 1 f e l e k trische Steckverbindung. 6 Vgl BPatG 23.3.2000 20 W (pat) 57/99.

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in der Praxis eine untergeordnete Rolle; ist der Anmeldegegenstand jedenfalls naheliegend, wird die Frage der Neuheit häufig offengelassen.7 Praktisch notwendig in diesem Sinn ist die Neuheitsprüfung somit nur in den Fällen, in denen bestimmter StdT nicht bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit herangezogen werden kann. Hier erweist sich die Neuheitsprüfung aber oft als stumpfes Schwert, weil es der Anmelder/Patentinhaber in der Hand hat, durch Aufnahme eines zusätzlichen ursprungsoffenbarten Merkmals die Neuheit herzustellen. Den berechtigten Belangen des Anmelders der älteren Anmeldung, der nicht über ein Patent verfügt, könnte auch auf andere Weise (Vorbenutzungsrecht) Rechnung getragen werden, ohne dass schutzwürdige Belange der Allgemeinheit berührt würden. 19

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ΠΙ. Maßgeblicher Zeitpunkt. Was zum StdT gehört, ist stichtagsbezogen zu beurteilen; maßgebend ist der für den Zeitrang der Anmeldung maßgebliche Tag.8 Das ist grds der Anmeldetag der zu beurteilenden Anmeldung, Abs 1, 2. Der Tag ist nach geltendem Recht kleinste Zeiteinheit, weshalb es auf die Uhrzeit nicht ankommt. Der Anmeldetag ist in jedem Stadium des Erteilungsverfahrens von Amts wegen zu berücksichtigen; er kann nicht durch verspätete Geltendmachung verwirkt werden.9 Zu den Voraussetzungen für die Zubilligung des Anmeldetags Rn 13 ff, 30 ff zu § 35. Bei Inanspruchnahme einer Priorität liegt der Zeitrang vor dem Anmeldetag. Welcher Tag maßgeblich ist, ergibt sich in diesem Fall nicht aus S 3 selbst, sondern aus den für die Begründung eines Prioritätsrechts maßgeblichen Bestimmungen. In Betracht kommt in erster Linie die Inanspruchnahme der Priorität einer früheren ausländischen oder internat Anmeldung auf Grund eines Staatsvertrags (Art 4, 4 bis PVÜ, PCT, Art 68 EPÜ; TRIPS-Übk, Rn 68 zu § 41, oder bilaterale Verträge) oder bei Gegenseitigkeit (§ 41), daneben die der „inneren" Priorität einer früheren inländischen Patent- oder GbmAnmeldung (§ 40), schließlich die Entnahmepriorität nach § 7 Abs 2. Für vor dem 1.7.1980 angemeldete Erfindungen kam noch die Ausstellungspriorität nach dem Ausstellungsgesetz in Betracht (Rn 226 ff und Art VI IntPatÜG). Ist die Inanspruchnahme der Priorität unwirksam, etwa weil die frühere und die Nachanmeldung nicht dieselbe Erfindung betreffen, sind Tatsachen im Prioritätsintervall zu berücksichtigen.10 Im Fall der Teilung bleibt der Zeitrang der ursprünglichen Anmeldung erhalten (§ 39 Abs 1 Satz 4; Rn 33 zu § 39). Dasselbe gilt für die Ausscheidung (Rn 50 zu $ 39). Auch die Teilung im Einspruchsverfahren (§ 60) wahrt den Zeitrang (Rn 20 zu § 60). Jedoch können unzulässige Erweiterungen nach geltendem Recht auch über eine Ausscheidung keine Rechte begründen (Rn 14f zu $ 38). Am Anmelde- oder Prioritätstag des Patents eingetretene Umstände rechnen nicht zum StdT.11 Anmeldungen mit gleichem Zeitrang können sich deshalb nicht im Weg stehen.12 IV. Relevante Tatsachen

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1. Grundsatz. § 3 nennt als zum StdT gehörend nicht abschließend durch schriftliche und mündliche Beschreibung, durch Benutzung und in sonstiger Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemachte Kenntnisse. Die Neuregelung erweitert gegenüber dem früheren Recht den Umfang des patentrechtl relevanten StdT in mehrfacher Richtung, zum einen durch Verzicht auf das Merkmal der Vorveröffentlichung in öffentlichen Druckschriften, zum anderen durch Wegfall der Hundertjahresfrist bei Vorveröffentlichungen und zum dritten durch die Einbeziehung ausländischer Benutzungshandlungen. Auf die Sprache kommt es nicht an. 13 Zur Berücksichtigung nicht vorveröffentlichter älterer Anmeldungen Rn 166 ff.

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a. Grundsatz. Nach PatG 1936/1968 waren nur öffentliche Druckschriften aus den letzten hundert Jahren und offenkundige Vorbenutzungen im Inland relevant. Das Gesetz unterschied zwei verschiedene Sachverhalte, die der Neuheit einer Erfindung entgegenstehen konnten. Nach Auffassung

2. Rechtslage vor 1978

7 Vgl zB BGH Bausch BGH 1994-1998, 121, 127 Bildempfangsanlage; vgl Benkard-EPÜ Art 54 Rn 7 ff. 8 Benkard-EPÜ Art 54 Rn 56. 9 BGH GRUR 1971, 565, 567 Funkpeiler. 10 EPA G 3/93 ABl EPA 1995, 18 = GRUR Int 1995, 336 Prioritätsintervall.

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11 RGZ 101, 36 = GRUR 1921, 55 Mischmaschine; BGH GRUR 1963, 518 Trockenschleuder. 12 Vgl BGH GRUR 1965, 473, 479 Dauerwellen I. 13 Vgl EPA Τ 426/88 ABl EPA 1992, 427, 433 = GRUR Int 1993, 161 Verbrennungsmotor, zur erfinderischen Tätigkeit; Benkard-EPÜ Art 54 Rn 37, 55.

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des BGH war die Gleichbehandlung beider Sachverhalte auf Grund der Unterscheidung nicht geboten. 1 4 b. Öffentliche Druckschriften. Druckschriften iSd $ 2 PatG 1936/1968 waren zunächst mit Hilfe der Druckerpresse vervielfältigte Druckwerke. Mit der Zunahme der technischen Möglichkeiten, Schriftstücke zu vervielfältigen, hat sich indes ein Bedeutungswandel vollzogen. Auch Schriftstücke, die selbst nicht in einem Vervielfältigungsverfahren hergestellt waren, wurden wie Druckschriften behandelt, sofern sie zur Vervielfältigung und Verbreitung in der Öffentlichkeit geeignet, bestimmt und zugelassen waren. 1 5 Maschinenschrift war zB bei Dissertationen ausreichend. 1 6 Auch eine in j p Handschrift abgefasste Examensarbeit ist als Druckschrift gewertet worden. 1 7 Weitere Fälle: Institutsberichte, 1 8 Auslegestücke von Patentanmeldungen und Unterlagen eingetragener Gebrauchsmuster (Rn 32), ausländische Patentveröffentlichungen usw (Rn 33 ff); in diesen Fällen war weniger der Druckschriftcharakter als die öffentliche Zugänglichkeit problematisch.

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Die Schrift brauchte noch nicht hergestellt zu sein; es genügte, dass dem Empfängerkreis bekanntgegeben war, sie werde zur Verteilung bereitgehalten und könne auf Anforderung alsbald angefertigt und dem Empfänger ausgehändigt werden. 1 9 Dagegen genügte die bloße Zusage, sich mit einem Problem zu befassen, nicht. 2 0

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Öffentlichkeit. Öffentlich war jedes Schriftwerk, das einem an sich nicht beschränkten Personenkreis und nicht nur bestimmten einzelnen Personen zugänglich war, so dass auf diese Weise die Allgemeinheit Kenntnis erlangen konnte. 2 1 Für die Öffentlichkeit der Druckschrift kam es nicht auf den Nachweis des Bekanntgewordenseins an, sondern darauf, dass ein nicht bestimmter Personenkreis in der Lage war, sie kennenzulernen. 2 2 Als unbestimmter Personenkreis galt bereits die Zahl der Unternehmen, die an der Lehre der Druckschrift aus irgendwelchen Gründen überhaupt interessiert waren, 2 3 auch ein über einen engen Kreis von bestimmten Interessenten hinausgehender Empfängerkreis. 2 4

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Die Öffentlichkeit einer Druckschrift im engeren Sinn wurde schon dann bejaht, wenn sie im Buchhandel erschienen war. 2 5 Bei anderen Vervielfältigungen war es ausreichend, dass sie in einer öffentlichen Bibliothek 2 6 oder an einer sonstigen der Allgemeinheit zugänglichen Stelle zur (allg) Kenntnisnahme auslagen. 2 7 Das RPA 2 8 wie das ÖPA 2 9 haben bei Dissertationen zu Unrecht die Einreihung in verschiedene öffentliche Bibliotheken gefordert. 3 0 Es reichte indessen aus, wenn die Arbeit in einem einzigen Exemplar in einer öffentlichen Bibliothek von beliebigen Benutzern gelesen werden konnte. 3 1 Eine Diplomarbeit, die in eine Hochschulbibliothek in der DDR eingestellt und dort registriert war, war öffentlich, wenn sie für das Fachpublikum in der DDR zugänglich war; der Feststellung, dass die Schrift auch für Personen aus anderen Ländern zugänglich war, bedurfte es nicht. 3 2 Der Eingang in der Bibliothek allein wurde nicht als ausreichend angesehen, sondern erst die Einreihung in den Katalog oder die Freihandbibliothek. 3 3 Befand sich eine Druckschrift, die nur für eine vorübergehende Zeit von aktueller Bedeutung war, in einer öffentlichen Bibliothek, konnte nach der Lebenserfahrung angenommen werden, dass sie während der Zeit ihrer technischen oder wirtschaftlichen Aussagekraft in der Bibliothek eingestellt wurde, daher wurde eine den Stempelaufdruck (ohne Datum) tragende Preisliste jedenfalls vor dem mehr als 6 Jahre später liegenden Prioritätstag einer

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14 BGH GRUR 1993, 466 fotovoltaisches Halbleiterbauelement. 15 BGHZ 18, 81 = GRUR 1955, 393 Zwischenstecker II; BGH GRUR 1971, 214 customer prints; BGH Liedl 1967/68, 429, 439 Fachwerkträger: maschinengeschriebene Abdrucke einer behördlichen allg Zulassung. 16 Mediger Mitt 1961, 207, 208; RPA B1PMZ 1934, 215 = GRUR 1935, 46; ÖPA B1PMZ 1953, 129. 17 BPatG 11.8.1976 2 Ni 29/75. 18 BGH 11.2.1992 X ZR 98/89. 19 BGH GRUR 1971, 214 customer prints. 20 BGH GRUR 1972, 707, 708 Streckwalze 01. ZI BGH GRUR 1993, 466 fotovoltaisches Halbleiterbauelement. 22 BGHZ 18,81 = GRUR 1955,393 Zwischenstecker II; BGH GRUR 1961, 24 Holzimprägnierung; BGH GRUR 1971, 214 customer prints; BGH fotovoltaisches Halbleiterbauelement.

23 BGH Holzimprägnierung. 24 BGH customer prints. 25 Vgl RPA GRUR 1935, 46. 26 Hierzu BPatG 11.8.1976 2 Ni 29/75. 27 BGH GRUR 1993, 466 fotovoltaisches Halbleiterbauelement; BPatG Mitt 1970, 17; BPatG Mitt 1984, 148. 28 RPA GRUR 1935, 46. 29 B1PMZ 1953, 129. 30 Ebenso Timpe Mitt 1984, 149. 31 Bernardt/Kraßer S 143; ebenso BPatG 11.8.1976 2 Ni 29/75; vgl BPatGE 30, 1 = GRUR 1989, 189. 32 BPatGE 30, 1 = GRUR 1989, 189. 33 Vgl BPatG Mitt 1970, 17; BPatG Mitt 1984, 148; EPA Τ 381/87 ABl EPA 1990, 213 = GRUR Int 1990, 853 Veröffentlichung; EPA Τ 314/99 RBK 2001, 17; Schulte Rn 65.

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Patentanmeldung als der Öffentlichkeit zugänglich angesehen. 3 4 Wann eine bei einem Hochschulinstitut abgegebene Diplomarbeit öffentlich zugänglich war, hing von den Umständen ab. 3 5 30

Die Ausdehnung des Begriffs „Druckschriften" und das Einbeziehen vielfältiger „schriftlicher Erzeugnisse" in den Regelungsgehalt des $ 2 Satz 1 PatG 1936 machten es erforderlich, aus Gründen der Rechtssicherheit über den Anwendungsbereich der Bestimmung den Begriff „Öffentlichkeit" typisiert z u b e s t i m m e n . Von daher war der Ansatzpunkt des BGH, 3 6 auf das finale Element, dass die den Druckschriften im engeren Sinn gleichgestellten schriftlichen Erzeugnisse zur Vervielfältigung und Verbreitung in der Öffentlichkeit geeignet, bestimmt und zugelassen sein müssen, zutr und sachgerecht. War der Vorabdruck eines Vortrags für einen zahlenmäßig und personell begrenzten Personenkreis bestimmt, der sich aus der Empfängerliste ergab, konnte von einer Öffentlichkeit der Vervielfältigungsstücke nicht gesprochen werden. 3 7 Ob die Veröffentlichung befugt geschah, unrechtmäßig erfolgte oder durch eine vorangegangene rechtswidrige oder unbefugte Handlung ermöglicht wurde, ist ebenso unerheblich 3 8 wie etwa der Zusatz „als Manuskript gedruckt". 3 9

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Einzelfälle. Öffentlich zugänglich konnten Dissertationen, 4 0 Diplomarbeiten, 4 1 nicht aber dann, wenn diese lediglich durchgeblättert werden konnten, 4 2 in einer Bibliothek ausliegende Manuskripte 4 3 sein, ebenso ein Institutsbericht, der bei einer Institutsbesprechung ohne Geheimhaltungsverpflichtung verteilt und wissenschaftlich diskutiert wurde. 4 4 Vorabdrucke („preprints") einer wissenschaftlichen Abhandlung waren keine öffentlichen Druckschriften, wenn mit ihrer Versendung nicht die Unterrichtung der Öffentlichkeit, sondern nur die Förderung des freien wissenschaftlichen Informationsaustauschs und der wissenschaftlichen Diskussion innerhalb eines überschaubaren und bestimmbaren Kreises von Fachleuten bis zur Veröffentlichung in einer Fachzeitschrift bezweckt wurde. Dies konnte sich daraus ergeben, dass die Versendung diesen Zwecken innerhalb eines überschaubaren und bestimmbaren Kreises von Fachleuten bis zum Abdruck diente. 4 5 Die Übersendung eines Beitrags an einen Verlag mit Zustimmung zur Veröffentlichung begründete öffentliche Zugänglichkeit noch nicht, 4 6 da die Zustimmung grds nicht zur unkontrollierten Weitergabe an beliebige Dritte vor der regulären Veröffentlichung berechtigte, 4 7 der Eingang des Manuskripts bei der Redaktion reichte nicht aus. 4 8 Als nicht öffentlich wurde ein Vortragsmanuskript für 2 0 ausgewählte Teilnehmer einer Dozententagung angesehen. 4 9 Werkstattzeichnungen, die nicht nur für die Fertigung, sondern auch für die Information von Kunden verwendet wurden, wurden als öffentlich zugänglich angesehen. 5 0

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Wieweit diese Voraussetzungen auf die Auslegestücke von P a t e n t a n m e l d u n g e n und auf die Unterlagen eingetragener Gebrauchsmuster vor dem 7.8.1953 zutrafen, hing von den Umständen ab. Die Praxis hat bis 1952 die Neuheitsschädlichkeit verneint; 5 1 dies hing mit dem erschwerten Zugang zu diesen Unterlagen zusammen. 5 2

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Der gewandelten tatsächlichen Entwicklung trug der Große Senat des DPA in seiner Entscheidung vom 7 . 8 . 1 9 5 3 5 3 dadurch Rechnung, dass er die Neuheitsschädlichkeit auch von nur handschriftlich hergestellten und nicht zur Vervielfältigung bestimmten Unterlagen anerkannte. Der BGH hat

34 BPatG 21.4.1989 18 W (pat) 21/87. 35 Vgl BPatGE 36, 174 = GRUR 1996, 866 „Viterbi-Algorithmus", dort verneint bei Abgabe kurz vor Anmeldetag, Mitteilung eingereichter Arbeiten in Institutsberichten und Zugang zur Lehrstuhlbibliothek nur auf Antrag. 36 BGHZ 18, 81 = GRUR 1955, 393 Zwischenstecker II. 37 BGH GRUR 1993, 466 fotovoltaisches Halbleiterbauelement; vgl BGH GRUR 1961, 24, 25 Holzimprägnierung; BGH GRUR 1971, 214 customer prints. 38 BGH GRUR 1966, 255 Schaufenstereinfassung; BGH 24.3.1966 la ZB 10/66. 39 PA PatBI 1881, 29, 33. 40 BPatG Mitt 1984, 148; ÖPA BlPMZ 1953, 129. 41 BPatGE 30, 1 = GRUR 1989, 189. 42 BPatGE 34, 38, 41 = GRUR 1994, 107; Benkari-EPÜ Art 54 Rn 134. 43 EPA Τ 381/87 ABl EPA 1990, 213 = GRUR Int 1990, 853 Veröffentlichung. 124

44 BGH 11.2.1992 X ZR 98/89. 45 BGH GRUR 1993, 466 fotovoltaisches Halbleiterbauelement unter Bezugnahme auf BGH GRUR 1971, 214 customer prints; BPatG 3.12.1991 23 W (pat) 19/90 BlPMZ 1992, 506 LS; BPatGE 42, 33: selbst bei verhältnismäßig weitem Kreis. 46 EPA Τ 842/91 RBK 1993, 27 Abdichtungsschirm; BPatG 30.1.2001 3 Ni 40/99 Mitt 2002, 47 Ls: jedenfalls im naturwissenschaftlichen Forschungsbetrieb. 47 BPatG 19.7.1995 7 W (pat) 90/93. 48 Ballhaus FS H. Kirchner (1985), 1; RB Den Haag BIE 2002, 74, 76. 49 BPatG Mitt 1970, 17. 50 BPatGE 23, 27 = GRUR 1980, 988. 51 Zuletzt BGH GRUR 1953, 384, 385 Zwischenstecker I. 52 Vgl hierzu Klauer/Möhring § 2 Rn 11. 53 GRUR 1953, 440.

Alfred Keukenschrijver

Neuheit

S3

sich dieser Auffassung grds angeschlossen,54 jedoch unter der Voraussetzung, dass die nicht in einem Vervielfältigungsverfahren hergestellten Auslegestücke zur Vervielfältigung und Verbreitung in der Öffentlichkeit geeignet, bestimmt und zugelassen waren. Für dt Patentanmeldungen und eingetragene Gebrauchsmuster war dies seit Januar 1931, da von da an die Lichtbildstelle des RPA Ablichtungen gefertigt hat, in Einzelfallen seit dem 5.12.1927, der Fall.55 Dabei war darauf abzustellen, ob das Auslegestück 1931 noch beim RPA vorhanden war;56 das BPatG hat die Eigenschaft als öffentliche Druckschrift auch für ein im Oktober 1927 eingetragenes und im September 1930 erloschenes Gebrauchsmuster bejaht. 57 Zum anderen hat der BGH der früheren Praxis gewohnheitsrechtl Rang zugebilligt und damit eine rückwirkende Anwendung der gewandelten Praxis auf Anmeldungen vor dem 7.8.1953 ausgeschlossen,58 hieran hat er entgegen einzelnen abw Instanzentscheidungen 59 festgehalten. 60 Die Grundsätze waren auch auf im Ausland ausgelegte Patentunterlagen anzuwenden. 61 Aus der Zeit vor der europäischen Harmonisierung ist die öffentliche Zugänglichkeit wie folgt beurteilt worden: Belgische Patentunterlagen waren jedenfalls ab Veröffentlichung des Hinweises im „Recueil des Brevets d'Invention" StdT.62 Britische Unterlagen waren ab Veröffentlichung als StdT zu berücksichtigen.63 Die Unterlagen eines französischen Patents waren jedenfalls von dem Zeitpunkt ab öffentlichen Druckschriften gleichzustellen, zu dem die Erteilung des Patents im Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle bekanntgemacht waren,64 jedenfalls bis Herbst 1955 nicht schon bei Erteilung (délivrance).65 Italienische Patentunterlagen waren grds 90 Tage nach Patenterteilung öffentlich zugänglich,66 nach geltendem Recht aber nur dann, wenn der Anmelder in der Anmeldung erklärt, dass diese unverzüglich der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden soll, sonst 18 Monate ab Prioritätsdatum. Gebrauchsmusterunterlagen sind spätestens 18 Monate nach dem Anmeldetag öffentlich zugänglich.67 Luxemburgische Unterlagen waren vom Tag der Patenterteilung an zugänglich, auch wenn die Veröffentlichung im Mémorial später erfolgte.68 Österreichische Unterlagen waren ab Bekanntmachung öffentlich.69 Schwedische Patentunterlagen. 70 In der ehemaligen Tschechoslowakei war der Ausgabetag des Amtsanzeigers des Amts für Patente und Erfindungen maßgeblich.71 Die sog FIAT-